Alto Palermo S.A. v. Bodegas Chandon S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 03/07/2003.

Marcas - Notoriedad - Protección - Logotipo descriptivo de la fachada de un edificio.

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, julio 3 de 2003.

El Dr. Recondo dijo:

I. La firma Bodegas Chandon S.A. se opuso al registro de la marca mixta pretendido por Alto Palermo S.A. para distinguir todos los productos y servicios de las clases 16, 21, 29 a 33, 35, 38, 39, 41 y 42 del nomenclador establecido por el decreto 558/1981  , a raíz de lo cual esta última dedujo la presente acción para obtener el cese de la resistencia aludida.

La demandada efectuó un allanamiento parcial respecto de las oposiciones contra las solicitudes de las actas 2061295, 2061300, 2061308 al 310, 2061317 y 18, 2061320 en las clases 16, 21, 29 al 31, 35, 38, 39 y 41, manteniendo las referidas a las actas 2061311 y 312 y 2061321 en las clases 22, 33 y 42. A su vez, en la audiencia que ilustra el acta de fs. 306 la actora excluyó "servicios relacionados con la vitivinicultura" de la solicitud de marca Abasto y su logo acta 2061321 en la clase 42, y, por lo tanto, la demandada retiró la oposición para el resto de la clase. Ambas partes establecieron que el pleito seguiría exclusivamente con relación a las marcas mixtas Abasto: acta 2061311 de la clase 32 y 2061312 de la clase 33.

El magistrado de la anterior instancia, sobre la base de la inconstitucionalidad de los signos en pugna, hizo lugar a la demanda y declaró infundadas las oposiciones deducidas por la accionada.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la perdidosa, quien presentó su memorial de agravios a fs. 406/12, el que fue replicado a fs. 414/22 por su contraria.

II. El conflicto se ha presentado exclusivamente entre las partes gráficas de la marca cuya solicitud se pidiera y la registrada por la demandada, es decir, el bosquejo del frente de un edificio (el de la actora correspondiente al shopping de su propiedad y el de la demandada referido a la edificación existente en su bodega -fs. 266-).

Como bien ha dicho el Dr. Wathelet -y en este tema, como diría Plubio Terencio, nullum iam distum est quod non sit ductum prius-, debe tenerse como hecho real en los conflictos marcarios que existan entre las marcas en pugna ciertas similitudes, ya que de no ser así no existiría el conflicto. Coincido asimismo con mi apreciado colega de la primera instancia en que tales semejanzas no resultan suficientes para cohibir el registro del nuevo signo.

En efecto, está fuera de discusión la inconfundibilidad de las partes denominativas de las marcas y sólo existe controversia respecto de sus signos gráficos, atento al carácter mixto de ambas. Sostiene la demandada que si bien no pretende un derecho de exclusividad sobre una figura genérica constituida por el frente de una construcción edilicia, sí reclama el monopolio respecto de las formas especiales con que se ha representado dicha figura y que la ley protege a efectos de evitar su imitación. Sostiene que en la comparación de ambas figuras pueden observarse las siguientes similitudes: a) que ambas se perciben de frente, b) que las dos figuras tienen amplios ventanales, c) que dichas ventanas están separadas por columnas y d) que en los dos dibujos se percibe una construcción sólida e imponente. A ello le agrega que el planteo de la actora relativo a justificar la antigüedad de la fachada del edificio del Abasto es inconducente, toda vez que la simple presencia de una construcción marcariamente no resulta significativa. Posteriormente, en su expresión de agravios se queja de que el a quo le dio demasiada importancia a la parte nominal de las marcas, sin evaluar que el carácter notorio de la suya incluía también al aspecto gráfico, al cual -a pesar de haberlo considerado con semejanzas- no le dio la trascendencia que lleva en su propia marca.

III. Evidentemente, tanto la actora como la demandada les han dado a las formas de sus respectivos edificios un uso marcario y, como tales, pudieron ser monopolizadas (conf. Fletcher, Anthony L., "Buildings as Trademarks", Trade Mark Reporter, vol., 69, n. 1, p. 232 y ss., citado por Otamendi, J., en "Derecho de Marcas"  , p. 63, notas 83 y 84).

No comparto la tesitura de la demandada en punto a considerar que si sus marcas nominativas resultan notorias (esto no ha sido discutido por su contraria) también habrá de serlo el logo en ellas incluido. Es que, como dijera al votar en una causa cuando integraba la sala 2ª, el mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva, por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio y se trata de una situación de hecho que debe ser comprobada. Es decir que las características que debe reunir una marca para ser notoria se refieren a:

a) el grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo, ya sea por distinción;

b) la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada; y

c) el grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo con la marca joven o en todo el mercado (sala 2ª, mi voto en la causa 957/1999,"MD Distribuciones S.A. v. Quick Foods S.A. s/cese de oposición al registro de marca", del 17/9/2003). Por ejemplo, nadie discutirá que la marca Coca Cola es no sólo notoria sino también de renombre internacional, y, sin embargo, el nuevo logotipo que dicha firma está tratando de imponer en nuestro mercado no goza todavía de tales características, a pesar del esfuerzo publicitario importante efectuado hasta ahora por la firma antedicha. En este sentido, la demandada no ha demostrado las características de notoria de la marca anexa con la que fundamenta su oposición.

Existe otro aspecto de menor importancia y que es el que un signo merece protección cuando es característico y distintivo, y en este aspecto ha de procederse con sumo cuidado cuando -como lo reconoce la propia oponente- está describiendo formas genéricas que no pueden por principio ser de uso exclusivo. La protección de las marcas notorias no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo y únicamente cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretende usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa. Es la única manera que veo posible para conciliar la protección aludida y, al mismo tiempo, no anular el fomento de libre comercio, constituido en uno de los pilares que ha orientado a nuestro legislador en este tema.

La forma del logotipo de la actora, descriptivo de la fachada de un edificio, asume las características comunes de las construcciones constituidas por estructuras utilitarias de arcos de medio punto, proeza de ingeniería que crearon los romanos -como se aprecia en el Coliseo- y que luego se extendiera en toda la arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII y que puede verse (dentro de mis limitados conocimientos en esta materia) en el Palacio de Versalles, de cuya fachada goza curioso parecido la gráfica de la demandada. Con ello quiero decir que no encuentro que las "U" invertidas (es decir, arcos de medio punto) a las que les adjudica originalidad la quejosa en el dibujo de la fachada gocen de tal carácter como para merecer una protección de exclusividad.

Debe tenerse siempre presente que por un lado es admisible la oposición de una marca al registro de otra -sea en la misma clase del nomenclador o en una distinta- a fin de evitar la confusión indirecta -es decir, relativa al origen o procedencia de las mercancías-, susceptible de afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas comerciales (Fallos 272:290  ; 279:150, entre otros), y por el otro debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de tal facultad, en orden a evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre competencia. Y para apreciar la buena fe de la actora en este aspecto, si cobra relevancia -en contra de lo que supone la accionada- el argumento relativo a que el logo por ella solicitado como marca anexa corresponde a una antigua fachada tradicional de la ciudad de Buenos Aires, es en este sentido que ha sido invocado y así, según entiendo, lo ha valorado el juez de la causa: la actora no ha buscado una aproximación a la gráfica de la demandada, se ha limitado a efectuar el bosquejo de la fachada del edificio que caracteriza a su negocio, que resulta tradicional de un barrio porteño y que -lo más importante- goza de las características comunes de un estilo constructivo que no puede ser monopolizado por nadie.

Como colofón de este tema diré, coincidiendo una vez más con el a quo, que dentro del marco de la semejanza que no puede menos que existir entre dos construcciones arquitectónicas del mismo estilo, se puede apreciar en las marcas enfrentadas la suficiente diferenciación como para autorizar su coexistencia.

IV. El fallo ha preferido el acuerdo arribado por las partes en la audiencia de fs. 306, razón por la que deberá revocarse lo resuelto respecto de la solicitud de la clase 42 y la oposición rechazarse exclusivamente con relación a las marcas en conflicto, esto es, las solicitudes de marca mixta Abasto, actas 2061311 de la clase 32 y 2061312 de la clase 33. Las costas de ambas instancias serán a cargo de la vencida y los honorarios serán tratados en el pleno final.

Es mi voto.

Los Dres. Vocos Conesa y Antelo, por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: De conformidad con el acuerdo logrado por las partes a fs. 306, se revoca la sentencia apelada en lo que resuelve respecto de la solicitud marcaria de la clase 42 y se confirma la decisión de primera instancia en cuanto declaró infundadas las oposiciones a las solicitudes actas 2061311 y 2061312 en las clases 32 y 33, respectivamente. Con costas a la recurrente, vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, regúlanse los honorarios del mencionado profesional .... arts. 6, 9, 37  y 38  ley 21839, modificada por la ley 24432. Aclárase que no se considera la manifestación de la demandada respecto de los honorarios de sus letrados por bajos, por su extemporaneidad.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo G. Recondo.- Eduardo Vocos Conesa.- Guillermo A. Antelo. (Sec.: Francisco A. López Pereyra).