Astra Aktiebolag v. Sanofi. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 03/10/2002.

Marcas - Productos farmacéuticos - Confundibilidad - Criterio de cotejo

Buenos Aires, octubre 3 de 2002.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Astra Aktiebolag solicitó el registro de la marca Toprol para toda la clase 5 (acta 2148994, fs. 15), lo que originó diversas oposiciones. Con tal motivo, a fin de superar esos óbices, ciñó su requerimiento a "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares" (conf. fs. 25 y nueva descripción de fs. 28), mas Sanofi mantuvo su protesta con base en su signo inscripto en la misma clase 5, título 1580574, que ampara la designación Estaprol.

La peticionaria consideró que dicha oposición carecía de fundamentos serios y, con el objetivo de hacerla cesar, promovió el presente juicio afirmando que los vocablos Toprol y Estaprol eran inconfundibles (ver demanda de fs. 40/48). Empero, la emplazada insistió en la tesis expresada en sede administrativa y reiteró que, atendiendo de modo preferente a las semejanzas que a las diferencias y cotejando las voces sin artificiales desmembraciones, ellas presentaban diversos elementos coparticipados que no permitían su fácil diferenciación (conf. responde de fs. 74/78).

2. El juez, en el fallo de fs. 253/254, consideró que en una aprehensión fresca y espontánea de las marcas enfrentadas se obtenía una sensación clara de inconfundibilidad, como consecuencia de la diferencia de sus partes no comunes, situadas al comienzo de los signos (sílabas "to" y "esta"), descartando la incidencia de la partícula de uso genérico prol, constitutiva de las desinencias. Conclusión que el a quo reforzó meritando que los específicos medicinales en juego serían expendidos bajo receta médica y con el control de un profesional farmacéutico, extremos que aventaban cualquier eventual resquicio de posibles confusiones. Consecuentemente, el magistrado hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la vencida.

Apeló ésta a fs. 258 y expresó agravios a fs. 269/273, contestados a fs. 275/278. Median, además, los recursos por honorarios de fs. 257, 258 y 258 vta., los que -llegado el caso- serán examinados al finalizar el presente acuerdo por la sala en conjunto.

3. Reitero, una vez más, que las marcas de productos y servicios deben ser "claramente distinguibles" (art. 3  incs. a y b ley 22362; esta sala, causa 336 del 2/3/2000, entre muchas otras), por cuanto sólo así es posible cumplir con los objetivos esenciales de la Ley de Marcas  : la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas comerciales (conf. Corte Suprema, Fallos 279:150  , entre muchos otros). Y ese recaudo de fácil diferenciación, según lo hemos puntualizado muchas veces, debe ser exigido con cierta estrictez cuando las marcas en juego están referidas a productos medicinales que interesan, de modo severo, la integridad física e inclusive la vida de las personas (conf. causa 6378 del 22/9/1978, etc.; adviértase que en el sub lite estamos en presencia de un específico para la hipolipemia y otro para enfermedades cardiovasculares).

Me interesa anotar, a esta altura, que el hecho de que algunos medicamentos sean recetados por profesionales del arte de curar (bien que es práctica harto difundida en la Argentina la automedicación o la medicación por consejo de parientes o amigos o compañeros de trabajo) no siempre significa un seguro contra los equívocos, desde que es proverbial la letra casi imposible de leer de muchos facultativos. Y esta realidad -que es un hecho público y notorio- no se salva con el argumento del doble control por la participación de un farmacéutico diplomado, puesto que en la gran mayoría de las boticas, detrás del mostrador, atienden por lo general empleados carentes de conocimientos, con ignorancia de sus composiciones químicas, modo de actuar, efectos colaterales, contraindicaciones, reacciones adversas, etc. (y esto sucede aun cuando se trate de especialidades medicinales sujetas al requisito de venta "bajo receta", ya que este último sólo se cumple -y no siempre- con relación a los psicotrópicos y anticomiciales que exigen "venta bajo receta archivada"; piénsese que el simple "Redoxón" y el antiácido "Mylanta" están clasificados como venta "bajo receta" y hágase memoria de si alguna vez ésta ha sido pedida en alguna farmacia).

Descartada la proyección individualizadora de médicos y farmacéuticos, útil parece recordar que el cotejo marcario (en sus terrenos fonético y gráfico; aquí no jugaría el ideológico, en tanto las voces en pugna no impresionan -al menos para la generalidad- como dotadas de un sentido conceptual o tan siquiera evocativo) debe ser practicado valorando los signos en su totalidad, sin artificiales desmembraciones (salvo en el análisis pormenorizado posterior tendiente a corroborar una sensación espontánea o prerreflexiva), procurando el juzgador comprobar si en un acercamiento fresco y desprevenido a las marcas la percepción de una le ocasiona el recuerdo de la otra y de tal modo produce la llamada "similitud confusionista" (gráfica expresión que introdujera en la jurisprudencia nuestro estimado ex colega Dr. Miguel Etchegaray).

Ese parentesco o similitud se da, en general, cuando los signos presentan más semejanzas que diferencias, como bien lo puso de resalto hace más de cincuenta años Breuer Moreno: "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. su "Tratado de marcas", 1946, p. 358); criterio que es compartido por Otamendi, J. (ver "Derecho de marcas", 2002, p. 179) y que ha afirmado una larga tradición jurisprudencial (conf. causas 9675 del 9/6/1970; 469 del 5/3/1971; 739 del 6/8/1971; 8205 del 28/9/1979, cits. por J. Otamendi, en la obra mencionada, p. 179, en nota 718, entre muchos otros precedentes).

A lo expuesto añadiré dos directivas jurisprudenciales atinentes al caso: 1) que en caso de reflexiva duda sobre la solución de la contienda (reflexiva duda, digo, y no la espontánea duda que es casi normal en esta clase de conflictos marcarios), el tribunal debe preferir la marca registrada -que constituye un derecho adquirido- sobre la solicitud objetada -en tanto ésta no excede de la mera expectativa- (causa 515 del 8/6/1999, etc.); y 2) que las razones que pudieron llevar a la demandada a hacer coexistir su marca Estaprol con otras de la clase 5 que se integran también con la partícula prol -de uso común- importan circunstancias sobre las que en autos no cabe abrir juicio, ya que son ajenas al conflicto concreto que aquí se dilucida; y, asimismo, esa coexistencia no obliga a la demandada a seguir como conducta una actitud de tolerancia respecto de nuevas marcas que se le aproximen o que amplíen el ámbito de los signos con connotaciones más o menos semejantes (ver doctrina de las causas 7011 del 27/6/1980 y 15999 del 6/8/1998, entre muchas otras).

Apuntados esos principios, pasaré al tema concreto de la confundibilidad o no de las designaciones en pugna. Adelanto desde ya que no comparto el juicio del a quo y que propiciaré el rechazo de la demanda, a todo evento, fundándome en que la cuestión es de solución dudosa.

4. Tanto por tratarse de un litigio relativo a específicos medicinales vinculados con dolencias de importancia como por la antigüedad de la marca de la demandada (en el mercado, según el informe de fs. 225, que no mereció objeción alguna, desde mayo de 1991) y por el significativo nivel de ventas alcanzado (conf. detalle del mencionado informe de fs. 225; como elementos complementarios, datos proporcionados por Disproforma a fs. 224, en cuanto comercializa el producto Estaprol en todo el país; y por Ecsa a fs. 232, en el sentido de que dicho artículo y marca figuraban ya en la primera edición del conocido vademécum farmacéutico que publica y que en 1994 se divulgaba su acción terapéutica como "normolipemiante" y en 2000/2001 como "hipolipemiante"), la marca Estaprol es digna de una protección concorde con su difusión y años en el mercado. Estas circunstancias y el desenvolvimiento del conflicto en la clase 5, reitero, justifican aplicar en el cotejo un criterio dotado de cierto rigor, con la finalidad de cohibir toda posibilidad de confusión de las marcas, juzgado el tema según reglas de prudencia.

Pues bien; si en el campo gráfico es perceptible sin demasiado esfuerzo la diferencia entre Toprol y Estaprol, porque la visualización de esos conjuntos revela sus incoincidencias en la parte inicial de cada vocablo y la proyección de las terminaciones es débil por tratarse de ingredientes de "uso generalizado" en la clase 5, juzgo que no ocurre lo propio en la órbita de la comparación eufónica o fonética o sonora (como prefiera denominársela).

Son perfectamente posibles las frases: el remedio que Ud. debe tomar "es Tropol"; "¿cuál es el medicamento que Ud. ingiere para su dolencia cardiovascular?"; respuesta: "es Tropol". ¿Esa caja que tiene ahí es Tropol? (podemos imaginar muchas frases semejantes). La unión del verbo ser con tropol (es tropol), en el lenguaje coloquial, provoca por la fuerza misma de los hechos un notable acercamiento fonético con la marca que le es opuesta (Estaprol). Y esto es así porque en la pronunciación no se da una distancia temporal entre "es" y "tropol", sino que sonoramente se asocian directamente y se oyen como Estoprol. Luego, en determinadas circunstancias puede darse la concurrencia de Estoprol y Estaprol y, en ese supuesto, la confundibilidad es evidente.

Podrá sostenerse que el párrafo que antecede comporta una construcción artificial. Acaso haya en él algo de eso, sin que pueda ser descartado simpliciter. Pero, prescindiendo de él, situados siempre en el terreno de la fonética, encuentro que la percepción auditiva de los vocablos Toprol y Estaprol contagia una cierta sensación de semejanza en el sujeto. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué?. Y ello conduce a efectuar un análisis más pormenorizado de las palabras de fantasía de que se trata, las que no tienen la valiosa colaboración de un significado conceptual o al menos evocativo que ponga distancia entre ellas.

En ese examen detallado nótase, sin esfuerzo alguno de atención, la identidad de las desinencias (prol) y la comunidad de la acentuación prosódica, pues en ambas voces el acento recae en la última sílaba. Es cierto que la partícula prol es de uso común en la clase 5 (conf. planillas remitidas por el INPI. fs. 92/195) y, por tanto, insusceptible de monopolio, mas dicho extremo no significa que a la hora del cotejo no deba ser valorada para determinar la confundibilidad de las marcas (conf. esta sala, causa 1228 del 26/8/1999, entre muchas otras). Tampoco el carácter de "uso común o genérico" de la referida partícula justifica que el cotejo deba ceñirse, de modo aislado, al resto de las designaciones ("to" y "esta"), porque es viejo principio -según dijimos antes- que la confrontación de los signos debe ser realizada en su totalidad, sin seccionamientos artificiales (como los capta el público).

Desde ese enfoque, juzgo que la sílaba inicial Es (de Estaprol), alejada como se halla del acento prosódico, comporta un elemento débil desde el punto de vista distintivo. Forma parte de la marca, obviamente, pero no es el ingrediente caracterizante ni el que prepondera. En este sentido, tengo para mí que la función diferenciadora -la que desempeña más cabalmente el papel propio de una marca de productos- está constituida por las sílabas finales taprol. Y si cotejamos esa porción (e inclusive la marca total Estaprol) con Toprol, se advierte no sólo la comunidad de las cuatro letras finales, dispuestas exactamente del mismo modo, sino también que la sílaba anterior comienza con la consonante "t" y es seguida de una vocal fuerte ("a" y "o").

Dicha coparticipación de letras da, como resultado natural, un cierto parecido de las marcas en conflicto, lo que me persuade de que, en el caso, pesan más las semejanzas que las diferencias. Creo, a todo evento, que la solución no es sencilla y se presta a una duda reflexiva, en tanto existen algunos motivos (a mi juicio de menor envergadura) para pronunciarse por la inconfundibilidad y otros (de mayor peso, también según mi criterio) para afirmar la posibilidad de que los vocablos puedan suscitar confusiones, en términos de razonabilidad. La valoración de esta última situación me lleva a propiciar, como la argumentación que expuse anteriormente, la conveniencia de vedar la concurrencia de las marcas Toprol y Estaprol para distinguir especialidades medicinales y farmacéuticas de la clase 5 del Nomenclador Internacional.

Voto, en síntesis, por que se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

Los Dres. Recondo y Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhieren a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

De conformidad con lo establecido en el art. 279  CPCCN., teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjanse los honorarios de los Dres.....

- Eduardo Vocos Conesa.- Ricardo G. Recondo.- Marina Mariani de Vidal.