Bacardi & Company Limited s/ medidas cautelares

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I; 30/11/2000.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000.

Y vistos:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 119 contra la resolución de fs. 100/101 vta., fundada a fs. 125/31 vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 135/42, y

Considerando:

1. El Sr. Juez dispuso, en el marco de la previsión del art. 50 del Trips (ley 24.425)), la suspensión preventiva del nombre de dominio de Internet "bacardi.com.ar", registrado por "Video Vista" (persona responsable Hernán G. González) en el Registro de Nombres de Dominio Internet en Argentina, autorizando -a su vez- al accionante "Bacardi" como nombres de dominio, la que deberá solicitar el pertinente registro provisorio con arreglo al decr. 252/00 y a la resolución 2226/00.

Para así decidir el a quo considero, en lo sustancial, que: a) el registro del nombre de dominio por el demandado trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para la actora de registrar su propia marca como nombre de dominio, con los consiguientes perjuicios comerciales y patrimoniales; b) la verosimilitud del derecho del accionante, derivada de su condición de titular de la marca idéntica al nombre de dominio registrada por su contraria, y el legitimo interés que a partir de esa titularidad ostenta para obtener un nombre de dominio que contenga los registros de su propiedad, son suficientes para la protección cautelar requerida; c) la prolongación en el tiempo de las circunstancias invocadas es susceptible de provocar perjuicio cierto o irreparable como consecuencia de la absoluta exclusión referida, sin que el art. 35 de la ley 22.362 brinde una adecuada protección al titular de los derechos infringidos, habida cuenta de las características, modalidades y efectos de la infracción denunciada.

2. Contra esa decisión se agravia la accionada, pues sostiene que: a) el nombre de dominio en cuestión no se utiliza, por lo que no existe un uso de marca indebido, y como no se ofrece ningún bien o servicio al consumidor, no se puede afirmar que hubiera un aprovechamiento de la reputación de la marca de la actora ni confusión alguna con ella; b) no hay imposibilidad absoluta de la actora de registrar su propia marca como nombre de dominio, ya que tiene registrado "bacardi.com", tal como surge de la documentación acompañada a fs. 122/24, de modo que no se le ocasiona un perjuicio o daño irreparable, no existiendo peligro en la demora, requisito previsto en el art. 50 del TRIPS; c) no es suficiente ser titular de una marca para obtener mediante una medida cautelar un nombre de dominio legítimamente registrado conforme las reglas de NIC-ARGENTINA, habido cuenta de que, según el principio de especialidad, el mero registro de un dominio no implica una violación de marca, ya que ésta sólo otorga derechos exclusivos para los bienes o servicios de la clase respectiva; d) la intención del registro del nombre de dominio fue la de colocar un sitio web destinado a "una red de computación interactiva, cuya estrategia fuese generar comunidades de contenido y potencializar el trafico en Internet, desarrollando herramientas motores y aplicaciones y centralizando la información en una base de datos propietaria que facilite la experiencia de navegación del usuario" (fs. 129), objetivo diferente al de la actora, por lo que no existe un interés ilegitimo o ausencia de interés alguno, sino que no se le permitió demostrar el interés que motivo el registro; y e) la medida cautelar compromete la validez de un acto de la Administración Publica, que se presume valido.

3. En los términos en que quedo planteada la cuestión -que se integra con el responde de fs. 135/42- corresponder precisar que los agravios de la recurrente no se analizaran siguiendo el orden propuesto, sino del modo que resulte más conveniente para una adecuada decisión.

En primer lugar, resulta pertinente abordar los agravios relacionados con la alegada insuficiencia de la titularidad de la marca para admitir la medida cautelar decretada, y con el interés legitimo invocado por la recurrente para obtener el registro del nombre de dominio cuestionado, pues están estrechamente ligados a la verosimilitud del derecho de la actora.

No se encuentra controvertido que la accionante "Bacardi & Campany Limited" es la titular en nuestro país de las marcas "BACARDI" (clases 25 y 33), "BACARDI SUPERIOR" (clase 33), "BACARDI BREEZER" (clase 33), entre otras con el vocablo "BACARDI", (Ver Fs. 6/32). Tampoco se ha cuestionado el registro de esa marca en una gran cantidad de países (ver listado de fs. 40/46 y traducción de fs. 52/78).

Tal como lo ha sostenido esta Sala con anterioridad (cfr. Causa 6150/00 del 7-9-2000, publ. en ED del 6-11-2000), esa situación factica y jurídica, se debe confrontar en -supuestos como el presente- con la del accionado, a los fines de examinar la verosimilitud del derecho sobre la base de los elementos incorporados a la causa en este estado liminar del proceso.

Desde esa perspectiva, y en punto al planteo efectuado por la recurrente, cabe destacar que los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con el registro de las marcas, abarcan a todos los productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio de especialidad vigente en materia marcaria (art. 3, incs. A y b, y 10 de la ley 22.362), por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona, con igual interés legítimo, para registrar un mismo nombre de dominio (vgr: por ser titular de una marca idéntica en otra clase del nomenclador). Sin embargo, esa situación, tal como se vera, no es la que aquí se presenta.

La registrante del nombre de dominio "bacardi.com.ar" ("Video Vista", cuyo responsable es el recurrente) en NIC-ARGENTINA -sigla que identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet (cfr. Principios Básicos-Enunciados Generales, de la Resolución 2226/00 de ese ministerio, del 8-8-2000, que aprobó las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio Internet en Argentina, B.O. del 29-8-2000), no brinda una explicación atendible acerca de cual es su interés legitimo en el referido registro.

En efecto, si bien realiza manifestaciones acerca de la intención que motivo el registro de ese nombre de dominio -que se relacionarían con el objeto perseguido (la colocación de un sitio web) con el destino indicado a fs. 129, ver considerando segundo, agravio identificado como d)-, no acompaña constancia alguna que acredite el invocado proyecto, ni brinda razones suficientes para justificar la elección de un nombre de dominio idéntico al de la marca de la accionante, lo cual resulta necesario para acreditar, prima facie, un interés legitimo -oponible al de la titular de la marca- para obtener el registro en cuestión.

En esas condiciones, se impone concluir que se encuentra suficientemente acreditada en el caso de verosimilitud del derecho invocado por la actora a partir del interés legitimo que surge de la titularidad de los registros mencionados precedentemente, en tanto que la recurrente no ha explicado en forma suficiente, ni mucho menos acreditado -en este estado del juicio y a los efectos de cuestionar la medida decretada- que derecho o interés con igual grado de legitimidad la ampara para registrar un nombre de dominio que es idéntico (separando los elementos ".com" y ".ar", que son comunes a todos y que indican el nivel de dominio y el código asignado a cada país de registro del dominio, respectivamente) a la marca registrada por su contraria.

A lo hasta aquí expuesto, se debe agregar, como elemento corroborante a las conclusiones precedentes, que de la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, obrante a fs. 133/34 -cuyo contenido no fue desconocido por la recurrente, que se limito a sostener su irrelevancia -ver fs. 147/48- surge que "Video Vista" tiene registrados más de sesenta nombres de dominio, como "absolutvodka.com.ar", "ekidescuento.com.ar", "menem.com.ar", "rivertv.com.ar", "tvriverplate.com.ar", "sabadobus.com.ar", entre otros.

En consecuencia, la identidad entre el nombre de dominio y la marca registrada solo sería explicable a partir de una "casualidad casi milagrosa", como lo sostiene la actora sobre la base de la expresión utilizada en el fallo "Fromageries Bel Societe Anonyme c. Ivaldi, Enrique s. nulidad" (CNApel. en lo Federal y Contenc. Admin., del 28-2-61, voto del Dr. Bidau, confirmada por la Corte Suprema, Fallos 253:267), lo cual es inadmisible.

4. Las Reglas para el Registro de nombre de Dominio en Internet Argentina establecen expresamente que el registrante y/o el solicitante deben declara bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros (Regla nº 12), y que no se realiza con ningún propósito ilegal, ni viola ninguna legislación, y que todos los datos suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado ni omitido ninguna información que NIC-ARGENTINA podría haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud de nombre de dominio (Regla nº 13).

En ese mismo sentido, el art. 953 del Código Civil prevé la nulidad no solo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, en tanto que el art. 1071, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Por lo tanto, la invocada circunstancia de que se haya registrado el nombre de dominio en cuestión de acuerdo a las reglas de NIC-ARGENTINA, no es argumento suficiente para revocar la resolución que decreto la medida cautelar solicitada por la actora, máxime cuando la Regla nº 10 dispone que el hecho de que NIC-ARGENTINA registre un nombre de dominio a favor de un registrante, no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante, y que en virtud de ello, no le corresponde a NIC-ARGENTINA evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido al registro, no le otorga ningún derecho irrevocable a la accionada (cfr. Esta Sala, causa 6150/00 del 7-9-2000).

Este fundamento lleva también a descartar el agravio vertido sobre la base de la presunción de validez del acto mediante el que se registro el nombre de dominio cuestionado por la actora, pues esa presunción, prevista para las condiciones en las que NIC-ARGENTINA procede a registrar los nombres de dominio solicitados por los usuarios.

Por lo demás, no cabe excluir que a la presunción de legitimidad de los actos administrativos se le oponga un derecho prima facie verosímil como el que invoca la accionante (cfr. Corte Suprema, doctr. Fallos 250:154, 251:336, 307:1702, 314:695 y 317:243; esta Sala, causa 2632/99 del 17-6-99).

5. También se agravia la recurrente por cuanto entiende que no ha existido un uso indebido de marca, habida cuenta de que no utilizo el nombre de dominio registrado.

Respecto de esta cuestión, cuadra recordar que la verosimilitud del derecho, como requisito de procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, que no exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho (cfr. Corte Suprema, Fallos 306:2060 y esta Sala, causas 964/99 del 24-2-2000 y sus citas, y 6150/00 del 7-9-2000)

En ese orden de ideas, se debe meritar que, en este estado liminar del juicio, la actora ha acreditado un interés legítimo para el dictado de la medida precautoria, como asimismo, que el registro del nombre de dominio efectuado por la accionada -respecto del que no se advierte en este contexto cautelar un interés legítimo, a diferencia de su contraria- impide inscribir como nombre de dominio su marca registrada.

6. El fundamento expuesto en el considerando anterior remite al agravio de la recurrente consistente en la inexistencia de daño y de peligro en la demora por no haber imposibilidad absoluta de la actora de registrar su propia marca como nombre de dominio.

Así formulado el agravio, se impone adelantar que no merece favorable acogida. Es que, resulta inatendible el argumento que la recurrente, esgrime, invocando que la actora ya tiene registrado como nombre de dominio "bacardi.com". Tal registro en Network Solutions (ver fs. 122/24), está referido a un nombre de dominio genérico de nivel superior (".com"), en tanto que "bacardi.com.ar" corresponde a un dominio territorial, en este caso para la Argentina (".ar"), el que se puede obtener de acuerdo con los requisitos que cada país establezca (cfr. Mercuriali, Carlos, "El Desafió de las marcas en Internet", LL del 6-7-2000; Iturralde, Maria Pía, "Conceptos tradicionales en el ambiente virtual: Internet, las marcas y los nombres de dominio", LL del 7-7-2000).

Y como el registro de nombre de dominio en NIC-ARGENTINA tiene una connotación geográfica que esta ausente en el registro en Network Solutions, la pretensión de obtener aquel registro, es un atribución de quien ha demostrado un interés legítimo para ello, sin que la recurrente -que no ha acreditado la legitimidad de su interés en ese registro- pueda argüir que con la obtención del primero queda agotado el derecho que nace, en este caso, de la titularidad de la marca. Se trata, en definitiva, de la atribución que le asiste al titular de un derecho de ejercerlo en su plenitud.-

De tal manera, el registro del nombre de dominio efectuado por la accionada que no ha logrado acreditar un interés legitimo para ello, cercena la posibilidad de la actora de acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir o informar desde allí sobre sus productos (cfr. esta Cámara, Sala 2, causa 5050/99 del 30-12-99), por lo menos, con la presencia regional en el territorio que la tiene registrada (cfr. esta Sala, causa 6150/00 del 7-9-2000), y que permite identificar el dominio en Internet con la Republica Argentina (ver el VISTO de la resolución 2226/2000).

Ello así, no se puede negar la existencia de daño o de peligro en la demora, como lo hace la accionada, ya que nada permite descartar que la imposibilidad de que la actora registre el nombre de dominio en cuestión mientras dure este juicio, le traiga perjuicios de dificultosa reparación ulterior, si se tiene en cuenta la gran difusión que ha logrado Internet para colocar productos en el mercado y los factores de orden temporal que inciden en este, por lo que la eventual sentencia condenatoria que aquí se dicte puede ser tardía si no se decreta la medida en los términos en que fue solicitada (cfr. esta Sla, causa 6150/00, cit.); máxime cuando la estrecha relación que existe entre los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares determina que a mayor verosimilitud en el derecho menor es la exigencia en cuanto a la gravedad e inminencia del daño (cfr. Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 2, pag. 47, y sus citas de la nota nº 8).

Por los fundamentos supuestos, se resuelve: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Intervienen únicamente los jueces firmantes por encontrarse vacante la restante vocalía (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese y devuélvase a primera instancia donde se deberá notificar a las partes.

Fdo.: Martin D. Farrel - Francisco De Las Carreras.