Laboratorios Bagó S.A. v. Gerardo Ramón & Compañía S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 30/12/1997.

Marcas - Confundibilidad - Productos medicinales

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 30 de 1997.- Considerando.- 1. En su sentencia de fs. 152/55 el juez federal de primera instancia hizo lugar a la demanda por cese de oposición al registro de la marca "Acticilin", por considerar que no es confundible con la marca "Atecilina" de la demandada. Para ello se basó en lo siguiente: a) la partícula "cilin" es de uso común en la clase 5, b) cabe prescindir del aspecto ideológico, por tratarse de nombres de fantasía, c) los elementos distintivos constituidos por la diferente conformación de la raíz ("ate" y "acti"), así como la ausencia de la letra "a" al final de la marca de la actora, les otorgan suficiente matiz diferenciador, d) las dos marcas han coexistido durante mucho tiempo sin que se haya probado la existencia de casos de confusión entre los productos identificados con ellas.

2. Esta decisión fue apelada por la demandada, cuyos agravios de fs. 167/69 fueron replicados por la actora a fs. 171/79. Los agravios de la recurrente se refieren a los siguientes puntos:

1) La desinencia "cilin" de la marca de la actora no es una partícula, sino una "secuencia de cinco letras que forman una desinencia de fantasía". Por lo tanto, las letras comunes de ambas desinencias deben ser consideradas como factores de confusión en sus aspectos gráfico y fonético.

2) Desde el punto de vista ideológico las dos marcas evocan antibióticos.

3) Tratándose de productos medicinales corresponde extremar el rigor del cotejo.

4) Es irrelevante la ausencia de casos de confusión efectiva, por cuanto la finalidad de ley de marcas es proteger al público consumidor frente a la posibilidad de confusión, para lo cual basa la mera confundibilidad de las marcas en pugna.

3. Adelanto desde ya mi opinión favorable a la postura de la apelante. En efecto, considero que las dos marcas son confundibles por las siguientes razones:

a) Si bien es cierto que la partícula o desinencia (me parece un tanto bizantina la distinción entre una y otra) "cilin" es de uso común en la clase, esto no autoriza eliminarla del cotejo (conf. el voto del Dr. Vocos Conesa en la causa n. 10499/94 del 8/4/97). Comparando "Acticilin" con "Atecilina" cabe constatar que siete de las nueve letras que componen esos nombres son iguales y dispuestas en el mismo orden. Además, las partículas "ate" y "acti" son muy parecidas y tampoco me parece que confiera carácter diferenciador la letra "a" final en una de las marcas. Desde el punto de vista gráfico y fonético las dos marcas no presentan diferencias suficientes para evitar la confundibilidad.

b) Discrepo de la opinión de mi distinguido colega de primera instancia en cuanto a la falta de elemento ideológico. Considero que la terminación "cilin" y con mayor razón "cilina" evocan claramente antibióticos (son innumerables los antibióticos, desde "penicilina" hasta "trifacilina", que contienen esta terminación).

c) Ambas marcas figuran en la misma clase y se refieren concretamente a productos medicinales. Coincido con la recurrente en que en tales circunstancias el cotejo debe ser particularmente severo, como lo señalé en mi voto en la causa n. 6504, del 4/5/90 ("Laboratorios Vagó v. Laboratorios Elea): "...no comparto la tesis... que aconseja mitigar el rigor en el cotejo cuando el conflicto se desenvuelve en relación a productos medicinales... Se sabe que el expendio de medicamentos en las farmacias está frecuentemente en manos de dependientes que son simples empleados sin título habilitante, por lo cual no cabe presumir la existencia de dos controles profesionales, el del médico y el del farmacéutico, aún en el caso de medicamentos recetados. Por otra parte, el peligro de que se produzcan efectos nocivos en caso de confusión aumenta considerablemente cuando se trata de productos medicinales, por lo cual cabe extremar el rigor al efectuarse el cotejo entre dos marcas". Esta opinión fue compartida por mis colegas (conf. por ejemplo, la causa n. 417/94, del 20/5/97).

d) Por último, me parece que tiene razón la apelante en que exigir prueba de casos de confusión efectiva es excesivo. Es suficiente que las marcas sean confundibles.

Por estas razones, considero que las dos marcas son confundibles. En consecuencia, voto para que se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, con costas en ambas instancias.

El Dr. Amadeo dijo:

Estoy de acuerdo con la solución alcanzada por mi colega en el voto que precede. Sin embargo, mantengo, por los fundamentos allí vertidos, la posición sustentada al votar en las causas n. 1384, del 6/10/83; 6725, del 27/6/90 y 3534, del 22/12/92; entre otras -que fue luego la doctrina seguida por esta sala en casos similares-, en el sentido de que en materia de marcas de medicamentos no es conveniente adoptar un criterio severo en el cotejo de los signos enfrentados, sino que basta aplicar las reglas ordinarias que el tribunal emplea en ese fin. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve revocar la sentencia apelada, rechazando la demanda, con costas en ambas instancias.-

Eugenio Bulygin.- Octavio D. Amadeo. El Dr. Bonifati no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN)