Alberto Bercovitz
Rodríguez Cano
Catedrático de Derecho
Mercantil. Abogado
Fuente:
NOVATICA/UPGRADE may./jun. 2003 Nº 163
1. La propuesta de Directiva Europea sobre la patentabilidad de
las invenciones implementadas en ordenador
2. Cuestiones a tratar
3. El carácter industrial de las invenciones patentables
4. Las patentes y el derecho de autor como medios para proteger
los programas de ordenador
5. El previsible impacto que tendría la nueva Directiva que se
propone
Existe en estos momentos
un importante debate en el ámbito de la Unión Europea para decidir si, además
de la protección de los programas de ordenador por medio del derecho de autor
que ya estableció la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991[1],
debe permitirse el otorgamiento de patentes para invenciones en las que estén
implicadas programas de ordenador. Se discute especialmente la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo «sobre la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador» (Bruselas 20.02.2002, COM (2002) 92
final)[2].
La propuesta de Directiva
sobre patentabilidad es bastante breve, puesto que incluye once artículos, de
los cuales solamente los seis primeros establecen normas de regulación
sustantiva. De esas normas cabe destacar lo siguiente:
1. Los Estados miembro han
de garantizar «que las invenciones implementadas en ordenador sean patentables
a condición de que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial» (art. 4.1), y para juzgar si esas
invenciones implican una actividad inventiva, las invenciones implementadas en
ordenador deben aportar una contribución técnica (art. 4.2).
2. A estos efectos se
entiende por «invenciones implementada en ordenador, toda invención para cuya
ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u
otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas prima
facie que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de
ordenador». Y como contribución técnica se considera «una contribución al
estado de la técnica en un campo tecnológico que no sea evidente para un
experto en la materia» (art. 2).
3. Se dispone que «la
contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el
estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente
considerada en su conjunto, que puede incluir tanto características técnicas
como no técnicas» (art. 4.3).
4. Por lo que se refiere a
las reivindicaciones de las invenciones implementadas en ordenador, éstas
pueden reivindicarse «como producto, es decir, como ordenador programado, red
informática programada u otro aparato programado, o como procedimiento
realizado por un ordenador, red informática o aparato mediante la ejecución de
un programa» (art. 5).
5. Y en cuanto a la
relación con la Directiva 91/250/CEE, el artículo 6 dispone que «los actos
permitidos en el marco de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica
de programas de ordenador mediante derechos de autor, y en particular sus
preceptos relativos a la descompilación y la interoperabilidad o las
disposiciones relativas a la topografía de los productos semiconductores o las
marcas comerciales, no se verán afectados por la protección que las patentes
otorgan a las invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la
presente Directiva».
A la vista de la
problemática planteada por la propuesta de directiva a que acaba de hacerse
referencia, esta breve exposición se va a centrar en torno a tres cuestiones
fundamentales: primera, el carácter industrial de las invenciones patentables;
segunda, las patentes y el derecho de autor como medios para la protección de
los programas de ordenador, y, tercera, el previsible impacto que tendría la
nueva directiva que se propone.
El problema básico que
plantea la protección por medio de patentes de las invenciones implementadas
por ordenador no es un nuevo sino que ha sido una de las cuestiones
fundamentales desde siempre para la aplicación del derecho de patentes;
consiste en que las patentes solamente pueden concederse para invenciones
industriales.
Ya en mi tesis doctoral
sobre «Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán»,
publicada en el año 1969, me ocupaba de exponer las conclusiones de la
doctrina y jurisprudencia alemanas sobre esta materia.
Según esa doctrina estaba
claro que no eran patentables todas las invenciones, sino solamente las
invenciones industriales, «las que permiten una utilización industrial» (die
eine gewerbliche Verwertung gestatten en el texto de la Ley alemana de 2 de
enero de 1968). En la sentencia del Reichsgericht de 21 de enero de 1933 se
declaraba ya que «la invención debe ser industrial según su naturaleza, esto
es, que ha de trabajar con los medios de las fuerzas naturales para conseguir
un resultado que pertenezca al campo del actuar humano delimitado de esa misma
manera». Por eso se declaraba que no era patentable, por carecer de carácter
industrial, todo aquello que se puede considerar como «pura indicación al
espíritu humano», que no deba traducirse en una actuación sobre las fuerzas de
la naturaleza.
El carácter industrial de
la invención exigía, por tanto, no sólo que los medios utilizados en su
ejecución fueran predominantemente industriales, sino también que el resultado
tuviera carácter industrial, es decir que no contuviera una indicación a la
actividad intelectual humana. Así se declaraba que no producían resultado
industrial y no eran por tanto patentables los planos de situación y las
guías, los planos de construcción, las tablas de calcular, las tablas de
logaritmos o la sustitución por nuevos símbolos de ciertas indicaciones
puestas en una aparato.
Esta exigencia de que la
invención patentable tenga carácter industrial se expresaba habitualmente
estableciendo que sólo las invenciones técnicas (Technische Erfindungen) son
patentables, entendiendo en este contexto el término ‘técnica’ como
equivalente a ‘técnica industrial’; puesto que no cabe ignorar que existen
otras técnicas distintas aplicables a otros ámbitos de actuación del ser
humano, tales como las técnicas de enseñanza, las técnicas de organización o
las técnicas comerciales.
En el Convenio Europeo de
Patentes de 1973[3]
se mantiene esta exigencia, al exigir que las invenciones patentables «sean
susceptibles de aplicación industrial», lo cual equivale en la doctrina
tradicional a exigir que las invenciones patentables sean invenciones
técnicas, entendida la técnica como técnica industrial. No es correcta la
equiparación que hace el artículo 27 del convenio ADPIC[4],
en su nota explicativa, donde se establece que «susceptibles de aplicación
industrial» es sinónimo de ‘útiles’. Útiles, en el sentido de que satisfacen
necesidades humanas, son todas las invenciones, sean o no sean industriales. Y
esta distinción entre utilidad y susceptibilidad de aplicación industrial
tiene importancia porque en la legislación norteamericana no se contiene
expresamente la exigencia de que las invenciones patentables sean
industriales, aunque si se exige que sean útiles. Por ello los planteamientos
sobre la patentabilidad aplicados en los Estados Unidos no pueden ser
trasladados pura y simplemente al Derecho europeo.
Hay que destacar que la
exigencia de que las invenciones patentables sean industriales tiene
consecuencias fundamentales en el derecho de patentes. Esa exigencia significa
que solamente pueden ser patentables invenciones que se apliquen para la
producción de bienes o servicios que inciden sobre objetos materiales
destinados al mercado. Ese dato de que el resultado de la invención pueda ser
comercializado con autonomía frente a la empresa que lo produce es
fundamental, porque significa que, aunque el titular de la patente tiene un
derecho de exclusiva para la explotación de esa patente, tiene que producir
los resultados de la misma para comercializarlos y de esa manera el derecho de
exclusiva beneficia al titular, pero beneficia también al conjunto de la
sociedad, puesto que el titular tiene que tener suficientemente abastecido al
mercado.
No se olvide que el propio
Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad intelectual
(1973)[5]
permite el otorgamiento de licencias obligatorias cuando el titular de la
patente no suministra adecuadamente al mercado. Y, además, el titular sólo
podrá beneficiarse económicamente de la invención si comercializa los
productos obtenidos con ella.
Por ello el derecho de
patentes es inadecuado para proteger, por ejemplo, los métodos de organización
o los métodos comerciales, porque éstos pueden explotarse sin necesidad de
comercializar ningún producto o servicio concreto obtenido directamente por la
invención, de manera que la sociedad en su conjunto no puede beneficiarse de
la explotación de la invención. Y por lo demás, basta pensar en la rémora que
significaría para el progreso el hecho de que una empresa que inventara un
método de comercialización verdaderamente novedoso, como puede ser en estos
momentos un sistema informático para confirmar los pedidos de los clientes o
para facilitar esos pedidos, o como por ejemplo pudo ser en su momento el de
las ventas a plazos o el leasing, pudiera impedir nada menos que durante
veinte años que otras empresas hicieran lo mismo. Puede ser significativo que
ya en el Estatuto sobre Propiedad Industrial español de 1929 se permitiera
patentar los procedimientos económico-comerciales, sin que llegara a otorgarse
ninguna patente de ese tipo.
Si aplicamos las
consideraciones precedentes a la posible patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador se llega claramente a la conclusión de que son
patentables la invenciones que incorporen programas de ordenador a máquinas o
aparatos que producen resultados industriales, esto es, resultados que tengan
una manifestación física susceptible de ser comercializada autónomamente, o
que produzcan efectos técnicos en el funcionamiento del ordenador.
Pero lo que hay que
destacar es que la exigencia que ya establece el convenio europeo de patentes
de que las invenciones sean susceptibles de aplicación industrial es lo mismo
que exigir que la invención aporte una contribución técnica.
Es necesario establecer
esa exigencia adicional de la aportación técnica en el derecho norteamericano,
porque no la establece la ley; pero en el convenio europeo de patentes no
tiene sentido exigir por un lado la susceptibilidad de aplicación industrial y
por otro lado la aportación de una contribución técnica. Es duplicar el mismo
requisito. Y por ello si esa exigencia suplementaria se implanta en la futura
directiva, creará una distorsión innecesaria en el derecho de patentes europeo
en general, pues permitirá interpretar que la aportación de una contribución
técnica es sólo una exigencia para las invenciones implementadas en ordenador,
pero no para todas las invenciones industriales.
Por otra parte, de la
doctrina tradicional antes expuesta resulta también con carácter evidente que
no deben poder patentarse las invenciones puramente comerciales o de
organización, aunque utilicen un ordenador.
Cabría decir, en síntesis,
que el hecho de que una invención incluya un programa de ordenador, ni hace
por sí solo que la invención sea patentable, ni la hace que no sea patentable.
Como es bien sabido, la
protección jurídica de los programas de ordenador, establecida en la Directiva
91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991 fue impulsada por quienes pretendían la
protección de esos programas, por considerar que ofrecía ventajas importantes
frente a la protección por medio de patentes.
Como tales ventajas hay
que considerar el hecho de que la protección se obtiene de manera automática a
nivel prácticamente universal por el simple hecho de la creación, sin
necesidad de registros ni de pago de tasas; la no exigencia de actividad
inventiva, la no exigencia de una descripción que deba hacerse pública, y la
no obligación de tener abastecido el mercado, aparte de un plazo de protección
mucho más largo que el de las patentes.
Pero hay que recordar como
aquella directiva hubo de adaptar el derecho de autor, modificando algunas de
sus premisas fundamentales, tal como una definición específica de la exigencia
de originalidad, la atribución de la titularidad según reglas distintas a las
del derecho de autor, y especialmente una prohibición, totalmente ajena al
derecho de autor, como son las restricciones a la descompilación.
Obsérvese pues que se
aplica un régimen jurídico, el de derecho de autor, porque se considera el más
favorable, pero modificándolo expresamente para evitar consecuencias
inherentes con carácter general a ese régimen jurídico. Ahora se pretende dar
un paso más, se pretende llegar a poder proteger los programas de ordenador
por medio de patentes, pero una vez más se trata de conseguir una protección
‘a la carta’, que altera sustancialmente los principios básicos de esa rama
del derecho.
Si se pretende proteger
por medio de patentes las invenciones implementadas en ordenador habrá que
exigir rigurosamente que tanto los medios como el resultado sean industriales;
habrá que exigir que la novedad y la actividad inventiva necesarias impidan
que el simple hecho de aplicar un programa de ordenador al alcance de
cualquier técnico en la materia permita apropiarse de creaciones que ya están
en el dominio público; habrá que exigir que la descripción que debe hacerse
pública incluya el código fuente y, por supuesto, deberá permitirse plenamente
la investigación sobre el objeto de la patente, y por tanto su descompilación,
según se establece con carácter general para las invenciones patentables.
No tiene sentido mantener
para las patentes la limitación a la descompilación establecida en la
directiva sobre protección jurídica de programas de ordenador; pero si que
habrá que permitir el uso de las interfaces.
Y, por supuesto de acuerdo
con lo establecido anteriormente, debe mantenerse la exigencia de que el
titular de la patente tenga adecuadamente abastecido al mercado con el
resultado de la invención patentada.
Lo que no parece admisible
en ningún caso es establecer un régimen jurídico en el que se toman del
derecho de autor y del derecho de patentes las partes que se consideran
beneficiosas para los titulares de derechos y se excluyen aquellas otras
normas que se consideran perjudiciales, pero que son las que garantizan el
equilibrio entre el interés de los titulares y el interés de la sociedad.
Por otra parte, la
acumulación que puede darse entre la protección por patente y la protección
por el derecho de autor debería regularse cuidadosamente.
La patente protegerá no
sólo la forma de expresión del programa, a diferencia del derecho de autor,
sino las ideas caracterizadoras del mismo y sus equivalentes. Ello significa
que cuando se extinga la patente cualquier tercero podrá explotar un programa
basado en esas ideas y que se exprese de manera diversa a la del programa del
titular de derecho de autor que continua vigente.
Pero la existencia del
doble régimen jurídico tiene otra implicación fundamental y es que si una
invención patentable no es patentada, no existe ningún derecho de exclusiva
sobre las ideas caracterizadoras de la invención. Por tanto, si una invención
ejecutada por ordenador no se patenta, siendo patentable, sus ideas
caracterizadoras podrán ser investigadas y utilizadas por cualquiera, de
manera que el titular del programa de ordenador sólo podría impedir, en base
al derecho de autor, que se copie la forma de expresión del programa.
Por ello, si prospera la
idea que incorpora la propuesta de directiva, debería plantearse la
conveniencia de integrar en una única directiva la ya existente sobre
protección por derecho de autor y la protección por patente.
No cabe duda de que en la
situación actual existe el riesgo de que los derechos nacionales,
especialmente en su aplicación jurisprudencial, evolucionen de manera
divergente en relación con la patentabilidad de las invenciones implementadas
en ordenador; igual que existe el riesgo cierto de que la Oficina Europea de
Patentes, <http://www.european-patentoffice. org/>, de manera autónoma y sin
control ninguno, extienda la patentabilidad de esas invenciones.
Desde ese punto de vista
puede tener sentido llegar a dictar una directiva sobre esa materia, siempre
que se complemente adecuadamente de manera que se armonicen también las reglas
que ha de aplicar la Oficina Europea de Patentes.
Pero esa directiva debe
ser realmente clarificadora lo cual exige:
a) que la protección por
patente respete los principios fundamentales del derecho de patentes;
b) que se clarifique de
manera pormenorizada como se produce la acumulación, en su caso de la
protección por patente y por derecho de autor;
c) que se evite de manera
clara la tendencia a ampliar la materia patentable a invenciones no
industriales por el simple hecho de incorporar un programa informático.
Pero no cabe ignorar que
la extensión de la patentabilidad a invenciones implementadas en ordenador
suscita en la actualidad otra clase de riesgos.
En efecto, se considera
que tanto la Oficina Europea de Patentes (OEP) como la Oficina Europea de
Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI, <http://oami.eu.int/>) deben autofinanciarse,
lo cual significa que deben conseguir el mayor número de solicitudes de
protección posibles, para lo cual tratan de atender a las pretensiones de lo
que denominan su ‘clientela’, que son en definitiva y fundamentalmente las
empresas más importantes. Pero esto tiene consecuencias gravísimas que pueden
apreciarse ya perfectamente en la práctica y es que para conseguir esa
autofinanciación y satisfacer los requerimientos de su ‘clientela’ se tiende a
extender cada vez más el ámbito de lo patentable y se reduce
extraordinariamente la exigencia de nivel inventivo.
Así ocurre que proliferan
miles de patentes con un ínfimo nivel inventivo, si es que lo tienen, y ello
produce efectos devastadores en el sistema de patentes. En primer término se
producen retrasos intolerables de muchos años en la concesión de las patentes
y además se cambia sustancialmente la funcionalidad del sistema de patentes,
porque se pasa a beneficiar a aquellas empresas con mayor poder económico que
por su capacidad financiera pueden solicitar mayor número de patentes, aunque
apenas tengan nivel inventivo, y tienen capacidad económica para pleitear
prácticamente sin limitaciones.
Es obvio que esta
situación, que ya existe, perjudica especial para solicitar cientos de
patentes y defenderlas o defenderse en un número grande de procedimientos
judiciales. Pero sobre todo se perjudica al propio sistema de patentes que
está pensado para promocionar las auténticas invenciones, esto es, las que
tienen un nivel inventivo indudable, y no está pensado para beneficiar a
aquéllos que tienen mayor potencia económica.
Pues bien, si se amplia lo
patentable en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador, las
consecuencias previsibles son evidentes a la vista de la situación actual que
acaba de describirse: al aumentar el número de solicitudes de patentes
aumentaran los retrasos en la concesión de las mismas y, dado el mínimo nivel
inventivo que hoy día se está exigiendo, proliferarán las patentes y las PYMES
no podrán enfrentarse a la actuación de empresas muy potentes económicamente,
que podrán solicitar cientos o miles de patentes e iniciar pleitos
indiscriminadamente, muchas veces con efectos puramente intimidatorios. Por
tanto, la primera prioridad que debería establecerse en estos momentos sería
la de volver a dar al sistema de patentes en su conjunto su verdadera función
exigiendo un nivel inventivo alto y limitando claramente la protección a las
invenciones industriales.
No se olvide que la
concesión de patentes debería hacerse en todo caso con criterio restrictivo,
puesto que es evidente que uno de los principios fundamentales en que reposa
la Unión Europea es el principio de libertad de empresa.
NOTAS:
