Blakewinds Ltd. v. Industrias Polo S.R.L. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 23/12/1996.

Marca de fábrica - Uso indebido del nombre - Acción de cese de uso

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 23 de 1996.

El Dr. Amadeo dijo:

1. En su sentencia de fs. 680/3, el juez federal rechazó la demanda promovida originariamente por Dos Muñecos S.A.C.I. y F. contra Industrias Polo S.R.L. - dirigida a que se condenara a ésta a modificar su designación social eliminando de ella la marca Polo y a cesar en el uso de dicha designación social en un plazo perentorio en el caso de que tal uso se esté verificando, sobre la base de que hay una identidad total entre la actividad que desplegará la demandada y los artículos que amparan las marcas Polo de la que es titular su parte en las clases 6, 19, 20, 21, 11, y 2 del actual nomenclador- y, en consecuencia, declaró infundada la oposición deducida por Blakewinds Ltd. (a la que se autorizó a sustituir a la accionante en su carácter de actual titular de las marcas de las clases citadas) al uso del nombre comercial utilizado por la accionada e impuso las costas del juicio a la actora.

Contra el decisorio se alzó la vencida, que expresó agravios a fs. 703/7, respondidos a fs. 709/14 por la demandada.

2. No encuentro que las críticas desarrolladas por la apelante puedan alterar el enfoque realizado por el juez Dr. Marcó en el sentido de que en el sub examen se enfrentan, por un lado, las marcas Polo invocadas por la accionante registradas en las clases 6, 19, 20, 21, 11, 2 y 39 del actual nomenclador y, por el otro, la denominación social de la accionada según edicto de f. 19, y que, cuando se pretende el cese de uso de una designación en virtud de la titularidad de marcas supuestamente confundibles, corresponde indagar el ramo o ramos efectivamente explotados por los interesados, porque la propiedad que confiere la ley deriva del efectivo uso del nombre respecto de una determinada actividad y, en consecuencia, para que proceda el cese solicitado se requiere la coincidencia actual de actividades.

Si como parece sostener la apelante, la demandada no es continuadora de otras entidades societarias que utilizaron el signo Polo desde hace muchos años para distinguir carretillas, baldes, canastos, carritos hormigoneros y otros elementos para transportar materiales de construcción, y no ha quedado demostrado cuál es la efectiva explotación comercial llevada a cabo por Industrias Polo S.R.L., no existe, a los fines de la ley 22362  (1), una designación. Como dice Otamendi (Otamendi, Jorge, "La acción de cesación de uso de una designación", nota a fallo publicada en LL 1994-D-395/9, caps. I y II, p. 396). "Sin uso no hay designación..." y el uso es un requisito esencial para ejercer la acción por modificación o cese de uso. Ello lo lleva a compartir lo expresado por el entonces juez federal de 1ª Instancia Dr. Eduardo Ortiz Basualdo -cuya sentencia fue luego confirmada por la Corte Suprema- en los siguientes términos: "...el uso indebido del nombre, susceptible de fundamentar la acción por cesación de uso... no se origina en una mera cláusula que permita incluir algún rubro o cualquier rubro en el objeto de la sociedad, sino en la efectiva explotación de ese rubro". Por su parte, Bertone y Cabanellas (Bertone, Luis E. y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, "Derecho de marcas", Ed. Heliasta S.R.L, t. II, cap. VI, n. 14, p. 471) señalan que mientras una denominación no opera como signo distintivo de una actividad no es una designación y no puede hablarse de uso de ésta.

Si en cambio, se considera probado -como lo hace el a quo, a cuya opinión adhiero- que la demandada usa la designación Industrias Polo S.R.L. para distinguir los productos arriba nombrados, las quejas de la recurrente no demuestran que haya un conflicto con el signo Polo de sus marcas registradas en las clases 6, 19, 20, 21, 11 y 2 -que son las invocadas en el escrito de demanda y en el de sustitución presentado por Blakewinds Ltd. (f. 135), pues es cierto que dichos registros son meramente defensivos, ya que la única actividad que, según surge de autos, realizaría la accionante sería la confección y venta de prendas de vestir y sus accesorios tanto para adultos como para niños, comprendidos en la clase 25 (informe de fs. 406/25. Y a los fines de determinar la confundibilidad -como lo ha recordado el magistrado, con cita de jurisprudencia de esta Cámara, y como también lo postula Otamendi en la nota antes mencionada- debe atenderse a las concretas actividades en las que se usan tanto la designación como las marcas, esto es, por un lado la fabricación y venta de ciertos artefactos que se emplean en la construcción (que constituyen productos incluidos en la clase 12) y, por el otro, la individualización de los artículos de indumentaria a que se ha hecho antes referencia.

En consecuencia, siendo improcedente tomar como punto de comparación la posibilidad abstracta que surge de la cláusula del objeto social, que contiene el contrato de creación de la accionada, cabe concluir, como lo ha hecho el juez, que no cabe pedir el cese de la designación Industrias Polo S.R.L. bajo la cual sólo se desarrolla la manufactura y comercialización de carretillas, baldes, canastos, carritos hormigoneros, etc., con fundamento en que esta actividad se superpondría con marcas registradas por la actora que amparan similares productos, puesto que estas últimas sólo constituyen "marcas de defensa". Por lo demás, y pese a lo argüido por la actora, soy de opinión que de la circunstancia de que el sentenciante rechazara la prescripción opuesta por la demandada de la designación Industrias Polo S.R.L. sobre la base del art. 29 ley 22362, no puede negarse la realidad de que los productos que ahora constituyen la actividad de esa entidad, fueron durante varios años fabricados y vendidos bajo la marca de hecho Polo, sin suscitarse planteo ni conflicto alguno, por sociedades anteriores que, al igual que la accionada, fueron integradas por miembros de la familia Tosolini, relación que también se confirma, desde el punto de vista económico, por los informes de varios proveedores de dichas firmas que obran en autos y por lo dictaminado a f. 633 in fine por el perito contador cuando se refiere a los balances de las empresas.

A continuación trataré las restantes críticas de la recurrente: a) considero que el experto contable, al responder la pregunta n. 4, de f. 633, se ha referido concretamente a la actividad de la demandada, lo que, por otro lado, como dije antes, han hecho asimismo diversos proveedores de ella al contestar los pedidos de informes; b) la ponderación de cuál será el tipo de público consumidor realizada por el juzgador, es un factor que éste puede tener en cuenta sin que haya sido planteado por las partes, pues al magistrado incumbe determinar el riesgo de confundibilidad; c) la coexistencia pacífica a que alude el a quo, significa que la actora en el período al cual aquél se refiere no denunció ningún caso concreto de confusión perjudicial a sus intereses; y d) no me parece que, como sostiene la recurrente, la suya sea una marca famosa o notoria y que, por tanto, merezca una protección privilegiada; es cierto que Polo es una denominación que uno ha escuchado, pero de esto no se sigue, sin aportar prueba alguna, que la de la actora sea una marca que goza de notoriedad y prestigio, especialmente si se tiene en cuenta que existen, con la misma voz, registros en otras clases de otros titulares, como surge del anexo IV acompañado a fs. 545/7 por la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial.

3. Por lo expuesto, y demás fundamentos de la correcta sentencia dictada por el juez federal Dr. Marcó, voto porque ella sea confirmada. Las costas de esta instancia se impondrán a la apelante.

El Dr. Bulygin, por análogos fundamentos se adhiere al voto precedente.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada. Las costas de esta instancia se impondrán a la apelante (art. 68 CPr.).- Octavio D. Amadeo.- Eugenio Bulygin. El Dr. Bonifati no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RPJN).