| ||||
|
Mariela Borgarello
Documento de referencia: OMPI/PI/JUE/BUE/96
I.
Controversias en materia
marcaria: introduccion
I.1.
El procedimiento administrativo
I.2.
Proceso de peticion y proceso de impugnacion
II.
El procedimiento de adquisicion de la propiedad de la marca
II.1.
Las condiciones de registrabilidad
II.2.
El tramite de registro marcario
III.
Resolucion de la autoridad de aplicacion
IV.
El procedimiento recursivo en sede administrativa
IV.1.
El recurso de
reconsideracion de denegatoria
V.
Procedimientos judiciales en sede civil
V.1.
La accion por denegatoria de registro
V.2.
La accion civil de cese de uso
V.2.1.
Comiso, venta y destruccion
de las mercaderias
V.2.2.
Prescripcion de la accion
V.2.3.
El incidente de explotacion
V.3.1.
Formas de medir el daño
V.4.2.
La nulidad de las marcas
especulativas
V.4.3.
Nulidad de las solicitudes
V.4.4.
Interes en la accion de
nulidad
V.4.5.
Criterio de apreciacion
V.4.7.
Prescripcion de la accion de
nulidad
V.
5.
La accion judicial de
caducidad de registro
I.
Controversias en materia marcaria: introduccion
El
primer escenario en donde surge una controversia en materia marcaria es el del
“procedimiento administrativo”, cuyo fin es asegurar la realización de un
fin público con arreglo a normas de economía, celeridad, sencillez y eficacia,
respetando el debido proceso legal y el ejercicio del derecho de defensa por
parte de los administrados.
Desde
un punto de vista conceptual, controversia es una discusión extensa y detenida
sobre una materia. Desde esta perspectiva, entendemos que las controversias en
materia marcaria se pueden dar en un doble ámbito. Uno de éstos es la sede
administrativa y el otro es el ámbito judicial.
El
orden preindicado responde al modo en que el interesado (de aquí en más el
solicitante) ha de enfrentar -cuando las circunstancias así lo determinen- la
controversia que existe entre un interés particular y el de la Administración
-que actúa a través de la Autoridad de Aplicación- el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial.
I.1.
El procedimiento administrativo
El
Procedimiento Administrativo aparece como un fenómeno de carácter dual. Desde
el punto de vista de la Administración, es un instrumento de poder.
Pero
también puede ser analizado como un instrumento de protección jurídica del
interesado.
Este
procedimiento es la vía para llegar al acto administrativo que ha de poner fin
al trámite en virtud del cuál se pretende la obtención del registro marcario.
Si
bien existen algunas semejanzas entre el Procedimiento Administrativo y el
Proceso Judicial, la diferencia más importante radica en el hecho de que la
Administración no es un Juez imparcial, sino que es al mismo tiempo Juez y
Parte.
Y
si bien la Autoridad de Aplicación dictamina y decide en ocasión de la
interposición de recursos, su decisión no tiene fuerza de cosa juzgada, ya que
la misma puede ser aún controvertida en sede judicial. Pero la analogía
procesal entre uno y otro es grande.
Así
como existe un derecho material -el Derecho de Marcas- existe un Derecho
Adjetivo de la Administración cuya finalidad es la de proporcionar a los
interesados que acuden ante la autoridad en defensa de sus derechos, iguales
garantías que las que ofrece el Derecho Procesal a quiénes recurren a los
Tribunales de Justicia.
I.2.
Proceso de peticion y proceso de impugnacion
La
Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación constituyen un
cuerpo legal que se aplica junto con la ley 22.362 y el Dto. 558/81 para la
adquisición del registro marcario.
La
finalidad del Procedimiento Administrativo es obtener una decisión concreta de
la administración que individualice una norma jurídica que ha de constituir el
derecho del interesado. Ya que sabemos que la propiedad sobre la marca y la
exclusividad de su uso se adquieren con el registro.
Asimismo,
debemos distinguir entre los procesos en los que el particular sólo se propone
deducir una petición, de aquéllos en los que se interpone una impugnación.
II.
El procedimiento de adquisicion de la propiedad de la marca
II.1.
Las condiciones de registrabilidad
El
art. 1º de la ley 22.362 enumera los signos que pueden ser registrados como
marcas. Uno de sus elementos esenciales es su aptitud o capacidad distintiva.
En
razón de ello existen “marcas inadmisibles por razones objetivas” previstas
en el art. 2º y 3º de la Ley. Esas causales, denominadas razones “objetivas
de irregistrabilidad” se repiten en las distintas legislaciones nacionales y
dan motivo a la denegatoria del registro.
Existen
también marcas inadmisibles en virtud de los derechos de terceros ya que entran
en conflicto con derechos preexistentes porque alguien tiene solicitado o
concedido un registro idéntico o similar a otro solicitado con posterioridad
para, distinguir los mismos productos o servicios.
Se
trata de típicos casos de confundibilidad, y constituyen “prohibiciones
relativas de registro”. En estos casos, la Dirección de Marcas formula
observaciones en razón de la existencia de derechos anteriores, y corre vista
al interesado que deberá contestar en tiempo y forma.
En
síntesis, en nuestra legislación las causales de denegatoria de registro son
las establecidas en los arts. 2º y 3º de la Ley 22.362.
II.2.
El tramite de registro marcario
El
trámite de registro se realiza ante la Dirección de Marcas del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial y puede realizarse en forma directa
-personal- o a través de terceros. Asimismo, puede iniciarse también en el
interior del país a través de las Oficinas de Correo locales.
II.3.
Formalidades
Dice
la ley:
“Quien
desee obtener el registro de una marca debe presentar una solicitud por cada
clase en que la solicite, que incluya su nombre, su domicilio real, un domicilio
especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca, y una
indicación de los productos o servicios a distinguir”. Asimismo, se debe
pagar el arancel correspondiente.
El
Examen Formal, consiste en que la Autoridad de Aplicación verifique si la
solicitud de registro ha sido correctamente llenada, y se han cumplido los
requisitos correspondientes.
Cuando
el país donde se peticiona la marca es parte signataria del Convenio de la Unión
de París (CUP) es posible reivindicar la prioridad de un depósito anterior.
Una
vez presentada la solicitud, la Autoridad de Aplicación -si se hubiesen
cumplido los recaudos señalados- efectuará una publicación por un día en el
Boletín de Marcas a costa del peticionante.
Dentro
de los 30 días corridos de efectuada la publicación, pueden presentarse por
escrito oposiciones. En este caso, la propia ley establece que se haga pública
la solicitud y ello autoriza a que los terceros que invoquen un “interés legítimo”
puedan oponerse al registro.
Esto
ocasionará una controversia entre partes -el solicitante y el oponente- que
pone a la Autoridad de Aplicación en un rol pasivo, ya que ésta debe esperar
durante 1 (un) año a partir de que
el interesado se notifica de la existencia de la oposición a que; o bien el
solicitante presente la documentación relativa al retiro o levantamiento de la
oposición -total o parcial- o bien inicie ante el propio organismo la Acción
por Oposición Infundada, en cuyo caso las actuaciones son posteriormente
remitidas a la Justicia Ordinaria en lo Civil y Comercial Federal.
II.4.
El examen de fondo
Consiste
en el examen de la solicitud con miras a asegurar que la marca no sea
inadmisible por razones objetivas -ya que debe ser distintiva y no descriptiva
(art. 2do. de la Ley)- o por causar
conflictos con derechos de terceros en razón de ser confundible con registros
solicitados o concedidos con anterioridad (art. 3º de la Ley 22.362).
La
Dirección de Marcas efectúa una Búsqueda de Antecedentes Fonéticos, para
posteriormente dictaminar sobre la registrabilidad.
Este
Examen de Fondo, consiste por un lado en verificar si la marca no es idéntica o
similar a otra solicitada o registrada con anterioridad; y por otro lado,
consiste en el análisis acerca de si el registro no incurre dentro de las
prohibiciones establecidas en la Ley.
III.
Resolucion de la autoridad de aplicacion
El
trámite administrativo marcario finaliza con una resolución conforme las
circunstancias de cada expediente en particular:
Concesión
(C) cuando el solicitante ha cumplido con todos los requisitos de fondo y forma
que la ley prevé a los fines de la adquisición del registro marcario.
Desistimiento
(D) es un acto jurídico expreso en virtud del cuál el solicitante o su
apoderado expresan la voluntad de dar fin al trámite iniciado.
Caducidad
Administrativa (C.A.) es la disposición que pone fin al trámite administrativo
cuando el interesado no ha cumplido con observaciones formuladas por la Dirección
de Marcas (por ejemplo: contestación de vistas relativas antecedentes,
presentación de constancias o información adicional que le fuera requerida)
luego de estar debidamente notificado de las mismas y de haber sido intimado
conforme lo dispuesto en el art. 1º, inc. E, ap. 9 de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.
Nulidad
administrativa (NU) es el acto administrativo que pone fin al trámite marcario
cuando por ejemplo, la solicitud es suscripta por un autorizado en vez de
hacerse por el propio solicitante o por un apoderado o un Gestor; o cuando el trámite
es iniciado por un tercero en carácter de Gestor de Negocios, y dentro del
plazo legal no se ratifica la gestión, o no se acompaña el poder
correspondiente.
Abandono
(A) es la disposición por la cuál la Administración dicta un acto
administrativo que pone fin al procedimiento conforme lo autoriza el art. 16 de
la Ley 22.362. Si la solicitud marcaria hubiese recibido una o más oposiciones
y no se acreditó en forma fehaciente el inicio de la acción judicial para
obtener su retiro, o no se presentaron constancias relativas al retiro de las
oposiciones ocurrido en el ámbito extrajudicial, como consecuencia de
negociaciones llevadas a cabo entre solicitante y el oponente.
Finalmente,
la solicitud de registro puede ser DENEGADA (N) en razón de que la marca
solicitada incurre en causales absolutas o relativas de inadmisibilidad de
registro.
IV.
El procedimiento recursivo en sede administrativa
El
Procedimiento Recursivo o de Impugnación es el iniciado por el interesado ante
el mismo órgano que emitió una decisión o ante otro superior contra una
decisión tomada por un órgano administrativo en un procedimiento precedente.
El
fin que se propone el solicitante es obtener una decisión que revoque la
anterior.
IV.1.
El recurso de reconsideracion de denegatoria
El
recurso es un medio de protección que constituye un derecho del particular.
En
el marco del trámite administrativo marcario, este recurso es la vía que los
interesados han convertido -en los hechos- en el medio de impugnación más
importante (art. 84 del Dto. 1.759/72).
A
los fines de la aplicación de la norma precitada es necesario que la Autoridad
de Aplicación haya dispuesto la denegatoria del registro marcario.
La
presentación de los Recursos Administrativos debe ajustarse a las formalidades
prescriptas por el art. 15 del Dto. 1.759/72 en lo concerniente a la redacción
de los escritos, su firma, y deben indicar la conducta o acto que el recurrente
estima ilegítima.
* Los
recursos deducidos en término, podrán ser ampliados en cuanto a su
fundamentación antes de su resolución.
* Si
se advirtieran deficiencias formales, el recurrente será intimado a subsanarlas
dentro del término que perentoriamente se fije bajo apercibimiento de
desestimarse el recurso (art. 77 del Dto. 1.759/72).
*
Concretamente, el recurrente debe indicar la conducta o acto que estima
ilegítima para sus derechos e intereses. Tiene que expresar cuál es el acto,
hecho u omisión que recurre, indicando asimismo cuál es su disconformidad con
el orden jurídico.
* No
se requiere que el recurso esté fundado, sino que basta tan sólo con una
descripción o relación de los hechos, siendo fundamentales la claridad y
concreción de la petición formulada.
* En
cuanto a “Medidas Preparatorias de Informes y Dictámenes” conforme lo
establece el art. 80 del Dto. 1.759/72 -que en definitiva no son más que
preparaciones de decisiones de la administración- no son recurribles.
La
decisión de la administración se expresa después de todo el procedimiento en
un acto administrativo, pero ese acto se va formando paulatinamente. Es en este
sentido que intervienen en el transcurso del procedimiento diversos órganos que
emiten informes o dictámenes.
Un
ejemplo de lo expuesto es el Dictamen del Asesor Legal de la Dirección de
Marcas que aconseja denegar una solicitud. Ese dictamen, produce consecuencias
jurídicas que afectan a los interesados a través de los actos dictados en su
consecuencia: la Disposición Denegatoria. Es ese es el acto de la administración
susceptible de impugnación por parte del interesado.
* La
Administración debe resolver el recurso y éste deberá proveerse cualquiera
sea la denominación que el interesado le dé, cuando resulte indudable la
impugnación del acto administrativo.
*
Asimismo, el error del interesado en cuanto a la calificación del
recurso, no obsta a que la administración deba resolverlo. Esta situación
descripta, podría caer dentro del denominado “principio de formalismo
atenuado” que impera en el ámbito de este procedimiento.
En
cuanto a los efectos de la interposición del Recurso, el art. 82 establece que
la Autoridad de Aplicación podrá limitarse a desestimarlo o ratificar el acto
impugnado; o aceptar el recurso y en consecuencia revocarlo, modificarlo o
sustituirlo.
Podríamos
concluir diciendo que el procedimiento recursivo persigue la defensa de la
legalidad objetiva y la obtención de la verdad material, en razón de lo cuál
la Administración no está ligada por los hechos aducidos por las partes, sino
que debe investigar y profundizar las situaciones que debe decidir.
Debe
destacarse que el Recurso de Reconsideración de Denegatoria es un medio de
impugnación facultativo y no obligatorio para el solicitante, dado que no es
necesario agotar la vía administrativa para interponer la acción judicial.
El
órgano que conoce sobre el tema -la misma autoridad que denegó el registro-
está informado sobre la cuestión y en consecuencia se evitan innecesarias
dilaciones.
Es
importante destacar que actualmente, la Dirección de Marcas del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial emite el Dictamen Denegatorio. Para el caso
de que la misma se recurra, una vez presentado el Recurso, la Asesoría Legal
emite un dictamen, aconsejando el curso de acción a seguir.
Finalmente,
la Presidencia del Instituto suscribe la correspondiente Disposición.
Se
ha pretendido afirmar que este Recurso es prácticamente inútil en razón de
que al tramitarse ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo que
se discute, es un mero de Recurso de Ratificación.
Entendemos
en cambio que las decisiones se adoptan según las circunstancias del caso y
conforme las particulares situaciones que se presentan en cada trámite.
V.
Procedimientos judiciales en sede civil
V.1.
La accion por denegatoria de registro
El
art. 21 establece que la resolución denegatoria del registro puede ser
impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial.
La
acción tramitará según las normas del juicio ordinario, y debe interponerse
dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución
denegatoria ante la Autoridad de Aplicación, que actuará conforme lo establece
el art. 17 de la Ley 22.362.
Esto
significa que dentro de los 10 (diez) días de recibida la demanda, el I.N.P.I.
la remitirá con los elementos agregados a ella a la Justicia Federal Civil y
Comercial de la Capital Federal.
Debemos
recordar que no es necesario agotar la vía administrativa a los fines de
ocurrir judicialmente frente a la denegatoria de registro.
Se
trata de una acción civil en razón de la competencia de los Tribunales
Federales en lo Civil y Comercial, pese al carácter público del organismo
pasivamente legitimado que ha actuado en la denegatoria no como entidad civil
sino como Poder Público.
V.2.
La accion civil de cese de uso
El
fundamento de la Acción Civil por Cese de Uso se encuentra en el art. 4 de la
Ley 22.362, que establece que toda persona con interés legítimo puede oponerse
al uso de una marca. Por otra parte, la ley prevé que el damnificado por los
delitos penales establecidos en el art. 31 puede acudir a la vía civil.
El
juego de estas normas abre la posibilidad de solicitar civilmente que se ordene
el Cese de Uso de una marca o el ofrecimiento en venta o comercialización de
productos que la llevan.
Ya
que conforme lo ha establecido la jurisprudencia, nadie puede -sin autorización
del titular del registro- invadir el ámbito otorgado a su marca y si ello
sucediere estamos ante un ilícito civil.
Este
es el motivo que autoriza al interesado iniciar una Acción Civil de Cese de
Uso. No constituye un requisito -en cambio- que el demandado haya obrado de mala
fe.
El
motivo más usual que originan las acciones de Cese de Uso es el de evitar la
confusión que puede causar el uso no autorizado de una marca.
No
constituye una excusa legítima para el demandado que su marca esté registrada
cuando ésta no es utilizada tal como fue registrada y ese uso deformado provoca
confusión.
Un
caso particular de cese de uso lo constituye el uso como marca del nombre, seudónimo
o retrato de una persona sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el
4to. grado.
La
ley no permite que alguien se apropie del nombre, seudónimo o retratos ajenos,
y es por ello que prohíbe su registro.
Es
obvio que si el titular puede oponerse al registro, también puede oponerse al
uso. Y para ello no es necesario que halla solicitado previamente su nombre como
marca. Ya que de no admitirse esta interpretación, la Ley de Marcas sólo daría
una solución parcial a esa cuestión, y entendemos que no es ése su espíritu.
En
las acciones civiles por Cese de Uso, es competente la Justicia Federal en lo
Civil y Comercial y siguen el trámite del Juicio Ordinario regulado por el
C.P.C.C.N.
V.2.1.
Comiso, venta y destruccion de las mercaderias
La
condena en sede civil faculta a la actora a solicitar el comiso y venta de las
mercaderías, la destrucción de las marcas y de los elementos que las lleven
-si son separables- y la publicación de la sentencia a costa del infractor
(art. 34 de la Ley 22.362).
V.2.2.
Prescripcion de la accion
El
art. 36 de la L. 22.362 establece que el derecho a todo reclamo por vía civil,
prescribe después de transcurridos 3 (tres) años de cometida la infracción, o
después de 1 (un) año contado desde el día que el propietario de la marca
tuvo conocimiento del hecho.
Esta
norma se aplica a todos aquellos actos de usurpación que dan lugar a la acción
civil de cese de uso.
El
plazo de prescripción de la acción, se interrumpe cada vez que se repite el ilícito
civil.
Podría
decirse entonces que la acción civil de Cese de Uso es imprescriptible. Ya que
si el uso indebido continúa con habitualidad -si se tiene en cuenta el último
acto- siempre se estará dentro del plazo legal para accionar civilmente.
Cabría
entonces preguntarse a qué se refiere el plazo de prescripción del artículo
36. La doctrina considera que se refiere a la acción de daños y perjuicios que
el actor puede iniciar para obtener la reparación correspondiente.
V.2.3.
El incidente de explotacion
El
art. 35 de la L. 22.362 prevé un procedimiento mediante el cuál el titular de
un registro marcario puede asegurarse una garantía por parte del demandado si
la utilización de la marca -cuyo cese de uso se persigue- ha de continuar
durante la sustanciación del juicio.
Dice
el art. 35: “en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación
de uso de marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado
caución real en el caso de que éste último no interrumpa el uso cuestionado.
El juez fijará la caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes, y
podrá exigir contracautela”.
Si
el demandado no presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión
de la explotación y el embargo de los objetos en infracción otorgando caución
real suficiente.
De
acuerdo a lo expresado, con la demanda de cese de uso, o luego de que la misma
fuese iniciada, el demandante puede solicitar al juez que se intime al demandado
para que éste manifieste si ha de continuar con el uso de la marca. El actor
debe solicitar al Juez, en el mismo acto que fije caución para el caso de que
la respuesta sea afirmativa, e inclusive debe ofrecer los medios de prueba cuya
producción permita la fijación de una caución adecuada. La caución debe ser
real conforme lo establece la ley en forma taxativa.
El
aludido incidente de explotación tiene por finalidad obtener una garantía del
supuesto infractor con la que se ha de responder por los eventuales daños que
ocasione -por parte del demandado- la continuación en el uso de la marca.
El
demandado ante tal intimación puede afirmar que continuará usando la marca. En
este caso el juez fijará la caución luego de producida la prueba pertinente.
Fijado
su monto, el demandado debe prestar la misma en el plazo que el juez determine.
Si
el demandado no presta la caución el juez ordenará -a pedido del demandante-
el embargo de las mercaderías y la suspensión en el uso.
Finalmente,
reiteramos que la caución tiene por finalidad responder por los eventuales daños
causados si el demandado -en definitiva- pierde el juicio, y su base de cálculo
es la misma que se utiliza para calcular el monto de la reparación de daños.
V.3.
La reparacion de daños
Cada
vez que se comete un delito marcario, el titular de la marca infringida sufre un
daño consistente en una pérdida pecuniaria que puede reflejarse en:
-
pérdida de clientes
-
daño en la reputación o prestigio del titular de la marca,
-
gastos que se le originan: tales como la ubicación de los productos con marca
en infracción, trámites judiciales, medidas cautelares, etc.
La
importancia del daño dependerá de la magnitud de la infracción, esto es de la
cantidad de productos con marca usurpada que han sido lanzados al mercado.
Se
ha discutido a veces sobre la dificultad de probar el daño. Pero tal como lo ha
señalado la doctrina, los más elementales principios de justicia y orden público,
requieren que quién actúa indebidamente asuma las consecuencias de sus actos.
Entendemos
que el juzgador debería reconocer una relación de causalidad ante la sola
venta de productos con marca en infracción y ordenar una reparación. Como
entendemos también que todo gasto que hubiese originado la infracción debe ser
reparado.
Nuestro
Código Civil establece que todo aquél que cause un daño debe repararlo (art.
1109). La Ley de Marcas contiene previsiones expresas al respecto, y es un
principio admitido que los daños ocasionados son susceptibles de ser
reclamados, más allá de las dificultades que puedan surgir para probarlos.
Coincidimos
con el criterio que establece que bastaría con probar la existencia del acto ilícito
y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga
una base suficiente para fijar una reparación.
V.3.1.
Formas de medir el daño
Los
tribunales han aceptado reiteradamente que una de las formas de medir el daño
consiste en ponderar las utilidades obtenidas por el infractor. El monto se
fijará sobre la base del beneficio neto adicional que el titular del registro
hubiera probablemente realizado si hubiese tenido el beneficio de las ventas del
demandado.
En
cuanto al daño la jurisprudencia ha admitido que quién ha sufrido un perjuicio
moral o social, cuál es el menoscabo de su reputación debe ser resarcido.
Por
otra parte, debemos señalar que se han planteado algunos vaivenes
jurisprudenciales cuando el que reclamaba el daño era una persona jurídica.
Ante
el inicio de una acción civil de indemnización de daños, es competente la
Justicia Ordinaria en lo Civil y Comercial Federal.
V.4.
La nulidad
La
declaración judicial de nulidad de una marca es una de las formas de extinción
del derecho de propiedad sobre la misma. El art. 24 de la Ley 22.362 establece:
Son
nulas las marcas registradas:
a)
en contravención a lo dispuesto en esta ley,
b)
por quién al solicitar el registro, conocía o debía conocer que éste
pertenecía a un tercero.
c)
para su comercialización, por quién desarrolla como actividad habitual el
registro de marcas a tal efecto.
El
inc. a del artículo 24 menciona a las marcas registradas en contravención a la
Ley. Pueden tratarse de vicios en el solicitante, en el signo mismo y en el
procedimiento de concesión.
a) En
cuanto al solicitante, debe tratarse de una persona hábil mayor de edad, y debe
tener un interés legítimo.
En
caso de faltar alguno de estos requisitos, estamos ante un caso de nulidad
relativa, y el transcurso del tiempo puede hacerlos desaparecer.
b) Los
vicios en el signo mismo son aquéllos que obstan a que una solicitud de
registro, sea considerada como marca. Se trata -en este caso- de las
prohibiciones del art. 2do. de la Ley, y estamos ante una nulidad absoluta.
Los
casos más frecuentes de nulidad son los derivados de la confundibilidad. Ya que
dos marcas que pueden dar lugar a confusión no pueden coexistir. Y es por ello
que el trámite de registro tiende a preservar esa exclusividad a través de la
búsqueda de antecedentes y a través del trámite de oposición.
Pero
aunque alguien no se hubiese opuesto oportunamente, existe la posibilidad de
anular una marca confundible con otra solicitada o registrada con posterioridad.
El
grado de confusión que debe existir en un caso de nulidad, debe ser mayor que
en uno de oposición a la solicitud.
En
un principio se entendió que la posibilidad de pedir la nulidad comprendía a
los productos o servicios de la misma clase susceptibles de crear confusión.
Pero
se ha declarado judicialmente la nulidad de marcas de gran notoriedad
registradas en otras clases, en cuyos casos se trataba claramente de la usurpación
del prestigio ajeno. De esto puede extraerse la regla que ante tal notoriedad,
no es exigible la confusión entre productos o servicios de la misma clase.
c) Vicios
en el procedimiento de concesión:
La
falta de publicación de la solicitud -que abre el camino a la oposición- y la
publicación de una marca distinta a la solicitada; o la concedida para
productos distintos a los solicitados, da lugar a la nulidad absoluta.
En
cambio, si apareciera el nombre de un titular diferente al que solicitó la
marca, y aún leves errores en su escritura, no viciarían de nulidad la marca.
También
da lugar a la nulidad absoluta, la concesión de una marca estando pendiente el
retiro de las oposiciones, o sin que se hubiese efectuado la búsqueda de
antecedentes.
Por
último, son nulas también las marcas concedidas por error cuando en realidad
la disposición correspondiente es la denegatoria.
V.4.1.
Pirateria marcaria
El
art. 24 inc. b establece que son nulas las marcas registradas por quién al
solicitar el registro, conocía o debía conocer que éste pertenecía a un
tercero.
Por
lo general, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas
registradas en el extranjero que
gozaban fuera de nuestro país de cierto prestigio y notoriedad. Se protegen así
las usurpaciones de marcas usadas en el extranjero, como también a marcas
usadas en nuestro país y no registradas.
Ya
desde el año 1966 la jurisprudencia sostuvo que a pesar de que la esfera de
protección de las marcas es territorial, la buena fe que debe regular las
relaciones de comercio internacional exorbita las fronteras, ya que no es
admisible que alguien se apropie de lo que no le pertenece. Como también -como
lo afirmara la jurisprudencia en otro de los fallos relativos a este tema- no
existe en materia marcaria la casualidad milagrosa.
La
doctrina interpreta -con acierto - que el inciso “b” del art. 24 se refiere
tanto a marcas idénticas o similares-. Ya que caso contrario, bastaría con
introducir levísimas diferencias en la marca para burlar esta disposición.
Es
importante destacar que para que tenga lugar la aplicación del art. 24, es
necesario que quién registre la marca conozca o haya debido conocer que la
misma pertenecía a un tercero. Así lo exige la jurisprudencia quién ha dicho
que el problema de las nulidades marcarias es de un trato cauteloso, lo que es
afín con la seguridad de los derechos reconocidos por la ley. Y no cabe
consagrar la total frustración del sistema atributivo establecido por la
Legislación Marcaria.
V.4.2.
La nulidad de las marcas especulativas
El
inc. c del art. 24 considera nulas las marcas registradas “para su
comercialización por quién desarrolla como actividad habitual el registro de
marcas a tal efecto”. La disposición legal, no hizo más que recoger una
tendencia firme de los tribunales.
V.4.3.
Nulidad de las solicitudes
El
art. 24 de la Ley 22.362 habla de la nulidad de las marcas registradas. Pero la
Justicia, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptó la
posibilidad de decretar la nulidad de una Solicitud de Marca. Es cierto que la
propiedad sobre la marca y la exclusividad de su uso se adquieren con el
registro, pero ello no significa que si una marca es solicitada y un tercero la
utiliza, ello no pueda producir ninguna consecuencia jurídica. Ya que el trámite
marcario puede durar varios años y no tendría sentido esperar a que se conceda
la solicitud para que se declare su nulidad. Jurisprudencialmente, se citan los
casos de copias serviles de marcas notoriamente conocidas.
V.4.4.
Interes en la accion de nulidad
Quién
solicita que se declare la nulidad de una marca debe tener un interés legítimo.
El interés legítimo ha sido considerado de una manera amplia, puesto que
comprende cualquier utilidad de quién la solicita, y comprende a las ventajas
de índole patrimonial, y a las que excediendo la pura dimensión económica,
inciden en la esfera individual.
V.4.5.
Criterio de apreciacion
El criterio de apreciación de las causales que autorizan la declaración judicial de nulidad es riguroso, en tanto se trata de invalidar una marca ya registrada. Si además, la marca cuya nulidad se persigue ha sido ya utilizada, la exige |
