“Buch & Deichmann S.A. con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad” (No. 214/98) - Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay

Nulidad de registro de la marca "B + D Buch Deichmann", (Acta No. 278.024, clase internacional No. 14): Imitación servil de marcas registradas y notorias. Competencia desleal. Prueba de la notoriedad. Afinidad entre los artículos de la clase 14 Internacional y la clase 26 Internacional.

Ref. Normativas: Art.2°, num.13, Ley 9956; Arts. 6bis y 10bis del Convenio de París. Art. 226, Ley 16.320.-

Montevideo, 21 de marzo de 2001.  

V I S T O S  :

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BUCH & DEICHMANN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 214/98).

R E S U L T A N D O :

I) Que a fs. 3 compareció EDUARDO LAPENNE, en representación de BUCH & DEICHMANN S.A., demandando la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 1997, en virtud de la cual se hace lugar a la solicitud de registro de la marca “B + D BUCH DEICHMANN”, Acta No. 278.024, clase internacional No. 14, a favor de la firma DENI LTDA..

Señaló que su representada es titular del registro de la marca “B+D” No. 239.746, marca mixta, que consiste en un círculo de color rojo entre dos líneas verticales paralelas y debajo del cual se aprecia las letras B+D, para proteger la totalidad de los artículos de la clase Int. No. 26 y ha sido registrado en pluralidad de países.

 Indicó que la reproducción de los elementos predominantes y distintivos de la marca de su representada, demuestra el propósito deshonesto de quien obtuvo en forma ilícita el registro marcario, cuya legítima propiedad detenta su representada.

Agregó que no desvirtúa lo expresado el hecho de que la marca concedida distinga exclusivamente la clase int. No. 14 (joyería, bijouterie y relojería), por cuanto la clase 26 comprende artículos de mercería y pasamanería y en ambos casos se trata de artículos ornamentales que otorgan mayor gracia y complementan, realzando la vestimenta, siendo indiscutible la vinculación en el consumo, dada la misma finalidad de los productos comprendidos en ambas clases internacionales.

Afirmó que no cabe duda respecto de la situación de confundibilidad indirecta que se verifica en autos, en clara contravención a lo dispuesto por el art. 3 de la ley 9.956.

Por último sostuvo que la condición de notoriedad que detenta la marca de su representada, otorga al registro un ámbito de protección mayor, constituyendo una excepción al principio de especialidad consagrado en el art. 4o. de la ley 9956, y que es indubitable el propósito de competencia desleal, en razón del conocimiento, difusión y notoriedad de la marca, propiedad de su representada y su nombre comercial y denominación social.

II) Que conferido el correspondiente traslado (fs. 17), compareció a fs. 21 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda.

Expresó que el término en cuestión cumple con los requisitos legales y reglamentarios vigentes, por lo que nada obsta a que las mismas puedan coexistir pacíficamente en el registro marcario y en el mercado.

III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 23), se produjo la que luce certificada a fs. 49.

IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 51/56 y 58).

V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 60), aconsejó la confirmación del acto impugnado.

VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal forma.

C O N S I D E R A N D O :

I- Que se han cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos (arts. 4 y 9, ley 15.869), para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto.

II- El Tribunal por unanimidad de sus miembros, acogerá la demanda, anulando el acto administrativo impugnado.

En efecto, en autos se impugna la Resolución dictada el 12/III/97 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto concede el registro de la marca “B+D BUCH DEICHMANN”, solicitada bajo Acta No. 278.024, para distinguir artículos o productos de la Clase Internacional 14, a favor de DENI LTDA. (fs. 50, en rojo, Legajo “A” de A.A.).

III- La firma “DENI LTDA.” solicitó, con fecha 26/V/95 (fs. 48, Legajo “A” cit. de A.A. cits.), el registro de la marca de referencia, de carácter MIXTO, para la Clase Internacional 14 (fs. 46/46v., cits. y fs. 2/2v. de autos).

 Esta marca -diseño- es realmente, como dice la parte actora y se suele expresar en doctrina, “imitación servil” de la marca prerregistrada “B+D”, solicitada el 11/IX/90 (fs. 5/5v., cits.; y fs. 1/1v. de autos) por BEDEA S.A. y concedida por la D.N.P.I., según Resolución de fecha 15/VI/92. Tal convicción resulta de un mero cotejo del “emblema” o “diseño” de la marca concedida (fs. 2v. de autos; y fs. 46v., Legajo “A” cit. y fs. 1v. de autos; y 5v., Legajo “A” cit.). Imitación, porque las marcas tienen las mismas letras, igual círculo entre dos líneas paralelas, iguales rayas verticales, y las palabras “B+D” debajo de cada círculo.

Imitación, pero no casual, porque cuando se solicitó la marca enjuiciada (26/V/95, se reitera), ya hacía casi tres años que se había concedido el registro de la marca opositora.

Además de que los diseños o emblemas ofrecen gran similitud, todavía se agrega a la marca cuestionada las palabras “BUCH DEICHMANN”, que concuerdan totalmente con el nombre comercial de la ahora accionante. Ésta primero se denominó “ATERAL” (desde el 15/6/989); luego FATERAL” (desde el 10/VII/90); y ahora, “BUCH & DEICHMANN” (desde el 31/VII/92) (certificado notarial de fs. 39 de autos, agregado con escrito de fs. 40 de autos). De modo que, por esta vía, la marca tiene una denominación que se apropia del nombre comercial de la firma propietaria de la marca imitada, vulnerándose por este mecanismo la tutela del nombre comercial que confiere la legislación marcaria (arts. 25/28, Ley 9.956).

Esta similitud se acrecienta por el hecho de que las dos marcas en pugna son mixtas, de modo que la imitación del diseño de la anterior crea riesgo cierto de confusión y traduce un claro propósito de concretar una concurrencia desleal.

IV- Por otra parte es evidente el intento de aprovechamiento de una marca internacionalmente notoria, ya que de los agregados en Legajos “B” y “C” de A.A. consta el registro en múltiples países y la publicidad en revistas de conocida circulación internacional, cuyos artículos además se comercializan en el país en tiendas importantes de shoppings, y desde hace varios años (dichos concordantes de las testigos de fs. 36/36v. y 38/38v., de autos).

Dicha marca que puede reputarse “marca notoria”, pero tanto para la Clase Internacional 14 como para la Clase 26, según surge a fs. 51, se encuentra registrada en 29 países y ello coincide con lo que resulta de fs. 118 a fs. 146, en rojo del Legajo “B” de A.A., que ya habíamos citado, figurando allí, incluso, el registro postulado en Uruguay (fs. 144).

La marca “B+D” ya estaba registrada, antes de que se solicitara siquiera la ahora cuestionada, para la clase internacional 26, en otros tres países aparte de Uruguay: a) Méjico, concedida el 21/III/92 (fs. 6, Legajo “A”, cits.); b) Chile, concedida el 10/III/93 (fs. 8/9 cits.); y c) Argentina, concedida el 30/VI/93 (fs. 25, cits.).

Cabe mencionar las facturas agregadas a fs. 10/24, del Legajo “A” cit., con el membrete que luce el nombre de la titular de la marca “BEDEA S.A.” y con el diseño que se imita por parte de DENI LTDA..

V- No es casualidad, entonces, que se haya imitado esta marca, porque ello traduce la finalidad de consumar una hipótesis de competencia desleal. De ahí que se imite tanto el diseño o emblema como la propia “razón social” de la firma argentina, titular de la marca imitada o reproducida.

Surge plenamente probado que la marca y los productos que ella distingue se comercializan en Uruguay desde 1991 (es decir, antes de que se otorgara aquí su registro), adquiriéndose aquéllos inicialmente al distribuidor POLONIO S.R.L., y luego, adquiriéndolos en forma directa desde Argentina. Y estos productos se comercializan en nuestro país (como ya lo adelantáramos) en lugares como “Montevideo Shopping”, “Shopping Portones”, “Galería de las Américas”; y, para su posterior reventa, se comercializan en establecimientos de difusión masiva: “San Roque”, “Tienda Inglesa”, “Botones y Moños”, “Devoto Hnos.”, etc.. Incluso, en el interior del país se venden los productos a firmas de los Departamentos de Canelones (“Navarro”, en Las Piedras) y Salto (“Albisu”) (fs. 36/36v. y 38/38v. de autos).

Aunque la Clase Internacional 14 refiera esencialmente a “Joyería”, “Bijouterie” y “Relojería”, en tanto que la Clase Internacional 26 comprende “Artículos de Mercería y Pasamanería”, la afinidad existente entre los artículos de una y otra clase internacional es evidente y ha sido muy bien demostrada por la actora. Tanto es así, que “B+D” está registrado en 29 países de todo el mundo, a veces para la Clase Int. 14, a veces para la Clase Int. 26, y, en varios países para ambas Clases Internacionales (fs. 51 de autos). Fácil es para el adquirente medio pensar que una marca es “derivación de la otra y que, ambas, pertenecen a la misma empresa o firmas que integran un “conglomerado comercial”.

VI) La gran similitud entre ambas marcas; el carácter de marca notoria de la opositora; su clara preexistencia en el tiempo, la imitación del Nombre Comercial de la reclamante; y la afinidad existente entre los productos que procura distinguir las dos marcas, operan el total decaimiento del PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD (art. 4o., Ley No. 9.956/1940), porque el art. 6 bis del Convenio de París, obliga a proteger las marcas registradas de los países de la Unión, frente a cualquier intento de provocar confusión o competencia desleal.

En la especie, como se expresó ab-origine, no sólo existe riesgo cierto de confusión (art. 2, num. 12, Ley 9.956, art. 33, Dec. Regl. de 29/XI/940, redacción dada por el art. 2o. Dec. de 6/VII/945); no sólo se vulnera la protección del “Nombre Comercial” de la firma reclamante (arts. 25/28, Ley 9.956 cit.);  sino que, final y fundamentalmente, se configura un inequívoco supuesto de Competencia Desleal (art. 2, num. 13, ley 9.956; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, D.L. 14.910; y art. 226, Ley 16.320).

Como lo expresa GUTIÉRREZ CARRAU, refiriéndose a las excepciones que se dan a la aplicación del “Principio de la Especialidad” y que han sido estudiadas por el Dr. Rippe: “1) cuando se pretende inscribir una marca igual o similar para proteger productos o servicios similares, pero incluidos en clases distintas; similitud de productos que pueden provocar confusión sobre su origen o procedencia, en cuanto al consumidor puede atribuirlos a un mismo comerciante o industrial, confusión que corresponde evitar.

 “2) cuando se trata de registrar una marca notoriamente conocida, esto es, marcas conocidas para distinguir productos o servicios determinados, muy difundidos y publicitados, de gran reputación, por quien no es su legítimo propietario; se trata de evitar el aprovechamiento de una reputación ajena” (“MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DE MARCAS, págs. 24/25).

 Por estos fundamentos, lo establecido en los arts. 309 y 310 de la Constitución, y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal

 F A L L A :

Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado.

A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.

Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez, Dr. Borges (r.).  Dra. Petraglia (Sec. Letrada).