Cargos S.R.L. v. Pharmitec S.A. s/cese de oposición al registro de marca C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 29/11/2000

Buenos Aires, noviembre 29 de 2000.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Al registro de la marca Oxaliplatin en la clase 5 (acta n. 1.910.570, fs. 9 y 164) se opuso Pharmitec S.A. invocando que provocaría confusión con su marca registrada Oxa, de la misma clase, y mencionando expresamente el art. 4 ley 22362 (conf. fs. 11 y 166). A fin de remover ese obstáculo, la peticionaria "Cargos S.R.L.", promovió la demanda de autos precisando que el signo pretendido tenía por objeto identificar sólo "productos oncológicos" y que los vocablos enfrentados eran inconfundibles (conf. fs. 20/21 y 34/41). La oponente, en su escrito de responde, insistió en la postura asumida en sede administrativa y, además, amplió los fundamentos de su protesta incorporando un conjunto de marcas de su propiedad caracterizada -todas ellas- por llevar como raíz las sílabas "oxa"; conjunto ése que conformaba una "familia marcaria" que había alcanzado notoriedad en el ramo de las especialidades medicinales (ver fs. 93/99). Contestó la actora la nueva fundamentación recalcando, entre otros aspectos, que los signos estaban destinados a artículos diferentes: los de ella, a "productos oncológicos"; los de su adversaria, a fármacos "antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y antireumáticos" (fs. 101/104).

2. El juez, en el pronunciamiento de fs. 331/335, luego de decidir que no cabía analizar lo atinente a la falta de interés legítimo en la actora -por no haber esa cuestión integrado la litis-, consideró que la "familia marcaria" no estaba contemplada en la ley 22362 y que la raíz Oxa era de "uso común" en la clase 5 (según los antecedentes del INPI. de fs. 210/228). Y como esa porción no era monopolizable, juzgó que las expresiones de fantasía en pugna eran inconfundibles autorizando, en consecuencia, el registro de la marca requerida Oxaliplatin para identificar "productos oncológicos" de la clase 5; con costas a la demandada.

Apeló la vencida y expresó agravios a fs. 354/363 vta., contestados a fs. 365/372. Median, asimismo, recursos referentes a los honorarios (fs. 339, 339 vta., 346 y 348), los que serán examinados por la sala en conjunto al finalizar el presente acuerdo.

3. Comenzaré por señalar que es dudoso que la desnuda mención del art. 4 Ley de Marcas implique, sin más, articular la defensa de falta de interés legítimo en el solicitante -como se afirma en la expresión de agravios de fs. 354/363-, porque también puede ser interpretada como la aseveración de la demandada de asistirle ese interés para formular la oposición, ya que aquel precepto consagra el requisito de poseer "interés legítimo" tanto para solicitar una marca como para oponerse a su concesión. El "a quo", según vimos, estimó que la cuestión no había formado parte de la relación procesal, lo que motivó extensas críticas de la recurrente. Y ante éstas, la actora no sólo no cuestionó el planteamiento de su adversaria sino que en forma implícita, pero indudable, aceptó que en el escrito de oposición el tema estuvo propuesto (conf., en especial, fs. 366 vta.), desarrollando la argumentación que demostraría que le asistía el interés legítimo exigido por el citado art. 4 ley 22362.

En tales condiciones, la duda que apunté antes debe estimarse superada considerando, dado el tenor de la controversia en la alzada, que la accionada efectivamente negó al formular la oposición (fs. 11 y 166) que la demandante tuviera interés legítimo para ser titular de la marca requerida mediante acta n. 1.910.570 (fs. 9 y 164). De tal manera, no existiendo el óbice procesal que ponderó el magistrado de la anterior instancia, cuadra analizar el aspecto de fondo de la cuestión, tema del que paso a ocuparme seguidamente.

4. Es sabido que la ley 22362 amplió considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas pues ya no es condición para ello, como exigía el art. 6 ley 3975, ser "industrial, comerciante o agricultor" (aunque la jurisprudencia había abierto esos límites en determinados supuestos; conf. vgr., causa 102 "Sportlandia S.A. v. Vilas, Guillermo" , sentencia de esta sala, del 5/8/1981). En la actualidad, el art. 4 de la ley vigente sólo exige que el solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro; extremo no siempre fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, como señala Otamendi, J., pero que puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes, por lo que no es apropiado seguir en este punto un criterio de estrictez, bastando para tener por cumplido el recaudo legal de intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la peticionada (conf. "Derecho de marcas", 1995, p. 123). Trátase, en definitiva, de que el registro solicitado tenga una finalidad acorde con el sistema legal, esto es, que responda al propósito de ser realmente utilizada para distinguir productos o servicios o, al menos, cumpla el papel de defensa de la misma marca empleada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases o forme parte de la designación de una actividad (art. 26 párr. 2º Ley de Marcas).

El requisito del que estamos hablando tiene el claro propósito, concorde con la disposición del art. 24 inc. c ley 22362, de proscribir la viciosa práctica consistente en registrar marcas con la finalidad de venderlas, transformándolas en elementos de especulación (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995 p. 125), o peor aún, con el espurio objetivo de trabar el registro de otras solicitudes marcarias exigiendo extorsivamente el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto una oposición.

Efectuada una protesta a una solicitud marcaria, por falta de interés legítimo del peticionario, la carga de la prueba recae principalmente en este último por ser quien está en mejor posición para demostrar que tiene aquel interés, desde que el oponente-demandado debería acreditar un hecho negativo, lo que no es por cierto imposible pero sí mucho más complejo. En todo caso, ambas partes -como imperativo de su propio interés- deben colaborar en el esclarecimiento de la verdad, según ha sido resuelto reiteradamente por esta sala (conf. causas: 8073 del 30/8/1991; 7474/92 del 9/11/1994; 7637/92 del 17/3/1995, entre otras) y es afirmado por caracterizada doctrina (conf. Morello, A. M., "¿Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba?", ED 132-953; Peyrano, J., "Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", LL 1991-D-1034, etc.).

Establecido lo que antecede, juzgo que en el caso existen -cuando menos- presunciones con fuerza probatoria (art. 163 inc. 5 párr. 2º CPCCN.), que permiten arribar a la conclusión de que la solicitud marcaria objetada no se cimentó en un interés legítimo, en los términos del art. 4 Ley de Marcas. Tengo en cuenta, en ese sentido, que "Cargos S.R.L." no ha proporcionado a lo largo de todo el proceso la más mínima explicación de por qué, siendo una empresa de "servicios eventuales de personal" que se dedica a conseguir empleados o profesionales para otras entidades y que no elabora ni comercializa productos farmacológicos (conf. peritación contable de fs. 300/303), ha solicitado el registro de una marca para distinguir "productos oncológicos", con la característica además de que dicha marca es prácticamente idéntica a un principio activo quimioterapéutico (recuérdese que el vocablo que se intenta inscribir es Oxaliplatin y que dicho principio activo, elaborado por terceros, se denomina Oxaliplatino - véase el informe de ANMAT. de fs. 207-). A lo que suma que "Cargos S.R.L." no registró la designación objetada respecto de ninguna especialidad medicinal (informe de fs. 207 citado) y que, como lo declaró esta sala en un precedente de hace cuatro meses, "...es un hecho real y perfectamente acreditado que la firma `Cargos S.R.L.' no es un laboratorio de especialidades farmacéuticas o veterinarias y que no figuran antecedentes de su inscripción en la ANMAT... de manera que no se halla autorizada para intervenir en el circuito del mercado farmacológico" (ver causa "Laboratorios Beta S.A. v. Cargos S.R.L. s/cese de oposición al registro de marca", del 13/7/2000).

Importa agregar: 1) que la eventual posibilidad de la actora de ampliar su objeto social y tramitar las habilitaciones pertinentes para comercializar productos de la clase 5, sólo expuesta en alzada como un supuesto hipotético y no como una intención real, resulta inatendible; 2) que ello se advierte con claridad meridiana a poco que se repare que la solicitud acta n. 1.910.570 data del 6/4/1994 (conf. fs. 9/10) y no se ha aportado el más leve indicio sobre alguna medida concreta, en los seis años y medio que han pasado, enderezada a la obtención de ampliar el objeto societario (acoto que la S.R.L. actora se constituyó en 1977, según consta en el poder fotocopiado a fs. 16/17); 3) que es sugestivo que Cargos S.R.L. haya registrado otra u otras marcas en la clase 5, como resulta del juicio mencionado en los renglones finales del párrafo anterior, siendo que su objeto social no guarda vinculación de ninguna especie con los productos medicinales; y 4) que es obvio que Oxaliplatin, para artículos oncológicos, no fue solicitada como marca de defensa (la actora ni siquiera invocó ese objeto).

Para concluir con este tema, agregaré que si bien en otras clases cabe un criterio de cierta amplitud para apreciar el interés legítimo la particular naturaleza y fines de los productos de la clase 5 exigen prudencia en el reconocimiento de aquel interés, máxime cuando como aquí acontece: a) la marca no podrá ser usada; y b) no cumple una finalidad de defensa.

Lo expuesto justifica revocar el fallo y rechazar la demanda.

5. Empero, si prescindiéramos de lo atinente a la falta de interés legítimo y se entrara derechamente en el tema de la confundibilidad, juzgo que cabría llegar también a la misma solución.

A) El juez consideró que Oxa era de uso común en la clase 5 fundándose en el listado de fs. 210/218 (ver fs. 333 vta.), sin advertir que él reflejaba las marcas de Pharmitec S.A. (y otras dos marcas). Y como todas ellas comienzan con la asociación bisilábica Oxa naturalmente el "a quo" debía arribar a la conclusión anterior. Tras ello, estimó que la familia marcaria carecía de previsión legislativa y, cotejando la marca solicitada con las opuestas decidió que eran inconfundibles, por lo que hizo lugar a la demanda, con costas.

B) Empezaré con una breve enumeración de los agravios: a) la partícula "oxa", como raíz, no es de uso común en la clase 5; b) Pharmitec S.A. registró y utiliza un conjunto de marcas que se caracterizan por iniciarse todas con la raíz "oxa", formando así una "familia" que identifica la procedencia de los productos: Laboratorios Beta S.A.; c) ese núcleo de marcas reviste notoriedad, según las cifras dadas por el peritaje contable de fs. 300/303; d) permitir nuevos registros que comiencen con la misma raíz "oxa" producirá "confusión indirecta"; y e) por esa vía provocará, además, la dilución del poder distintivo de la mencionada familia marcaria.

C) La actora contesta: a) que, como lo declaró la sala 3ª en el fallo copiado a fs. 177/179 (o fs. 243/245), la partícuña "oxa" es de uso común en la clase; b) que la Ley de Marcas no otorga ningún privilegio a las "familias de marcas" y, por otro lado, la de la accionada se relaciona con productos de similar acción terapéutica (antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos y antirreumáticos), los que no se superponen con los productos oncológivos; c) que en la adquisición de los fármacos, la especial atención que pone el consumidor, con el respaldo del médico y del profesional farmacéutico constituyen factores que permiten saber en cada caso cuál es el remedio necesitado; máxime que se trata de productos de venta bajo receta; y d) que las marcas de la contraparte (a fs. 371 transcribe 19) no son confundibles con el signo pretendido oxaliplatin, como se comprueba a simple vista, desde que la única coincidencia reside en la raíz común "oxa" y ésta es de uso generalizado en la clase 5 y, por consiguiente, insusceptible de monopolio.

Tales son, en prieta síntesis, las cuestiones a considerar en alzada, autónomamente de la problemática sobre el interés legítimo antes vista.

6. Viene bien recordar algunos principios, partiendo de que "el espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión" (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas",  cit., p. 156), directa o indirecta, entendiéndose por esta última la que se produce al crear en el comprador la convicción de que la mercancía proviene de determinado fabricante o que el artículo pertenece a una línea de productos de un industrial distinto del verdadero (conf. autor y ob. cits., ps. 159/160 y fallos en notas 16 y 17, entre muchas otras).

Para aventar la posibilidad de confusiones es preciso que las marcas sean claramente distinguibles (causas: 160 del 31/10/80; 260 del 5/5/81; 497 del 4/9/81; 272 del 9/3/93; 1425 del 27/7/93, etc.); requisito que, en el caso debe ser observado con estrictez por un doble orden de razones: 1ª) por estar en juego signos que identifican medicamentos que tienen particualr proyección sobre la salud (conf. causa 2154 "Société des Etudes Scientifiques et Industrielles de L'Ile de France v. Laboratorios Promeco S.A.", del 18/8/1983); y 2ª) porque las marcas oponentes -algunas con más de 14 años de registro son intensamente explotadas: en 1997 se vendieron 1.648.190 unidades por un valor de $ 24.068.000, lo que supera el promedio de $ 2.000.000 mensuales (dictamen contable, fs. 300/303). Acoto que este último extremo, por sí solo, justifica aplicar un criterio riguroso en el cotejo a fin de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995  , p. 210 y nota 284). Y es que sólo cuando los signos son de fácil diferenciación pueden ser cumplidos los objetivos esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (Fallos 255:26  ; 257:45  ; 261:62  ; 267:360  ; 272:190; 279:150, entre otros).

Para cohibir situaciones que pueden producir errores o confusiones, la jurisprudencia ha delineado ciertas directivas -cimentadas en la experiencia, la lógica y el buen sentido- sobre la confrontación de las marcas en pugna. Recordaré algunas:

a) las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, preguntándose si la aprehensión de una suscita el recuerdo de la otra; pregunta que el juzgador debe hacerse colocándose en el lugar del consumidor, atendiendo a sus características y a las de los productos (conf. causas: 1737 del 26/9/1972 y 7431 del 17/10/1980; sala 1ª, expte. 9275 del 16/4/1993, entre muchos otros);

b) para vedar la coexistencia de marcas confundibles -propósito esencial de la ley 22362  - debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias. Porque "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de esos elementos semejantes o de la semejante disposición de los elementos" (conf. Breuer Moreno, P. C., "Tratado de marcas", 1946, p. 358; Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995  , p. 196 y jurisprudencia en nota 217);

c) como principio, las partes iniciales de una marca son las que poseen mayor peso distintivo, por ser las que más fácilmente memoriza el público consumidor;

d) en los supuestos de marcas sin contenido conceptual ni poder evocativo (de fantasías, que son mudas al intelecto), es pertinente exigir que en los campos fonéticos y gráfico los signos guarden suficiente distancia, porque su retención por los eventuales adquirentes puede verse afectada por su ausencia de significado; recaudo observable con severidad cuando se trata de expresiones extensas y complejas (muy comunes en la clase 5, vgr., "Banoxaline", "Dextrometorfano", "Dexrazoxane", etc. -tomados de los vademecums de autos-);

e) si practicado el cotejo en sus dos momentos sucesivos -aprehensión fresca o espontánea y posterior análisis pormenorizado- subsistieran reflexivas dudas sobre la confundibilidad, debe ser preferida la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido (Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 196  y jurisprudencia en nota 219, entre otros);

f) toda vez que es frecuente el mal hábito de la automedicación o la práctica de seguir el consejo de familiares o amigos en la ingesta de fármacos, la intervención de un facultativo y la extensión de receta han menguado su efecto de garantía. Lo propio es predicable del profesional farmacéutico, desde que nadie ignora que la mayoría de las boticas es atendida por dependientes de relativa o nula preparación. A lo que se asocia -como hecho público y notorio- que el recaudo de "venta bajo receta" no se cumple, salvo cuando se trata de medicamentos de "venta bajo receta archivada" -véase que hasta el conocido Redoxón es de venta bajo receta y es obvio que nunca es ésta exigida- (conf. causa 391 "Glaxo Group Limited v. Lazar y Cía.", del 12/3/1993);

g) cuando una marca incluye elementos de "uso común" en la clase -porque es coparticipado con otras marcas o por ser de potencial evocativo del producto (vgr., hepat., grip., vita, etc.)- ese ingrediente no es susceptible de monopolio y no otorga ningún privilegio.

7. La partícula bisilábica Oxa es, indudablemente, de uso común en la clase 5, como lo declaró la sala 3ª en la sentencia fotocopiada a fs. 117/179. Las planillas del INPI. acreditan su empleo en 26 marcas (conf. fs. 125/163) y Laboratorios Beta S.A. tiene ocho registros con la misma partícula (Anexo de fs. 255/257, peritaje de fs. 300/303). A la que se añade la autorizada por la sala 3ª. Existirían, pues (o habrían existido), 35 marcas que incluyen Oxa en su composición, de manera que no cabe dudar de su carácter de "uso común" en la clase 5.

Cierto es que Oxa, como raíz, es sólo usada por la demandada (y ahora por la marca Oxaplat que autorizó la sala 3ª), ya que los registros Oxapirid y Oxatemide han perdido vigencia, por desistimiento y abandono (conf. INPI., fs. 228 y planillas de fs. 226 y 227). Mas, aun así, siendo una partícula de uso común, el hecho de su empleo en una parte de la marca -en conjunto de marcas- no autoriza su monopolio. No porque la familia marcaria no merezca protección (conf., al respecto, mi voto en la causa 19904/96 "Akapol S.A.C.I.F.I. y A. v. Borden Inc.", del 17/12/1996, LL del 20/11/1997, fallo 96332), sino porque quien forma tal "familia marcaria" con un ingrediente de uso generalizado sabe los riesgos a que se expone, esto es, a que no pueda monopolizar la partícula el hecho de usarla como raíz, como no podría tener privilegio excluyente porque fuera empleada por un laboratorio en sus desinencias.

De todos modos, juzgo que el registro objetado no debe ser admitido, partiendo de la base de que en autos corresponde aplicar un criterio particularmente severo en el cotejo; esto así, porque la demandada ha alcanzado -como vimos- un nivel de ventas de gran significación (superior a U$S 2.000.000 por mes), de manera que debe ser evitado cualquier acercamiento que pueda aprovechar el prestigio ajeno (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995  , p. 210 y nota 284); y, además, porque la solicitud cuestionada no parece responder a ningún interés legítimo del peticionario.

En efecto, juzgo que los vocablos Oxaliplatin y Oxadisten presentan -aunque no sean de parecido acentuado- una serie de elementos coparticipados que los acercan más de lo conveniente, en especial en el plano gráfico.

Advierto, en ese sentido, que no es habitual el uso de la asociación silábica Oxa como raíz, y aquellos vocablos comienzan con esa radical idéntica. La tercera sílaba de ambas marcas está formada por la vocal "i" (li-dis). Y las terminaciones son casi iguales (ten-tin). Tiénese, en consecuencia, identidad de raíces y casi identidad de terminaciones (Oxa y ten-tin) y la coparticipación de la vocal "i" en la tercera sílaba, lo que significa que prácticamente siete elementos no presentan diferencias perceptibles (oxa-i-te/tin). A lo que es menester sumar que dichos siete elementos están ubicados de la misma forma en los conjuntos, hallándose incluidos en la marca pedida seis letras de las nueve que constituyen el signo oponente.

Las semejanzas apuntadas crean, observando el enfoque de estrictez que es apropiado en la especie, una situación de reflexiva duda en orden a la confundibilidad de los signos, la cual debe ser resuelta prefiriendo la marca registrada, conforme con lo antes dicho.

También, desde el punto de vista de la confundibilidad, corresponde -en mi opinión- revocar el fallo apelado y disponer el rechazo de la demanda.

Doy mi voto en tal sentido, debiendo la actora cargar con las costas de ambas instancias (art. 68 párr. 1º CPCCN., que se atiene al criterio objetivo de la derrota).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 párr. 1º CPCCN.).

Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.- Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se encuentra vacante (art. 109  RJN.)