SUMARIOS. Clase 5 del nomenclador
Por Patricia B. Barbado JA 2003 –II- 35
I.
PAUTAS PARA LA COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS
II.
ELEMENTOS DEL SIGNO DE USO COMÚN EN LA CLASE
III.
PREFERENCIA DE LA MARCA REGISTRADA
IV.
MARCAS DE PRODUCTOS QUE SE APLICAN A DIFERENTES DESTINOS
V.
MARCAS DISTINGUIBLES
VI.
MARCAS CONFUNDIBLES
1 - En algunos supuestos, el conflicto
desarrollado en signos de la clase 5 puede no exigir -por la finalidad de los fármacos
y su relativa inocuidad- la aplicación de un criterio riguroso, y es así que
se ha sostenido que, en este ámbito del nomenclador, débese seguir un criterio
circunstancial, y ello no es reprochable, sino que procura atender a un criterio
realista y no a una mera confrontación abstracta o teórica de los signos
(conf. Fallos 237:299).
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1998 - Mundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
2 - No es correcto suponer que se amparan negligencias en la utilización de los
fármacos por no acudir al criterio estricto de evaluación de confundibilidad
de las marcas para su registro, toda vez que ello supone cierto grado de
subestimación en la responsabilidad que les compete a los profesionales de la
farmacología (únicos autorizados al expendio de remedios bajo receta) para la
individualización del remedio y de los facultados para disponer las órdenes de
venta y suministro o aplicación, los médicos, y ello no sólo en el aspecto
puramente técnico, sino también en las distinciones que efectúa sobre el
particular estado psico-físico que pudiera tener en el momento de la venta del
producto.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 23/5/2000 - Abbott Laboratories v. Roemmers S.A.I.C.F.).
3 - Como ambas marcas figuran en la misma clase y se refieren
concretamente a productos medicinales, el cotejo debe ser particularmente
severo. Corresponde mitigar el rigor en el cotejo cuando el conflicto se
desenvuelve con relación a productos medicinales. Se sabe que el expendio de
medicamentos en las farmacias está frecuentemente en manos de dependientes que
son simples empleados sin título habilitante, por lo cual no cabe presumir la
existencia de dos controles profesionales, el del médico y el del farmacéutico,
aun en el caso de medicamentos recetados; por otra parte, el peligro de que se
produzcan efectos nocivos en caso de confusión aumenta considerablemente cuando
se trata de productos medicinales, por lo cual cabe extremar el rigor al
efectuarse el cotejo entre dos marcas.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 30/12/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Gerardo Ramón & Cía. S.A.). JA 1998-IV-265.
4 - El fármaco identificado con la marca Fosfonik está destinado a una afección
que, sin él, podría exigir el sometimiento del paciente a una intervención
quirúrgica; resulta conveniente practicar la comparación marcaria con el rigor
que impone dicha circunstancia, tal como ha sido resuelto por esta sala en
situaciones de cierta analogía.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 10/3/1998 - Sheik Corporation S.A. v. Finadiet S.A.C.I.F.).
5 - Cuando se cotejan marcas de la clase 5, no corresponde ceñirse a
pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las
particularidades de cada caso.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 5/9/1996 - Pharmitec S.A. v. Baliarda S.A.)
6 - Por tratarse de marcas que habrán de ser utilizadas en la clase 5, para
cubrir especialidades medicinales aplicables a la salud humana, el cotejo no se
debe realizar con un criterio amplio, sobre todo si se tiene en cuenta que no
está demostrado que tanto el producto que protege el registro de la demandada o
bien el que intentaría identificar la actora se encuentren sujetos a un control
particular para su venta en las farmacias.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 11/3/1997 - Syncro Argentina S.A.Q.I.C.I.F. v. Bristol Myers Squibb
Company).
7 - La diferencia entre el régimen de venta bajo receta archivada y la
venta bajo receta ha sido considerada, en diversos precedentes, como un elemento
de peso; sin embargo, cuando se está en presencia de marcas confundibles la
incidencia del requisito de la receta archivada no es decisiva porque, en la rápida
grafía cursiva de los médicos -que suele no caracterizarse por su claridad-,
puede el empleado de la farmacia incurrir en equívocos y entregar al adquirente
un producto por otro; sin ser un elemento de juicio desdeñable (y de real
importancia en ciertos casos), la exigencia reglamentaria no es, de suyo, un
factor trascendente en todos los conflictos. Su mayor o menor proyección
dependerá de los rasgos de las marcas enfrentadas.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 17/7/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v. Alet
Laboratorio S.A.C.I.E.).
8 - Como la concurrencia marcaria pretendida puede producir confusión en cuanto
al origen de los artículos, justifica vedar el registro solicitado; solución a
la que también habríase de llegar en el supuesto de que se considerara que la
conclusión precedente se presta a reflexiva duda, conforme a la doctrina
jurisprudencial sostenida pacíficamente, desde antiguo, por los tribunales del
fuero.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/9/1997 - Molinos Río de la Plata S.A.
v. Cristina, Luis A.).
9 - Esta Cámara ha decidido en numerosas oportunidades conflictos marcarios de
signos solicitados en la clase 5 y en todos ellos ha optado por aplicar pautas más
o menos severas según la índole y empleo de los medicamentos, según la
libertad con la que pueden ser comercializados, atendiendo en este caso muy
especialmente al interés del público consumidor, en la medida en que está en
juego un valor superior como es la salud.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 7/12/1998 - Bristol Myers Squibb Company v. Schwabe S.A.C.I.).
10 - No es razón bastante para justificar la laxitud en el cotejo la
circunstancia de que los fármacos lleven en sus envases el nombre del
laboratorio del que provienen, desde que es un hecho de experiencia -al alcance
de todos- que la mayoría de los consumidores no se fija en nombres comerciales
o societarios que cumplen un papel de segundo orden, máxime cuando se trata de
laboratorios extranjeros con designaciones difíciles de recordar: pueden ser
nombrados numerosos remedios de cierta difusión y cualquiera podría comprobar
que por lo común se ignora quién los fabrica o distribuye.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 11/4/2001 - The Wellcome Foundation Limited v. Laboratorios Armstrong
S.A.C.I.F.).
11 - En materia del cotejo de las marcas hay que tener presente que los
consumidores no han de reconocer los productos por la naturaleza física de las
drogas que los componen o el color de los envases o el nombre del laboratorio
que los produce, sino principalmente por las marcas que los identifican.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 11/4/2001 - The Wellcome Foundation Limited v. Laboratorios Armstrong
S.A.C.I.F.).
12 - No es motivo para mitigar el rigor en el cotejo el hecho de que los
signos estén relacionados con específicos de composición y finalidad terapéutica
diferente, ya que este extremo no margina las posibilidades de errores cuando
las marcas presentan notas comunes. Y es que los pacientes no habrán de
reconocer las medicinas por la naturaleza de las drogas que las componen sino
por las marcas que las identifican.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/6/2000 - Craver S.A.C. e I. v. Roussel
Uclaf).
13 - Exigir con adecuada severidad -según las dolencias de que se trate y los
efectos de los específicos- que las marcas de la clase 5 sean de fácil
distinción comporta un criterio razonable, adecuado a las circunstancias de
nuestras gentes diseminadas en ciudades, pueblos, villorrios y zonas rurales,
con muy distintos niveles de instrucción y con escasos o nulos conocimientos de
los productos medicinales, que son millares, de sus composiciones farmacéuticas,
de sus designaciones marcarias.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 28/6/2000 - Craver S.A.C. e I. v. Roussel
Uclaf).
14 - En la comparación de marcas de medicamentos (clase 5) no corresponde
emplear ni el criterio benévolo que antiguamente prevalecía en la
jurisprudencia de la Cámara ni un criterio riguroso, sino el ordinario que se
aplica en la generalidad de los casos.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 13/7/1999 - Procter & Gamble Interaméricas
Inc. v. Laboratorios Duncan S.C.A.).
15 - Si se pondera que la marca Ivomec tiene una considerable antigüedad y es
objeto de una explotación significativa como sustancia antiparasitaria de uso
veterinario, como también que el signo requerido sería empleado para
distinguir antiparasitarios en general en veterinaria, la aplicación de un
criterio dotado de cierta rigurosidad aparece como el más apropiado a las
circunstancias que especifican el caso; ello así, aun cuando el ámbito
cubierto por el signo Ivomec sea limitado: 1º) porque Avometic, obraría en una
esfera similar; y 2º) porque aun cuando así no fuera exactamente, ambas marcas
individualizarían productos que se expenden en los mismos negocios y tienen
finalidad terapéutica de dolencias de animales, de manera que la limitación de
la marca oponente (Ivomec) no forma óbice para que la protesta -de ser fundada-
proyecte sus efectos sobre todos los productos veterinarios.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/4/2001 - Laboratorios König S.A. v.
Merial L.L.C.).
16 - En materia de marcas correspondientes a productos farmacéuticos,
corresponde aplicar un criterio circunstancial, que estará influido por la
mayor o menor gravedad de la ingestión de los productos a los cuales se
aplican, de la confusión que pueda operarse entre ellos, del contrato que
exista para su expendio, etc. De allí que en algunos supuestos corresponderá
actuar con criterio benévolo, en tanto que otros casos exigirán la aplicación
de criterios normales o aun rigurosos. En definitiva, como en todas las hipótesis
de conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se
ambienta la contienda o "las circunstancias adjetivas de la causa",
sin que quepa limitar la decisión a un desnudo cotejo de los signos; empero, no
ha de perderse de vista que la ley 22362 impone como requisito para admitir su
registro que las marcas sean claramente distinguibles (art. 3 incs. a y b) y que
esta exigencia adquiere especial importancia cuando se trata de productos
medicinales vinculados con afecciones que pueden interesar la salud del
consumidor.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 26/8/1999 - Rhone Poulenc Rorer S.A. v.
Laboratorios Bagó S.A.).
17 - El producto que distingue la demandada con la marca Elpi es de venta bajo
receta archivada; esto tiene incuestionable trascendencia para aventar la más
remota eventualidad de un equívoco, desde que, por las sanciones que lleva su
incumplimiento, los boticarios muy dificilmente expendan un producto de tales
características sin la presentación de la indicación médica por escrito.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 28/6/2000 - Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I.
v. Laboratorios Elea S.A.C.I.F.A.).
18 - La consonante k, letra inicial de la marca oponente (Kalter), no es de uso
común en castellano, y por eso la jurisprudencia le ha asignado particular
fuerza distintiva. Podrá ser cierto, aunque no está probado en autos, que la k
integra muchas marcas medicinales, pero esto no significa que tenga uso
difundido en nuestra lengua, toda vez que lo más probable es que la gente no
conozca todos los fármacos que coparticipan de la mencionada consonante, de
donde se sigue, con relación al conflicto en examen, que la marca de la
demandada tiene un ingrediente poco usual y esto le confiere un rasgo peculiar,
ausente en el signo protestado.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 15/12/1998 - Syncro Argentina S.A. v. Dr. Willmar Schwabe Gmbh &
Co.).
19 - De la lista del INPI. surge que
existen varias marcas registradas con al partícula "oxa", que aunque
pertenezcan la mayoría al mismo titular (la aquí demandada), ello no basta
para otorgarle exclusividad en el uso de tal partícula en una clase
determinada. La raíz oxa es de uso común en la clase 5 y no es susceptible de
monopolización, y las llamadas "familias marcarias" no se encuentran
amparadas por nuestra legislación, habiéndose desestimado un tratamiento
especial para tales casos. Y ello es así, pues la circunstancia de que un
titular vaya incrementando el número de registros con un elemento de uso común
en una clase determinada no puede luego jugar en su favor para que otro
interesado de buena fe se vea impedido de utilizar dicha partícula en un signo
cuyos restantes elementos lo distingan suficientemente. Así, numerosos fallos
de este tribunal, al referirse a marcas que contienen un elemento común, han
declarado que su posibilidad de coexistencia va a depender de la incorporación
de otros con aptitud para asignar al conjunto creado carácter suficientemente
diferencial respecto de los demás.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 7/7/1998 - Laboratorios Rontag S.A. v.
Pharmitec S.A.).
20 - Si bien la marca de la actora "Oxaplat" posee la raíz común
oxa, su desinencia contiene caracteres diferenciales suficientes para impedir la
proximidad de los signos enfrentados. También es cierto que la marca actora está
limitada a distinguir productos citostáticos, por lo que se encuentra dirigida
a un público en especial, con venta bajo receta archivada, por lo que se aleja
aún más la posibilidad de confusión entre los signos en conflicto.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 7/7/1998 - Laboratorios Rontag S.A. v.
Pharmitec S.A.).
21 - Si bien es cierto que la demandada no puede pretender monopolizar la raíz
estro -que es de uso común en la clase 5-, también lo es que la actora no
anadió a su marca un elemento distintivo que aleje el riesgo de confusión, y
ello es así, porque está hoy en día suficientemente divulgado que el vocablo
"gel", en el ramo de los productos medicinales y de tocador, se
utiliza corrientemente para designar una forma particular de presentación de
aquéllos, consistente en una suerte de jalea; por lo tanto, hallándose la
marca Oestro registrada para cubrir la totalidad de la clase 5, es inaceptable
que su titular pueda verse coartado en su derecho de elaborar y vender un específico
medicinal bajo la forma de "gel" porque para recetarlo o adquirirlo
habría que utilizar voces que prácticamente lo harían confundible con la
marca cuya inscripción se pide, y que la actora pueda adquirir cualquier tipo
de monopolio de una denominación que identifica de manera necesaria una forma
de presentación del producto (art. 2 inc. c ley 22362); como es suficiente para
rechazar la solicitud de registro que la posibilidad de confusión se presente
con uno solo de los signos de la oponente, es fundada la oposición formulada
por la demandada al registro de la marca Estrogel.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 16/7/1998 - Gador S.A. v. Laboratorios
Rontag S.A.).
22 - El hecho de que las desinencias idol, dol, adol, odol, etc. sean de uso común,
en la clase poco y nada aportan al conflicto, porque acá no está en juego una
desinencia de esa especie, sino la identidad de las terminaciones opidol, y
acerca de éstas no hay el más mínimo elemento que indique que comportan
elementos de uso común en la clase 5.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1998 - Kundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
23 - Al no otorgar privilegio alguno, el titular de una marca integrada con un
elemento de uso común (raíz o terminación) no está facultado para oponerse a
la inclusión de él en otras marcas y no puede, por tanto, fundar en esa sola
circunstancia (coparticipación del elemento común) la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se le estaría otorgando un improcedente
monopolio sobre una raíz o desinencia de uso libre. El elemento de uso común
-en el caso, la raíz fosfo- pierde relevancia a efectos del cotejo, bien que
subsiste la exigencia de que los ingredientes no comunes den lugar a signos
inconfundibles.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 10/3/1998 - Sheik Corporation S.A. v. Finadiet S.A.C.I.F.).
24 - El signo que se forma con un elemento de uso común, al par que
disfruta del poder que le da su contenido evocativo, es aquejado por cierta
debilidad marcaria pues, como contrapartida, se ve obligado a tolerar otras
marcas que lo incluyan y que habrán de tener con aquél la necesaria semejanza
del ingrediente común coparticipado.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª - Finadiet S.A.C.I.F.).
25 - La partícula o raíz wil resulta lo suficientemente vigorosa para llevar a
confusión al público consumidor de que se trata de mercadería cuya
procedencia de elaboración es común, pudiéndose pensar que se trata de
variedades de un mismo fabricante. La sola posibilidad cierta de crear confusión
en cuanto a su verdadero origen, o bien acerca del efectivo producto de la
mercadería de que se trata, resulta suficiente para repeler su registro por
quien se encuentra protegido por la titularidad en el país del radical
principal que conforma la denominación de marras dentro del registro clase 5.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 15/4/1997 - Mertens S.A. v. Bernardo Cía.
S.A.C.I.I.F. y A.).
26 - Quien conforma su marca con un ingrediente de uso común está obligado a
tolerar que otros también lo empleen, particularmente cuando ese elemento tiene
carácter evocativo. El problema se traslada, entonces, a meritar la fuerza
diferenciadora de las raíces, que son -por lo general, no siempre- la porción
de la marca que suele tener mayor importancia por ser la de más fácil
memorización. Y un alto valor para decidir esta clase de conflictos es la
impresión que provoca su aprehensión fresca, espontánea, prerreflexiva.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/4/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Gerardo Ramón & Cía. S.A.).
27 - Ninguna importancia tiene el hecho de que la raíz bio sea también de uso
común en la clase 5, porque no se trata aquí de confrontar dos marcas que
coparticipen de ella, sino de comparar dos conjuntos -con desinencias de uso
generalizado- que comienzan con las raíces bio y bago. Y es la semejanza o
desemejanza de éstas, y no la mayor o menor difusión de bio en la clase 5, lo
que interesa para definir el concreto conflicto suscitado.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 14/8/1998 - Société des Produits Nestlé
S.A. v. Laboratorios Bagó S.A.).
28 - Siendo una partícula de uso común, el hecho de su empleo en una parte de
la marca -en conjunto de marcas- no autoriza su monopolio, no porque la familia
marcaria no merezca protección, sino porque quien forma tal "familia
marcaria" con un ingrediente de uso generalizado sabe los riesgos a que se
expone, esto es, a que no pueda monopolizar la partícula por el hecho de usarla
como raíz, como no podría tener privilegio excluyente porque fuera empleada
por un laboratorio en sus desinencias.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 29/11/2000 - Cargos S.R.L. v. Pharmitec
S.A.).
29 - Supuesta la confundibilidad, grave
podría ser el efecto que provocaría en una persona necesitada de Halopidol
(neuroléptico, antimaníaco, alucinolítico y antidelirante) si, en lugar de
dicho fármaco, se le suministrara un simple "analgésico opiáceo"
como el se pretende distinguir con el signo opidol. De allí que, en este caso
concreto, el cotejo marcario debe ser efectuado con estrictez, inclinando la
solución del caso ante cualquier situación de duda en favor de la marca
registrada, acentuando en cierto modo el principio general de que en tales
supuestos, débese preferirla a la mera solicitud, en tanto mera expectativa.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1998 - Mundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
30 - La materia de autos lleva a un cotejo particularmente exigido por tres
circunstancias: 1) se trata de dos combinaciones de elementos comunes; 2) dentro
de la clase 5; 3) sin la presencia de elementos diferenciadores; y si a ello se
agrega la preferencia que se reconoce a las marcas ya registradas, la marca
pretensora se ha tornado sumamente débil.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 7/9/2000 - Glao Group Limited v. Fujisana Pharmaceutical Co. Ltd.).
31 - La antigüedad de la marca y la significativa magnitud de su empleo
justifican acentuar su protección, con el objeto de desalentar acercamientos
indebidos; por ello, y porque el conflicto se desenvuelve con relación a
productos de la clase 5, la confrontación de las marcas debe ser realizada con
severidad.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/11/2000 - Laboratorios Rontag S.A. v.
Laboratorios Andómaco S.A.I.C.I.).
32 - Toda vez que las semejanzas crean, observando el enfoque de estrictez que
es apropiado en la especie, una situación de reflexiva duda en orden a la
confundibilidad de los signos, ésta debe ser resuelta prefiriendo la marca
registrada.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 29/11/2000 - Cargos S.R.L. v. Pharmitec
S.A.).
33 - Debe darse preferencia al derecho adquirido con el registro de la marca en
la clase 5 por sobre la solicitud de inscripción presentada por la actora, que
sólo constituye un derecho en expectativa.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 1/3/2001 - Arnet Pharmaceutical Corp. v.
Aceitera General Deheza S.A.I.C.A.).
34 - Que la limitación ofrecida por la
actora aleja todo riesgo, puesto que los productos protegidos por las marcas
enfrentadas se aplican a enfermedades diferentes, y no puede decidirse la litis
sobre la base de suponer que el profesional de la salud vaya a confundirlos al
extender la receta en la prescripción de una dolencia referida a las vías
respiratorias por un fármaco destinado a tratar las afecciones neurológicas.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 2/6/1998 - Biofarma Société Anonyme v.
Laboratorios Bagó S.A.).
35 - La marca Factoral está destinada a "medicamentación para el aparato
digestivo", en tanto que Bactioral se halla indicado como "gotas de
uso odontológico". Trátase, pues, de ámbitos notoriamente distintos, por
lo que las posibilidades de confusión se diluyen, máxime si se considera que
por lo común en la receta de tales fármacos intervienen profesionales del
artes de curar; ello, sin negar que el titular de una marca limitada en una
clase puede oponerse al registro de otra en la misma clase para productos
distintos, justifica mitigar el rigor en la comparación marcaria atendiendo a
un criterio realista y no a una confrontación meramente teórica o abstracta,
desentendida de los intereses en juego.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/7/1998 - Laboratorios Casasco S.A.I. y
C. v. BYK Liprandi S.A.C. e I.).
36 - Los productos protegidos por las marcas enfrentadas se aplican a
enfermedades diferentes (el de la actora es antiinflamatorio y el de la
accionada antihipertensivo), lo cual aleja aun la posibilidad de confusión. Se
expenden bajo receta extendida por un profesional médico, que de ninguna manera
podría confundir la prescripción de un antihipertensivo, con un
antiinflamatorio.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 3ª, 12/5/1998 - Abbott Laboratories v. Roemmers S.A.I.C.F.).
37 - Se debe admitir la coexistencia de los signos, teniendo en cuenta la
índole de los productos medicinales a que se refieren ambas marcas -un antivirósico
indicado para el tratamiento del herpes zóster, en un caso, y una vacuna
triple, en el otro-, que la marca solicitada por la actora ya está aprobada
bajo la forma de comprimidos, mientras que el título de la demandada sólo
puede ser aplicado a un producto inyectable; y que la marca de la actora ya es
objeto de comercialización.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 23/3/1999 - The Wellcome Foundation Ltd. v. Dupomar S.A.C.I.F.).
38 - Si conceptualmente ambas marcas se diferencian al aludir a productos
distintos, una a la droga interferón y otra a la hormona progesterona, aun tratándose
de productos medicinales (lo que obliga a extremar el rigor), no se advierte el
peligro de confusión entre ambos signos en conflicto como para prohibir su
coexistencia.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 30/3/1999 - Instituto Sidus S.A. v. Roussel
Uclaf S.A.).
39 - La palabra compuesta cuyo registro propone el actor designa, por un lado,
al producto mismo -aspirina- y, por otro, lo adjetiva por medio del prefijo
multi, que no hace más que girar sobre la misma idea, manteniendo una estrecha
y necesaria relación con el producto, al apuntar a su naturaleza o a su
cualidad. La marca solicitada describe y designa al producto que intenta
distinguir y no es una mera evocación de él, pues se debe distinguir entre las
marcas designativas del producto o indicativas de algunas de sus características
o cualidades, cuyo registro está prohibido, de aquellas otras que sólo
despiertan una mera evocación o sugerencia, cuyo registro es permitido.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 29/12/1998 - Fernández, Carlos A. v. Bayer
Aktiengesellschaft).
40 - Toda vez que la demandada ha creado los productos de la marca Pulsar con la
función de antiemético, gastrocinético, activador de la movilidad
gastrointestinal y que la función de ambos medicamentos es sustancialmente
diferente, aun tratándose de productos medicinales, no se advierte el peligro
de confusión entre ambos signos en conflicto, como para prohibir su
coexistencia.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 5/4/2001 - Boehringer Ingelheim KG v.
Dexter S.A.I. y C.).
41 - Deducida la inconfundibilidad de los signos en cuestión, se impone
resaltar que la limitación aleja aún más todo riesgo de confusión, puesto
que los productos que designan las marcas enfrentadas tienen diferente destino.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 14/3/2000 - Bayer AG v. Torres Moreno,
Adolfo).
42 - La coexistencia real en el mercado de dos marcas de la clase 5 para
productos diferentes pero que responden a idéntica denominación suscitaría,
cuando menos, confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia
de los artículos. La ley 22362 persigue vedar tanto la confusión directa como
la indirecta, variantes igualmente indeseables. Por lo demás, la argüida
coexistencia registral carece de peso definitorio de la cuestión, porque más
allá de la conducta de las partes -que tiene incidencia, en todo caso, para
cohibir la concurrencia marcaria-, lo que está fundamentalmente en juego es el
interés del público consumidor en no ser llamado a engaño en cuanto al
producto que adquiere.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/5/2000 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Spenco Medical Corporation).
43 - Si bien la marca de la demandada está registrada para todos los productos
medicinales de la clase 5, su uso se ha limitado a distinguir productos
antigripales, analgésicos, anticongestivos, en particular, bajo la forma de
caramelos; y aun cuando su venta no aparezca sujeta a controles rigurosos, lo
cierto es que su destino terapéutico es notoriamente diferente de la
especialidad para la que es solicitada la marca de la actora (productos para el
tratamiento de afecciones cardiovasculares y del sistema nervioso central), en
la que no se debe descartar que exista un mínimo y eficaz control en su
expendio, que puede provenir tanto de la intervención del médico que receta el
medicamento como de la farmacia que verifica su destino y aplicación.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 20/4/1999 - Gador S.A. v. Elvetium S.A.).
44 - Biovita y Bagovit son de fácil
diferenciación, y lo propio ocurre entre Biovita y Bagovit A Flex y entre
Biovita y Bagovital; las raíces son tan claramente distinguibles (bio-bago) que
absorben, en la totalidad, el signo, el parecido emergente de la terminación de
uso común (de prácticamente nulo valor marcario y, además, insusceptible de
monopolio). Y, siendo ello así, las marcas solicitadas -nominal y nominal con
diseño- poseen suficiente capacidad distintiva extrínseca e intrínseca (conf.
causa 1790 del 18/3/1983), por lo que la oposición a su registro carece de
sustento razonable.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 14/8/1998 - Société des Produits Nestlé
S.A. v. Laboratorios Bagó S.A.).
45 - Pregna y Eva aportan a los respectivos conjuntos una clara individualidad
que disipa cualquier confusión. A las diferencias gráficas y fonéticas se le
suma la distinta evocación, y si a todo ello se añade que la desinencia test
es común en la clase 5 -de modo que nadie puede pretender un monopolio para su
utilización-, corresponde admitir el registro de la marca.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 14/7/1998 - Gador S.A. v. Boehringer
Mannheim Argentina S.A.).
46 - Se percibe, en forma espontánea, que las terminaciones son claramente
distinguibles y poseen fuerza bastante para conformar dos conjuntos
relativamente originales o novedosos; fosfomik y fosfomar, el marcariamente débil
apócope fosfo recibe el contagio diferenciador de las porciones disímiles
-sobre las que recae el acento prosódico-, que absorben en la totalidad de los
signos el parecido incomputable derivado de la raíz de uso común.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 10/3/1998 - Sheik Corporation S.A. v. Finadiet S.A.C.I.F.).
47 - Las desinencias del caso son zyme y xi. Enfocadas desde el punto de
vista gráfico, son fácilmente distinguibles, y las dos poseen incoincidentes
letras de uso poco frecuente en nuestro idioma: zy y x. La aprehensión visual
de ambas terminaciones pone inmediatamente de resalto que no hay, entre ellas,
un solo elemento en común, y asociadas a la raíz pulmo, la forma escrita
-inclusive meritando la a veces difícil letra manuscrita de los médicos-
permite concluir en que Pulmozyme y Pulmoxi pueden coexistir sin mengua de los
fines esenciales de la Ley de Marcas, esto es, la tutela del público consumidor
y el amparo de sanas prácticas comerciales.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/4/1998 - Genentech Incorporated v.
Laboratorios Bagó S.A.).
48 - Aun cuando pueda acontecer que en el hablar corriente pueda decirse que la
expresión AZT ha pasado al uso común (lo cual no se probó), ello no impide
que desde la óptica del derecho marcario constituya una expresión de fantasía,
debiéndose tener en cuenta, además, que no es un signo evocativo, ni designa
ni describe característica alguna de la Zidovudine, en los términos que exige
el art. 2 inc. a ley 22362 para cohibir el registro. Reúne también las
condiciones de novedad relativa y especialidad que exige la ley, toda vez que,
además de no acreditarse que hubiera pasado al uso común al tiempo de la
solicitud, no es indicativa del producto.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 21/4/1998 - The Wellcome Foundation Limited
v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial).
49 - Leutrol no se confunde con Lotrial, puesto que a pesar de que posean cuatro
letras en común, ni las raíces (leu y lo) ni las desinencias (tro y trial) son
coincidentes. Pese a lo forzado de la división efectuada por la oponente, el
hecho de que dos palabras compartan -en parte- las mismas letras en igual
cantidad, particularidad que recibe el nombre de anagrama, no implica -de por sí-
que sean confundibles. Así es que, silábicamente, los signos se enfrentarían
de la siguiente manera: Leu trol Lo trial, y surge en claro que ninguna de las sílabas
coinciden, resultando también diferentes desde el punto de vista gráfico y fonético.
Sin perjuicio de lo expuesto, es principio incontrovertido que las marcas deben
cotejarse en su conjunto, sin someterlas a caprichosas desmembraciones.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 3ª, 12/5/1998 - Abbot Laboratories v. Roemmers S.A.I.C.F.).
50 - Las palabras bactibac y optivac no son confundibles pues los
elementos coparticipados -no obstante su extensión- pierden influencia
aproximativa al integrarse con las raíces, de manera que los conjuntos como
totalidades impresionan como claramente distinguibles, en una aprehensión
prerreflexiva de ellos -que, como se sabe, tiene alto valor en la materia-, y
tal sensación de disimilitud es corroborada en un examen detallado de los
signos.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 25/2/1994 - Syncro Argentina S.A.Q.I.C.I.F.
v. Dr. Lazar y Cía. S.A.Q.I.).
51 - Acudiendo al criterio circunstancial, la distinción gráfica y fonética
de cada conjunto entre pneumorel y neurocel excluye la posibilidad de un estado
de incertidumbre confusionista.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 2/6/1998 - Biofarma Société Anonyme v.
Laboratorios Bagó S.A.).
52 - El hecho de que los productos que distinguen estén relacionados con la
función del calcio en el cuerpo humano carece de trascendencia, porque por su
peculiaridad distintiva los signos pueden coexistir pacíficamente, aun en ese
reducido campo de la medicina o de la farmacología.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/4/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Gerardo Ramón & Cía. S.A.I.C.).
53 - Analizados los conjuntos multi nutrition y nutrison, cabe concluir que los
vocablos multi (ubicado como primer vocablo) y "... tion" (agregado a
la partícula común) atribuyen al primero la característica diferenciadora
exigida en el sistema marcario, no pudiéndose suponer confusión alguna en el público
consumidor. Por todo lo expuesto, en síntesis, la necesaria distinción que
debe existir entre las marcas de los productos o servicios para distinguir unos
de otros (base del sistema marcario, y muchas veces esencial como factor de
elección del consumidor) no se ve comprometida en el sub iudice para el rubro
en cuestión.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 12/6/1997 - Asofarma S.A.I.C. v. N.V.
Nutricia).
54 - Son numerosas las marcas registradas en la clase 5 que comienzan con la raíz
psi, de modo que ello proyecta en el ramo medicinal un elemento característico
difundido, lo que viene a ratificar la conclusión de que tanto por su sentido
ideológico (o evocativo) como por su radical psi, el signo que se pretende
registrar (Psique) posee distancia suficiente del que se le opone (Rique),
extremo que autoriza a sostener que la coexistencia de dichas marcas no habrá
de traer consecuencias disvaliosas para el público consumidor; y menos las
tendrá, si cabe, en el supuesto de que la actora limite su solicitud a la
individualización de un producto medicinal para el sistema nervioso, como lo
propuso a la contraparte en las tratativas extrajudiciales.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 20/11/1997 - Syncro Argentina
S.A.Q.I.C.I.F. v. Alet Laboratorios S.A.I.C.I.E.).
55 - No es un óbice para la coexistencia de las marcas en pugna el hecho de que
se trata de un conflicto en la clase 5, que distingue medicamentos, pues tal
circunstancia, vinculada con el especial cuidado que se debe poner en la tutela
del público consumidor de esos productos, podría gravitar si los signos
tuvieran un parecido susceptible de provocar confusión, lo que no sucede.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 25/8/1998 - ICN Farmacéutica S.A. de CV v.
Laboratorios Elea S.A.).
56 - Los conjuntos no pertenecen al idioma castellano y pueden considerarse
mudos al intelecto humano en cuanto nada significan: Kalter y Alter Optimum. De
manera que, al carecer de contenido conceptual, no se da un supuesto de
confundibilidad ideológica.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 15/12/1998 - Syncro Argentina S.A. v. Dr. Willmar Schwabe GMBH &
Co.).
57 - No se advierte riesgo razonable de confusión entre los signos
enfrentados, pues la desinencia tine es de uso común en la clase 5, pero las raíces
-de ambos vocablos, de importancia predominante en la comparación-: ana y azo
se diferencian suficientemente desde los puntos de vista gráfico y auditivo,
por la participación no corriente de la "z". Y si bien Anatine es una
denominación de pura fantasía, no puede despreciarse cierto carácter
evocativo que posee Azotine, que proviene de la reminiscencia de azote o azotar.
Y aunque la oponente decidiera fabricar un producto medicinal dirigido a
combatir el mismo mal, la exigencia de la "receta archivada" -a la que
la jurisprudencia del tribunal le ha asignado siempre especial importancia en
casos de duda-, así como la gravedad de la enfermedad, son factores decisivos
para impedir el riesgo de confusión entre las marcas.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 13/7/2000 - Elvetium S.A. v. Laboratorios
Rontag S.A.).
58 - Se advierten en los signos que se enfrentan en la clase 5 (Elitec y E-tec
1000) suficientes elementos diferenciadores como para que ambos puedan coexistir
en la clase. Ante todo, desde el punto de vista gráfico, cabe observar: a) la
presencia de una k en la marca de la actora, a la que se opone una c, en la
marca demandada; y b) la existencia del guión en la marca demandada, ausente en
la marca de la actora. Estos elementos no inciden en el aspecto fonético, desde
luego, pero sí -indudablemente- en el gráfico. La sílaba li en la marca de la
actora es otro elemento disímil entre los signos en conflicto y proyecta
influencia en los aspectos gráfico y fonético (ideológicamente ambas marcas
son de fantasía), pero el elemento diferenciador decisivo está dado por el número
1000, incorporado a la marca de la demandada.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 9/11/2000 - Synthelabo v. Rafus S.A.).
59 - La partícula zol es -gráfica y fonéticamente- muy distinta de for y de
ful, y, en especial, las letras z y f no se pronuncian de una manera idéntica,
por lo cual no son confundibles los signos zol y for o ful.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 29/3/2001 - Synthelabo v. Química
Montpellier S.A.).
60 - Desde el ángulo perceptivo del público consumidor, en una aprehensión
fresca y espontánea de las voces en pugna -practicada en forma sucesiva y no
simultánea y sin incurrir en artificiales desmembraciones-, la impresión
recibida es de desemejanza, aun cuando nótase sin esfuerzo que existen varias
letras coparticipadas, mas estas últimas, ubicadas en sus respectivos
conjuntos, dan como fruto dos vocablos que son claramente distinguibles (art. 3
incs. a y b ley 22362), porque la estructuración en una distinta cantidad de sílabas,
la fuerte proyección que tiene la desinencia san (ausente en Sancor) y la
diferente acentuación comportan elementos que permiten una fácil captación de
la singularidad de cada signo. Sarcosan y Sancor, por el efecto de los
ingredientes distintos que poseen, conforman dos expresiones peculiares, y la
diferencia se hace más clara, en este concreto caso, porque el vocablo Sancor
constituye una marca de renombre y su difusión contribuirá razonablemente a
aventar todo peligro de equívocos o confusiones.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 23/3/2000 - New Pharma S.A. v. Sancor
Cooperativas Unidas Limitada).
61 - En el plano gráfico y fonético, las desinencias vac y gam, si bien
comparten una de sus letras, resultan distinguibles en tanto la grafía y el
sonido de sus elementos no comunes son claramente distintos, por lo que poseen
fuerza bastante para conformar dos conjuntos relativamente novedosos. En relación
con el plano ideológico y educativo, la partícula vac de la oponente se
presenta francamente evocativa de "vacuna", mientras que la desinencia
gam de la solicitante carece de influencia en este aspecto. Y, en definitiva, no
puede prescindirse de que la marca oponente "Bovivac" está aplicada
para distinguir, justamente, una vacuna contra carbunclo sintomático, mancha y
gangrena bovinos, lo que no hace sino confirmar esta evocación.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 14/3/2000 - Bayer AG v. Torres Moreno,
Adolfo).
62 - Efectuado el acercamiento prerreflexivo a las marcas enfrentadas (en forma
sucesiva, aunque aquí se suscriben una al lado de la otra: Avometic e Ivomec),
la sensación obtenida fue de visible desemejanza, fruto de la percepción
inmediata de las diferencias que presentan tanto las raíces como las
desinencias, la distinta extensión de los vocablos y su disímil acentuación
prosódica. En un análisis pormenorizado de las voces de fantasía Avometic -
Ivomec, la apuntada sensación de disimilitud -observando un criterio de
severidad en el cotejo- se ve confirmada; aparece como consecuencia natural de
la distinta estructura de las palabras, la que tiene mayor peso que el que
proyectan los ingredientes coparticipados.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/4/2001 - Laboratorios König S.A. v.
Merial L.L.C.).
63 - Tratándose de productos medicinales, es apropiado aplicar un criterio
riguroso en el cotejo; se impone concluir en que las marcas Halopidol y Opidol,
en la clase 5, presentan una coparticipación de ingredientes que suscita un
serio acercamiento entre ellas, que es adecuado cohibir en protección del público
consumidor; protección que es uno de los objetivos esenciales de la ley que
rige la materia, según lo declaró la Corte Suprema en los precedentes antes
recordados (conf. Fallos 272:290; 279:150, entre muchos otros).
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1992 - Mundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
64 - El hecho de que Opidol esté íntegramente contenido en la otra marca es
razón bastante para suscitar la similitud confusionista, porque los signos
enfrentados presentan identidad de las seis últimas letras, dispuestas en
exacto modo, siendo su elemento diferenciador las tres letras iniciales de
Halopidol (Hal). La raíz suele tener por lo general mayor peso distintivo por
ser el elemento de más fácil memorización; pero esta regla no es absoluta y
cede cuando la desinencia absorbe la atención por su peculiaridad o por su
mayor extensión u otras circunstancias (vgr., conformación original, sentido
evocativo, etc.). Y, en el caso concreto, la identidad de las seis últimas
letras Opidol contagia, en quien percibe los conjuntos como tales, sin
artificiales desmembraciones, una indudable sensación de semejanza, un
parentesco incuestionable entre ambos vocablos, que no alcanza a ser enervado
por la partícula inicial hal de Halopidol. En tales condiciones, es fácil
advertir que pesan más las semejanzas que las diferencias (identidad de seis
letras, en igual disposición y con acentuación similar), cabiendo recordar que
es regla de oro la que, en estos conflictos, manda estar más a las similitudes
que a los rasgos no comunes, porque de aquéllas, y no de éstos, habrán de
nacer los parecidos y las posibilidades de confusión.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1998 - Mundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
65 - Se trata de comparar los signos Neoespas y Borospas, respecto de los cuales
la terminación es idéntica, y no se ha mostrado que sea común en la clase. Si
bien la raíz varía, esto no constituye un elemento decisivo, puesto que no varía
tanto; las dos vocales de ambas raíces son idénticas y se encuentran colocadas
en el mismo orden; gráfica y fonéticamente la impresión es de
confundibilidad, y en cuanto al aspecto ideológico, sólo se presenta la
posibilidades de considerar a ambos signos como de fantasía, sin asignarles
ningún significado. Este aspecto no contribuye a atenuar la confundibilidad.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 8/10/1996 - Sheik Corporation S.A. v. Boehringer Ingelheim KG).
66 - Las marcas en pugna ("Dilotex" y "Domitex")
presentan una configuración peculiar que no se presta, en términos de
razonabilidad, a posibilidades de confusión.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 19/12/1996 - Phamitec S.A. v. Laboratorios
Casasco S.A.).
67 - La subida semejanza entre los signos en pugna desdibuja la importancia que
la actora pretende atribuir al compromiso que asumiera -aplicar la marca
solicitada para distinguir un producto destinado a ser vendido exclusivamente a
laboratorios y no al público en general-, o a la circunstancia de que, por la
propia naturaleza de dicho producto, sólo podrán ser vendidos a laboratorios,
pues inclusive éstos podrán caer en confusiones en cuanto al origen de los
productos, a raíz del mencionado parecido. Confusión que no será la de
comprar un producto por otro, que puede no presentarse en el caso de ser éstos
diferentes, sino la de creer que ambos productos diferentes tienen un origen común
o, al menos, un control de calidad común.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/2/1994 - Pfeifer y Langer v. Roemmers
S.A.I.C.F.).
68 - Los signos Giarlam - Giardil, considerados en su totalidad, son
confundibles especialmente en el aspecto gráfico. La raíz tiene aquí una
importancia decisiva, y las letras finales (en ambos casos, tres) de las marcas
de conflicto no logran disipar la confundibilidad. Fonéticamente, giar resulta
decisiva en el cotejo, con las letras finales ocupando únicamente un papel
secundario, donde coinciden en la utilización de una de las tres. Ideológicamente,
si las marcas evocan la giardiasis, la evocarían en grados diferentes,
resultado Giardil más evocativa que Giarlam, y sólo para un especialista en
este tipo de enfermedad. Pero para el público consumidor esa evocación no
existe, y ambas marcas deben considerarse de fantasía; y con respecto a la
coexistencia de ambas marcas en el pasado, sólo se trato de una coexistencia
registral -y no de hecho-, por lo que no cabe asignarle ninguna relevancia.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 11/12/1997 - Laboratorios Andrómaco
S.A.I.C.I. v. Laboratorios Phoenix S.A.C.I. y F.).
69 - Si bien la partícula cilin es de uso común en la clase, esto no autoriza
eliminarla del cotejo. Comparando Acticilin con Atecilina, siete de las nueve
letras que las componen son iguales y dispuestas en el mismo orden; además, las
partículas ate y acti son muy parecidas y tampoco confiere carácter
diferenciador la letra "a" final de una de ellas. Desde el punto de
vista gráfico y fonético, las dos marcas no presentan diferencias suficientes
para evitar la confundibilidad. Las terminaciones cilin y, con mayor razón,
cilina evocan claramente antibióticos (son innumerables los antibióticos,
desde "penicilina" hasta "trifacilina", que contienen esta
termianción).
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 30/12/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Gerardo Ramón & Cía. S.A.).
70 - Las marcas "Tacride" y "Thalcide" son confundibles,
tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, y como se trata de
medicamentos, es especialmente importante evitar el peligro de confusión.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 27/8/1996 - Laboratorio Raffo S.A. v.
Argentia S.A.C.I.F.I.).
71 - En un acercamiento prerreflexivo nótase, de inmediato, que las marcas
presentan una acentuada semejanza porque cáptase espontáneamente la comunidad
de elementos que poseen los signos: la identidad de sus cinco primeras letras,
colocadas en igual disposición (Floxi). Al examinar con atención mayor a las
marcas Floxide y Floxil se percibe que, sobre un total de siete y seis letras
que las conforman, tienen en común nada menos que cinco, ubicadas al comienzo
de las palabras (que es la parte que, por lo general, es de más fácil
memorización) y dispuestas de idéntico modo, incluyendo la consonante, y que
es de escaso empleo en nuestra lengua. Esa identidad de las cinco primeras
letras juega un rol de particular importancia, tanto por el lugar que ocupan
como porque ambas veces carecen de contenido ideológico o conceptual, que hace
resaltar rasgos y sonidos.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 3/3/1998 - Química Montpellier S.A. v.
Johnson & Johnson).
72 - La marca Cilobiol no cumple suficientemente con su función diferenciadora,
en virtud de que si bien la partícula bio o biol puede resultar de uso
generalizado en la clase 5, la partícula cilo no posee la suficiente
peculiaridad como para otorgar al signo características inconfundibles.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 20/5/1997 - Gador S.A. v. Instituto Biológico
Argentino S.A.I.C.).
73 - No forma óbice para la aplicación de un criterio dotado de cierta
severidad en el cotejo la circunstancia de que las marcas estén relacionadas
con productos de composición y finalidad terapéutica muy diferentes, porque
este extremo no margina la posibilidad de errores -que pueden tener una
disvaliosa incidencia sobre la salud de los consumidores- cuando las marcas en
pugna son confundibles. Y es que, como es obvio, los pacientes no habrán de
reconocer los productos por la naturaleza física de las drogas que los componen
sino por las marcas que los identifican. Ni la distinta finalidad de los
medicamentos identificados con las marcas Octanyl y Octaprin, ni la supuesta
mayor atención de los consumidores de fármacos, ni la circunstancia de que en
los envases figure el nombre del laboratorio de origen constituyen motivos
suficientes para suavizar el rigor del cotejo marcario en la clase 5. En síntesis,
en materia de productos farmacéuticos o medicinales, el principio fundamental
-que interesa a consumidores, comerciantes e industriales- es que las marcas
sean de fácil distinción; que estén dotadas de aptitud intrínseca y extrínseca
para identificar los productos y diferenciarlos de otros, extremo exigido por
una recta ordenación de la vida mercantil y, en última instancia, por razones
de bien común.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 17/7/1997 - Laboratorios Bagó S.A. v. Alet
Laboratorio S.A.C.I.E.).
74 - Respecto de la confundibilidad, si bien ambas denominaciones son de fantasía,
los vocablos son casi idénticos en lo fonético (sólo difieren en el prefijo
az y os, donde la "z" y la "s" se pronuncian sin distinción
en nuestro país) y en lo gráfico (las componen tres sílabas, coincidiendo
exactamente las dos últimas en cada una). En tales condiciones, cabe tener por
configurada la posibilidad de confusión, resultando imposible la coexistencia
de ambas marcas en la clase 5.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 18/11/1997 - Roemmers S.A. V. Chemotecnica
Sintyal).
75 - Una aprehensión prerreflexiva de los vocablos -cuya significación ideológica
se diluye en los conjuntos, puesto que es poco probable que el adquirente repare
en ella al concurrir a comprar "gotas oftalmológicas"- provoca una
sensación de semejanza indudable de los conjuntos en cuanto tales. Y esta
primera impresión general que deja en el observador la percepción sucesiva de
los signos es de particular importancia en medida no desdeñable; el parecido
viene dado por la identidad de las terminaciones (oftal) y porque ésta, por ser
de uso común en la clase, se halla desprovista de peso decisivo. Mas el hecho
de que subsista la sensación de similitud demuestra que los elementos
diferentes no satisfacen la exigencia de tener una fuerza tal que dé lugar a un
conjunto peculiar, claramente distinguible.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 22/12/1998 - Laboratorios Bagó S.A.v.
Laboratorios Poen S.A.C.I.F.E.I.).
76 - Los vocablos en cuestión son suceptibles de ser confundidos, toda vez que
no hay elementos de juicio que acrediten que el medicamento al que la marca de
la actora estaría destinado deba ser vendido bajo un cierto control. Más aún,
la experiencia indica que muchos "preparados para resfrios y tos" son
de venta libre. Tampoco nos hallamos ante la posibilidad de una coexistencia de
hecho, pues la única prueba orientada en ese sentido sólo acredita que un
medicamento antigripal es vendido en los EE.UU. En tales condiciones, la
presencia de una raíz común (con y com) y de dos letras idénticas en la
segunda sílaba (ex) confieren a los conjuntos respectivos un parecido
suficiente, capaz de generar la confusión que nuestro sistema marcario impide.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 7/12/1998 - Bristol Myers Squibb Company v. Schwabe S.A.C.I.).
77 - Toda vez que las marcas enfrentadas resultan confundibles en su
comparación gráfica y fonética, se trata de un medicamento aplicable a la
misma enfermedad y no se encuentra acreditado que para su expendio por el farmacéutico
se debe exigir una receta extendida por un profesional médico, corresponde
hacer lugar a la oposición deducida.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 7/12/1998 - Bristol Myers Squibb Company v. Schwabe S.A.C.I.).
78 - Los vocablos enfrentados presentan coincidencias estructurales que
los aproximan en exceso y que tornan prudente enervar su convivencia en el
mercado para prevenir confusiones que menoscabarían el logro de los fines de la
Ley de Marcas: la tutela de consumidor y el amparo de sanas prácticas
mercantiles. El rigor del cotejo encuentra también fundamento en el hecho de
que la marca registrada Macril distingue, en la realidad, una crema
antibacteriana y antimicótica y que el signo Nactin que pretende registrar la
actora posee similares propiedades terapéuticas.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/11/2000 - Laboratorios Rontag S.A. v.
Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.).
79 - Es razón suficiente para sustentar la protesta que los signos marcarios
posean notas aptas para suscitar una similitud confusionista, situación que
puede estimarse como razonablemente admisible, pues las palabras Mactin y Macril
se hallan desprovistas de sentido conceptual y evocativo, con lo que nada
perceptible comunican al ser humano. Trátase, en ambos casos, de voces de pura
fantasía, por lo que su aprehensión gráfica o sonora no permite al ser humano
formarse una imagen y, por el proceso de abstracción, elevarse de ella a la
idea o concepto. De allí que, siendo una grafía o una onda sonora carente de
significación, débase atender con cuidado a las semejanzas de la escritura o
de la fonética, ya que no hay posibilidad alguna de confusión en el terreno
ideológico.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/11/2000 - Laboratorios Rontag S.A. v.
Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.).
80 - Los vocablos Oxaliplatín y Oxadisten presentan -aunque no sean de parecido
acentuado- una serie de elementos coparticipados que los acercan más de lo
conveniente, en especial en el plano gráfico.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 29/11/2000 - Cargos S.R.L. v. Pharmitec
S.A.).
81 - Desde el plano gráfico, del cotejo espontáneo, circunstanciado y sin
desmembramientos artificiales, haciendo mérito del recuerdo inmediato de ambos
vocablos, se encuentran más similitudes que diferencias, existiendo una
aproximación de tal magnitud que importa admitir una efectiva confusión que
impide la convivencia. Esta similitud confusionista finca en que ambos vocablos
tienen igual número de letras y, siendo de fantasía (donde no caben reglas
fijas para la separación silábica, y perfectamente es traducible en Til-diem,
y Til-a-zem) participan de la misma raíz til y de casi idéntica desinencia em
y zem.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 1ª, 13/4/2000 - Synthelabo v. Warner Lambert Company).
82 - La apreciación prerreflexiva y sucesiva de las marcas en conflicto
produce una sensación espontánea de semejanza, que no disipa -sino al
contrario- su análisis posterior pormenorizado. En efecto, ambas comparten
desinencias prácticamente idénticas -bex - vex- (la diferencia no existe desde
el punto de vista fonético, pues en nuestro hablar corriente no se diferencian
la "b" de la "v"); las dos están integradas por igual número
de letras (seis, de las cuales coinciden cuatro, y sílabas, dos) y poseen la
misma acentuación tónica. Respecto de las raíces, su analogía también la
estimo evidente, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, y ello
hace que las marcas resulten confundibles en esos campos.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 2ª, 11/4/2001 - The Wellcome Foundation Limited v. Laboratorios Armstrong
S.A.C.I.F.).
83 - De la comparación desde el punto de vista gráfico y fonético, y
también ideológico, resulta una similitud lo suficientemente cercada como para
llevar a confusión al público consumidor entre la marca de un producto farmacéutico
(solicitada) y una droga con una acción terapéutica diferente de aquélla, lo
cual, en las circunstancias particulares de la cuestión, se debe preservar de
modo especial, por ser su registro violatorio del art. 2 inc. a ley 22362.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 28/2/2000 - Laboratorios Bagó S.A. v.
Synthelabo).
84 - En una primera aproximación espontánea y prerreflexiva de los dos signos,
dan la impresión de ser muy similares. Un análisis más detallado confirma
esta impresión; en efecto, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico,
la similitud es muy grande: igual cantidad de letras (siete de las nueve letras
idénticas y puestas en igual orden), igual cantidad de sílabas (tres),
distribuidas de la misma manera; la sílaba del medio es idéntica en ambos
conjuntos (fun), la primera y la última son muy parecidas (pro y per, dol y
gol). Todos estos factores hacen que los dos signos sean claramente
confundibles; teniendo en cuenta, además, que en el plano ideológico las dos
palabras son nombres de fantasía, pues carecen de contenido conceptual, el
resultado es claro: la semejanza entre los signos es tal que puede llevar fácilmente
a la confusión y, por lo tanto, los dos no pueden coexistir.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 17/2/2000 - Dr. Lazar y Cía. S.A. Química
e Industrial v. Química Montpellier S.A.).
85 - Aun cuando el cotejo no se apartara del que es habitual en la materia e
inclusive fuese atenuado, las marcas Diclogesic y Dolgesic (ambas de la misma
clase y con propósitos analgésicos) presentan tal cantidad de elementos
coparticipados que el fruto de su percepción fresca o espontánea -que es de
alto valor en esta clase de contiendas- provoca una sensación de semejanza
acentuada; circunstancia ésta que, naturalmente, torna prudente cohibir su
concurrencia en el mercado. Se advierte, sin esfuerzo de atención, que las ocho
letras que componen la marca oponente Dolgesic se hallan incluidas en el signo
que se pretende registrar: Diclogesic.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 2/3/2000 - TRB Pharma S.A. v. Laboratorios
Rontag S.A.).
86 - La diferencia en las partículas iniciales -al margen de su proyección
gramatical, gráfica y fonética- no es ponderable desde el punto de vista ideológico,
porque es de buen sentido, o de sentido común, que quien va a adquirir un
psicotrópico antimaníaco-alucinolítico-antidelirante (como el Halopidol) no
va a pensar que dice con relación -por sus sílabas iniciales Halo- a un círculo
de luz difusa en torno a un cuerpo luminoso. Y no es así, quien concurre a una
farmacia a comprar Halopidol sólo piensa que va a adquirir una especialidad
medicinal, sin incidencia conceptual perceptible, para su ingesta por una
persona -familiar o amigo- que atraviesa una difícil situación psíquica que
no permite, en términos de razonabilidad, andar percibiendo si en el nombre del
indispensable fármaco una de sus partículas alude a un círculo de luz difusa
de ciertos cuerpos luminosos. Halopidol dice al comprador, que sabe lo que
adquiere, simplemente el nombre de una droga específica para ciertos estados
alucinógenos o delirantes, propios de un serio desequilibrio psíquico. Luego,
es claro que el campo conceptual o ideológico no juega, en la especie, proyección
distintiva alguna.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 13/8/1998 - Mundipharma AG v. Janssen
Pharmaceutica NV).
87 - Las marcas Angiografina y Angiofilina son nombres de fantasía carentes de
contenido conceptual (esto lo admiten ambas partes), pero tanto en el plano gráfico
como en el fonético las semejanzas son tan grandes que el peligro de confusión
es real.
(C. Nac. Civ. y Com. Fed.,
sala 3ª, 6/5/1999 - Laboratorios Fabra S.R.L. v. Schering Aktiengesellschaft).
