1.1 La
búsqueda de antecedentes debe ser esencialmente de alta calidad y completa. No
obstante, debe comprenderse que en una búsqueda de este tipo, no siempre puede
obtenerse 100% de efectividad, debido a factores como las imperfecciones
inevitables de cualquier sistema de clasificación y su implementación, no
pudiendo dicha efectividad justificarse económicamente si el costo debe ser
mantenido dentro de límites razonables. En consecuencia, el examinador debe
organizar su esfuerzo y utilizar su tiempo de modo de reducir a un mínimo la
posibilidad de fracaso en encontrar documentos del arte previo relevantes,
tales como documentos que anticipen completamente el objeto de cualquier
reivindicación.
1.2 Esto
significa que el examinador debe, en principio, consultar todos los documentos
en las unidades de la clasificación pertinentes de los archivos de búsqueda,
independientemente de su idioma o antigüedad, o del tipo de documento. No
obstante, el examinador debe, por razones de economía, ejercitar su juicio,
basado en su conocimiento de la tecnología en cuestión y de la documentación
involucrada, para omitir secciones de la documentación en que la probabilidad
de hallazgo de cualquier documento pertinente a la búsqueda sea despreciable,
por ejemplo documentos que caen dentro de un periodo que precede al momento en
que la tecnología en cuestión empezó a desarrollarse. De igual modo, el
examinador debe consultar a un solo documento de una familia de patentes, a
menos que tenga buenas razones para suponer que, en algún caso particular,
haya diferencias sustanciales en el contenido de documentos diferentes de la
misma familia.
1.3 La
búsqueda se lleva a cabo sobre la base de los archivos de búsqueda que pueden
contener material relevante para la invención. Debe cubrir primero todos los
campos técnicos directamente pertinentes, y puede entonces extenderse a campos
análogos, pero la necesidad de esto debe ser juzgada por el examinador en cada
caso individual, teniendo en cuenta el resultado de la búsqueda en los campos
iniciales.
1.4 La
pregunta de que campos dentro del arte previo pueden, en un caso dado, ser
considerados como análogos, tiene que ser considerada a la luz de lo que
parece ser la contribución técnica esencial de la invención y no sólo las
funciones específicas indicadas expresamente en la solicitud.
1.5 La
decisión de extender la búsqueda a campos no mencionados en la solicitud debe
quedar a juicio del examinador, el que no debe ponerse en el lugar del
inventor y debe intentar imaginar todos los tipos de aplicaciones posibles de
la invención. El principio a tener en cuenta para determinar la extensión de
la búsqueda a campos análogos debe ser la probabilidad que una objeción
razonable por falta de actividad inventiva pudiera establecerse sobre la base
de lo que probablemente sea encontrado por la búsqueda en estos campos.
1.6 Por
razones de economía, a los efectos de acelerar los trámites, y en virtud de
los actuales márgenes de armonización internacional que se trata de obtener en
la materia mediante el respeto de los derechos de la Propiedad Industrial
emergentes de la aplicación de los Tratados Internacionales, el examinador
podrá hacer uso de los documentos de búsqueda emitidos por oficinas
extranjeras, en la medida que:
a) Dichas
Oficinas cuenten con amplios fondos documentales para búsqueda de
antecedentes.
b) La ANP
cuente con la publicación de la búsqueda de antecedentes a nivel internacional
realizada en otro país.
Eventualmente, en caso que dichas Oficinas realicen exámenes de fondo con
criterios semejantes a los de la ANP, y los mismos estuvieran accesibles, el
examinador podrá evaluar su utilización. Asimismo, dicha documentación también
podrá ser presentada a criterio del titular de la solicitud, para ser tenida
en cuenta por el examinador al momento de realizar el examen de fondo, o bien,
requerida por el examinador conforme al art. 27 LP.
En forma
similar al punto anterior, el examinador podrá evaluar la utilización de
patentes equivalentes concedidas en el extranjero por estas Oficinas..
En todo
momento el examinador deberá completar la búsqueda con los antecedentes que
puedan surgir del fondo documental nacional que comprende la documentación
indicada en el art. 27 II a) RLP. El conjunto de documentos que resulten de la
búsqueda de antecedentes serán calificados con el correspondiente grado de
relevancia y citados por el examinador en el examen de fondo correspondiente.
2.1 La
búsqueda debe hacerse sobre la base de la invención definida por las
reivindicaciones, tal como se las interpreta considerando la descripción y
dibujos (si los hubiera), desde el momento en que las mismas determinan el
alcance de la protección que será conferida por la patente al ser concedida (art.
11 LP).
2.2 La
búsqueda debe por un lado, no estar restringida a la redacción literal de las
reivindicaciones, pero por otro lado, no debe ampliarse de modo de incluir
todo lo que podría ser derivado por una persona experimentada en el arte de
una consideración de la descripción y dibujos. El objetivo de la búsqueda es
encontrar documentos pertenecientes al arte previo a los efectos de evaluar la
novedad y la actividad inventiva. La búsqueda debe dirigirse a lo que aparenta
ser los características esenciales de la invención. Está claro que la
naturaleza de una invención puede cambiar a medida que la búsqueda avanza, y
por consiguiente a menudo el problema técnico objetivo que subyace a la
invención también puede cambiar.
2.3 Como
consecuencia de lo expuesto, la búsqueda debe incluir todo objeto que
generalmente se reconoce como equivalente al objeto reivindicado en la
invención para todas o algunas de sus características, aunque la invención,
tal como se la describe en la solicitud sea diferente. Por ejemplo, si la
reivindicación especifica una abrazadera de cañería que tiene una cierta
construcción, la búsqueda debe abarcar la cañería y abrazaderas similares que
probablemente tengan la construcción especificada. Igualmente, si la
reivindicación se dirige a un artículo que consiste en varias partes que son
definidas por su función y/o estructura, y la reivindicación estipula que
ciertas partes se sueldan juntas, la búsqueda también debe abarcar métodos
equivalentes de conexión como pegado o remachado, a menos que esté claro que
el soldado posee las ventajas particulares requeridas por la invención.
2.4 La
búsqueda se efectúa sobre las reivindicaciones tal como se presentaron
originalmente, o sobre el último pliego reivindicatorio presentado ya sea,
como una presentación voluntaria dentro del plazo de 90 días establecido por
el art. 19 LP, o como consecuencia del examen preliminar, siempre que cumpla
con los requerimientos del art. 19 LP.
2.5 En
principio, y en cuanto sea posible y razonable, la búsqueda debe cubrir al
objeto propuesto en las reivindicaciones o al que podría esperarse
razonablemente que sea propuesto después de haber sido enmendadas. Por
ejemplo, cuando una solicitud que se refiere a un circuito eléctrico contiene
sólo una o más reivindicaciones dirigidas a la función y modo de
funcionamiento, y la descripción y dibujos incluyen un ejemplo con un
detallado circuito de transistores no trivial, la búsqueda debe incluir este
circuito.
2.6 No se
necesita un esfuerzo de búsqueda especial para reivindicaciones amplias o
especulativas, más allá de lo que está soportado en la descripción de la
solicitud, y que es apoyado por la descripción (art. 22 LP). Por ejemplo, si
en una solicitud que describe una central telefónica automática en detalle y
las reivindicaciones se dirigen a un centro de conmutación automática de
comunicaciones, la búsqueda no debe ser extendida a centrales de telégrafo
automáticas, centros de conmutación de datos, etc., solo debido a la redacción
amplia de la reivindicación, a menos que sea probable que tal búsqueda
extendida pueda producir un documento en base al cual una objeción razonable
por falta de novedad o actividad inventiva pudiese establecerse. Igualmente,
si una reivindicación se dirige a un proceso para fabricar un "elemento de
impedancia" pero la descripción y dibujos sólo se refieren a la fabricación de
un elemento de resistencia, y no da ninguna indicación acerca de cómo otros
tipos de elemento de impedancia pudieran ser fabricados por el proceso de la
invención, normalmente no se justificaría extender la búsqueda a por ejemplo,
fabricación de condensadores. Si la reivindicación principal se refiere al
tratamiento químico de un substrato, considerando que surge de la descripción
o de todos los ejemplos que el problema a ser resuelto es solamente
dependiente del tratamiento de cuero natural, está claro que la búsqueda no
debe extenderse a los campos de plásticos, tejidos o vidrio. De igual modo, si
una solicitud se refiere en la descripción y dibujos a una cerradura con un
cilindro de seguridad, mientras que las reivindicaciones se refieren a un
dispositivo que permite la indexación de la posición angular de un primer
elemento con respecto a otros dos elementos giratorios, entonces la búsqueda
debe limitarse a las cerraduras. En casos donde la falta de divulgación o
soporte en la descripción haga imposible una búsqueda significativa sobre el
alcance total de las reivindicaciones, se deberá objetar de acuerdo a lo
establecido por el art. 22 LP.
2.7 La
búsqueda llevada a cabo en los archivos correspondientes a los códigos de la
clasificación internacional de patentes (C.P.I) para la reivindicación
principal debe incluir todas las reivindicaciones dependientes. Las
reivindicaciones dependientes deben interpretarse como limitando todas las
características de la(s) reivindicación(es) de la que ellas dependen; por
consiguiente, si el objeto propuesto por la reivindicación principal es nuevo,
el de las reivindicaciones dependientes también será nuevo. Cuando la
patentabilidad de la reivindicación principal no se cuestiona como resultado
de la búsqueda, no hay ninguna necesidad de extender la búsqueda o citar
documentos respecto al objeto propuesto por las reivindicaciones dependientes
como tales. Por ejemplo, en una solicitud que describe osciloscopios de tubo
de rayos catódicos en que la reivindicación principal se dirige a medios
específicos a lo largo del borde del frente del tubo para iluminar la
pantalla, y una reivindicación dependiente se dirige a una conexión específica
entre el frente y la parte principal del tubo, el examinador debe, buscar
medios de iluminación, y también buscar medios de conexión, combinados con la
iluminación o no. Cuando después de esta búsqueda la patentabilidad de los
medios de iluminación no se cuestiona, el examinador no debe extender su
búsqueda para los medios de conexión para buscar posteriormente archivos
específicos para estas conexiones. Si en una solicitud que trata de una
composición farmacéutica para tratar infecciones, la patentabilidad de la
reivindicación principal referida a combinaciones específicas de los
ingredientes activos no se cuestiona como resultado de la búsqueda, no hay
ninguna necesidad de continuar la búsqueda para reivindicaciones dependientes
que tratan del uso de un solvente orgánico volátil específico como portador en
la composición.
2.8 Sin
embargo, cuando la patentabilidad de la reivindicación principal se cuestiona,
puede ser necesario para evaluar la actividad inventiva de una reivindicación
dependiente, establecer si las características de la reivindicación
dependiente como tal son novedosas, buscando en una o más unidades de
clasificación adicionales. Ninguna búsqueda especial debe hacerse para
características que son triviales o generalmente conocidas en el arte; sin
embargo, si una característica generalmente conocida puede encontrarse
rápidamente en un manual u otro documento, debe citarse. Cuando la
reivindicación dependiente agrega una característica adicional (en lugar de
proporcionar más detalle de un elemento que ya figura en la reivindicación
principal), la reivindicación dependiente será considerada en combinación con
las características de la reivindicación principal y debe tratarse en
consecuencia.
2.9 Para
reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (ej. A, B y
C) la búsqueda debe dirigirse hacia la combinación; sin embargo, cuando se
busca en los códigos de la clasificación internacional para este propósito
(sección, clase, subclase, grupo, etc.), sub-combinaciones, incluso para los
elementos a escala individual (ej. AB, CA, BC y también A, B y C
separadamente) debe buscarse al mismo tiempo en esas unidades. Una búsqueda en
unidades de clasificación adicionales o para sub-combinaciones o para
elementos individuales de la combinación, sólo debe realizarse si esto todavía
es necesario para establecer la novedad del elemento o para evaluar la
actividad inventiva de la combinación.
2.10 Cuando
la solicitud contiene reivindicaciones de categorías diferentes, todas éstas
deben ser incluidas en la búsqueda. Sin embargo, si una reivindicación de
producto parece ser nueva y claramente no obvia, el examinador no debe hacer
ningún esfuerzo especial para buscar antecedentes que ataquen las
reivindicaciones por la fabricación o uso del producto. Cuando la solicitud
contiene sólo reivindicaciones de una categoría, puede ser aconsejable incluir
otras categorías en la búsqueda. Generalmente, por ejemplo, excepto cuando la
solicitud contiene indicaciones en contrario, el examinador puede asumir que
en una reivindicación dirigida a un proceso químico, los productos de partida
forman parte del estado del arte y no necesitan ser buscados; los productos
intermediarios sólo se buscan cuando ellos forman el objeto de una o más
reivindicaciones; pero los productos finales siempre tendrán que ser buscados,
excepto cuando ellos son evidentemente conocidos.
2.11
También, cuando las reivindicaciones de la solicitud no abarcan sólo una
invención, ni un grupo de invenciones vinculadas de modo de formar un único
concepto inventivo general, se emitirá un informe de aclaraciones previas
indicando tal situación. Una vez dividida la solicitud, se efectuará la
búsqueda correspondiente para los objetos reivindicados en las solicitudes
divisionales (ver C, VI, 8).
2.12 En
ciertas circunstancias puede ser deseable extender el objeto propuesto de la
búsqueda para incluir "los antecedentes tecnológicos" de la invención. Esto
incluiría:
Þ
el preámbulo de la primera
reivindicación, es decir la parte que precede la expresión del tipo
"caracterizado por";
Þ
el arte previo que el solicitante
describe como conocido en la introducción de la descripción de la solicitud
pero no es identificado por citas específicas y
Þ
el antecedente tecnológico general
de la invención (a menudo llamado "arte previo").
