Art. 4 LP.
Art. 6 LP y
RLP.
Art. 7 LP.
“Se
considerará INVENCION a toda creación humana que permita transformar materia o
energía para su aprovechamiento por el hombre".
Asimismo, una invención será patentable si cumple con los tres
requisitos establecidos por el art. 4 LP, es decir:
a) la invención debe ser “nueva”
b) la invención debe demostrar “actividad inventiva“
c) la invención debe ser “susceptible de aplicación
industrial”
El examinador deberá verificar
dos circunstancias adicionales, a saber:
(i) La invención deberá ser tal que pueda ser llevada a cabo o
reproducida por una persona versada en la materia (luego de ser instruida por
la solicitud) (art. 12(b)(3) RLP).
(ii) La invención deberá ser de “carácter técnico”, en la
medida en que debe estar incluida dentro del campo técnico al cual pertenece (art.
12(b) LP), debe referirse a un problema técnico, y debe tener características
técnicas en términos de los cuales el objeto por el cual se solicita protección
pueda ser definido en las reivindicaciones (art. 22 RLP).
Aunque la Ley no requiere explícita o implícitamente que una
invención para ser patentable deba acarrear algún progreso técnico o incluso
algún efecto útil, de existir efectos ventajosos respecto al arte previo, éstos
deberán ser indicados en la descripción (art. 12 b) 3)) RLP. Esta indicación se
sustenta en que dichos efectos son frecuentemente importantes en la
determinación de la actividad inventiva.
2.1 Introducción
En la consideración de si el objeto propuesto por una solicitud
es patentable de acuerdo al art. 4 LP, el examinador deberá tener en cuenta dos
cuestiones principales.
·
Primero, cualquier exclusión de
patentabilidad bajo el art. 6 LP y RLP y art. 7 LP se aplicará sólo hasta donde
la solicitud se refiere al objeto expresamente excluido.
·
Segundo, el examinador no deberá tener
en cuenta la forma o clase de reivindicación, sino concentrarse en su contenido
de modo de identificar la contribución real que el objeto reivindicado agrega al
arte previo, considerado en su conjunto. Si esta contribución no es de
carácter técnico, no habrá invención.
Por ejemplo, si la reivindicación es por un artículo
manufacturado conocido que tiene un diseño pintado o cierta información escrita
en su superficie, la contribución al arte es meramente una creación estética o
presentación de la información. Similarmente, si un programa de computación es
reivindicado en la forma de un registro físico como por ej.: una cinta magnética
o disco, la contribución al arte sigue siendo solo un programa de computación.
Si, por el contrario, un programa de computación en combinación con una
computadora da como resultado que la computadora funcione de modo diferente
desde un punto de vista técnico, la combinación podrá ser patentable.
También debe tenerse en cuenta que la prueba básica de la
existencia de una invención de acuerdo a los términos del art. 4 a) LP, debe
separarse de que el objeto propuesto sea novedoso, demuestre actividad
inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.
Consecuentemente, el examinador, a los efectos de estudiar la
solicitud deberá evaluar en forma separada, que el invento no se encuentre
contemplado como excluido o exceptuado por los art. 6 y art. 7 LP y RLP y que
cumpla con los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 incisos b),
c), d) y e) LP.
Los ítems contemplados en el art. 6 LP y 6 RLP serán tratados a
continuación y secuencialmente, con ejemplos para clarificar la diferencia entre
lo que se considera una invención y lo que no lo es.
2.1.1.
Los descubrimientos, las teorías
científicas y los métodos matemáticos;
Los productos existentes en la
naturaleza en cuanto se refieran a hallazgos de materia, son descubrimientos y
como tales no se consideran invenciones.
Los productos existentes en la
naturaleza no pueden patentarse por el hecho de haber sido aislados o
presentados en forma purificada y caracterizados convenientemente, ya que en
dichos casos no existe invención.
Si una persona encuentra una nueva
propiedad de un artículo o material conocido, esto es simplemente un
descubrimiento, y no será patentable. Sin embargo, si una persona aplica esta
propiedad en un uso práctico, ha hecho una invención que podrá ser patentable.
Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido (cierto tipo de
madera) es capaz de soportar un shock mecánico no sería patentable, pero un
durmiente de ferrocarril hecho con tal material podría ser patentable. Encontrar
una sustancia tal como se encuentra en la naturaleza sería un mero
descubrimiento y en consecuencia no sería patentable. Sin embargo, si para la
obtención de dicha sustancia se desarrolla un proceso, este proceso podría ser
patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de una secuencia nucleotídica que
codifica determinada proteína, no será susceptible de protección ya que
constituye un descubrimiento y en consecuencia no se considera invención en el
sentido del art. 4 LP.
Las teorías científicas son una forma más generalizada de
descubrimientos y por lo tanto se les aplican los mismos principios. Por
ejemplo, la teoría física de los semiconductores no será patentable. Sin
embargo, nuevos dispositivos semiconductores, y procedimientos para fabricarlos
podrán ser patentables.
Los métodos matemáticos constituyen un ejemplo particular del
principio que establece que los métodos intelectuales o de pura abstracción no
son patentables. Por ejemplo, un método abreviado de división no será
patentable, pero una máquina de calcular construida para operar de acuerdo con
él será perfectamente patentable. Un método matemático para el diseño de filtros
eléctricos no será patentable; no obstante, filtros diseñados de acuerdo a éste
método podrán ser patentables, desde el momento que poseen una característica
técnica novedosa por la que una reivindicación de producto puede ser efectuada.
2.1.2
Las
obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las
obras científicas;
a-Creaciones estéticas
Una creación estética se refiere por definición a un artículo
(por ejemplo pintura o escultura) con características distintas a las técnicas,
y cuya apreciación es esencialmente subjetiva. Sin embargo, si el artículo
también posee características técnicas, podrá ser patentable, una banda de
rodamiento es un ejemplo de esto. El efecto estético por sí mismo no es
patentable, ni en una reivindicación de producto ni en una de procedimiento. Por
ejemplo un libro caracterizado por el efecto estético o artístico de su
información, o la presentación de su cubierta, no será patentable, y tampoco lo
sería una pintura caracterizada por el efecto estético que presenta, o por el
arreglo de colores, o por el estilo artístico (impresionista, etc.). No
obstante, si por medio de una estructura técnica u otros medios técnicos se
obtiene un efecto estético, aunque el propio efecto estético no es patentable,
los medios para obtenerlo pueden serlo. Por ejemplo un tejido, puede ser
provisto de una apariencia atractiva por medio de una estructura de capas no
usada previamente para este propósito, en cuyo caso, un tejido que incorpora tal
estructura podrá ser patentable. Similarmente, un libro caracterizado por un
aspecto técnico de la encuadernación o empastado del lomo, podrá ser
patentable, aunque el efecto de eso sea solamente estético, lo mismo ocurre con
una pintura caracterizada por el tipo de tela, o por los tintes o enmarcado
utilizados. También un procedimiento para producir una creación estética puede
comprender una innovación técnica y así ser patentable. Por ejemplo, un diamante
puede tener una forma particularmente atractiva (que por sí misma no es
patentable) producida por un proceso técnico nuevo que sí puede ser patentable.
Asimismo, una nueva técnica de impresión de un libro que produce una
presentación particular con efecto estético, podrá ser patentable, junto con el
libro como producto de ese proceso. También, una sustancia o composición
caracterizada por ciertas técnicas que sirven para producir un efecto especial,
por ejemplo mantener o acentuar un olor o sabor por un periodo prolongado, podrá
ser perfectamente patentable.
2.1.3
Los planes, reglas y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades
económico-comerciales, así como los programas de computación.
Éstos son otros ejemplos de actividades de carácter intelectual
o abstracto. En particular, un método para aprender un idioma, un método para
resolver palabras cruzadas, un juego (como una entidad abstracta definida por
sus reglas) o un esquema para organizar una actividad comercial no será
patentable. Sin embargo, un nuevo aparato para jugar un juego o llevar a cabo un
esquema podrá ser patentable.
Una operación de procesamiento de datos puede ser implementada
ya sea por medio de un programa de computación o por medio de circuitos
especiales, y la elección puede no tener nada que ver con el concepto inventivo
sino estar determinada por factores puramente económicos o prácticos. Con esto
en mente, el examen en esta área deberá estar guiado por las siguientes
consideraciones:
Un programa de computación reivindicado como tal o como un
registro en un portador de grabación, no será patentable independientemente de
su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga
en una computadora conocida. Sin embargo, si el objeto reivindicado aporta una
contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no deberá ser denegada
por el solo hecho que un programa de computación interviene en su
implementación. Esto significa, por ejemplo, que máquinas controladas por
programas, manufactura controlada por programas o procedimientos de control
deberán ser considerados como materia patentable. Se desprende también que si el
objeto reivindicado abarca solamente un programa de trabajo de control interno
de una computadora conocida, el objeto propuesto podrá ser patentable si provee
un efecto técnico. Como ejemplo consideremos el caso de un sistema de
procesamiento de datos conocidos con una pequeña memoria de trabajo rápida y
otra memoria de trabajo más grande pero lenta. Supongamos que las dos memorias
están organizadas bajo un programa de control, de modo que un procedimiento que
necesite mayor espacio de direccionamiento que la capacidad de la memoria de
trabajo rápida podrá ser ejecutado básicamente a la misma velocidad como si los
datos del procedimiento se hubiesen cargado enteramente en esa memoria rápida.
El efecto del programa en extender virtualmente la memoria de trabajo es de
carácter técnico y podrá por lo tanto ser patentable.
Cualquier forma de presentación de la información caracterizada
únicamente por el contenido de la información no es patentable. Esto se aplica
ya sea cuando se reivindica la presentación de la información “per se”
(como la información registrada en un portador de información) o a
procedimientos y aparatos para la presentación de la información (por ejemplo
indicadores o grabadores caracterizados solamente por la información indicada o
registrada). Sin embargo, si la presentación de la información tiene
características técnicas novedosas, podrá haber materia patentable en el
portador de información o en el procedimiento o aparato que presenta la
información. El arreglo o forma de presentación, independientemente del
contenido de la información, podrá constituir característica técnica patentable.
Ejemplos en donde tal característica técnica se puede presentar son: un aparato
telegráfico o un sistema de comunicaciones caracterizado por el uso de un código
particular para representar los caracteres (por ejemplo modulación por código de
pulsos); un instrumento de medida diseñado para producir una forma gráfica
particular para representar la información medida, un disco fonográfico
caracterizado por un surco particular para permitir una grabación estéreo; o una
diapositiva con una banda de sonido al costado de ella.
2.1.5
Los métodos de tratamiento
quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los
relativos a animales;
(Ver punto 4)
La
yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su
combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que
las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para
obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
Aunque el art.
6 LP no considera invenciones a la yuxtaposición de medios conocidos,
deberá tenerse en cuenta que el análisis de la patentabilidad de este tipo de
invenciones está supeditado a la evaluación de la actividad inventiva. (ver
punto 9 ).
2.1.7
Toda
clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
A
los efectos de analizar los arts. 6 LP y RLP, se considerarán las definiciones
suministradas en el Anexo VIII de las presentes Directrices.
2.1.7.1 Toda la
materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza no son invenciones
a los efectos de la LP.
La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza
aún purificadas, aisladas y/o caracterizadas son descubrimientos y en
consecuencia no son patentables.
2.1.7.2 No se considerará invenciones a las plantas, los
animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o
producción (obtención).
De esta manera
están excluídos de la protección por no ser invenciones, en virtud del artículo
6 g) de LP y RLP (ver 3.1):
a)
Las plantas, sus partes y componentes
que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen
las especies y variedades vegetales.
b)
Los animales y sus partes que puedan
conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen especies y
razas animales.
c)
Los procedimientos esencialmente
biológicos para reproducción o producción (obtención) de plantas o animales.
(ver 2.1.7.5).
2.1.7.3 Las
variedades vegetales no son patentables y son protegibles por un sistema
“sui generis” que es el sistema de derecho de obtentor previsto en la Ley N°
20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y el Convenio UPOV, Acta 78
aprobado por Ley N° 24.376.
2.1.7.4 A los efectos de las presentes directrices se considera
a la célula como la menor unidad de materia viva.
2.1.7.5 Respecto al punto 2.1.7.2 c) se entiende por procedimientos
esencialmente biológicos a la serie de fases que concluyen con la obtención o
reproducción de plantas o animales que se cumplen fundamentalmente o en grado
importante por acción de fenómenos propios y existentes en la naturaleza.
Así, para determinar si un
procedimientos para la producción o reproducción de plantas o animales es
esencialmente biológico se evaluará el aspecto técnico del proceso. Si la
intervención técnica del hombre juega un rol importante en la determinación del
resultado o si su influencia es decisiva, entonces el proceso se considerará que
tiene una naturaleza técnica y por lo tanto será patentable (ver punto
2.1.7.1).
2.1.7.6 Bajo este concepto, los procedimiento clásicos de cría o mejoramiento no
serán patentables. Por ejemplo, un método de cruce o procreación selectiva que
consiste en cruzar caballos con ciertas características, lo cual involucra la
selección, sería esencialmente biológico y por consiguiente no patentable. En
contraste, los métodos basados en ingeniería genética (Ejemplo la producción de
una planta transgénica), donde la intervención técnica es significativa, podrán
ser patentables.
2.1.7.7 Una reivindicación de un
procedimiento para la producción (obtención) o reproducción de una planta,
no se excluirá a priori de patentabilidad porque el producto resultante
constituya o pueda constituir una planta. Es posible patentar procedimientos
biotecnólogicos que conduzcan a la creación de plantas transgénicas si los
mismos cumplen con los requisitos de patentabilidad.
2.1.7.8 La exclusión del art. 6 RLP, no
se aplica a procedimientos microbiológicos.
El término “procedimiento
microbiológicos” abarca a los procesos industriales que utilizan, se aplican
a, o resultan en microorganismos (Ejemplo: ingeniería genética).
Estos
procedimientos serán patentables, aún cuando el microorganismo utilizado, el
producto resultante o ambos estén ya patentados, siempre que los mencionados
procesos cumplan con los requisitos establecidos en el art. 4 LP y no estén
comprendidos dentro de las exclusiones contempladas por los arts. 6 y 7 LP y
RLP.
2.1.7.9 Por otro lado, reivindicaciones
de producto para plantas o animales no serán permitidas aún cuando los
mismos sean producidos por medio de un procedimiento microbiológico. Las
exclusiones a la patentabilidad contempladas en el art. 6 RLP, se aplica a las
plantas y a los animales independientemente de la manera en que se producen. Por
ejemplo, se excluirán de la patentabilidad a las plantas y a los animales que
contienen genes introducidos a través de la tecnología del ADN recombinante.
2.1.7.10 Los
microorganismos aislados de la naturaleza son considerados descubrimientos y por
lo tanto, no son susceptibles de protección por la vía de las patentes; sin
embargo, los microorganismos modificados respecto de su estado natural son
susceptibles de patentabilidad conforme el artículo 27, 3, b) del ADPIC, siempre
que cumplan con los requisitos de patentabilidad.
2.1.7.11 Otras
clasificaciones de materia viva, distintas de las plantas, de los animales o de
los microorganismos, tales como los hongos pluricelulares, serán patentables si
han sido modificados. (ver 2.1.7.1)
2.1.7.12 En el caso de procedimientos
microbiológicos, se deberá considerar particularmente el requisito de
repetibilidad que se indica en C, II, 3.11 y 6. En cuanto al material
biológico depositado bajo los términos del art. 20 LP y RLP, la
repetitibilidad estará asegurada por la posibilidad de la toma de muestras, y
por lo tanto no habrá ninguna necesidad de indicar otro procedimiento para la
producción del material biológico.
2.1.7.13 El cuerpo humano, en las varias
fases de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus
elementos, por ejemplo: una proteína, una célula en su estado natural en el
cuerpo humano, incluso la secuencia total o parcial de un gen, no pueden
constituir invenciones patentables.
Art. 7 LP
Art. 7 a) LP
3.2 El art. 7 a) establece que : “No son
patentables las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA
ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud
o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o
evitar daños graves al medio ambiente”.
3.2.1 Cualquier
invención, cuya publicación o explotación sea contraria "al orden público o
la moral” se excluirá específicamente de la patentabilidad. El propósito de
esto es excluir de protección invenciones que puedan inducir al disturbio, a
actos de desorden público, actos criminales, o propaganda discriminatoria
raciales, religiosa o similar, (también ver C, II, 7.1); ejemplos obvios de
objetos que deberán excluirse bajo este artículo son por ejemplo, carta-bombas
y minas antipersonales. Una prueba adecuada para aplicarlo es considerar si es
probable que el público considere la invención en general tan detestable que la
concesión de derechos de patentes fuese inconcebible. Si está claro que éste es
el caso, el examinador deberá elevar una objeción de acuerdo al art. 7 a) LP.
3.2.2 En algunos casos el rechazo de una
solicitud de patente puede ser injustificado. Esto puede resultar cuando la
invención tiene un uso delictivo y otro no delictivo: por ejemplo: un
procedimiento para forzar la apertura de cajas fuertes cerradas con llave, el
uso por un ladrón es delictivo pero el uso por cerrajero en un caso de
emergencia es inofensivo. En este caso no se eleva una objeción al art. 7 a) LP.
De igual forma, si una invención divulga y reivindica una máquina copiadora con
características que producen una reproducción de alta precisión que
eventualmente podría ser utilizada para falsificar billetes de curso legal
notablemente similares a los billetes genuinos, el aparato reivindicado
abarcaría un posible uso en la producción de moneda falsa que caería dentro del
art. 7 a) LP. No hay sin embargo ninguna razón para considerar la máquina
copiadora, tal como se reivindicó, como excluida si sus propiedades mejoradas
pueden ser subsecuentemente usadas para propósitos aceptables. Sin embargo, si
la solicitud contiene una referencia explícita a un uso que es contrario "al
orden público" o “la moralidad”, deberá requerirse la eliminación de
esta referencia.
3.2.3 No es competencia de la ANP tener
en cuenta los efectos económicos de la concesión de patentes en áreas
específicas de la tecnología y consecuentemente de restringir el campo de
aplicación de un objeto. La norma a aplicar para solicitar una exclusión bajo el
art. 7a) LP es si la explotación de la invención es contraria al "orden público"
o a la “moral”.
3.2.4 En el área de invenciones
biotecnológicas, la siguiente lista de excepciones a la patentabilidad bajo el
art. 7 a) LP, vinculada al concepto de "orden público" y "moral"
en este campo técnico es ilustrativa y no-exhaustiva:
(a)
Procedimientos para clonar seres humanos;
Con respecto a esta exclusión, un
procedimiento para clonar seres humanos puede definirse como cualquier
procedimiento, incluso técnicas de división embrionaria, diseñadas para crear un
ser humano con la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o
muerto.
(b)
Procedimientos para modificar la identidad genética de la línea germinal de
seres humanos;
Por ejemplo: Terapia génica germinal,
en la cual la terapia no solo incide en el individuo, sino sobre su
descendencia, pues altera o modifica su patrimonio genético.
(c) Uso de
embriones humanos para propósitos industriales o comerciales;
(d) Procesos
para modificar la identidad genética de animales que puedan causar sufrimiento
al mismo sin un beneficio médico sustancial para el hombre o para el animal.
(e) El cuerpo
humano, en las distintas etapas de su formación y desarrollo, y el simple
descubrimiento de uno de sus elementos, incluso la secuencia total o la
secuencia parcial de un gen, no podrá constituir invenciones patentables (ver
punto 2.1.7.4). Tales etapas en la formación o desarrollo del cuerpo humano
incluye las células germinales.
(f) Los
procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células
totipotenciales de seres humanos y animales.
Art 7 b) LP
3.3 El art. 7 b) LP establece que: “No
son patentables la totalidad del material biológico y genético existente en la
naturaleza o su replica, en los procesos biológicos implícitos en la
reproducción animal, vegetal, y humana, incluidos los procesos genéticos
relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones
normales y libres tal como ocurre en la naturaleza”.
3.3.1 En consecuencia no son
patentables :
 |
El material biológico y genético
existente en la naturaleza.
|
|
La replica de material biológico y
genético existente en la naturaleza.
|
|
Los procesos biológicos implícitos en la
reproducción animal, vegetal y humana.
|
|
Los procesos genéticos relativos al
material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y
libres tal como ocurre en la naturaleza.
|
|
3.3.2 El material biológico y genético
aislado no será susceptible de protección por la vía de las patentes, puesto que
constituye material existente en la naturaleza.
3.3.3 La réplica de los materiales a los
que se hace referencia en 3.3.1, también queda excluida de la patentabilidad.
3.3.4 Serán patentables los
microorganismos siempre que hubieran sido modificados.
Art. 4 LP e) LP
4.1 Una
invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si puede
reproducirse o utilizarse en cualquier campo de la industria. Debe entenderse
"Industria" en un sentido amplio, como incluyendo cualquier actividad física de
"carácter técnico", por ejemplo: una actividad que pertenece a las artes útiles
o prácticas, a distinción de las artes estéticas; no necesariamente implica el
uso de una máquina o la fabricación de un artículo, y podría cubrir por ej. un
proceso para dispersar niebla, o un proceso para convertir energía de una forma
a otra. De modo que el art. 4 inc. e) LP excluye de patentabilidad muy pocas
invenciones que no estén ya excluidas por los arts. 6 y 7 LP y RLP. Sin embargo,
otra clase adicional de invenciones que se excluyen, son los aparatos o procesos
que aleguen operar claramente en contra de las leyes físicas establecidas, como
es el caso de una máquina de movimiento perpetuo. El examinador deberá formular
objeciones en función del art. 4 inc. e) LP sólo cuando se reivindica
específicamente esa función o propósito de la invención, pero si por ejemplo,
una máquina de movimiento perpetuo se reivindica solamente como un artículo que
tiene una particular construcción, la objeción deberá hacerse entonces en
función de claridad, de acuerdo al art. 20 LP.
Art. 6 LP inc. e) LP
Metodos de tratamiento terapéuticos el
cuerpo humano o animal
4.2 No se
considerarán como invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, a
los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia
y a los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal. Esta
disposición no se aplicará a los productos, en particular substancias o
composiciones, para el uso en cualquiera de estos métodos. Podrán ser obtenidas,
sin embargo, patentes por instrumental quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico,
o aparatos para el uso en tales métodos. También la fabricación de prótesis o
miembros artificiales, así como la toma de medidas en el cuerpo humano para tal
fin, serán patentables, de modo que un método para fabricar una prótesis dental
que involucra hacer un modelo de los dientes de un paciente en la boca no se
excluirá de patentabilidad, siempre que la prótesis dental se fabrique fuera
del cuerpo.
También podrán
obtenerse patentes por nuevos productos para el uso en estos métodos de
tratamiento o diagnóstico, particularmente composiciones o sustancias.
4.2.1 Si una
invención describe una nueva aplicación médica de un producto X para el
tratamiento de una enfermedad Y y las reivindicaciones son redactadas como una
reivindicación directa de uso "Uso del producto X para el tratamiento de la
enfermedad Y", será considerada equivalente a un "método de tratamiento
terapéutico de la enfermedad Y que emplea el producto X" y en consecuencia
quedará excluida de la protección conforme con lo establecido por el art. 6° inc
e) LP.
4.2.2 Si una
invención describe una segunda o subsiguiente aplicación médica de un producto X
(conocido en una primera aplicación médica) para el tratamiento de una
enfermedad Y, y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación del
“tipo suizo”, por ejemplo: "Uso de un producto X (conocido en una primera
aplicación médica) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de
la enfermedad Y" se considera que no cumple con el requisito de novedad exigido
por el art. 4° de la LP, debido a que la novedad del proceso que constituye la
materia de una cláusula de uso no puede derivarse de la nueva aplicación médica.
En consecuencia, siendo el producto X ya conocido en el estado de la técnica
para una primera aplicación médica, (es decir conocido su uso en la fabricación
de un medicamento), no serán admisibles reivindicaciones de este tipo por no
cumplir con los requisitos de patentabilidad.
4.2.3 Si una
invención describe una nueva aplicación médica de un producto X (conocido en una
primera aplicación médica) para el tratamiento de una enfermedad Y, y las
reivindicaciones son redactadas como reivindicaciones de procedimiento de
fabricación de un medicamento, por ejemplo: "Procedimiento para la fabricación
de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y caracterizado
porque comprende el producto X (conocido)'. será igualmente rechazada por no
cumplir con el requisito de novedad exigido por el art. 4° de la LP por las
razones citadas en el punto 4.2.2. En efecto, el proceso de fabricación que usa
la misma sustancia X, no conlleva etapas y/o parámetros operativos novedosos e
inventivos respecto del estado de la técnica. En consecuencia el proceso que se
pretende proteger "per se", no cumple con el requisito de patentabilidad debido
a que la novedad del proceso de fabricación no puede derivarse de la nueva
aplicación terapéutica del producto X ya conocido.
4.3 Si una
solicitud divulga por primera vez un número de diferentes usos
quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico de un producto nuevo, podrán
permitirse reivindicaciones que tengan por objeto dicho producto nuevo
para cada uno de los varios usos; es decir que, como regla general, no deberán
objetarse por falta de unidad de invención.
También serán
aceptables cláusulas secundarias de uso de dicho producto nuevo
en la forma "Uso del producto X para la fabricación de un medicamento para el
tratamiento terapéutico Z" en tanto y en cuanto el producto en cuestión cumpla
con los requisitos de patentabilidad.(Art. 4LP)
Lo mismo se
aplica a las reivindicaciones redactadas como: "Método para fabricar un
medicamento para el tratamiento terapéutico Z, caracterizado en que el producto
X es usado" o su equivalente.
4.3
Debe notarse que el art. 6 e) LP excluye
sólo métodos de tratamiento por cirugía o terapia y métodos de diagnóstico. Esto
significa que otros métodos de tratamiento de seres humanos o animales (vivos)
(por ejemplo: el tratamiento de una oveja para promover su crecimiento, mejorar
la calidad de su carne o aumentar el rendimiento de lana) o métodos de medida o
registro de características del cuerpo humano o animal serán patentables si
tales métodos son de carácter técnico, y no esencialmente biológico, y son
susceptibles de aplicación industrial.
La última condición
es particularmente importante en el caso de seres humanos. Por ejemplo una
solicitud con una reivindicación por un método anticonceptivo, que es aplicado
en la esfera privada y personal de un ser humano no es susceptible de aplicación
industrial. Sin embargo, una solicitud que contiene reivindicaciones dirigidas
al tratamiento puramente cosmético de un humano por administración de un
producto químico será considerada como susceptible de aplicación industrial. No
obstante lo cual, un tratamiento cosmético que involucra cirugía o terapia no
será patentable.
Un tratamiento
o método de diagnóstico, para ser excluido de patentabilidad, deberá ser llevado
a cabo en el ser humano o cuerpo animal vivo. En virtud de lo expuesto, un
tratamiento o método de diagnóstico practicado en un cadáver humano o animal, no
se excluirá de patentabilidad en virtud del art. 6 e) LP.
El tratamiento
de tejidos del cuerpo o fluidos después de que ellos han sido removidos del
cuerpo humano o cuerpo animal, o métodos de diagnóstico aplicados en esas
condiciones, no se excluirán de patentabilidad en cuanto estos tejidos o fluidos
no se devuelvan al mismo cuerpo vivo. Así el tratamiento de sangre para su
almacenamiento en bancos de sangre o diagnósticos de prueba de las muestras de
sangre no se excluirá, mientras que un tratamiento de la sangre por diálisis
cuando la sangre es devuelta al cuerpo se excluirá.
Con respecto a
métodos aplicables al ser humano o cuerpo animal vivo, deberá tenerse presente
que la intención es sólo librar de restricciones a las actividades médicas y
veterinarias no-comerciales y no industriales. La interpretación de esto deberá
evitar que las exclusiones vayan más allá de sus límites apropiados.
Sin embargo, en
contraste con los objetos mencionados en art. 6 e) LP que sólo se excluirán de
la patentabilidad si se los reivindicó como tal, una reivindicación no será
aceptable bajo dicho artículo, si incluye como mínimo una característica que
define una actividad física o acción que constituye un paso de un método para el
tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia, o un paso de un
método de diagnóstico que es ejercido en el cuerpo humano o animal vivo. En ese
caso, independientemente de que la reivindicación incluya o consista en
características dirigidas a un funcionamiento técnico realizado en un objeto
técnico es legalmente irrelevante para la aplicación de art. 6 e) LP.
El examinador
deberá tener en cuentas las siguientes consideraciones relativas a las tres
exclusiones:
Cirugía: define
la naturaleza del tratamiento en lugar de su propósito. Así, por ej. un método
de tratamiento por cirugía para propósitos cosméticos o para transferencia de un
embrión se excluye, así como el tratamiento quirúrgico para propósitos
terapéuticos.
Terapia:
implica la curación de una enfermedad o funcionamiento defectuoso del cuerpo y
cubre el tratamiento profiláctico, como ser inmunización contra una cierta
enfermedad o la remoción de placas dentales. Un método para propósitos
terapéuticos acerca del funcionamiento de un aparato asociado con un
ser humano o cuerpo animal vivo no se excluirá si ninguna relación
funcional existe entre los pasos referidos al aparato y el efecto terapéutico
del aparato en el cuerpo.
Métodos de
diagnóstico: los métodos de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o animal
vivo son excluidos por el art. 6 e) LP, independientemente que la información
obtenida proporcione o no resultados intermedios que conduzcan a la toma de una
decisión en el tratamiento necesario. Por ejemplo quedan comprendidos dentro de
estos métodos las investigaciones en radiografía, estudios en NMR, y medidas de
presión sanguínea.
4.5
Generalmente deberán considerarse métodos de prueba como invenciones
susceptibles de aplicación industrial y por consiguiente patentables si la
prueba es aplicable a la mejora o control de un producto, aparato o proceso que
sea susceptible de aplicación industrial. En particular, la utilización de
animales de prueba para propósitos de prueba en industria, tal como métodos para
probar productos industriales, (por ejemplo: para determinar la ausencia de
efectos pirogenéticos o alérgicos), o fenómenos (por ejemplo: para determinar la
polución en agua o aire) serán patentables.
4.6 Debe
notarse que "la susceptibilidad de aplicación industrial" no es un
requisito que obvie las restricciones contempladas en el art. 6 inc. c) LP, por
ejemplo: un método administrativo de control de stock no será patentable, aunque
pudiera aplicarse al almacén de repuesto de una fábrica. Por otro lado, aunque
una invención debe ser "susceptible de aplicación industrial" y la
descripción debe indicar, cuando no sea obvio, de que manera la invención es
susceptible de aplicación industrial, las reivindicaciones no necesariamente
deben estar limitadas a dicha aplicación industrial.
4.7 En general
la ANP requerirá que la descripción de una solicitud de patente deba, donde esto
no sea evidente, indicar la manera en la que la invención sea capaz de
explotarse en la industria.
Respecto a
secuencias totales y parciales de genes, este requisito general implica en forma
específica que la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un
gen debe divulgarse en la solicitud de patente. Una simple secuencia de ácido
nucleico sin indicación de una función no será una invención patentable (ver
2.1.1 a). En casos donde una secuencia o secuencia parcial de un gen es usada
para producir una proteína o parte de una proteína, será necesario especificar
qué proteína o parte de proteína se produce y qué función realiza esta proteína
o parte de proteína. Alternativamente, cuando una secuencia de nucleótidos no es
usada para producir una proteína o parte de una proteína, la función a ser
indicada sería por ejemplo: que la secuencia exhiba una cierta actividad
promotora de transcripción.
5.1.Generalidades
Conforme con el
art. 4 inc. b) LP será considerada novedosa toda invención que no esté
comprendida en el estado de la técnica.
Por estado de
la técnica el art. 4 inc. c) LP establece que: “como estado de la técnica deberá
entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos
antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la
explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o
en el extranjero”. No hay ninguna restricción acerca de la ubicación geográfica,
idioma o manera en que la información pertinente se hizo disponible al público;
tampoco se estipula ningún límite de antigüedad para los documentos u otras
fuentes de información. Sin embargo, dado que "el arte previo" que dispone el
examinador consistirá principalmente en documentos de patentes y publicaciones
de otro tipo (científica, libros de texto, etc.), esta sección trata el tema de
la disponibilidad pública, sólo con relación a la descripción escrita (ya sea
sola o en combinación con una descripción oral previa o de uso).
5.2. Una
descripción escrita, es decir un documento, deberá considerarse como puesto a
disposición del público si, en la fecha pertinente, era posible para el público
tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo de
confidencialidad que restringiese el uso o divulgación de tal conocimiento.
En el informe
de búsqueda podrán citarse documentos sobre los cuales existen dudas relativas
al hecho de haber sido puesto a disposición del público o bien respecto a su
fecha cierta de publicación. Si el solicitante argumentara fuertes razones para
dudar si el documento citado pertenece efectivamente al estado del arte en
relación con su solicitud y las investigaciones que pudieran realizarse al
respecto no conducen a una evidencia suficiente para eliminar estas dudas, el
examinador no proseguirá investigando el tema.
Otros problemas
que pueden surgir en el momento de la búsqueda de antecedentes están
relacionados con:
1-Documentos
reproducidos en una descripción oral (por ejemplo: una conferencia pública) o
información dada de un uso previo (por ejemplo: una muestra en una exhibición
pública).
2-El hecho de
que sólo la descripción oral o la conferencia fue puesta a disponibilidad del
público antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina, pero el
documento en sí mismo fue publicado después de dicha fecha.
En estos casos
el examinador partirá de la presunción que el documento da información cierta
sobre la fecha en la que tuvo lugar la conferencia, la exhibición o cualquier
otro evento previo, por lo que deberá considerar a dicho evento como
perteneciente al arte previo.
Una vez más, si
el solicitante muestra fuertes razones para dudar de la veracidad de la
información dada en el documento citado, el examinador no proseguirá
investigando el tema.
5.3 Debe
notarse que "la fecha de presentación" será reemplazada por la fecha de
prioridad en los casos que corresponda. También debe recordarse que
reivindicaciones diferentes, o diferentes alternativas reivindicadas en una
reivindicación, pueden tener diferentes fechas efectivas. La novedad deberá ser
analizada para cada reivindicación (o parte de una reivindicación cuando una
reivindicación especifica tiene varias alternativas). El arte previo respecto a
una reivindicación o una parte de una reivindicación podrá incluir materia que
puede no citarse contra otra reivindicación o parte de una reivindicación porque
la última tiene una fecha efectiva anterior.
Por supuesto
que si todos los documentos del arte previo estuvieran disponibles al público
antes de la fecha del documento de prioridad más antiguo, el examinador no
deberá preocuparse por la asignación de fechas de prioridad para cada materia
reivindicada.
Art.15 LP
6.1 El arte
previo también comprende el volumen de otras solicitudes publicadas, conforme a
lo establecido por el art. 26 LP, antes de la fecha de presentación de la
solicitud en estudio o de prioridad cuando corresponda.
Las solicitudes
argentinas con fecha de presentación anterior a la fecha de presentación de
una solicitud en estudio, pero publicadas entre la fecha de prioridad y de
presentación de la solicitud en estudio o después de la fecha de presentación de
la solicitud en estudio no se considerarán pertenecientes al arte previo
(art. 4 inc. c) LP). Sin embargo, el examinador deberá considerar dichos
documentos en el momento de determinar una eventual superposición de derechos
bajo los considerandos del art. 15 LP. El análisis de superposición de
derechos se realizará solamente teniendo en cuenta los respectivos el alcance de
los pliegos reivindicatorios de las solicitudes en conflicto. No se considerarán
para este análisis el contenido de la descripción ni de los dibujos.
6.1a Para que
una solicitud argentina pueda considerarse como una solicitud conflictiva,
dependerá:
Ø
en primer lugar, de su fecha de
presentación, la cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la
solicitud en estudio y
Ø
en segundo lugar, de la fecha de su
publicación, la cual debe ser en o posterior a la fecha de presentación de la
solicitud en estudio.
Si la solicitud en estudio invoca prioridad, la fecha de
prioridad reemplaza a la fecha de presentación para la materia que en la
solicitud corresponde a la solicitud de prioridad. Si una prioridad invocada es
abandonada o por otras razones pierde sus efectos desde una fecha previa a la
publicación, la fecha de presentación y no la fecha de prioridad es la fecha
efectiva, independientemente que la prioridad reivindicada hubiese podido
conferir un derecho válido de prioridad (ver C, V,2.6).
Más allá de las
consideraciones anteriores, se requiere que la solicitud conflictiva se
encuentre pendiente en la fecha de su publicación. Si la solicitud fuera
abandonada o desistida antes de la fecha de su publicación, pero ha sido
publicada debido a que los preparativos de su publicación fueron culminados, la
publicación no tendrá efecto bajo los considerandos del art. 15 LP.
Otros cambios
en la solicitud conflictiva que tengan efecto luego de la fecha de publicación (ej.
desistir de reivindicar derecho sobre una prioridad, o pérdida del derecho de
prioridad por otras razones) no la afectan.
6.2 La LP no
trata explícitamente el caso de solicitudes argentinas conflictivas de la misma
fecha efectiva. Sin embargo, es un principio aceptado en la mayoría de los
sistemas de patentes que no se concederán dos patentes al mismo solicitante
por una misma invención, en ese sentido se aplicarán los considerandos del art.
15 LP al analizar este tipo de solicitudes.
Está permitido que un solicitante
presente dos solicitudes que tienen la misma descripción donde las
reivindicaciones son de distinto alcance por ejemplo solicitudes
divisionales. En el caso que esto no se cumpla, el examinador deberá observar al
solicitante que deberá modificar sus solicitudes de manera de salvar la
superposición de alcances entre los objetos reivindicados, sin infringir el art.
15 LP, o elegir cual de las dos solicitudes prefiere que continúe el trámite
para su eventual concesión. De la misma manera, en el caso en que haya dos o más
solicitudes del mismo solicitante y las reivindicaciones de esas
solicitudes tengan la misma fecha de prioridad y se relacionen con la misma
invención, el solicitante deberá enmendar una o más de tales solicitudes de
manera tal que ellas ya no reivindiquen la misma invención, o bien deberá elegir
cuál de esas solicitudes desea que prosiga el trámite.
(Ver Anexo V)
7.1 Debe
notarse que en el análisis de novedad (a diferencia de actividad inventiva), no
corresponde combinar documentos separados del arte previo. Sin embargo, si un
documento (primario) se refiere explícitamente a otro documento para
proporcionar información más detallada sobre ciertos aspectos, la divulgación de
este último podrá considerarse como incorporada en el documento que contiene la
referencia, en la medida que el documento citado estuviese disponible al público
en la fecha de la publicación del documento que contiene la referencia.
El mismo
principio podrá aplicarse a cualquier materia explícitamente excluida (disclaimer)
de la divulgación (excepto aquellos disclaimer que excluyen modalidades
irrealizables) y al arte previo tal como se lo describe explícitamente.
Además, es
válido el uso de un diccionario o documento similar con el fin de interpretar un
término especial usado en el documento primario.
7.2 Un
documento afecta la novedad de cualquier materia reivindicada en la solicitud en
estudio si se deriva directa e inequívocamente de ese documento, incluyendo
cualquier característica que, para una persona experta en la materia, está
implícita en lo descripto expresamente en el documento,
por ej. la descripción del empleo de tipo de caucho en
circunstancias donde claramente sus propiedades elásticas se usan, aún cuando
esto no se declara explícitamente, afecta la novedad del uso de un material
elástico.
La delimitación
de la materia que deriva directamente e inequívocamente del documento es
importante. Así, cuando se considera la novedad, no es correcto interpretar las
enseñanzas de un documento como involucrando equivalentes muy conocidos los
cuales no son descriptos en el documento; esta es una cuestión relativa a la
obviedad (actividad inventiva).
7.3 En el
análisis de la novedad, un documento del arte previo deberá ser leído tal como
lo hubiese leído una persona del oficio en la fecha de publicación de
dicho documento.
Sin embargo,
debe notarse que, en el caso de un compuesto químico, si un documento sólo
menciona el nombre o la fórmula de dicho compuesto, no será considerado
conocido, a menos que la información en el documento, junto, con los
conocimientos generalmente disponibles en la fecha efectiva del documento,
(fecha de publicación), permita a la persona del oficio preparar y separar dicho
compuesto, y para el caso de un producto natural, sólo separarlo.
7.4 Al
considerar la novedad deberá tenerse presente que una descripción genérica del
arte previo normalmente no afecta la novedad de un ejemplo específico de la
invención que cae dentro de los términos de esa divulgación, no obstante una
descripción específica afecta la novedad de una reivindicación genérica que
abarca esa divulgación, por ejemplo: una descripción del “cobre” afecta la
novedad de “metal” como un concepto genérico, pero no la novedad de cualquier
otro metal distinto del cobre, y una descripción de remaches afecta la novedad
de medios de sujeción como concepto general, pero no la novedad de cualquier
otro medio de sujeción distinto de remaches.
7.5 En el caso
de un documento anterior, la falta de novedad puede manifestarse por medio de
una divulgación explícita en el propio documento. Alternativamente, la
divulgación puede ser implícita en el sentido que, llevando a cabo la enseñanza
del documento del arte previo, la persona experimentada llegaría
inevitablemente al resultado que cae dentro de los términos del objeto
reivindicado en la solicitud. Una objeción de falta de novedad de este tipo sólo
deberá ser expresada por el examinador cuando no tenga ninguna duda razonable
acerca del efecto práctico de la enseñanza anterior. Situaciones similares
también pueden ocurrir cuando las reivindicaciones definen la invención, o una
característica de la misma, por parámetros (ver Parte C, cap.III, 4.7a). Puede
suceder que en un documento del arte previo relevante, un parámetro diferente, o
ningún parámetro se mencione. Si las enseñanzas del arte previo y el producto
reivindicado son idénticos en todo los otros aspectos (situación que podría
esperarse si por ejemplo, los productos de partida y los procesos de
manufactura son idénticos), corresponderá entonces indicar en primer lugar una
objeción de falta de novedad. Si el solicitante puede demostrar, ejemplo, a
través del aporte de pruebas de comparación con el arte previo apropiadas, que
existen diferencias con respecto a los parámetros, el examinador deberá
plantearse en que medida la solicitud describe todas las características
esenciales para fabricar los productos teniendo los parámetros especificados en
las reivindicaciones. (suficiencia de la divulgación, art. 20 LP).
7.6 En la
determinación de la novedad del objeto propuesto en las reivindicaciones, el
examinador deberá tener en cuenta las consideraciones dadas en III 4.4 a 4.12.
Debe recordarse que, particularmente cuando las reivindicaciones están dirigidas
a una entidad física, no deberán ser consideradas en el análisis de la novedad,
características de un uso propuesto particular no distintivas, (ver C, III,
4.8). Por ejemplo, una reivindicación de una sustancia X para el uso como un
catalizador, no será considerada nueva si la misma sustancia es conocida como
colorante, a menos que el uso al que se refiere implique una adaptación de la
sustancia a una forma particular (ej. la presencia de ciertos aditivos) que
la distingue de la forma conocida. Es decir, las características no
explícitamente declaradas pero implícitas en el uso particular, deberán tenerse
en cuenta al momento de analizar la novedad (ver el ejemplo del "molde para
acero fundido" en C, III, 4.8).
Deberá tenerse
presente que una reivindicación de uso de un compuesto conocido para un
propósito particular (uso no médico) el cual está basado en un efecto
técnico, deberá interpretarse incluyendo ese efecto técnico como una
característica técnica funcional, y consecuentemente no debe generar una
objeción bajo el art. 4° inc.(b) LP, siempre que tal característica técnica
funcional no haya sido puesta a disposición del público previamente, Por ejemplo
uso del compuesto X como anticorrosivo, donde X es conocido con un uso como
colorante.
8.1 El art. 5 (LP)
establece que: “La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando
dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus
causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de
comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al
presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación
comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley”.
No quedan
comprendidas dentro de los considerandos del art. 5 LP y RLP la publicaciones de
solicitudes de patentes o patentes concedidas.
Asimismo el
art. 5 (RLP) establece que:
“Si el inventor
hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación
de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud
de patente:
a)
un ejemplar o copia del medio de
comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio
gráfico o electrónico.
b)
una mención
del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que
se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.
c)
constancia fehaciente de la
participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o
internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la
divulgación.
La declaración
del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se
perderá el derecho a obtener la patente.”
8.2 Hay tres
casos específicos en que una divulgación anterior de la invención no se tomará
en consideración como parte del arte previo, esto es cuando la divulgación sea
debido a, o como consecuencia de:
(i)
Un abuso evidente respecto al
solicitante o sus causahabientes; por ej. la invención se derivó del solicitante
y se divulgó contra su deseo; o
(ii)
La divulgación de la invención por el
solicitante o sus causahabientes por cualquier medio de comunicación o por
exhibición en una exposición nacional o internacional, dentro de los términos de
los citados artículos 5 LP y RLP; o
(iii) La publicación que la ANP realice de una
solicitud abandonada o desistida antes de la fecha de publicación, debido a que
no fue posible detener el proceso de publicación.
9.1 Se
considerará que una invención tiene actividad inventiva si no se deduce del
estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en la
materia técnica correspondiente. Novedad y actividad inventiva son criterios
diferentes. La novedad existe si hay cualquier diferencia entre la invención y
el arte previo. La pregunta: ¿Hay actividad inventiva? sólo surge si hay
novedad.
9.2 El
“estado de la técnica” se define en al art. 4 LP como el conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por
cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.
9.3 La cuestión
a considerar respecto a cualquier reivindicación que defina a la invención, es
si a la fecha de prioridad de esa reivindicación y considerando el estado de la
técnica hasta ese momento, hubiera sido obvio para una persona normalmente
versada en la materia arribar a una conclusión comprendida en los términos de la
reivindicación. En ese caso, la reivindicación no será inventiva. El término
“obvio” se refiere a aquello que no va más allá del progreso tecnológico
normal sino simple o lógicamente surge del arte previo. Es el caso por ejemplo,
de algo que no involucra el ejercicio de alguna habilidad superior a la esperada
para una persona normalmente versada en la materia. Al considerar la actividad
inventiva, y como diferencia del requisito de novedad, es justo interpretar
cualquier documento publicado a la luz del conocimiento generalmente disponible
para una persona normalmente versada en la materia a la fecha de presentación o,
cuando corresponda, la fecha de prioridad de la invención.
9.4 La
invención reivindicada deberá ser considerada normalmente como un todo. Como
regla general en el caso de una reivindicación que combina características
técnicas, no es correcto argumentar que las características técnicas de la
combinación tomadas cada una por separado son conocidas u obvias y que por lo
tanto toda la materia reivindicada es obvia. La única excepción a esta regla
se da cuando no hay relación funcional u obligada entre las características
de la combinación, por ejemplo cuando la reivindicación se basa en una
simple yuxtaposición de características y no en una verdadera combinación ( ver
ejemplo en punto 2.1 del Anexo I).
9.5 Para
evaluar la existencia de actividad inventiva, y considerando que una
reivindicación hace referencia a características técnicas (y no simplemente a
una idea), es importante que el examinador tenga presente que hay varias formas
en que un experto en la materia puede arribar a una invención. Una invención
puede, por ejemplo, basarse en lo siguiente:
(i) La formulación de una idea o de un
problema a resolver (solución obvia una vez que el problema ha sido claramente
establecido).
Ejemplo: el problema a resolver
consiste en hacer visible por la noche, al conductor de un vehículo, la línea
del camino usando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se plantea
de esta forma, la solución técnica, a saber la provisión de marcas reflectoras a
lo largo del camino, resulta simple y obvia.
(ii) El diseño de una solución para un
problema conocido.
Ejemplo: el problema de marcar
permanentemente animales tales como vacas sin causarle dolor o sin dañar su piel
ha existido desde que se inició la ganadería. La solución (“marca por
congelación) consiste en aplicar el descubrimiento basado en que la piel puede
despigmentarse permanentemente por congelación.
(iii) Llegar a comprender la causa de un
fenómeno observado (el uso práctico de este fenómeno es entonces obvio).
Ejemplo: se determina que el
agradable sabor de la manteca se debe a la presencia de cantidades mínimas de un
compuesto en particular. En cuanto se arriba a esta comprensión del tema, la
aplicación técnica consistente en agregar este compuesto a la margarina resulta
obvia.
Por supuesto muchas invenciones se
basan en una combinación de las posibilidades arriba mencionadas, por ejemplo:
llegar a comprender algo y aplicar técnicamente la idea puede involucrar en
ambos casos la existencia de actividad inventiva.
