Darrow Laboratorios SA v. P. L. Rivero & Cía. SA. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 07/08/2001.

Confundibilidad de las marcas- Uso común

Buenos Aires, agosto 7 de 2001.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1.- La firma "Darrow Laboratorios S.A.", que denuncia ser de origen brasileño, solicitó el registro de la marca FLEXVIAL DARROW para distinguir los productos de la clase 5 (acta 2059493, fs. 6), pero por causa de determinadas oposiciones limitó su pedimento a soluciones parenterales de pequeño volumen, particularmente para soluciones de oligoelementos (conf. fs. 20/21). Empero, como subsistió la objeción de P. L. Rivero y Cía. S.A. -con su marca VIAFLEX, inscripta en las clases 5 y 10, ns. 1431884 y 1400041- aquella sociedad inició la demanda de autos a fin de que se declarara infundada la oposición (conf. fs. 28/29 y ampliación de fs. 88/94), hecho que motivó la réplica de fs. 158/161 mediante la cual la emplazada expuso los argumentos en cuya virtud consideró que el signo marcario requerido era confundible con el suyo, registrado en las mencionadas clases 5 y 10 desde el año 1969.

2.- Agotadas las tres etapas del proceso ordinario, el Magistrado de 1ª instancia -en el pronunciamiento de fs. 319/321- juzgó que las marcas enfrentadas, cotejadas en su integridad, eran inconfundibles en los tres planos del cotejo (gráfico, fonético e ideológico), por lo que hizo lugar a la demanda, con costas.

Apeló la vencida a fs. 326 y expresó agravios a fs. 332/334, contestados a fs. 336/342. Median, además, recursos por honorarios (fs. 322 y 326), los que serán examinados por el tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

3.- Antes de entrar en el análisis concreto de los signos en pugna recordaré brevemente algunas directivas jurisprudenciales aplicables para resolver esta clase de conflictos.

El principio fundamental, derivado de los fines esenciales de la Ley de Marcas  (conf. Fallos: 272:290  ; 279:150  , etc.), es que las marcas sean claramente distinguibles (conf. causas 497 del 4/9/1981; 1273 del 16/6/1982; 8681 del 18/10/1991, entre muchas otras) o de fácil diferenciación (causa 1579/91 del 30/11/1993, consid. 2 y sus citas), requisito cuyo rigor no cabe mitigar por el hecho de que el conflicto se desenvuelva respecto de productos de la clase 5 (causas 8681 del 18/10/1991 y sus numerosas citas; 4264/93 del 28/12/1993; 7904/93 del 25/2/1994, etc.).

Para apreciar si las marcas son confundibles, el juzgador debe colocarse desde el ángulo del adquirente y comprobar si la percepción de una trae el recuerdo de la otra y provoca de ese modo una "similitud confusionista" (conf. causa 8681 del 18/10/1991, etc.), considerando que -por lo general- la aprehensión fresca, espontánea o prerreflexiva suele ser de alto valor en la materia (exptes. 1425/93 del 27/7/1993 y 7904 del 25/2/1994 y muchas más) y teniendo presente que es vieja regla de oro la que manda estar más a las semejanzas que a las diferencias porque, como enseñaba P. C. Breuer Moreno, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. "Tratado de Marcas", Bs. As. 1946, p. 358), como también que en caso de duda sobre la confundibilidad debe ser preferida la marca registrada -que constituye un derecho adquirido- por sobre la pretendida -que no excede el campo de la mera expectativa- (causas: 4401 del 23/7/1976 y sus citas; 1853 del 22/4/1983; 8681 del 18/10/1991, etc.).

Importa añadir que, como regla, las marcas deben ser cotejadas como conjuntos o totalidades, sin artificiales desmembraciones (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 2ª ed., Bs. As. 1995, p. 196), mas dicho principio sufre excepción -atendiendo a que la finalidad de la ley es evitar la confundibilidad de las marcas- cuando resulta necesario centrar el análisis en un aspecto de significación superior (v. gr. caso de las llamadas "mot vedette"), porque será ese aspecto relevante el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos (autor y op. cit., p. 197 y jurisprudencia de esta sala 2ª citada en la nota 223, a más de precedentes mucho más modernos que siguen idéntica orientación). Es regla, y sólo tal, por otro lado, la que ha reconocido por lo común peso distintivo a las raíces por cuanto suele ser la porción marcaria que el público memoriza con mayor facilidad (causas 6644 del 30/5/1989; 7048 del 12/12/1989; 9328 del 2/4/1993, etc.). Mas todos estos principios no son sino el desarrollo del que es básico en la materia: las marcas deben ser claramente distinguibles. Y lo deben ser porque sólo de tal manera se pueden cumplir los altos fines de la Ley de Marcas  : la tutela del público consumidor y el amparo de una competencia mercantil sana. (Fallos: 272:290  ).

Para finalizar añadiré que la coexistencia de marcas de terceros y su eventual confundibilidad con los títulos en juego -marcas aquellas sobre las que los jueces carecemos de jurisdicción comportan un hecho irrelevante en el conflicto sub examen (causa 391 del 12/3/1993 y 7904 del 25/2/1994, etc.), siendo claro que esa eventual confundibilidad no puede ser elevada a razón determinante para ensanchar el espectro de los signos similares con menoscabo de los propósitos esenciales de la ley marcaria  (conf. causas; 1898 del 26/4/1983; 2184 del 16/8/1983; 2154 del 18/8/1983, entre otras).

4.- Ello establecido, me importa destacar -y por eso he preferido dedicarle un párrafo especial- que cuando las marcas se integran con una porción "de uso común" -no monopolizable (conf. J. Otamendi, op. cit., p. 207)-, la marca que pretende ser registrada debe asociarle un ingrediente disímil dotado de potencia tal que imprima al conjunto características singulares (conf. causas 4562 del 6/8/1976; 4537 del 10/8/1976; 7027 del 22/12/1989 y muchas más).

Es pues, a la luz de los principios desarrollados sucintamente en los puntos III y IV y el análisis de las concretas circunstancias de la causa, que habré de proponer la solución que estimo justa para la contienda en examen.

5.- Anoto, por lo pronto, que la marca VIAFLEX está registrada en nuestro país por la demandada, para cubrir soluciones inyectables y anticoagulantes -entre otros productos de la clase 5- desde el año 1970 (conf. marca n. 638573, fs. 294) y desde entonces ha sido renovada constantemente hallándose en plena vigencia en la actualidad (conf. fs. 281/301). Asimismo, dicha marca VIAFLEX está inscripta, desde 1969, en la antigua clase 6 y también fue renovada en sus respectivas oportunidades y se encuentra en vigor (fs. 268/279). A ello se agrega que dicha marca se encuentra en explotación efectiva desde hace treinta años, si bien para identificar "catéteres" (dispositivo médico para venipunción atraumática) -conf. declaración del bioquímico y farmacéutico R. N. Szyskowsky (conf. fs. 260/261, a las 2ª y 3ª), corroborado en buena medida por lo dicho por el testigo J. B. Guglielmetti (fs. 259 y vta., a las 2ª y 3ª); acoto que el hecho de que sean dependientes de la parte demandada no basta para restar incidencia a sus declaraciones, en la medida en que no se advierte en ellas nada que haga dudar de su veracidad-. Por lo demás, que VIAFLEX está en uso para individualizar "catéteres" es algo que la propia actora ha reconocido desde un principio (conf. fs. 88/94 y 229).

Trátase, por tanto, de una marca antigua y en efectiva explotación, digna de una tutela acorde con dichas circunstancias. A lo que cuadra agregar que el uso actual de la marca no constituye, en absoluto, impedimento para que la demandada -cuando le plazca- emplee la misma marca (con aditamentos o sin ellos) en la identificación de "soluciones inyectables" como las que figuran en el catálogo que obra en el sobre reservado (su copia en autos a fs. 107/140).

Y si se pondera que los catéteres son, precisamente, los dispositivos médicos para la administración de las "soluciones parenterales" (a las que se ciñe el signo requerido) y que dichas soluciones coinciden en gran medida con las inyectables que cubre la marca n. 1431884 (clase 5), y que tales dispositivos y estas soluciones se expenden en los mismos negocios (conf. declaraciones de los testigos Szyskowsky y Guglielmetti (fs. 260/261, a la 4ª y fs. 259 y vta., a la 5ª -sobre estos puntos no fueron repreguntados ni observadas sus declaraciones-), es indudable que las limitaciones de las marcas en juego carecen de relevancia para definir el conflicto.

Las circunstancias que he anotado (artículos medicinales, marca antigua, en efectiva explotación desde hace 30 años, expendio en los mismos negocios) son suficientes para no apartarse del rigor que es habitual en el cotejo marcario, no siendo bastante para emplear un criterio benigno el hecho de la profesionalidad de los adquirentes, con quienes colaboran -muchas veces- empleados que no poseen título profesional alguno.

No se trata, en síntesis, de productos absolutamente distintos sino que guardan proximidad (dicho esto sin perjuicio del derecho del demandado de extender su marca a "soluciones inyectables") y ninguna incidencia tiene, en el caso, la circunstancia de que pudieran existir en plaza otras marcas de terceros más o menos parecidas.

6.- Señalo, seguidamente, que la actora no ha acreditado -pese a la negativa formulada en la contestación a la demanda de fs. 158/161- tener aprobado producto alguno por la ANMAT ni tan siquiera artículo que se comercialice efectivamente en el mercado argentino. De allí que bien puede sostenerse, como lo hicieron los testigos antes aludidos, que en nuestro país el Laboratorio Darrow, de la República Federativa del Brasil, es un ilustre desconocido. A lo cual cabe agregar que, en Brasil, la actora es titular de la marca FLEXVIAL desde 1987 (conf. fs. 89 vta.), mientras que la oponente tiene inscripta la suya desde 1969 en la ex-clase 2 -hoy clase 5- (conf. fs. 294).

Pretende, empero, el registro de la marca FLEXVIAL DARROW para "soluciones parenterales de pequeño volumen, particularmente para soluciones de oligoelementos" (conf. limitación de fs. 20/21) y se encuentra con que en las clases 5 y 10 hállase registrada, desde antiguo, la marca VIAFLEX, cuyo titular se opone a la irrupción de aquélla por razón de confundibilidad.

¿Son pues las marcas FLEXVIAL DARROW y VIAFLEX confundibles?. Éste, y no otro, es el tema central del litigio. Y a él paso a referirme.

7.- Dije antes que, como principio, las marcas debían ser comparadas como totalidades, pero que ello no impedía -en ciertos supuestos- centrar la atención en un aspecto del signo cuando él revestía, por su propia naturaleza o ubicación, un mayor peso identificatorio del producto (conf. causas 4834 del 16/11/1976 y 4888 del 22/11/1976 y muchas posteriores). Y si bien se valora el signo pretendido por la accionante parece claro que de las dos palabras que lo conforman sobresale, por su colocación, la primera de ellas (FLEXVIAL), lo cual sucede inclusive por su más fácil pronunciación en nuestra lengua española (fomentada en el campo farmacéutico, en alguna medida, por la circunstancia de concurrir en el mercado marcas que presentan ciertas notas de similitud, como la propia actora se encargó de probarlo). El ingrediente preponderante, según mi opinión, es FLEXVIAL, jugando la expresión DARROW un papel secundario, de mero especificante.

Si ello es así, como realmente estoy convencido, el aspecto nuclear de la causa se concentra en la determinación de la confundibilidad o inconfundibilidad de VIAFLEX (marca registrada) y FLEXVIAL (marca objetada) vocablos ambos integrados por una partícula de uso común en la clase 5 (FLEX -conf. esta sala, causa 13397/95 del 1/7/1997-) y como tal insusceptible de monopolio. Por consiguiente, la actora debió formar su conjunto adosando a esa porción genérica una que le imprimiera características singulares, propias, de fácil diferenciación con los signos que la anticiparon. Y, a ese fin, colocó la desinencia FLEX de VIAFLEX como raíz y le adosó como terminación la sílaba VIAL (casi idéntica a la raíz de VIAFLEX). Con lo cual tenemos que si bien en un orden invertido (raíces y terminaciones) las marcas o sus partes preponderantes coparticipan de siete letras, las que están estructuradas en dos sílabas casi idénticas (sólo obra como elemento diferente la consonante L final de FLEX VIAL).

La trasposición silábica no es bastante, en el caso, para formar conjuntos claramente diferenciables, toda vez que los vocablos lucen un semejante cocktail de letras (vocales y consonantes), las que aprehendidas en forma fresca o prerreflexiva contagia una sensación de semejanza o parentesco indudable entre las expresiones VIAFLEX y FLEXVIAL. Y dicha sensación se corrobora en un análisis pormenorizado, del que resulta: que ambas voces tienen dos sílabas; que ambas están constituidas por prácticamente idénticas letras; que coparticipan de las mismas tres vocales; que también lo hacen con las consonantes V y X, que no son de uso demasiado frecuente.

Y la posibilidad de confusión -como ocurrió en la causa 4537 del 10/8/1976, en la que el tribunal declaró la confundibilidad de las marcas PERCAR y CAR-REP- se acentúa notoriamente si entre la mención de una marca y la adquisición del producto transcurre un cierto lapso, es decir, que exige la colaboración de la memoria. La repetición de las palabras (VIAFLEX-FLEXVIAL-VIAFLEX-VIAFLEX-FLEXVIAL) muestra a las claras que los vocablos son susceptibles de ser recíprocamente confundidos; máxime considerando que se trata de voces de fantasía que no poseen contenido conceptual o, al menos, una proyección evocativa fácilmente perceptible.

A lo expuesto añado que -como lo señaló mi muy estimado ex colega Dr. Quintana Terán en la causa 2807 del 21/6/1974, la trasposición de las sílabas pierde gran parte de su incidencia en la impresión visual que producen las marcas, sobretodo si se atiende a que por lo general el comprador no tiene bajo su vista -al mismo tiempo- los dos signos como para poder apreciar sus diferencias.

Juzgo, en suma, que VIAFLEX y FLEXVIAL DARROW se prestan a confusiones. Y si por vía de hipótesis se admitiera que la solución del caso es dudosa -no lo es para mí- de igual modo se impondría la misma conclusión contraria a la coexistencia de las referidas marcas por cuanto en ese supuesto debe darse preferencia a la registrada, en tanto constituye un derecho adquirido (conf. causas: 4401 del 23/7/1976; 2652 del 18/7/1975; 380 del 16/11/1971; 243 del 22/11/1970 y muchas posteriores).

Voto, por las razones que anteceden, por la revocación de la sentencia apelada y el rechazo de la demanda, con costas de ambas instancias a la parte actora (art. 68  , párr. 1, del CPCCN.).

La Juez de Cámara Dra. Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Juez de Cámara Dr. Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.

Buenos Aires, agosto 7 de 2001.- Considerando: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda, con costas de ambas instancias a la actora (art. 68  , párr. 1, del CPCCN.).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la sala se encuentra vacante (art. 109  del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.