De Rigo S.P.A. v. Rodríguez, Jorge. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 06/11/1997.

Marcas - Nulidad - Copia de marcas extranjeras - Reivindicación

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, noviembre 6 de 1997.

El Dr. Bonifati dijo:

I. Plataforma fáctica

La mejor comprensión de la solución que propongo a mis colegas de sala hace necesario un breve relato de lo acontecido en la instancia anterior -obviamente- en todo aquello vinculado con los agravios vertidos.

1. Según surge de las constancias de autos, la firma Charme Lumettes S.R.L. (luego transformada en De Rigo S.P.A.) promovió formal demanda contra Jorge Rodríguez a fin de reivindicar la marca "Sting" cuyo registro fue solicitado por el demandado bajo Acta n. 1766425, para distinguir armazones para anteojos y anteojos para sol de la clase 9, y requirió subsidiariamente la nulidad de tal solicitud o -eventualmente- de su registro.

2. El magistrado de la instancia originaria, en el pronunciamiento que luce a fs. 301/306 vta. rechazó la demanda impetrada, con costas a la actora vencida.

Tal decisorio fue cuestionado únicamente por el accionante a f. 311, quien expresó sus agravios a fs. 317/321 vta., los que fueron respondidos a fs. 326/328 por el demandado.

3. El decreto de autos para sentencia de f. 333 habilita para efectuar la presente ponencia.

II. La cuestión en debate

1. Una minuciosa lectura del escrito recursivo revela que la actora cuestiona el fallo de la instancia prístina, en cuanto el iudex a quo rechazó la acción de reivindicación interpuesta, soslayando -bajo su óptica- merituar debidamente la prueba informativa, documental y testimonial que acreditarían su titularidad respecto de la marca "Sting" y su notoriedad, y la consiguiente apropiación indebida de la misma por la demandada.

En primer término, resulta imprescindible indicar respecto al tópico en examen - acción de reivindicación de marcas- que de las distintas acciones civiles (oposición, nulidad, caducidad, cesación de uso, etc.) que la ley 22362  (1) confiere para defender los derechos marcarios judicialmente, la acción en estudio es la que ha sido menos ejercida en nuestro derecho, por lo cual no existen demasiados antecedentes jurisprudenciales ni doctrinarios al respecto.

Si bien es cierto que nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca -que otorga el derecho a quien obtiene el registro de la misma- la jurisprudencia federal ha sostenido que "el carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal que prive a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales o ya fuera para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita" (vid. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causas n. 6921 del 23/5/78, 7197 del 15/11/79, entre otras).

Así es que en muchos casos se ha atribuido valor a la marca usada frente a una registrada con posterioridad, fundados principalmente en el art. 953 CC.  , que no otorga valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres. Asimismo, la ley de marcas reconoce indirectamente valor a la marca usada no registrada, al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien detente un interés legítimo.

Finalmente, debo recordar que el art. 24 inc. b ley 22362  establece que son nulas las marcas registradas por quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Sobre la base de tales premisas me adentraré al estudio de las cuestiones planteadas, el cual me lleva a la convicción de que asiste razón al apelante, por lo cual -advierto desde ya-, propiciaré la modificación del fallo en crisis.

2. En primer lugar es útil recordar que la actora inició acción tendiente a reivindicar la marca "Sting" de origen italiano, que distingue anteojos para sol y armazones para anteojos de la clase 9, en virtud de que al solicitar su inscripción en la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial fue anoticiada de que dicho signo había sido solicitado con anterioridad por el demandado Rodríguez para distinguir productos de la misma clase.

Un pormenorizado estudio de todas las pruebas aportadas al sub lite (documental, informativa, testimonial) me llevan a la convicción de que nos hallamos en presencia de un caso de "copia servil" de la marca extranjera por el demandado.

Y ello se infiere pues -con respecto a la documentación adjunta a la demanda: Anexos II y III- si bien la misma se halla en idiomas extranjeros, ello no es óbice para que -a través de una simple lectura- se pueda interpretar que la marca "Sting" es de propiedad del actor en distintos países. Si bien el art. 123 CPr.  establece que "cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado", la omisión de cumplir con dicha exigencia no determina de por sí la invalidez de la prueba documental que carezca de traducción, desde que en esta materia debe aplicarse un criterio flexible, porque la finalidad de la misma es facilitar la comprensión del documento, lo cual puede alcanzarse a pesar de no haberse dado cumplimiento a la exigencia legal (vid. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, JA 1980-II-68).

Así pues, resulta que la documentación señalada me lleva a colegir que la actora era propietaria del signo "Sting" en Italia y otros países con anterioridad a la solicitud del demandado en la República Argentina.

Asimismo, de los catálogos, folletos y material promocional adjuntos a la demanda se puede inferir la publicidad y los gastos efectuados para promocionar sus productos, los cuales se refieren a campañas publicitarias que datan -por lo menos- de la temporada 1990-1991 y acreditan -a mi modo de ver- el uso notorio, y prestigio del signo en cuestión.

Ad abundatiam, encuentro que la posición del actor se halla totalmente respaldada por la prueba informativa producida en autos (fs. 145, 147, 184, 185, 103, 204 y 213) por la cual distintos comercios del rubro "óptica y perfumería" dan cuenta de la comercialización de anteojos de la marca italiana "Sting", y que la misma es reconocida internacionalmente. No registra -a mi entender- mayor importancia la fecha de inicio de comercialización de los productos "Sting", puesto que la mayoría de las pruebas que me encuentro analizando indican que la marca en conflicto ya existía con anterioridad a la solicitud de registro de la misma por parte del accionado, en el año 1990.

También es importante destacar el informe de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines, que luce a f. 233, y señala que un asociado de esa Cámara -la firma Ranieri S.R.L.- comercializa armazones para anteojos con la marca "Sting" desde aproximadamente diciembre de 1993.

Otro factor destacable -que me persuade de la conducta ilegítima del demandado- es la circunstancia de que (según lo informado por la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial a fs. 159/162) el mismo había solicitado a dicho Organismo, contemporáneamente con el pedido de la marca "Sting", el registro de las marcas internacionales Maserati, Pink Panther, Cristopher Dunhill, Signoricci, Fred Perry, Fendi, entre otras, para distinguir productos de la clase 9. Con lo cual queda palmariamente evidenciada la intención de la parte demandada de apropiarse ilegítimamente de marcas notorias internacionales.

Frente a las pruebas mencionadas, resulta razonable aceptar -con el grado de certeza moral que es el propio de las ciencias jurídicas- que un comerciante dedicado al rubro "anteojos" de nuestro país -como el accionado- no pudo ignorar la existencia de la marca extranjera, más aun cuando el mismo no ha resultado convincente en su intento de explicar el motivo de la elección de la marca "Sting", idéntica a la italiana y para distinguir los mismos productos. Pues sólo ha explicado que el signo fue sugerido por el departamento de marketing, a efectos de aplicarlo a anteojos de una línea fuerte y agresiva, y por su significado en inglés "aguijón".

En este sentido, ha dicho la jurisprudencia que la falta de explicación razonable acerca de los motivos que llevaron a inscribir una marca idéntica a otra extranjera presta particular justificativo a la conclusión de que esta marca era conocida por el solicitante.

No constituyen obstáculo a dicha conclusión ni la escasa explotación de la marca extranjera en nuestro país, ni el hecho de que la demandada -asumiendo un riesgo derivado de su conducta ilegítima- haya efectuado inversiones tendientes a la promoción y explotación de la marca. Por otra parte, el hecho de que una tercera firma pretendiese también registrar la marca "Sting" para distinguir precisamente anteojos, no mejora la posición de la accionada. Por el contrario, contribuye a reforzar la convicción de que aquella marca extranjera es conocida por los comerciantes de plaza.

De allí que sea adecuado al caso presumir que Rodríguez intentó registrar ilícitamente la marca "Sting" con la finalidad de usufructuar el prestigio comercial de los productos cubiertos por el idéntico signo italiano, en actitud reñida con las buenas costumbres y que no puede generar derechos a su favor (art. 953 CC., doctrina de la Corte Sup., en Fallos 253-267, 258-52, entre otros).

Ante esa coincidencia de marcas y su aplicación a los mismos productos (anteojos) es claro que sólo por una "casualidad milagrosa" la actitud de la demandada podría no responder al previo conocimiento de la marca extranjera.

En fin, si bien la pretensión de nulidad no podría ser acogida sobre la base de la mera existencia de registros de la marca en otros países -puesto que si ello se admitiera podría obtenerse en nuestro país una eficaz protección marcaria mediante el solo registro en el extranjero, lo cual sería inaceptable por violar el principio de territorialidad recogido por nuestra ley marcaria (art. 4) - promedian en la especie una serie de circunstancias ya detalladas, que sumadas al hecho de que el signo "Sting" no constituye un vocablo usual o genérico sino que posee originalidad y singular valor distintivo, me llevan a concluir que - independientemente del grado de difusión y notoriedad de la marca tanto en el extranjero como en nuestro país- ha existido por parte del demandado una "copia servil" de la marca foránea "Sting".

Y ello es así, pues el derecho de quien solicitó u obtuvo la inscripción en nuestra República no puede fundarse en la mera "casualidad casi milagrosa" de elegir una marca que ya existía para distinguir idénticos productos (conf. C. Nac. Civ. y Com. Fed., esta sala, causa n. 5102 del 26/2/88; sala 2ª, causa n. 5124 del 16/7/87 y sala 1ª, causa n. 2877 del 9/10/84, entre otras). Y dichas circunstancias llevan también a presumir la configuración de un acto prescripto por el art. 953 CC., violatorio de la finalidad primordial de la Ley de Marcas: protección de las sanas prácticas comerciales y tutela del interés del público consumidor (conf. Corte Sup., Fallos 253-267; 279-150; 307-2231, entre otros); ello aún cuando no se pruebe específicamente la mala fe.

Como consecuencia de ello, declararé viable la acción de reivindicación de la marca "Sting" en favor de la actora, pues dicha acción resulta procedente en tanto persigue que el propietario que ha perdido la posesión de una marca la reclame y reivindique contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Siendo amparado también por lo dispuesto por los arts. 2758  y 2759 CC. sin necesidad para ello de llamar dominio a la propiedad ni extender el concepto de cosa para comprender en él a las marcas (Aracama Zorraquín, Ernesto, en "La acción de reivindicación de marcas en el derecho argentino", ED 169-1235).

3. Sobre la base de tales razonamientos ha quedado demostrado el carácter meramente especulativo del título cuya nulidad se propicia, no habiendo arrimado el accionado ninguna probanza tendiente a acreditar su desconocimiento de la marca internacional "Sting", resultando a todas luces inverosímil y pueril la explicación efectuada respecto del motivo de elección de dicho signo. Quedó así evidenciada su intención de apropiarse ilegítimamente de una marca extranjera y aprovechar su prestigio y la confusión del público consumidor.

Por lo que propiciaré modificar la sentencia apelada, y acoger la demanda impetrada por De Rigo S.R.L. y declarar: 1) la nulidad de la solicitud de registro de la marca "Sting" para distinguir productos de la clase 9 en favor de la demandada, bajo acta n. 1766425, y 2) la procedencia de la acción de reivindicación en favor de la actora, ordenando el registro de la marca "Sting" en la clase 9 a su nombre en la Dirección Nacional de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial, dentro del plazo de diez días de notificada la presente.

III. Resultado final del recurso

Como colofón, de prosperar mi voto, corresponderá modificar el pronunciamiento apelado y acoger la demanda impetrada en los términos expresados en el considerando II, punto 3. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 CPr.). Tal mi voto.

Los Dres. Bulygin y Amadeo, por análogos fundamentos se adhieren al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: Acoger la demanda impetrada, declarando: 1) la nulidad de la solicitud de registro de la marca "Sting" para distinguir productos de la clase 9 en favor de la demandada, bajo acta n. 1766425, y 2) la procedencia de la acción de reivindicación en favor de la actora, ordenando el registro de la marca "Sting" en la clase 9 a su nombre en la Dirección Nacional de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial, dentro del plazo de diez días de notificada la presente.- Nervo Bonifati.- Eugenio Bulygin.- Mario Amadeo.