Four Seasons Barbados v. Regente S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 21/12/1999.

Marcas - Confusión entre productos y servicios

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 21 de 1999.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Four Seasons Hotel Barbados Ltd. solicitó el registro de la marca The Regent para distinguir, en la clase 42, "servicios de hoteles y SPA; servicios de reservación de hoteles, servicios de restaurantes, aprovisionamiento y banquetes" (conf. acta n. 1880043). A su concesión se opuso la firma "Regente S.A." por estimar que el signo requerido provocaría confusiones con su marca "Regente", inscripta en las clases 29 -con algunas exclusiones-, 30 y 31, alegando que no constituía impedimento para formular la protesta el hecho de tratarse de marcas de clases distintas, toda vez que había superposición de los productos de las clases 29, 30 y 31 con los servicios de la clase 42 que la peticionaria pretendía identificar con el signo resistido.

Fracasadas las tratativas habidas para superar el diferendo, la empresa extranjera promovió la demanda en autos para hacer cesar los efectos de la oposición, mas la contraparte expuso largamente los argumentos que, a su juicio, prestaban sustento a la impugnación formulada en sede administrativa (véase fs. 37/59).

2. El juez, en el pronunciamiento de fs. 320/323, precisó que las marcas enfrentadas ("Regente" y The Regent -esta última con particular grafía-) eran similares. Juzgó que, ello no obstante, esos signos no daban lugar a una proximidad confusionista, toda vez que el comensal de cualquier restaurante u hotel no indaga las marcas de los ingredientes del plato que le es servido y, por otro lado, porque los encargados de compras de hoteles, bares y confiterías son consumidores calificados que conocen muy bien el marcado y saben qué es lo que desean adquirir. Decidió el magistrado, en consecuencia, que no se presentaba en el caso un supuesto de superposición de productos y servicios, extremo suficiente para resolver la admisión de la demanda, con costas a la vencida.

3. Apeló la accionada a f. 325 y expresó agravios a fs. 335/345, contestados a fs. 347/350. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (conf. fs. 325 -principal y otrosí-, 329 y 330), los que serán estudiados por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

Antes de examinar los concretos agravios de la recurrente y los argumentos defensivos de la actora, señalaré -desde ya- que está fuera de discusión que el titular de una marca registrada en una clase puede oponerse con éxito a la inscripción de otra en una distinta cuando media superposición, proximidad, afinidad o interferencia de los productos (y servicios) o cuando, por circunstancias especiales, la concurrencia marcaria pueda provocar confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia de los artículos; doctrina ésa que, por lo demás, cuenta con una antigua jurisprudencia que la sostiene tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos 248:219; 280:73, etc.) como de esta sala (causas 4640 del 20/8/1976; 6773 del 28/12/1979; 1720 del 15/3/1983, entre otras).

No pasa por allí, pues, la discusión de autos.

4. En realidad, y dando por sentado que la expresión de fs. 335/345 satisface -juzgada con el criterio amplio que es tradicional en la sala- los requisitos de fundamentación exigidos por el art. 265  CPCCN., señalaré que la disputa está referida a dos aspectos: a) la confundibilidad o inconfundibilidad de los signos enfrentados; y b) supuesta ella, lo atinente a la existencia de superposición, proximidad, afinidad, etc. de los productos de las clases 29, 30 y 31 -donde se hallan registradas las marcas de la recurrente- con los servicios de la clase 42 -que pretende distinguir la actora y que ya enuncié en el punto I de este voto-.

Es claro que, de no darse los dos extremos, la oposición quedará condenada al fracaso.

5. Relativamente a la confundibilidad de las marcas en pugna, juzgo que ésta es evidente, como fue resuelto por el a quo. Ello es así porque The Regent y "Regente", aun para quienes crecen de conocimientos de la lengua inglesa, tienen un perceptible sentido conceptual o ideológico equivalente. Regent es la versión anglosajona de nuestro vocablo "Regente" (conf. "Diccionario Simon and Schuster's International, s/f, p. 622; Diccionario Internacional Langesacheidt, Canadá, 1988, p. 932; y no cito otros por ser obviamente innecesario) y esa equivalencia no se le escapa al menos avisado, cabiendo recordar que es jurisprudencia conocida por los letrados de las partes que -en estos conflictos- la semejanza semántica, ideológica o conceptual es la de mayor importancia distintiva (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995, p. 171).

Mas, aun si prescindiéramos del contenido conceptual, parece indudable que no por ello la confundibilidad habría de diluirse, pues impresiona como incontrovertible que en el conjunto The Regent, el artículo posee muy inferior peso distintivo, el que recae sobre el sustantivo Regent. Y entre Regent y "Regente" son tantos los elementos coparticipados y dispuestos en idéntica colocación que el resultado no puede ser otro que una palmaria semejanza de los vocablos. De allí que, fonéticamente, la confundibilidad es manifiesta; extremo que basta para partir de esa conclusión -aunque en el terreno gráfico exista una cierta distancia-, por cuanto la posibilidad de errores o equivocaciones en uno de los terrenos de la confrontación marcaria es suficiente -supuesto que el conflicto se diera relativamente a los mismos productos- para cohibir la coexistencia de los signos.

Sobra con estas breves reflexiones para que, admitiendo la confundibilidad de las marcas, entremos al análisis del tema relativo a la eventual superposición de productos y servicios; cabiendo tan solo añadir que carece de toda relevancia en el sub lite la circunstancia de que la marca "Regente" coexista con las marcas Regency y Hyatt Regency de la clase 42 (f. 73), porque las razones que dieron lugar a ello son ajenas a la concreta contienda aquí planteada (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995, p. 215 y jurisprudencia reiterada de esta sala individualizada en las notas 301 y 302).

6. Comencemos por recordar, con el letrado de la parte actora, que es doctrina jurisprudencial de la sala que el conflicto entre productos de una clase y servicios de otra es perfectamente posible. En tal sentido, señala el Dr. J. Otamendi que "un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles (conf. su "Derecho de marcas", p. 192). Y así lo ha resuelto el tribunal, vgr., en la causa 5462 "Cugliari, Juan B. v. Victor Company of Japan Ltd.", del 17/11/1987, en la que se declaró la confundibilidad de la marca J.B.C. de la clase 35 (servicios) con la marca J.V.C., inscripta en diversos renglones (relacionados con productos).

En el sub examen, según vimos, las marcas en juego son confundibles (The Regent y "Regente"). La primera ha sido requerida para distinguir "servicios de hoteles y SPA; servicios de reservación de hoteles; servicios de restaurantes, aprovisionamiento y banquetes" (clase 42); la segunda, para productos de las clases 29 -con exclusión de mariscos vivos, huevos para incubar, frutas y legumbres en estado congelado-, y la totalidad de los comprendidos en las categorías 30 y 31. Y puesto que no se ha planteado en la demanda una solicitud subsidiaria que contemple la posibilidad de un otorgamiento parcial de la marca impugnada, será suficiente para no hacer lugar al registro pedido que algunos de los servicios que se pretende identificar tenga relación íntima, próxima, afín -"se superponga"- con los productos que, conforme con su objeto social y sus registros marcarios, explota o puede explotar la demandada.

7. En la clase 29 están incluidos "carne, pescados... moluscos y crustáceos; volatería, leche, y otros productos lácteos: incluidas las bebidas a base de leche", en la clase 30: té, preparaciones hechas con cereales, café, cacao o chocolate"; y en la clase 31, los productos agrícolas y hortícolas y en general todos los productos de la tierra que no hayan sido objeto de ninguna preparación; con exclusión del arroz (que entra en la clase 30).

Y útil es puntualizar que con la marca "Regente", la accionada comercializa efectivamente numerosos productos, como ser ostras, almejas, camarones, langostinos, centollas, berberechos, cholgas, pulpo, calamarete español, salmón rosado fresco, trucha ahumada, alcaparras (en vinagre), dátiles, almendras, castañas cajú, nueces mariposa peladas, pistachos (conf. Anexo III, f. 204 y facturas fs. 207/226, donde se enuncian también "blanco de pavita", "caviar de lumpo" -f. 217-; callo de vieyra con coral -fs. 219 y 223-; "ostión con valva" y "jamón crudo español" -f. 226-).

Adviértese, en ese listado, que se trata por lo general de productos para un público selecto y de consumo en hoteles y restaurantes de cierta categoría, como resulta de los clientes enumerados en los Anexos IV y V de fs. 123 y 124 (vgr. supermercados varios, restaurantes y hoteles cinco estrellas, entre otros).

Se tiene, de tal modo, que "Regente S.A." es proveedora de restaurantes de categoría (Anexos IV y V) y de hoteles de máxima jerarquía (Anexo V: Plaza Hotel, Sheraton Hotel, Hyatt Hotel, Alvear Hotel, Libertador Hotel, Intercontinental Hotel). Y debe ser ponderado, además, que por la multiplicidad de productos que protegen sus marcas de las clases 29, 30 y 31 puede ampliar su campo de aprovisionamiento a restaurantes de toda clase. Al propio tiempo, parece apropiado tener en cuenta que muchos de los productos del Anexo III son servidos en banquetes (por ej., ostras, centollas, langostas, etc.).

Es claro, por tanto, que la demandada -al vender sus productos a aquellos hoteles y restaurantes- cumple en cierto sentido un servicio de especial aprovisionamiento gastronómico, actividad que es susceptible de darse también con relación a establecimientos -hoteleros o no (tal el caso de "Shuster S.R.L.")- que preparan banquetes, entendidos como "comidas a que concurren muchas personas para celebrar algún acontecimiento" o como "comidas espléndidas" (ver "Diccionario de la Real Academia Española", 21ª ed., voz "banquete", p. 261).

Me parece indudable que entre proveer los productos que actualmente comercializa y los que, según están amparados por sus marcas, puede llegar a proveer a restaurantes y hoteles, la demandada desempeña, por la fuerza misma de los hechos, un servicio de aprovisionamiento gastronómico de productos "Regente" (que pueden abarcar un amplísimo campo, en tanto dicha marca cubre casi toda la clase 29 y la totalidad de las clases 30 y 31). Al proveer la accionada sus múltiples productos, bajo una misma marca, a diferentes restaurantes y hoteles, los está abasteciendo. Y en nuestra lengua, el servicio de aprovisionamiento, o simplemente aprovisionamiento, no es otra cosa que "acción y efecto de aprovisionar", siendo este verbo sinónimo de abastecer (conf. "Diccionario de la Real Academia Española", 21ª ed., p. 174).

Desde ya que, como lo he señalado muchas veces, los conflictos marcarios no son definibles por la vía de los diccionarios, sino más bien por el habla común y por la realidad misma. Mas, en este caso, el recurso al diccionario nos pone en evidencia que hay una palmaria proximidad entre las ventas de productos realizada en forma habitual a determinados restaurantes y hoteles y los servicios de restaurantes y aprovisionamiento y banquetes; máxime de productos y servicios -en el supuesto de autos- se mueven fundamentalmente en el ramo gastronómico (aunque no exclusivamente).

Esa afinidad, proximidad o superposición de productos y servicios, aun cuando fuere parcial, es bastante para dar preferencia a la marca registrada "Regente", sobre todo si se merita -como corresponde- que desde 1993 hasta 1996 prácticamente ha duplicado el número de sus ventas, ciertamente significativas (en 1996 superó la cantidad de U$S 8100000).

Creo que encarar el problema desde el punto de vista del comensal (si éste pregunta la marca del producto que consume) es desenfocarlo. El cliente, en realidad, es un establecimiento -restaurantes y hoteles o casas de banquetes- y si bien no es inexacto que sus gerentes de compras son personas advertidas, esto es predicable respecto de restaurantes de cierta categoría o tradición, mas no de todos. Y bien sabemos, por experiencia, que restaurantes los hay de toda laya (y lo propio ocurre con los hoteles) y que no son pocos los que, diseminados a lo largo y ancho del país, son atendidos por gente humilde o de escaso oficio; restaurantes y hoteles éstos que también pueden ser abastecidos por la demandada relativamente a artículos que por ahora no explota pero que puede expender en un futuro (leche, café, cacao, moluscos de bajo precio, pescados, carne, etc.). Por lo demás, la confusión puede provenir de la publicidad oral, pues no es antojadizo pensar que en avisos radiofónicos de servicios de restaurantes y banquetes The Regent éstos son confundidos, respecto de su procedencia, con los productos para restaurantes y banquetes "Regente", no pareciendo que pueda ser generalizada (piénsese en la infinidad de radios del interior del país) la afirmación de que la marca objetada será publicitada oralmente como "De Riyent".

Me interesa precisar que el hecho de que Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. pueda ser propietaria de una cadena hotelera mundial (con cuarenta hoteles en quince países, según la ampliación de la demanda, fs. 13/18) no es razón que baste para darle el ilegítimo privilegio de registrar una marca confundible con la de una empresa nacional de entidad relativa. La Ley de Marcas no distingue entre comerciantes ricos y pobres, otorgando las prerrogativas del art. 4 a aquel que solicitó primeramente la marca en forma legítima (conf. voto de la Dra. Mariani de Vidal en la causa 5974 "Prince Manufacturing Inc. v. Esteban Prinez", del 16/9/1988; mi voto in re 515/1995, "NBA Properties Inc. v. Logical S.A.", del 8/6/1999, entre otras). Y aquí no hay dudas de que la preferencia juega a favor de la demandada, que tiene registradas sus marcas en las clases 29, 30 y 31 (fs. 243, 255, 260, 267, 277 y 282), y cuyos estatutos se remontan al año 1969, en el que comenzó su actividad gastronómica (conf. peritación contable de fs. 227/229).

A diferencia del a quo, estimo que un restaurante The Regent, que se surtiera de productos "Regente" (comúnmente a la vista de estanterías al alcance del público, sobre todo cuando se trata de productos de categoría), puede dar lugar a confusión en cuanto al origen o procedencia, esto es, a la llamada confusión indirecta. Y como el objetivo esencial de la Ley de Marcas, antes y ahora, es el evitar la confusión (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995, p. 156), resulta prudente cohibir la coexistencia pretendida; solución a la que también cabría llegar si se estimara que la decisión del conflicto es reflexivamente dudosa (con. causas 8205 del 28/9/1979; 497 del 4/9/1981 y sus citas; y 1853 del 22/4/1983, entre muchas otras).

Diré, finalmente, para terminar este voto -aunque no hago particular mérito de ello- que Four Seasons Hotels Barbados Ltd. tiene ya registrada la marca Four Seasons Regent para los mismos servicios de la clase 42 (causa 354/1996 del 15/10/1999), por lo que la solicitud objetada en el sub examen (The Regent) implica un excesivo e innecesario acercamiento a las marcas oponentes, ya que la actora puede desempeñar sus actividades con su signo registrado sin riesgos de provocar posibles confusiones.

Voto, en síntesis, porque se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, con costas a la actora en ambas instancias (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhirió a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda, con costas de ambas instancias a la actora (art. 68  párr. 1º CPCCN.).- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.