"Gourmesa S.A. c/ Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat s/  Cese de Oposición al Registro de Marca" Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II. 25 de junio de 2003.-

Cese de Oposición a solicitud de marca "DELISWISS", -clase 30-. Marca registrable por no constituír "marca engañosa" ni "denominación de origen".

Fallo:

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio de dos mil tres reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "Gourmesa S.A. c/ Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat s/  Cese de Oposición al Registro de Marca"  respecto de la sentencia de fs.224/226, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor EDUARDO VOCOS CONESA dijo: 

I.- Los antecedentes del caso han sido claramente reseñados por el a quo, de manera que no volveré sobre ellos para evitar reiteraciones innecesarias. Señalaré, tan sólo, que "Gourmesa S.A." solicitó el registro de la marca "DELISWISS" en la clase 30 (acta n° 1.939.331 y facsímil de fs.2: "deli" en cursiva y "swiss" en letra común, ambas del mismo tamaño) y a su concesión se opuso la asociación "Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat" por estimar que la desinencia "swiss" resultaba sugestiva de un producto de procedencia helvética, confederación particularmente famosa por su industria alimenticia y de modo especial por la relacionada con el chocolate (fs.4).

Estimando que la protesta carecía de legítimo sustento, la peticionaria promovió la demanda de autos a fin de que se la dejara sin efecto (fs.24/25 y ampliación de fs.41/49), mas la asociación oponente insistió en la actitud expuesta en sede administrativa (responde de fs.57/60).

II.- El a quo, en la sentencia de fs.224/226, consideró que la expresión DELISWISS debía ser ponderada en su conjunto, tal como había sido requerida y sin desmembraciones artificiales, y desde ese enfoque juzgó que dicho vocablo no poseía proyección evocativa alguna sino que conformaba una palabra de fantasía, dotada de capacidad distintiva suficiente; máxime, en tanto destinada a un público masivo -no especializado- que en su gran mayoría desconocía la lengua inglesa. Por ello, ponderando que la indicada voz no era la designación necesaria o habitual de los productos ni poseía incidencia engañosa, admitió la demanda por cese de la oposición, con costas.

Apeló la vencida y expresó agravios a fs.245/248, contestados a fs.250/252. Median, además, los recursos por honorarios de fs.227 y 233 vta. -otrosí y otrosí más digo-, los que serán examinados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo. 

III.- En prieta síntesis, la recurrente sostiene que las marcas existentes registradas en nuestro país, que incluyen las voces SUISS, SUIZA, SWISS, SWITZERLAND, SWISSER, etc. (pertenecientes a varias clases) sí tienen el poder de evocar el lugar de origen, en contra de la negativa de ese poder efectuada por el Juez, cuyo criterio al respecto sería erróneo. En segundo lugar, manifiesta que su parte no seccionó artificialmente la marca solicitada, pues no se refirió a la terminación "SWISS" en forma aislada sino como "adjetivo" (no sustantivo, como interpretó el a quo) de DELICIA,(representada por el apócope DELI, es decir, que el signo pedido consistiría en concreto en el conjunto designativo "DELICIA SUIZA".

Así las cosas, continúa la apelante, si "DELICIA SUIZA" se aplica a un producto que es tal, carece de capacidad distintiva y no es registrable (art.2, inc."a", ley 22.362) y si, por el contrario, se emplea para individualizar un artículo que no es una "delicia suiza" la marca no podría ser registrada por su condición de "engañosa" (art.3, inc."d", ley citada). En definitiva, la asociación demandada insiste en que DELISWISS dice relación directa con el lugar de procedencia geográfica del producto y se identifica con las especialidades elaboradas con chocolates en la Confederación Helvética.

He reflexionado con la mayor atención que me permiten mis limitaciones intelectuales sobre el conflicto sub examen y he arribado a la conclusión de que el fallo apelado es, sustancialmente, ajustado a derecho. Adelanto, así, que votaré por su confirmación aunque pueda no compartir algún argumento en particular.

IV.- Comenzaré por recordar, como lo hice en la causa -que tiene alguna connotación de analogía- 2246/93 "The Scotch Whisky Association y otro c/García José Pablo s/ cese de oposición", sentencia del 15.02.2000, E.D. del 9.8.2000, fallo n° 50.224 que los nombres geográficos (y en realidad no es éste el caso de autos) pueden ser registrados como marcas, a menos que sean "denominaciones de origen", "indicaciones engañosas" o "de uso común", debiéndose tener presente que la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad la excepción (confr. J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2ª ed., Bs.As.1995, pág.61; esta Sala, E.D. t.41, p.185, fallo del 4.12.70).

El concepto de "denominación de origen" está definido por el art.3°, inc. c), de la Ley de Marcas y por el art.7 de la Ley de Lealtad Comercial e inclusive por normativa más moderna (confr. ADLA, XLIII-B, ps.1346 y ss. y Exposición de Motivos en pág.1350). Al respecto, J. OTAMENDI explica: "La definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias y, por ende, distintas de otras de la misma especie provenientes de otros lugares" (op.cit., págs.91/92 y nota 199). Agrega que la prohibición se justifica, por un lado, porque con referencia a los artículos que intenta designar constituye una denominación genérica y, por otro, porque evita el engaño del público (op.y loc.cits.).

Esta Sala II, en el mismo año de su creación, resolvió un conflicto semejante, en el que se discutía la validez de la marca TORINO (automóviles) porque en Turín, Italia, existían numerosas fábricas de dichos vehículos. El entonces vocal doctor Miguel Etchegaray, hoy fallecido, dio las notas de registrabilidad de una designación geográfica en los términos siguientes: "...pese a que en Turín o Torino haya multitud de fábricas de automóviles, su denominación no se halla impedida de ser inscripta como marca, por la sencilla razón de que no existe una coincidencia caracterizante entre el vehículo automotor y el nombre de la urbe... Este término TORINO, evidentemente, no es de los que ha pasado al uso general, ni le faltan condiciones de novedoso o especial; tampoco indica la naturaleza del producto, (el automóvil) o la clase a que pertenecen (clase n° 12)". Y agregó el distinguido ex Magistrado: "Falta -y ello es lo verdaderamente relevante- la vinculación o identificación entre el producto y el nombre propuesto como signo marcario. Tal cual se aprecia en el vocablo "Panamá", sinónimo de un tipo especial de sombrero. Y es esa vinculación, esa identificación, esa tipificación caracterizante, la que "recepta" el texto legal, y lo que da lugar al impedimento para registrar la marca. No caben pues, interpretaciones restrictivas extensivas, que no condicen con el principio genérico de libertad, constituyendo el impedimento una excepción" (confr. EL DERECHO t.41, pág.185).

Si el eventual consumidor tuviera alguna duda, puede disiparla de inmediato -como lo señaló el doctor Sartorio, ex juez de primera instancia de este fuero durante muchos años- pues, al pie de la marca, está para ello la leyenda obligatoria "industria argentina" (ver su sentencia, incorporada en la colección de Fallos de la Corte Suprema, t.248, pág.387); extremo que destacó la Sala entonces única al confirmar la decisión aludida (Fallos: 248:390). En cuanto a la obligatoriedad de la leyenda aclaratoria "Industria Argentina o Producción Argentina", ella viene impuesta para los productos fabricados en el país y los frutos nacionales cuando se comercialicen en el país, por el art.2° de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802.

Interesa recordar, continuando con el mismo precedente, que al decidirlo la Corte Suprema dijo en su pronuncia-miento que designar determinados productos con nombres extranjeros es corriente entre los industriales argentinos, no debiéndose ver en ello una tentativa de inducir a engaño al público consumidor sino una manifestación de prácticas comerciales lícitas (confr. Fallos: 248:345). Trátase, comenta J. OTAMENDI, de "un medio más para competir", que por lo generalizado no perjudica a la competencia, ni engaña al público que está acostumbrado a ello" (confr. op.cit., pág.97).

Tan es así que podría, de memoria, realizar un catálogo de marcas de las más diversas clases del Nomenclador que incluyen referencias bien concretas a ciudades extranjeras, ríos, naciones según una denominación no oficial, condados, etc. (en autos, véase en ese sentido las constancias de fs.86 a 203).

Lo expuesto sólo tiene por finalidad mostrar que no basta la referencia a determinada nación extranjera o a su pertenencia a ella como adjetivo (acoto que SWISS, en inglés, no es únicamente sustantivo, sino también "adjetivo"; confr. "Diccionario Internacional Langenscheidt", by C.C. Smith, G.A. Da-vies and H.B. Hall, revised and updated edition, New York-Ber-lin-Munich, 1988, pág.1007, 2ª columna) para implicar necesa-riamente y de suyo, una transgresión al art.2°, inc. a), de la Ley de Marcas o, en su caso, al art.3°, inc. d), de dicha ley. Dependerá, en el primer supuesto, de que la referencia a la zona (sustantivo o adjetivo) presente una "coincidencia caracterizante entre el producto y la designación" o, en el segundo, que tenga una proyección que lleve al consumidor a atribuir al artículo las características propias de determinado producto regional que el identificado con la marca cuestionada no posee (marca engañosa).

Cabe preguntarse, por tanto, si en el sub lite el vocablo DELISWISS (con la especial grafía que puede verse a fs.2) es indicativo del país de procedencia de la mercadería y la designa genéricamente -es decir, carece de capacidad distintiva-, o si es o puede ser una marca o denominación engañosa, o si, en cambio, constituye un signo dotado de los requisitos para ser válidamente registrado por ser especial y relativamente novedoso. A contestar estos interrogantes, en síntesis, se reduce la contienda de autos.

V.- Coincido con el señor Juez que las marcas deben ser consideradas y valoradas, como principio, según fueron solicitadas (o concedidas), sin desmembraciones o seccionamientos artificiales, de manera que el signo a juzgar consiste en la expresión DELISWISS (con su grafía particular y su pequeño diseño final) y no en la formación disociada DELI y SWISS. Y ese signo completo, como es claro, carece totalmente de significado en nuestro idioma. Nada dice al intelecto humano. Trátase, pues, de una expresión de fantasía que no hace referencia concreta perceptible a ningún producto de los tantos que conforman la clase 30.

No se ha demostrado, por otra parte, que DELISWISS -en el renglón 30 del Nomenclador Internacional- se confunda con otra marca registrada preexistente.

Es cierto que, para quienes conocen la lengua inglesa, la terminación SWISS evocará al adjetivo "suizo", mas ese mero factor no es suficiente para afirmar que el público consumidor de artículos alimenticios -la mayoría de los cuales no tiene vinculación alguna con el país helvético (cafés, azúcar, tapioca, miel, sal, mostaza, pimienta, vinagre, especias, salsa, etc.)- adjudicará a los productos denominados DELISWISS origen o procedencia suiza, porque el conocedor de inglés podrá leer también que en los distintos artículos se hallará estampada -por exigencia legal- la leyenda "industria argentina", como vimos antes. Y relativamente a quienes ignoran el idioma de Albión, la desinencia "swiss" nada les evocará ni les sugerirá, cabiendo recordar que estamos frente a artículos de consumo masivo y muchos de bajo costo, y que la gran mayoría de nuestra población carece de conocimientos de la lengua inglesa, no siendo "swiss" un vocablo que haya adquirido difusión en el habla común de los argentinos como sucede con otras palabras foráneas (v.gr.: boy, rock, cowboy, blues, etc.).

Así las cosas, el signo pretendido DELISWISS es perfectamente registrable en la clase 30 por poseer capacidad distintiva intrínseca y extrínseca y carecer totalmente de las notas de una "denominación de origen", no pareciendo admisible ni razonable el argumento de que aquel signo dice perceptiblemente "delicia suiza"; extremo que sólo sería captable con un esfuerzo de imaginación excesivo, alejado del modo de actuar del consumidor. Y si DELISWISS es, como hemos manifestado, un "vocablo de fantasía", mudo al intelecto humano, se impone concluir en que no le puede ser imputado el carácter de una marca no registrable por ser "engañosa".

En consecuencia, ponderando que la registrabilidad es la regla y no la registrabilidad es la excepción, juzgo -en concordancia con el señor Magistrado de primera instancia- que no existe ningún impedimento serio para vedar el registro de la marca DELISWISS en la clase 30; registro que no habrá de afectar ninguno de los fines esenciales de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas del comercio (confr. Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros).

Voto, en suma, por la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

La señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, de junio de 2003.- 

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: EDUARDO VOCOS CONESA - MARINA MARIANI DE VIDAL -