"Guido, Martín E s/procesamiento" - CNCrim y Correc Federal - Sala II - 23/09/2004

Uso ilegitimo de marca ajena. "PILATES".

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2004.//-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I- Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por Martín E. Guido a fs. 1.172, contra la resolución de fs.1.085/94 vta., ambas del expediente principal, en la que se resolvió procesar al nombrado por el delito previsto en el artículo 31, inciso b)) de la ley 22.362 y mandar a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000).-

II- Asiste razón a la Sra. Juez de grado al considerar que existen elementos probatorios que permiten tener por acreditado, con el grado de convicción requerido por esta etapa procesal, que el imputado hizo uso ilegítimo de una marca ajena sin autorización de su titular, configurándose de ese modo el delito previsto por el inciso b) del art. 31 de la ley 22.362. En virtud de lo señalado, el procesamiento decretado en el auto recurrido habrá de ser confirmado por esta Sala.-

III- En primer lugar ha sido debidamente probado en el sumario que la marca "Pilates" fue registrada por la querella para distinguir los productos de la clase 28 del nomenclador internacional (decreto 558/81), -ver legajo del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual n° 1.922.452-, requisito expresamente previsto en el tipo penal en cuestión para que se configure el delito imputado.-

En este sentido cabe señalar que, nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. El artículo 4° de la ley 22.362 es claro al respecto, al establecer que: "la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con el registro".-

Lo expresado en el párrafo anterior adquiere relevancia frente a la discusión suscitada con relación a que "Pilates" constituye un término "genérico" -que designa una determinada técnica de ejercicios y sus aparatos de gimnasia correspondientes-, y que al no poseer capacidad distintiva no puede erigirse en signo marcario ni pretender su titular la exclusividad en su uso. Al respecto, deviene procedente resaltar que esa cuestión ya ha sido tratada por el I.N.P.I. en el legajo n° 1.922.452 -ver dictamen de fs. 245/7- y que en base a los argumentos allí expuestos se decidió conceder el registro de dicha marca a Tamara Chichilnisky de Di Tella para distinguir los productos de la clase 28 del nomenclador (decreto 558/81).-

Frente a este panorama resulta esclarecedor el informe del I.N.P.I. agregado a fs. 468/71, donde refiere que Tamara de Di Tella posee -entre otros- el registro marcario en cuestión y su uso exclusivo. Esto no puede verse afectado pues, luego de los estudios técnicos que procesaron los llamados de atención y otorgada la concesión de la marca, su titularidad y el derecho que emana del registro es definitivo. Los pedidos de renuncia al privilegio y los llamados de atención efectuados a las solicitudes de marcas de la Sra. Di Tella, han sido tratadas en la Dirección de Marcas en cada una de las actas y luego de su consideración fueron desestimados y no constituyeron obstáculo para que la citada oficina concediera el registro de los signos marcarios solicitados.-

Más allá de que exista una causa en sede Civil y Comercial Federal (ver fs.588 y 1.031 del ppal.), donde se ha planteado la nulidad del signo marcario en cuestión, lo cierto es que mientras la marca no sea declarada nula, continúa vigente. En este sentido, si bien la nulidad constituye una de las causales de extinción del derecho de propiedad sobre ella, ésta debe ser declarada judicialmente (art. 23, ley 22.362), ya que cualquier cuestión que tenga relación con la validez del registro (acto jurídico) es de exclusiva competencia de la Justicia Federal (Bertone, Luis E. y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo;; "Derecho de Marcas", Tomo II, Ed. "Heliasta S.R.L.", Bs.As., 1989, pág. 215).-

En segundo lugar, se encuentra probado también que Guido ofreció para su venta máquinas de gimnasia en su sitio de internet ("www.martinguidofitness.com.ar") con la marca "Pilates Premier", cuando, conforme a lo expuesto precedentemente, el uso exclusivo del término "Pilates" fue atribuido a la querella. De esta manera, la conducta imputada además de invadir la esfera de un derecho ajeno, resulta susceptible de crear confusión en el público consumidor, reuniéndose los extremos exigidos por el art. 31, inciso b) de la ley 22.362.-

Ahora bien, debe aclararse que es el hecho descripto en el párrafo anterior el sustrato fáctico de la infracción marcaria imputada y no el pretendido por el representante de la querella cuando expresa, al mejorar fundamentos (fs.32/34 vta. de este incidente), que si la marca de las máquinas para realizar ejercicios del método "pilates" es de su mandante, "quien realice gimnasia mediante dicho método, usa máquinas y si es sin su autorización está cometiendo un delito". El derecho de propiedad otorgado por el I.N.P.I. a la querella -y amparado por la ley 22.362-, recae sobre la marca "Pilates" para distinguir los productos de la clase en la que fue concedida -clase 28-, y no sobre un método de gimnasia. El delito no se comete entonces por practicar una determinada técnica de ejercicios en sus máquinas correspondientes, sino en tanto se identifiquen productos de la citada clase con la marca registrada sin autorización de su titular, a quien corresponde su uso exclusivo.-

Adentrándonos ahora en el tratamiento de la conducta descripta e imputada a Martín Guido, corresponde analizar los argumentos que alega el nombrado en su descargo:

Aduce el imputado que "Pilates Premier" no constituye ni cumple función marcaria, sino que es una designación comercial. Tal descargo queda desvirtuado al observar la impresión de la publicidad informática -en concreto fs. 882 vta.-, donde se ofrecen claramente "máquinas Pilates Premier", y a fs. 883 vta. donde se enuncia "equipos Pilates Premier". Además, el carácter de marca de la mentada expresión se ve también corroborado por el informe elaborado por Gendarmería Nacional sobre las tareas de vigilancia practicadas, donde se consigna que habiendo ingresado al portal indicado se puede apreciar que las demostraciones de los distintos ejercicios se realizan sobre aparatos que ostentan como marca visible "Pilates Premier" (ver fs.870/92).-

Por otra parte, es del caso señalar que fue la frase "Pilates Premier" la que justamente el imputado pretendió registrar como marca -en clase 28, 10 y 41- y a cuyo trámite se opuso Tamara de Di Tella por existir confusión con su marca "Pilates" (ver informe de fs.38/58 y fs.199/ 201 del ppal.).-

Asimismo, en el contrato de locación suscripto entre la firma "Norwalk S.A." y Guido, (secuestrado en el allanamiento de fs. 972/83), el nombrado se proclama como el "titular de la marca, nombre y sistema llamado "Pilates Premier", constituido por un conjunto de procedimientos, equipos y ejercicios característicos de gimnasia".-

Alega también en su defensa, que su sitio de internet se encuentra "on line" desde octubre de 2002, es decir con antelación a la fecha en que la querellante registró la marca "Pilates" (15/4/2003). Ante tal argumento corresponde señalar que lo relevante a los fines de la configuración del delito marcario imputado es que la publicidad de los productos designados como "Pilates Premier", mediante el portal informático, permaneció vigente luego del registro de la marca "Pilates" por un tercero, sin que éste autorizara su uso.-

Agrega también Guido que los equipos en cuestión, llamados "reformer", "cadillac" y "wunda chair"-según la denominación impuesta por el creador del método, Joseph Pilates-, constituyen aparatos de rehabilitación, los que técnicamente se agrupan en la clase 10 del nomenclador -aparatos médicos- y no en la 28, ya que no pueden ser considerados máquinas de gimnasia. Tal argumento defensista queda desvirtuado frente la descripción que de esos equipos se realiza tanto en el sitio de internet (fs.882/83 vta.), como en la declaración indagatoria del nombrado (fs.1.068/71) y en el informe sobre las averiguaciones practicadas en el local del imputado (fs.891), que permiten clasificarlas como "aparatos para deportes", en los términos del nomenclador al describir los productos de la clase 28.-

En efecto, de las constancias mencionadas en el párrafo anterior se concluye que las máquinas mencionadas se usan para actividades de "elongación, control y postura" y para el entrenamiento y mantenimiento del estado físico. En este sentido en el informe de fs. 891 se señala que Guido ofreció su página de internet para obtener información sobre la venta de "equipos para la apertura de un gimnasio". Asimismo, el nombrado hace referencia a su local como "centro de estética" y a la técnica que enseña en las máquinas en cuestión como un "método de educación física" (ver fs.1.070 vta.).-

Párrafo aparte merece el análisis de los folletos publicitarios de fs. 78 y 780, (ambas del ppal.) ya que, contrariamente a lo afirmado por el a quo -y a diferencia de lo sostenido respecto de la página de internet del imputado-, no surge en forma clara el uso del término "Pilates" como marca para distinguir productos incluidos en la clase 28 del nomenclador (decreto 558/81) -hecho por el que Guido fuera indagado (fs.1068/71) y procesado-, sino más bien haciendo referencia al conjunto de servicios brindados por el nombrado y englobados en esa técnica.-

Además, cabe resaltar que en estos folletos sólo se usa la palabra "Pilates", y no la combinación "Pilates Premier" con la que el imputado distinguió a los equipos en la publicidad informática. Por otro lado, el término "Pilates" aparece en la tapa de los librillos en letras grandes, a modo de título y no directamente vinculado a las máquinas ofrecidas, a las que se identifican por sus nombres ("cadillac", "reformer" y "Wunda chair").-

Como corolario de lo expuesto en los párrafos precedentes, y conforme a las aclaraciones y valoraciones practicadas, corresponde confirmar el procesamiento de Guido por el delito previsto en el artículo 31, inciso b) de la ley 22.362, debiendo el a quo determinar la existencia -y en su caso, etapa procesal en la que se encuentra- del expediente que el nombrado dice haber iniciado, en su declaración indagatoria, ante el Juzgado Civil y Comercial Federal n° 9, Secretaría n° 18, planteando la nulidad de la marca "Pilates" (ver fs. 1.069 vta.).-

IV- En cuanto al embargo que en el auto recurrido se ordena trabar sobre los bienes de Guido, también será confirmado. Ello por cuanto, conforme al análisis efectuado por la Sra. Juez de grado de los extremos que la medida cautelar recurrida debe cubrir (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación), el monto estimado a fs. 1.094, luce acertado.-

En virtud de todo lo expresado este Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fs. 1.085/94 vta. en todo cuanto decide y fuera materia de apelación.-

Regístrese, hágase saber al Señor Fiscal General y devuélvase a la anterior instancia, donde deberán efectuarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar".//-

Fdo.: Cattani - Luraschi - Irurzun