Happening S.A. v. Bonafide S.A.I.C. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 02/04/1998.

Marcas - Caducidad por falta de uso - Confundibilidad - Términos extranjeros

Buenos Aires, abril 2 de 1998.

El Dr. Bulygin dijo:

1. La demandada se opuso al registro de la marca Happening en las clases 29, 30, 32 y 33 por considerarla confundible con sus marcas Happiness registradas en las mismas clases. Esta oposición motivó la presente demanda. La actora alegó que las marcas en pugna no son confundibles, ya que presentan importantes diferencias en los tres aspectos: gráfico, fonético e ideológico. Subsidiariamente, solicitó la caducidad de las marcas de la demandada por falta de uso.

En su sentencia de fs. 690/92, el juez federal de primera instancia resolvió: 1) que la demandada sólo probó el uso de su marca en la clase 29, no así en las otras tres. 2) Que la oposición al registro de estas clases carece de sustento. 3) En lo referente a la clase 29, las marcas enfrentadas son confundibles. Por consiguiente, hizo lugar parcialmente a la demanda en lo referente a las clases 30, 32 y 33 y la rechazó en lo atinente a la clase 29.

Esta decisión fue apelada por ambas partes, las que expresaron agravios a fs. 708/9 (la demandada) y fs. 710/16 (la actora). Las respectivas contestaciones figuran a fs. 722/28 y 729/30.

2. Por razones de método, voy a comenzar el análisis por los agravios de la actora. Esta última alega que no se ha acreditado un uso serio de la marca Happiness por parte de la demandada y, por lo tanto, sostiene que corresponde decretar su caducidad también en la clase 29.

Adelanto desde ya mi opinión desfavorable a esta pretensión. Los informes periciales del perito de oficio y del consultor de la actora coinciden en que la demandada adquirió bobinas de papel celofán impresas con la marca en cuestión y numerosas cajas para bombones de fruta y efectuó ventas de estos últimos. Esto está corroborado por informes y declaraciones testimoniales. De modo que coincido con la opinión del juez sentenciante de que la demandada ha hecho uso de su marca en la clase 29. Y aunque este uso ha sido limitado, es suficiente para descartar la caducidad, que debe aplicarse con criterio restrictivo, como lo sostuvo esta sala en la causa 8025 del 13/11/91.

3. La demandada se limita en su memorial de agravios a señalar que el sentenciante ha omitido aplicar lo dispuesto en el art. 26 párr. 2º Ley de Marcas, conforme a lo cual si una marca fue usada en una clase no procede la caducidad de esa marca en otras clases. Esto es cierto y, en consecuencia, no es verdad que la oposición carece de sustento en las restantes clases. Corresponde, por lo tanto, revocar este aspecto de la sentencia. Esto me obliga a examinar la sentencia apelada en lo referente al problema de la confundibilidad de las marcas, cuestión que también plantea la actora en su expresión de agravios.

4. Si bien las palabras happening y happiness tienen distinto significado en inglés, coincido con el magistrado de primera instancia en que no cabe presumir el conocimiento de inglés en el público consumidor, para quien las dos marcas carecen de todo contenido ideológico. Y también estoy de acuerdo en que tanto en el aspecto gráfico, como fonético, las dos palabras son suficientemente similares para provocar el peligro de confusión respecto del origen de los productos identificados por ellas. Teniendo en cuenta, además, que la marca de la demandada es registrada y por ende se trata de un derecho adquirido, mientras que la solicitud de la marca de la actora es una mera expectativa, no cabe duda de que la primera ha de tener prioridad.

Por las razones expuestas, voto para que se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, con costas en ambas instancias a la actora vencida.

Los Dres. Amadeo y de las Carreras, por análogos fundamentos se adhieren al voto precedente

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas en ambas instancias a la actora vencida. Eugenio Bulygin.- Octavio D. Amadeo.- Francisco de las Carreras