Herrera, Paloma v. Carolina Herrera S.A. y otro. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 12/09/2003.

Marcas - Propio nombre - Interés legítimo - Nombre y apellido

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, septiembre 12 de 2003.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Paloma Herrera solicitó en nuestro país el registro de su nombre propio como marca en las clases 3, 25 y 41 (actas 1855660, 1855661 y 1855662), oponiéndose a su concesión "Carolina Herrera S.A." -titular de las marcas "Carolina Herrera" y "Anexa" en dichas clases- y Anne P. Ruiz Picasso -propietaria del signo marcario "Paloma Picasso"-, conocida diseñadora de joyas y comerciante del perfume designado con esa marca.

Convencida de su derecho a obtener el registro de la marca requerida en las tres clases, la peticionaria convocó a las oponente a la audiencia extrajudicial previa de mediación (ley 24573 art. 1), obteniendo en ésta que "Carolina Herrera S.A." -ante la limitación de Paloma Herrera a "servicios relativos a la enseñanza de baile" en la clase 41- levantara su protesta en la mencionada categoría del nomenclador (no así en los renglones 3 y 25). Con posterioridad, promovido este juicio, la actora y Anne P. Ruiz Picasso llegaron a un acuerdo que fue homologado poniendo fin a la disputa originada entre ellas (conf. convenio de fs. 213 vta. y homologación de fs. 214).

Así las cosas, quedó subsistente el conflicto entre la solicitante Paloma Herrera y la firma "Carolina Herrera S.A.", o "Carolina Herrera Limited", con referencia al cese de oposición de esta última al registro de la marca Paloma Herrera para distinguir los productos incluidos en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional. En efecto, en forma extensa argumentó en la demanda la peticionaria de los signos objetados las razones de hecho y de derecho que prestaban sustento a sus pretensiones, destacando en especial la notoria fama mundial adquirida como bailarina clásica y como personaje reconocido internacionalmente más allá del ambiente de la danza, circunstancia que había motivado que fuera convocada para participar en la publicidad de diversos artículos. En función de la apuntada fama y de la notoriedad de su nombre, juzgó Paloma Herrera que le asistía interés legítimo para registrar dicho nombre como marca de productos y servicios, lo que en parte había quedado reconocido por "Carolina Herrera S.A." (y después lo sería por Paloma Picasso) al levantar la oposición a la inscripción de la marca Paloma Herrera para "servicios relativos a la enseñanza de baile", clase 41 (conf. escrito de fs. 100/105, del 23/9/1996, y su ampliación de fs. 141/142: a los que se acompañaron publicaciones varias, nacionales y extranjeras, con artículos y fotografías poniendo de resalto el pináculo de la fama alcanzado por la joven Paloma Herrera como primera bailarina del American Ballet Theatre de New York, a la edad de diecinueve años).

Corrido el pertinente traslado, "Carolina Herrera S.A." insistió en sus oposiciones a los registros pedidos en las clases 3 y 25 fundándose en la confundibilidad que provocarían con sus marcas "Carolina Herrera", "CH Carolina Herrera", "202 de Carolina Herrera" y "Herrera For Men" (clases 3, 9 y 14) y negando toda trascendencia a la documentación y publicaciones acompañadas por su adversaria.

En concreto, en el responde de fs. 168/186 sostuvo la emplazada: a) que la accionante carecía de interés legítimo para registrar marcas en las clases 3 y 25, desde que la actividad que desarrollaba como bailarina clásica no guardaba relación alguna con los productos incluidos en esos renglones del nomenclador; b) que el nombre propio "Paloma Herrera", que tiene protección en otra esfera jurídica distinta de la ley marcaria, no es famoso para el común de la gente y en cuanto al campo de las marcas, la existencia de una anterior -registrada y confundible- constituía un obstáculo insalvable para su inscripción en el régimen de la ley 22362; c) que las designaciones enfrentadas (Paloma Herrera y Carolina Herrera) eran gráfica, fónica e ideológicamente confundibles; sobre todo meritando que el público consumidor de las clases 3 y 25 es común, sin características especiales de cuidado o atención a la hora de comprar; que "Carolina Herrera" constituía una marca notoria para perfumes (fs. 178 vta.), de manera que su prestigio podría ser aprovechado ilegítimamente por una desconocida marca "Paloma Herrera"; d) que el carácter notorio del signo de su parte lo hacía acreedor, según la jurisprudencia, a una protección particularmente acentuada, extremo que imponía un criterio riguroso en el cotejo de las marcas en protección de la clientela formada a su amparo.

Tras esos planteamientos, la accionada -diseñadora venezolana de modas que triunfó en Nueva York- recordó diversas líneas jurisprudenciales sobre metodología en la comparación de las marcas y después formuló dos ampliaciones de contestación a la demanda (fs. 197/198 y fs. 278), poniendo de relieve en la primera de ellas que Carolina Herrera tenía una clientela notable, "desde estrellas de Hollywood hasta reinas, princesas y primeras damas" (revista "Viva", suplemento dominical del diario "Clarín"), y acompañando fotocopia donde consta que un vestido de C.H. cuesta U$S 10.000 y que entre sus visitantes se cuentan o contaban J. Onassis, la princesa Margarita, Estée Lauder, Linda Evans e Ivana Trump (conf. fs. 190 y 193).

Se produjo en la causa una prueba superabundante, con múltiples exhortos diplomáticos con los que -tras muchos años de litigio y de fojas (seis gruesos cuerpos y dos paquetes gordos de agregados)- las partes presentaron sus alegatos (actora a fs. 1026/1050 y demandada a fs. 1052/1062). En este último la firma "Carolina Herrera Limited" introdujo, por vez primera, el tema de que las solicitudes marcarias de la actora debían ser consideradas "abandonadas", toda vez que desde la fecha de notificación de las oposiciones hasta la de promoción de la demanda había transcurrido el plazo de un año que prevé el art. 16  Ley de Marcas; plazo de caducidad que no se interrumpe ni suspende por la obligatoria solicitud de mediación en los términos de la ley 24573  (este planteo había sido formulado, como advertencia, por la codemandada Picasso, la que -como ya dijimos- se apartó del proceso por acuerdo con la actora, pero nunca fue propuesto antes del alegato por "Carolina Herrera Ltd.").

3. El a quo, en el fallo de fs. 1121/1123, después de solicitar como medida para mejor proveer al INPI. el envío de los expedientes administrativos relacionados con las solicitudes "Paloma Herrera", clases 3, 25 y 41, y una vez recibidos, dijo en primer término que no podía apartarse de los términos de la demanda y contestación porque ello implicaría incurrir en el vicio de incongruencia (arts. 34  inc. 4 y 163  inc. 6 CPCCN.). Ello no obstante, considerando que el art. 163  inc. 6 parte 2ª CPCCN. lo autorizaba a tener en cuenta los hechos modificatorios y extintivos de la litis, valoró que el INPI. habría -según las constancias de fs. 1090 y 1118- declarado "abandonadas" las solicitudes 1855660 clase 25 y 1855662 clase 3, en plena tramitación de estos autos (el 6/8/1999, según disposición 700/1999). En consecuencia, juzgó el a quo que como las oposiciones fueron notificadas a Paloma Herrera el 7/9/1995 y la demanda por cese fue incoada sólo el 23/9/1996 (fs. 100), habíase operado la caducidad de las solicitudes por el vencimiento del plazo anual contemplado en los arts. 16  incs. a y b y 15  Ley de Marcas.

Sobre ese fundamento la demanda fue rechazada, con costas a la actora.

4. Apeló la vencida a fs. 1127 y expresó agravios a fs. 1153/1190, acompañando al propio tiempo algunos documentos para completar los expedientes del INPI. remitidos al proceso por causa de la medida para mejor proveer dispuesta en primera instancia y que no habían sido enviados con aquéllos. La demandada contestó los agravios a fs. 1194/1204 y se opuso a la agregación de la documental (fs. 1192/1193). A la postre, después de algunos trámites que no viene al caso detallar, esta sala se pronunció sobre el incidente y decidió que correspondía agregar los documentos aportados por la actora ponderando, en especial, que al corrérsele traslado de ellos a la contraparte -a fs. 1191- ésta no había cuestionado su autenticidad ni que integraran las actuaciones administrativas de que se trata.

Además del recurso vinculado con el fondo del asunto han sido articulados otros dos que se relacionan con los honorarios de los letrados de la demandada, por bajos (conf. fs. 1128 y 1130), los que -llegado el caso- serán estudiados por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

5. Es mi método y mi costumbre -no entiendo que se pueda ser juez en serio de otra manera- examinar una a una todas las pruebas de la causa, aunque a primera vista pudieran parecer superfluas o reiterativas. No es esto ningún mérito especial sino la observancia del juramento que presté cuando asumí la responsabilidad que ejerzo desde hace bastante más de veinticinco años. Y en la presente causa he continuado el mismo método y costumbre, revisando revista por revista, fotografía por fotografía, leyendo artículos sobre las personalidades de ambas partes (en el principal y en los dos paquetes anexos), testimonial, informativa, pericial del anexo o casillero n. 20, etc.

Es claro que ambas partes, que han seguido durante años este proceso, conocen -acaso tan bien como yo- las constancias de autos (sobre todo teniendo en cuenta que, salvo en la testimonial, siempre han intervenido por la actora y demandada los mismos letrados y apoderados: Dres. Herrera y Liprotti). Esto me releva de volcar en el voto todas y cada una de las pruebas que acreditan la fama alcanzada por la actora, bien que citaré por cierto algunas de particular relevancia. Me atengo, así, no por razones de molicie o comodidad sino para no extender innecesariamente este voto con consideraciones que los contendientes conocen de sobra, a lo establecido en el art. 386  parte 2ª CPCCN.

Lo propio encuentro útil y honesto aclarar con referencia a los argumentos desenvueltos por actora y demandada. Los he leído todos y he reflexionado sobre cada uno. Mas no es imprescindible que vuelque aquí cada una de las meditaciones que suscitan sino que me ceñiré -siguiendo una jurisprudencia de la Corte Suprema cargada de buen sentido- a exponer aquellos fundamentos que juzgo "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales ha sido considerada por el alto tribunal como razonable y compatible con el adecuado servicio de la justicia (conf. Fallos 265:301  ; 278:271  ; 287:230  ; 294:466  , entre muchos otros).

Hechas esas breves precisiones, y antes de entrar en el fondo del asunto, creo del caso desestimar rápidamente el acuse de deserción del recurso de la actora efectuado por la demandada en su contestación de fs. 1194/1204. El memorial de su contraria, que cubre setenta y cuatro carillas (fs. 1153/1190), examina con extensión y a través de una crítica concreta y razonada los fundamentos del fallo apelado y, después de ello, expone la argumentación relacionada con los distintos temas que el a quo no trató por el sentido de su sentencia (interés legítimo, marca notoria, confundibilidad, etc.). Si algún reproche pudiere caberle a la expresión de agravios no es, precisamente, el de carecer de los requisitos que exige el art. 265  CPCCN. En este acuse la demandada ha obrado con ligereza manifiesta.

Dicho lo cual, pasaré a ocuparme de los temas que hacen al núcleo del conflicto: a) caducidad de las solicitudes marcarias de la actora; b) interés legítimo de la actora; c) posibilidad de registrar como marca su propio nombre, según las circunstancias del caso; d) marca notoria y su protección: consideraciones acerca de la naturaleza de los productos y las características del público consumidor; e) importancia marcaria del nombre notorio que se pretende registrar; f) confundibilidad en los tres planos del cotejo, según las directivas jurisprudenciales adecuadas para este caso concreto.

Trataré, en lo posible, de efectuar una exposición de fundamentos suficientes sin que la extensión de la causa me lleve a caer en largos desarrollos prescindibles.

6. Dado que -conforme a lo expuesto en el consid. 3 de este voto- el a quo rechazó la demanda por entender que se había verificado el abandono de la solicitud en los términos del art. 16  inc. a Ley de Marcas, es preciso abocarse al estudio de esta cuestión.

Para ello hay que tener en cuenta que al contestar demanda "Carolina Herrera S.A." no planteó ninguna excepción o defensa relacionadas con este tema (fs. 168/186).

En efecto, después de limitar su responde a la pretensión de registro de la marca "Paloma Herrera", actas 1855660 y 1855662, para distinguir los productos de las clases 25 y 3 internacionales, amplió los fundamentos en los términos que surgen de los párrs. 5º y 6º consid. 1 de este voto, los cuales -según puede leerse- no tienen vinculación jurídica alguna con la falta de legitimación de la actora por haber abandonado sus solicitudes.

Es claro, entonces, que el a quo introdujo una cuestión vinculada al interés meramente particular de Carolina Herrera S.A., pero ajena al thema decidendum, tal como acertadamente lo hizo notar la representación de la actora en su expresión de agravios (en especial fs. 1153 vta., pto. 2, 1154 vta. y ss.). Esta circunstancia determina la invalidez del pronunciamiento apelado porque configura una causal paradigmática de arbitrariedad de sentencia por violación del derecho de defensa en juicio (art. 18  CN. y doctrina de Fallos 237:328  ; Carrió, Genaro, "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", t. I  , Ed. Abeledo-Perrot, ps. 117 y ss).

La alusión al art. 163  inc. 6 CPCCN. hecha por el a quo (conf. consid. 5, fs. 1123) no subsana el error apuntado porque esa norma se refiere a "los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio", por lo que quedan excluidos los anteriores a la promoción de la demanda, como sería el que se le atribuye a la actora en la hipótesis del art. 16  inc. a in fine Ley de Marcas. La razón de ser de la prescripción legal radica en atender a las modificaciones que puede experimentar el derecho de las partes durante el curso del proceso, pero -se reitera- sólo en la medida en que ellas "se hubieren producido durante" ese período (Sup. Corte Bs. As., 28/12/1972, en ED 47-363; en igual sentido, Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, 1994, Ed. Abeledo-Perrot, p. 143).

Descartada la aplicación de la norma invocada, y probado que en el fallo se accede a lo que no se ha pretendido, aparece manifiesta la violación al principio de congruencia (arts. 34  inc. 4 y 163  inc. 6 y Ramos Méndez, Francisco, "Derecho Procesal Civil", t. I, 1992, Ed. Bosch, Barcelona, p. 611) y al derecho de defensa en juicio que entronca directamente en aquél.

7. Establecido lo que antecede, corresponde por consiguiente revocar el fallo recurrido y entrar derechamente a resolver el resto de las cuestiones planteadas, sin necesidad de reenviar la causa a primera instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento (conf. doctrina del art. 253  parte 2ª CPCCN.; sala 2ª, causas 5539 del 12/8/1977 y 4388 del 16/9/1977 y muchas posteriores; C. Nac. Civ., en pleno, LL 30/3/1977; Podetti, R. J., "Tratado de los recursos", 1958, ps. 147/8; Alsina, H., "Tratado teórico práctico de Derecho Procesal", t. IV, p. 419; Colombo, C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, 1971, p. 405, etc.).

8. Relativamente al tema de si le asiste "interés legítimo" a Paloma Herrera para registrar como marca, en las clases 3 y 25, su propio nombre, la respuesta afirmativa se impone sin resquicio de duda. No importa, para ello, que hasta el presente la afamada joven -de notoriedad mundial- no se haya dedicado aún a la fabricación o comercialización de los artículos comprendidos en aquellos renglones del nomenclador internacional, porque este extremo no es recaudo para que la peticionaria posea el interés que exige el art. 4  Ley de Marcas. Y desde ya cabe anotar, como surge de autos, que la demandada y, en su momento, Anne P. Ruiz Picasso aceptaron expresamente que la actora inscribiera su nombre como marca en la clase 41 para distinguir "servicios relativos a la enseñanza de baile" (conf. fs. 167 y fs. 213), de manera que ya le han reconocido el interés legítimo para ser titular de un registro marcario, lo que la habilita -salvo confundibilidad con marcas preexistentes, tema del que me ocuparé luego- para obtener registros de defensa cuando menos en las clases 3 y 25.

Mas al margen de ese argumento, tratándose la accionante de una artista de un notorio prestigio en todo el mundo, al extremo de haber sido considerada una de las diez mejores bailarinas de la historia (conf. declaraciones de los periodistas Lauría, C. M., fs. 689 vta., de editorial Perfil en New York, y Oliva, A., fs. 690; ver la misma afirmación tomada según la testigo I. L. P. de Raimondi, de la publicación "Dance Magazine", fs. 411/12, a la 2ª), resulta incuestionable que tiene interés legítimo y derecho subjetivo en registrar su nombre famoso -que, por las múltiples publicaciones de interés general que se refieren a Paloma Herrera, exceden ampliamente el campo de los amantes y aficionados a la danza- para identificar productos en el ámbito comercial bajo la protección del régimen marcario argentino.

En ese sentido, por ser aplicables al caso -y por comprensibles razones de brevedad- me remito a las consideraciones que expuse en la causa 102, "Sportlandia S.A. v. Vilas Guillermo s/retiro oposición reg. marcas"  , resuelta por sala 2ª el 5/4/1981, donde desarrollé con cierta extensión los argumentos en virtud de los cuales -dentro del estricto régimen de la ley 3975 (art. 6 )- consideré justificado que un famoso deportista -como era Guillermo Vilas en el mundo del tenis-, alrededor del cual se movían cuantiosos intereses económicos, se hallara asistido del derecho a obtener beneficios ligados directamente a su nombre y fama, que son fuente de lucro para numerosos terceros; esto, mediante, entre otras formas, la obtención de marcas de productos.

Prácticamente todo lo dicho en ese precedente puede ser trasladado, con alguna mínima adecuación, al sub examen, donde el famoso deportista es reemplazado por una famosísima bailarina clásica, reconocida en nuestro país y en el mundo entero, como lo destacó -para no abundar en otros antecedentes- el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires al dictar el decreto 2093/2001 , inclusive en sectores amplios de nuestro pueblo y de numerosos países que no están vinculados con el terreno del ballet. Y esta realidad surge sin hesitación no bien se tiene en cuenta la gran cantidad de revistas, diarios y publicaciones de interés general que le han hecho notas y reportajes desde por lo menos el año 1995 -en que pasó a ser la primera bailarina del muy prestigioso American Ballet Theatre de New York, a la edad de diecinueve años- hasta la actualidad (conf. revista "Viva", suplemento dominical del diario "Clarín" -cuyo tiraje destacó con énfasis la demandada- correspondiente al 27 de julio del año en curso, artículo titulado "Ave de paso"; ver también avisos publicitarios del 26, 27 y 28 de julio en "La Nación" con la figura de la actora y el título "Paloma Herrero en el Colón..."; puede verse un sinnúmero de antecedentes sobre las altísimas calidades de la actora en su actividad de bailarina en el paquete "Casillero 15", donde obran ejemplares que se refieren a ella de "The New York Time Magazine", "Life", "Dance Magazine" -dic. 1994- "Vanity Fair", "Newsday" "Newspaper", "Time Magazine", "Vogue Magazine", libro "Romeo & Juliet", de Nancy Ellison -fs. 898/904-; conf., asimismo, informativa: "Gente", fs. 359; "Clarín Espectáculos" 9/8/1995, "Paloma Herrera: la estrella del siglo", fs. 375; "Clarín" y "Viva", fs. 378; "Caras", fs. 388; "Noticias", fs. 395; "La Nación", fs. 434; "La Voz del Interior", fs. 438; "Who's Who in America" 1995, 49 th edition, vol I, A-K, fs. 580 y 586; diario de Sao Paulo, Brasil, fs. 600 y 619, fs. 717/720; "Chicago Tribune", fs. 807/810; etc.).

Recuerdo, en este orden de cosas, que el principio es la registrabilidad y la excepción es la irregistrabilidad (mi voto en sala 2ª, causa "The Scotch Whisky Association y otro v. García, José P.", LL 2000-C-696). Concordemente con dicha regla general, la exigencia del art. 6 ley 3975 -para ser titular de marcas debíase poseer las calidades de comerciantes, industrial o agricultor- fue interpretada con sentido amplio por la jurisprudencia, recurriendo a la vía analógica y en tanto se asegurara la finalidad perseguida por la ley y la valiosidad del resultado de la interpretación misma, ya que lo más entrañablemente jurídico de una ley está precisamente en su finalidad (conf. Casares, T. D., "El derecho y la justicia", Curso de Cultura Católica, p. 244), importándome señalar que la valiosidad del resultado de una honesta interpretación constituye una guía de primer orden para formular el juicio prudencial acerca del alcance de un precepto jurídico en su conexión con las contingentes circunstancias de la vida real. Así, se admitió que podría ser titular de marcas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA.) (conf. sala 2ª, causa 4529 del 27/8/1976; Dr. Arana Tagle, como juez de primera instancia, in re "Circus S.A. v. Asociación del Fútbol Argentino", del 19/8/1975), cabiendo añadir que el precepto del citado art. 6 fue objeto de críticas por parte de la doctrina (ver Breuer Moreno, P. C., "Tratado de marcas", n. 172, 1946, ps. 212/213; O'Farrell, E., "La calidad de comerciante para el registro de marca. La caducidad de las solicitudes de marcas", LL 113-592, en esp. ap. 2). En función de aquellos y otros precedentes jurisprudenciales que se orientaban en la misma línea de pensamiento, la ley 22362  reemplazó las exigencias del art. 6 viejo por el texto del art. 4  actual: para ser titular de marcas de productos y servicios se requiere tener interés legítimo, concepto éste mucho más amplio que el del precepto derogado. Y si vigente este último se juzgó admisible que un destacado deportista -Guillermo Vilas- podía registrar marcas a su nombre, pese a no revestir ninguna de las calidades previstas en el art. 6 ley 3975, con mucha mayor razón cabe aceptar que una famosa artista nacional, cualesquiera fueren los rubros en los que hubiese adquirido prestigio en el mundo entero (danza, piano, pintura, narrativa, escultura, cerámica, etc.), se halla dotada de "interés legítimo" para aprovechar su nombre propio y la fama que le es aneja en el desenvolvimiento de una actividad con fines lucrativos y bajo el amparo del régimen específico marcario.

Del mismo modo que el antiguo art. 6 ley 3975 consentía una interpretación dotada de cierta amplitud (inclusive el art. 9 ley 3975 permitía en ciertos casos que sin las calidades del art. 6 se adquiriera el dominio de marcas), el vigente art. 4  ley 22362 armoniza apropiadamente con un criterio interpretativo generoso, en tanto no se desnaturalice la ratio de la ley: evitar que las marcas se conviertan en meros títulos de especulación (conf. C. Nac. Fed. Com., LL 143-625, sum. 27004; sala 2ª, causas 4529 y 102 antes citadas). Respetada esa finalidad y salvaguardados los objetivos esenciales de la Ley de Marcas -la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (Corte Sup., Fallos 272:290  ; 279:150  , entre muchos otros)- la extensión del concepto de "interés legítimo" para registrar marcas a personas que han prestigiado en alto nivel su nombre propio permite, sin que de ello propiamente derive daño alguno para terceros, que la protección legal cubra intereses incuestionablemente legítimos que de otro modo quedarían huérfanos de ella evidenciando una carencia disvaliosa del ordenamiento jurídico positivo. La hermenéutica propiciada, como fue dicho en la causa "Vilas"  , "no violenta la letra de la ley ni modifica subrepticiamente su alcance (y conduce) a un resultado que armoniza con la finalidad del ordenamiento y que cuenta con el apoyo del sentido común o buen sentido (sobre el papel de éste en la interpretación de normas jurídicas, conf. Vallet de Goytisolo, J., `Panorama del Derecho Civil', 1963, Barcelona, p. 86)".

Juzgo, en resumen, que la actora es poseedora incontrovertiblemente de interés legítimo para registrar marcas de productos y servicios en cualesquiera de las clases del nomenclador, sin que tenga relevancia alguna el hecho de que -en la actualidad- no desempeñe actividad comercial específica en tal o cual ramo del comercio o industria. Por motivos de brevedad, aunque lo dicho hasta aquí me parece bastante, doy por reproducidas -con sus adecuaciones obvias- las consideraciones que contiene el cap. 5 de mi voto en la causa de sala 2ª, n. 102, "Sportlandia S.A. v. Vilas, Guillermo"  , sentencia del 5/5/1981.

9. Concluido este punto, se impone examinar los temas vinculados con la confundibilidad de las designaciones "Paloma Herrera" y "Carolina Herrera", "CH Carolina Herrerra", "202 de Carolina Herrera" y "Herrera For Men", lo que exige estudiar la naturaleza de los productos incluidos en las clases 3 y 25, las características del público consumidor en el caso concreto, la notoriedad de las marcas oponentes, la difusión alcanzada por el nombre propio que se pretende registrar, las pautas que la jurisprudencia ha delineado con el tiempo que son adecuadas para el sub lite a efectos de practicar el cotejo de las designaciones y la razonable probabilidad o no de que los conjuntos enfrentados puedan provocar equívocos o confusiones en el público consumidor en razón de su parecido en alguno de los terrenos de la confrontación: gráfica, fonética o ideológica.

Procuraré avanzar con cuidado en esos aspectos atendiendo particularmente a los hechos y circunstancias en que se ambienta la contienda, porque -como ambos letrados lo apuntan- no se trata en estos casos de practicar una mera confrontación teórica de los signos sino de examinar las singularidades en que se presenta el conflicto. Caso contrario, la sentencia se perderá por los cerros de Úbeda en vez de ser, como corresponde, la decisión expresa, positiva y precisa de las pretensiones de las partes, calificadas según lo que por ley correspondiere (art. 163  inc. 6 CPCCN.). Dicho en otros términos, el único camino para arribar a la cosa justa y dar a cada uno lo suyo -desde que el Derecho es el objeto de la justicia- es ponderar con afinación de juicio los hechos y notas en que se desenvuelve el entuerto y contemplar los reales intereses en juego (conf. Corte Sup., Fallos 237:299  ; sala 2ª, causas 7431 del 17/10/1980; 1177 del 20/8/1982; 1780 del 5/4/1983; 2107 del 26/8/1983, entre otras).

10. Parece oportuno destacar, a esta altura, algunos principios jurisprudenciales que el tiempo y la experiencia han demostrado útiles para resolver los conflictos de confundibilidad marcarios o, al menos, algunos de ellos; directivas que, como lo manifesté antes, no son de validez absoluta o universal (simpliciter) sino que dependen de su adecuación a las circunstancias singulares de cada contienda, esto es, valen secundum quid.

El primer elemento que las marcas deben respetar para que sea autorizada su coexistencia en los mismos renglones del nomenclador o con relación a productos cercanos o "superpuestos" es que las designaciones -consideradas como totalidades, sin artificiales desmembraciones- deben ser claramente distinguibles (art. 3  inc. a y b ley 22362; sala 2ª, causas 2323 del 25/12/1983; 7561/1993 del 28/9/1995; 6017/1998 del 11/3/2003, entre muchas otras); y deben serlo cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en el ángulo del público consumidor -considerando concretamente la naturaleza de los productos comercializados y no los que teóricamente podrían eventualmente llegar a formar parte de una futura negociación no invocada siquiera- a efectos de comprobar si la percepción de una marca (como conjunto) suscita el recuerdo de la otra (también como conjunto) y provoca, de tal manera, la situación que nuestro estimado excolega -el Dr. Etchegaray- denominara allá por el daño 1970 como "similitud confusionista".

Es menester tener en cuenta, asimismo, que la existencia de un sentido conceptual o ideológico (o, cuando menos, evocativo) en una marca que está por completo ausente en la otra cobra singular valor distintivo, desde que el aspecto más importante de la confrontación de las marcas está dada por el terreno conceptual, porque la significación de las palabras obra en el intelecto humano suscitando imágenes y originando conceptos o ideas; extremo que no es posible cuando los signos o conjuntos carecen de proyección ideológica y se agotan en expresiones de fantasía, mudas, como tales, a la inteligencia de las personas. Así lo ha decidido la jurisprudencia desde hace mucho, respondiendo a una realidad indiscutible y que armoniza con el sentido común (conf. Fallos citados por Otamendi, J., ob. cit., ps. 154/156 y notas), con apoyo de los propios autores dedicados a la materia (conf. Otamendi, J., ob. cit., p. 155 -"...el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna"-; Martínez Medrano, G. A. y Soucasse, G. M., "Derecho de marcas", t. III, 2000, p. 92, -"...el plano conceptual es el más importante para confundir o diferenciar según nuestra jurisprudencia", porque "por lo general, en la confrontación de marcas tiene mayor preponderancia distintiva el contenido semántico de las palabras", según la sala 2ª, causa 8224, "Incasa S.A. v. Richard Hudnut", inédito-), como sucede por lo común con los signos compuestos por un elemento nominativo conceptual y algún dibujo o composición de colores, donde prevalece el primero de ellos (ver Wittenzellner, U., "Derecho de marcas en la Argentina", 1987, Ed. Abeledo-Perrot, p. 110).

Por otro lado, bien que como regla de relativa validez aunque ciertamente no desdeñable para la solución de muchos litigios de la naturaleza del presente, esta Cámara ha señalado -por sus tres salas- que las sílabas o la palabra inicial de un conjunto de dos o más vocablos (comúnmente denominada la "raíz") revisten normalmente mayor peso diferencial por cuanto son más fáciles de memorizar, en tanto se leen en primer orden y se oyen también en primer término. Se ha dicho en reiteradas oportunidades, brevemente, que "la raíz es, por lo general, la porción de la marca que más fácil retiene e público", aunque, como es obvio, carece de eficacia distintiva si se trata de una raíz de "uso común" por su difusión o su función evocativa (conf. sala 2ª, causa 8292, "Italcosmética S.A. v. Neutrógena Corporation", del 23/4/1993; ver también Otamendi, J., ob. cit., p. 181, párr. 4º in fine y jurisprudencia citada en nota 727; Martínez Medrano, G. A. y Soucasse, G. M., "Derecho de marcas", cit., ps. 88/89; Bertone, L. E., y Cabanellas de las Cuevas, G., "Derecho de marcas, designaciones y nombres comerciales", t. II, 1989, Ed. Heliasta, p. 48 y citas en nota 130; etc.). Y ese mayor peso distintivo cobra singular eficacia cuando la raíz de una de las marcas enfrentadas tiene claro contenido conceptual mientras que la otra no lo posee o posee uno muy diverso.

Reitero, aquí, que el lenguaje es un ordenador del universo. Ya en otras ocasiones anoté que "como los hombres se entienden por el lenguaje y los signos (gestuales, mímicos, etc.), la diferencia apuntada entre voz conceptual y expresión de fantasía tiene trascendencia... señalé en la causa 5409 del 29/10/1987, que el principal campo del cotejo es el conceptual e ideológico... porque el idioma o lengua se convierte en un instrumento del hombre, en un medio para tratar con el mundo y para orientarse en él. La aplicación de la palabra en el mundo -enseña Philip Lersch- es un proceso de organización, es una ordenación y clasificación de lo percibido en el espacio vital en el que el hombre ha de cuidar su existencia (conf. `La estructura de la personalidad', 1974, Barcelona, ps. 385/387). De donde se sigue que el sentido semántico es el que posee mayor entidad diferenciadora en las marcas, salvo circunstancias excepcionales (vgr. el tribunal declaró confundibles, para sábanas, las marcas Siesta y Fiesta; para bañeras, Fiel e Infiel). Por eso, bien pudo ser dicho que el contenido conceptual `adquiere una significación tal que empalidece las semejanzas que puedan observarse en los planos gráfico y eufónico'" (conf. sala 1ª, causa 1090 del 4/6/1982, y sala 2ª, causa 11744/1994 del 20/11/1997).

Atinado es, todavía, traer a colación algunos otros principios que juegan en esta materia, es decir, directivas jurisprudenciales que la prudencia, la experiencia y el sentido común han ido mostrando como herramientas útiles y razonables para la solución de los conflictos de confundibilidad marcaria, recordando -siempre- su carácter relativo y la necesidad de adecuarlos a las circunstancias y notas singularizantes de cada situación conflictiva, para no incurrir en la torpeza de un pronunciamiento abstracto, teórico, perdido en alguna petenera, sino concluir en una decisión justa, que dé a cada uno lo suyo de cada quien.

Una regla bastante utilizada es la que aconseja darle valor a la primera impresión prerreflexiva que producen las marcas en quienes se aproximan a ellas de un modo fresco, espontáneo, desprevenido; regla que vale, en buena medida, en aquellos artículos que no son de alto costo o que están al alcance de la mayoría de la población, porque cuando se trata de productos de consumo masivo y escaso valor el consumidor no suele poner demasiada atención al adquirirlos. Entonces, al obrar de este modo el juez se está colocando -en cierto sentido- en el lugar de los eventuales adquirentes y observando desde su sitio la semejanza o disimilitud de los conjuntos marcarios enfrentados. Mas es claro que esta regla pierde en gran medida su eficacia como metodología de distinción cuando se está frente a mercancías de alto costo y referida a un público particular, que pone especial o muy significativa atención en el producto que adquiere (conf. Martínez Medrano, G. A. y Soucasse, G. M., "Derecho de marcas", cit., p. 98).

Ya veremos como juega esta directiva en el sub examen.

Siguiendo con el tema, es pertinente indicar que -según una vieja regla en esta clase de pleitos- el juez debe estar más a la semejanzas que a las diferencias (conf. sala 2ª, causas 2668 del 27/7/1976; 4218 del 3/8/1976; 7394 del 25/4/1980; 18335/1994 y 18568/1994 del 14/9/1999; 2498/1992 del 12/10/1999, etc.), porque, como apunta Breuer Moreno, P. C., "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. "Tratado de Marcas", 1946, p. 358; Otamendi, J., ob. cit., p. 179; Zavala Rodríguez, C. J., "Marcas de fábrica que provocan confusiones", en Rev. de Derecho Comercial y de las Obligaciones, ns. 70/71, ps. 583/594; etc.). Y como derivado de ese principio está el que recomienda que en caso de reflexiva duda acerca de si las marcas son o no confundibles debe preferirse la marca registrada -por constituir un derecho adquirido- por sobre la solicitada y protestada -en tanto ésta no excede el campo de la mera expectativa- (Otamendi, J., ob. cit., p. 180, parág. 4.7.1.c y nota 720).

Finalmente, interesa poner de relieve que la marca Carolina Herrera o la marca anexa CH Carolina Herrera o los conjuntos 202 de Carolina Herrera y Herrera For Men no tienen todos el mismo alcance y difusión en nuestro país. Cabe sí admitir que las tres primeras marcas revisten carácter notorio en el ámbito de la identificación de perfumes y que, como contagio, se extiendan con la misma calidad a la distinción de artículos de cosmética y tocador (esto último sólo "por contagio"). En ese carácter de marcas notorias en el ramo situado en la clase 3 del nomenclador, los mencionados conjuntos designativos son dignos de una protección acentuada, al extremo de que esa categoría autoriza incluso a prescindir -no es éste el caso- del principio de especialidad. Pero sí es claro, y admitido por la jurisprudencia uniformemente, que tanto las marcas notorias como las de alto renombre -para quienes aceptan la diferencia- tienen ambas el derecho a una tutela rigurosa, tanto con la finalidad de cohibir el aprovechamiento del prestigio ajeno por comerciantes poco escrupulosos como para vedar el daño que provocaría al titular de aquellos signos la proliferación de marcas más o menos semejantes, por el aguamiento de su poder distintivo o dilución, esto es, por la ruptura de la relación marca-producto (conf. mis votos en las causas de sala 2ª 957/1999, "MD Distribuciones S.A. v. Quid Foods S.A.", del 17/9/1992, y sala 3ª, causa 4772/2000, "Santton & Cía. S.A. v. INPI.", del 21/3/2002, entre otras).

Podría ser completada la reseña que antecede con alguna que otra directriz más, pero juzgo que las reglas sustanciales para definir este caso han sido sucintamente recordadas. Y es a la luz de ellas, en conexión con los hechos y circunstancias, que pasaré a estudiar el núcleo mismo del conflicto marcario traído hoy a decisión del tribunal.

11. Apunté casi al comienzo del considerando precedente (reseña de directivas útiles para el cotejo de marcas) que éstas debían, como regla general -salvo que poseyeran un ingrediente con preponderancia marcaria evidente (vgr., una mot vedette)-, ser comparadas como totalidades, sin desmembrarlas artificialmente, es decir, como fueron pedidas y registradas; bien que el uso popular puede, como es frecuente y por muy diversas razones, ir otorgando particular relevancia a una porción del conjunto sobre el resto (así, por ejemplo, "coca" en "Coca Cola"; "jockey" en cigarrillos "Jockey Club"; "cafia", relativamente a "Cafiaspirinas", etc.).

En materia de nombres propios o de nombres y apellidos, como sucede también con formas hipocorísticas y seudónimos, se presentan denominaciones que identifican, sin provocar la más mínima hendija de duda, a determinada persona, por lo general vastamente conocida en amplios círculos internacionales, nacionales o regionales. Pero esa denominación obra de tal manera en la medida en que sea completa, tal como la prestigió o divulgó el personaje, resultando estéril como elemento de identificación si se la fracciona y se emplea una u otra porción del conjunto conocido por la generalidad. Así, por ejemplo, si digo "Teresa" (a secas), es harto probable que mi interlocutor no tenga la menor idea acerca de a quién me refiero (supongamos que su mujer no lleve ese nombre, ni tampoco su madre, ni su amante, ni su mascota). Pero si completo la denominación y menciono "Teresa de Calcuta", si sabrá aquél que aludo a una pequeña monjita, vieja, doblada, dedicada a los pobres más pobres de la tierra, que a la tierra entera regó con su incomparable ejemplo de santidad.

Si nombro a Ricardo E. N. Reyes Basoalto me animo a afirmar, casi con seguridad, que para la inmensa mayoría ese señor será un ilustre desconocido. Pero si reemplazo su nombre real por el "nombre y apellido" que adoptó (Pablo Neruda), ¿quién no reconocerá al autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada", al Premio Nobel de Literatura (1971), al poeta chileno que alcanzó un prestigio universal? Mas "Pablo" solo, a secas, podría evocar a tantas y tantas personas que esa escueta pronunciación dificilmente nos traerá el recuerdo de "Residencia en la tierra", o "Canto general", o "La espada encendida", entre otros poemarios perdurables.

Podría multiplicar por cientos los ejemplos de personas que son conocidas e identificadas sólo a través de su nombre y apellido unidos y que no podrían serlo si uno y otro fuesen disociados. Esto, en todos los ámbitos del quehacer mundial (político, cultural, artístico, musical, científico, etc.). Por abundar agregaré algunos más: "Ocampo" (Victoria, Silvina), Quiroga (Facundo, Horacio), Paloma (Picasso, Herrera, San Basilio, Navares, Lago), Herrera (Carolina, Lola, Lorena, Gabriela, Carmen -todas famosas en sus diversas actividades-) y muchos otros.

Hay personajes, en cambio, que son fácilmente identificables con el nombre, o con el apellido, o con un seudónimo, empleados en forma aislada. Porque así se hicieron conocer por el público y así éste los identificó y ligó en cierto sentido a sus vidas, por el afecto o por el rencor (complejo es el ser humano). Me parece que en esta línea podemos recordar, entre otros, a: "Pelé", "Trotski", "Chunchuna", "Atahualpa", "Fangio", "Bonavena", "Evita", "el Quijote", "Borges", "Gardel", "Troilo", "el Polaco", "Quino", etc., etc.

Creo que la diferencia anotada entre los primeros -que son identificables por su conjunto completo de nombre y apellido- y los segundos -a los que basta para individualizarlos con el nombre, o el apellido, o el seudónimo, o una forma hipocorística- no es una creación antojadiza mía sino algo que se da en la realidad social y que excede, naturalmente, nuestras fronteras (es curioso ver, en el terreno del deporte, cómo son habituales los sobrenombres de los deportistas: el rey, el mago, el emperador; fenómeno éste que se da también en el mundo de la ¿música? rockera o el ruido bailantero -para poner seudónimos o sobrenombres o apodos es notable el ingenio provinciano, el de grupos marginales, el argot carcelario y delincuencial-: "la saeta de oro", "el torito de Mataderos", "el troesma Ireneo Leguisamo", "el chueco de Balcarce", "Mate cocido", "Petiso orejudo", "el Tula", "el Burrito", "la hiena Barrios", "Mano de piedra" y muchísimos otros).

Si examinamos cómo juega esa realidad con referencia a la marca "Carolina Herrera" -signo notorio y prestigioso en el rubro "perfumes" en nuestro país y también renombrado en materia de diseños de prendas de alto vestir para mujeres (conf., vgr., peritación en Casillero 20 y las constancias de fs. 190/193 acompañadas por su representante letrada al ampliar a fs. 197/198 la contestación a la demanda)-, juzgo que el nombre "Carolina" aislado, en sí propio, no suscita, al menos en forma rápida y necesaria, su asociación con el apellido "Herrera". Carolina es denominación difundida en nuestra sociedad y en otros países (en tanto forma diminutiva femenina de "Carlos": conf. "Gran diccionario de los nombres de persona", 1995, Ed. de Vecchi, Barcelona, p. 74; Tuan, Laura, "El gran libro de los nombres en cinco idiomas", 1994, Ed. de Vecchi, Barcelona, p. 36). Por su parte, "Herrera" (con sus variantes "Herrero", "Ferrero", "Ferreyra", etc.) es un apellido antiguo de la península Ibérica, originario de las montañas de Santander que, con la Reconquista, se extendió por todo el territorio de España probando su nobleza innumerables veces (una rama pasó a Cuba). Don Vicente Herrera y Rivero, Caballero de Carlos III, fue designado Marqués de Herrera por Carlos IV en 1790, título de nobleza que a mediados del siglo XX pasó a don Antonio Díaz de Bustamante (conf. González Doria, Fernando, "Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España", 1994, Ed. Bitácora, Madrid, ps. 152 y 578). Con el correr del tiempo, el mencionado apellido se difundió por toda Hispanoamérica, y con ser de un origen noble y de cierta alcurnia, su vastedad lo ha desprovisto de connotaciones llamativas u originales, de maneras que trátase de una designación que, de suyo, no concita particular atención, como sucede con otros apellidos tan antiguos e ibéricos como ése (vgr., Martínez, López, Fernández, Paz, Huerta, Montes, Valle, etc.).

Con lo brevemente expuesto quiero significar que si una persona, en una gran tienda o en una boutique de algún shopping, pidiera una prenda de vestir "Carolina" no necesariamente evocará la marca Carolina Herrera, porque la notoriedad no le pertenece a aquel nombre aislado. Y si el supuesto adquirente solicitara una blusa "Herrera", es probable que tampoco origine en la vendedora la asociación con Carolina Herrera, porque la notoriedad tampoco le pertenece a este apellido aislado. Con relación a la incidencia de "Carolina" resulta claro que, de modo autónomo, contribuye poco o nada a la notoriedad que sí tiene el conjunto. Y en cuanto a la proyección de "Herrera", también autónomamente, débese meritar que en los últimos tiempos han tenido importante actuación pública, en el ámbito del modelaje, del arte teatral y cinematográfico, en la pintura y en la fotografía artística, diversas mujeres que han desenvuelto sus actividades en buena parte en España, donde se halla radicada la señora Carolina Pacanins de Herrera, casada con el ex marqués de Torre-casa (a) Carolina Herrera. En ese sentido puédese señalar a la inolvidable actriz del teatro español Lola Herrera; a la actriz mejicana Lorena Herrera, que comenzó con el modelaje y luego se dedicó al cine, filmando alrededor de cincuenta películas (no exentas de cierta audacia); también débese tener presente a la talentosa pintora argentina, nacida en la provincia de Córdoba y que expone desde el año 1989 en Argentina y Brasil, residente en Marbella, cuyos cuadros han recorrido España, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Alemania, Holanda, etc., que responde al nombre y apellido de Gabriela Herrera; y contemporánea de todas ellas es Carmen Herrera, la conocida y destacadísima fotógrafa sevillana, cuya fama ha trascendido, y en mucho, a su país natal.

Entre las Herrera, la forma de distinguir un producto Carolina Herrera es llamarlo así, por su nombre completo, por el conjunto marcario tal como fue solicitado y registrado. Y es que es ese conjunto el que ha adquirido notoriedad para la identificación de artículos de perfumería, cosmética y tocador y para los productos de la clase 25. Ese especialísimo rango que tan pocas marcas alcanzan -la notoriedad o el alto renombre- no lo tiene el nombre propio Carolina ni tampoco, aislado de éste, el apellido Herrera. Es la unión del primero con el segundo lo que permite reconocer de inmediato, sin esfuerzo y sin posibilidad de incurrir en equívocos, un artículo "Carolina Herrera" o "CH Carolina Herrera" o "202 de Carolina Herrera".

En consecuencia de lo dicho, la protección, amparo o tutela acentuada que merece la marca notoria -conforme a la jurisprudencia antes vista- debe ser dispensada al conjunto "Carolina Herrera" en cuanto tal, esto es, en cuanto conjunto, y no a sus partes desmembradas artificialmente, en cuyo caso -sin perjuicio de lo que habré de decir más adelante- no se estaría protegiendo la marca oponente sino una o dos muy distintas: Carolina por un lado y Herrera por el otro.

En síntesis, la marca notoria es Carolina Herrera y a ese conjunto, así considerado, el régimen de la ley 22362  y la normativa internacional le deben una tutela particularmente estricta o rigurosa, con la finalidad de cohibir el aprovechamiento espurio del prestigio ajeno y el daño por dilución del signo renombrado.

Como puede percibirse, el respeto a la directiva según la cual el cotejo de las marcas exige tomarlas como totalidades (sin artificiales desmembraciones) conduce, en el caso sub examen, a un resultado que se adecua a la realidad misma de la marca según su estructura y la concreta difusión o notoriedad alcanzada: como conjunto, y no cada una de sus partes en forma aislada, desmembrada.

Importa resaltar que la conclusión precedentemente alcanzada no es una creación antojadiza mía. Por lo pronto, responde al principio de que las marcas deben ser valoradas tal como fueron pedidas, concedidas y registradas, y, por otro lado, las publicaciones allegadas por "Carolina Herrera S.A." o "Carolina Herrera Limited" -con el objeto de acreditar la difusión mundial de sus marcas- que en todas ellas, y en otros antecedentes aportados a los autos (como la peritación que obra en el paquete anexo titulado "Casillero 20"), la señora Carolina Pacanins de Herrera -diseñadora de indumentaria de origen venezolano, que triunfó en los EE.UU. de Norteamérica y luego en Europa y, actualmente, en noventa y dos países- expuso su primera colección de moda en 1980 y ocho años más tarde, en 1998, lanzó al mercado su perfume "Carolina Herrera", iniciando la comercialización de accesorios en 1997 (ver anexo 13), utilizando en todas esas ocasiones y prácticamente en la casi totalidad de las revistas y periódicos que se refieren a ella y sus productos la designación marcaria completa "Carolina Herrera" (conf. "Telva", "SEmana", "Lecturas", "Diez Minutos", "Hola", "La Vanguardia", "El Periódico", "El Mundo", "ABC", "La Razón", revista "Viva", suplemento dominical del diario "Clarín"). Este empleo del conjunto como tal, repetido una y mil veces, torna comprensible que la notoriedad del signo haya sido adquirido por dicho conjunto en cuanto totalidad (Carolina Herrera) y no por cada uno de sus componentes disociados.

Lo dicho conforma una primera base para formar criterio.

12. La accionante, cuyos verdaderos nombre y apellido reales y completos son Paloma Herrera (conf. partida de nacimiento de fs. 97), pretende registrar el conjunto, esto es, su propio nombre, como marca para distinguir los artículos de las clases 3 y 25, a lo que se opuso -según vimos antes- la firma "Carolina Herrera S.A." por estimar que suscitaría confusiones con sus marcas "Carolina Herrera" y "CH Carolina Herrera", inscriptas en las mismas categorías del nomenclador internacional.

No se necesita ser demasiado avispado para advertir que estamos frente a marcas conformadas, en ambos casos, por un nombre femenino y un apellido hispánico, y que si bien los nombres son diferentes el apellido es idéntico (Herrera). Cabe preguntarse, entonces, si -en las circunstancias concretas del sub examen- los signos marcarios "Carolina Herrera"/"CH Carolina Herrera" y "Paloma Herrera" son confundibles, o si, por el contrario, pueden coexistir pacíficamente sin mengua de los fines esenciales de la ley de la materia: la tutela del público consumidor y el amparo de una sana competencia mercantil (Fallos 272:290  ; 279:150  , entre muchos otros).

Es sabido, y muchas veces esto ha sido puesto de relieve, que en todo conflicto marcario siempre hay en los conjuntos o signos que se hallan en pugna alguna semejanza, puesto que si así no fuera el pleito no existiría. Lo que corresponde es tratar de determinar, con afinación de juicio y valorando los hechos y connotaciones -y no limitando el fallo a un mero cotejo teórico, abstracto, de vocablos, dibujos, relieves, escudos, etc.- si la semejanza o cierto parecido excede el que prudencialmente es aconsejable para mantener incólumes los fines de la Ley de Marcas o si, en cambio, pese a la coparticipación de alguna o algunas similitudes los signos conservan personalidad o rasgos peculiares bastantes -capacidad distintiva extrínseca- que permitan autorizar su irrupción en el registro y en el mercado sin que estos extremos signifiquen mengua para los intereses generales que el régimen marcario procura tutelar.

Dije antes y lo reitero: "Carolina Herrera" constituye una marca renombrada, notoria, especialmente en el rubro de "perfumería" en nuestro país, y una marca prestigiosa -aunque menos difundida en la Argentina- relativamente a indumentaria, aunque es famosa en otros países, y esto se conoce aquí por las revistas de circulación internacional. En ropas tiene una antigüedad de más de veinte años y en perfumes alrededor de quince. El amparo de dicho signo debe, pues, ser acorde con su especial rango y prestigio.

Analicemos ahora las circunstancias personales de la peticionaria de las marcas objetadas Paloma Herrera, nombre propio de aquélla. Destacaré su vastísima y famosísima actividad en el mundo entero, como principal figura del "American Ballet Theatre", de New York, categoría que alcanzó en 1995 a la escasa edad de diecinueve años y que mantiene con prestigio cada vez más creciente, al extremo de que los críticos -hace ya ocho años- la calificaron como uno de los diez bailarines más grandes de la historia (conf. I. L. P. de Raimondi, fs. 411/412, a la 2ª y su referencia a la revista "Dance Magazine"); el suplemento "Espectáculos" del diario argentino "Clarín", cuya tirada huelga destacar, la denominó en un artículo del 9/8/1995: "Paloma Herrera: la estrella del fin del siglo" (conf. fs. 375: ver también fs. 364/377 y fs. 378).

La fama de la actora, que se ha mantenido y acrecentado con los años (ver los artículos de "Viva", suplemento dominical de "Clarín", del 27/7/2003 y de "Infobae" de la primera semana de agosto del año en curso, además de los individualizados en el consid. 8, que son apenas una muestra de todo lo que se ha dicho y publicado sobre Paloma Herrera), naturalmente se ha simbolizado en su nombre y en su figura, excediendo con creces el mundo de la danza para configurar a la artista como un personaje de interés general y mundial, que concita especialmente el orgullo de los argentinos. Tan es así que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por decreto 2093/2001 , la designó "Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires", poniendo de resalto en sus considerandos los altísimos méritos de la ciudadana ilustre. Méritos que le valieron, entre muchos otros premios que ha merecido en sus cortos años, el Konex de Platino a la Mayor Bailarina de la Última Década. No porque sí la Cancillería Argentina la nombró "embajadora" de nuestros productos en el exterior, aprovechando para nuestro país el prestigio de tan nimbada y mimada artista internacional.

Podría extender este voto muchas páginas reproduciendo los artículos y reportajes, como también los conceptos superelogiosos que ha recibido la actora en diversos países del mundo y que han publicado revistas especializadas en el arte de la danza (vgr., "Dance Magazine") como otras de interés general y circulación masiva internacional. Tan sólo mencionaré algunas, remitiendo a las partes al Casillero 13, fotocopias agregadas en el principal y contestaciones de oficios y exhortos internacionales acreditando la autenticidad de tales publicaciones. Cito: "The New York Time Magazine", "Life", "Dance Magazine", "Vanity Fair Magazine", "Newsday", "The New York Time", "Life Magazine", "Vogue Magazine", libro "Romeo & Juliet", de Nancy Ellison: conf. fs. 4/84, 350/6 y 359, 382/7 y 388, 389/93 y 395, 420/33 y 434, 437 y 438, sobre artículos referidos a Paloma Herrera incluidos en "Gente", "Clarín", "Viva", "Caras", "Noticias", "La Nación" y "La Voz del Interior"; ver, además, fs. 717 y 720 sobre periódico de Sao Paulo, Brasil; 807/10 "Chicago Tribune" del 17/9/1995; 820 vta. Adjudicación del Premio "Gino Tani" para el Arte del Espectáculo, Roma 2/4/1977; 840/8 "Life" 1996; etc.

Queda así en claro que si la marca "Carolina Herrera" es notoria para perfumes y de cierto renombre en nuestro país para indumentaria femenina, el nombre propio "Paloma Herrera" que identifica personalmente a la actora goza de fama y notoriedad en el mundo civilizado y, de modo específico y relevante, en los EE.UU. de Norteamérica, en la vieja Europa y en la República Argentina, de donde es oriunda. Me tienta apuntar, a esta altura, que si Victoria Ocampo, fundadora de la revista "Sur", tiene un sitio ganado en nuestra historia literaria, su hermana Silvina Ocampo no le va en zaga. Comparten el mismo apellido, pero por su notoriedad -para quien tenga siquiera algún roce con las letras argentinas- Victoria y Silvina Ocampo son dos personalidades inconfundibles, singulares, irrepetibles (bueno, como todos los seres humanos).

La notoriedad y fama del nombre Paloma Herrera, que muy probablemente no he sabido reflejar de modo bastante en los párrafos que preceden, constituyen datos de la realidad ("circunstancias adjetivas de la causa"), cuya incidencia en la respuesta al diferendo veremos después. Por el momento quede, simplemente, como una rápida observación objetiva del mundo en que vivimos y en el que se desenvuelve esta pugna litigiosa.

Creo bueno puntualizar, en esta parte, que si bien diversas revistas y publicaciones cuando escriben sobre Paloma Herrera muchas veces se refieren a ella nombrándola sólo como "Paloma", lo hacen dentro de un contexto perfectamente vinculado a la danza y en una o más partes del reportaje o nota mencionan su nombre completo: Paloma Herrera. De allí que al efectuar el cotejo de los signos opuestos ponderaré los dos conjuntos como totalidades: Carolina Herrera y Paloma Herrera. Lo que no formará obstáculo. Porque ello sería prescindir de peculiaridades que son también "circunstancias adjetivas" para que tome en cuenta alguna característica que posee cierta proyección o incidencia distintiva.

Quede dicho, en tanto, que se enfrentan una marca notoria en clase 3 y prestigiosa en nuestro país en clase 25 (Carolina Herrera) con la solicitud de registro en las mismas clases de un nombre propio notorio (Paloma Herrera); nombre famoso desde hace más de ocho años y que ha participado en publicidades importantes (conf. J. A. Klappenbach, fs. 409/410, a la 2ª; M. Moya, fs. 414/415, a la 3ª; R. C. Barra, fs. 455/456, a la 2ª; V. H. Morales, fs. 523/524, 1ª repreg.; D. H. Carro, fs. 583 y vta., a la 4ª; A. Oliva, fs. 690), aunque, como es obvio, al no tener marca registrada no se ha dedicado la actora a la fabricación o comercialización de artículos incluidos en las nombradas categorías del nomenclador.

La anotada fama y el prestigio universal de que goza la actora y su nombre tornan razonable presumir que el pedido de las marcas de que se trata responde al legítimo interés de aprovechar comercialmente aquellas calidades extraordinarias y su divulgación y no a un espurio intento de beneficiarse con la reconocida categoría y notoriedad de que goza la marca de la contraparte. No advierto, en efecto, indicio alguno en la accionante de que se halle movida por una voluntad maliciosa o contraria a principios morales o jurídicos. Este aspecto forma, como los otros que venimos desgranando, una connotación adjetiva o hecho propio de ambientación del litigio. Quiero hacer constar que este tribunal, por sus salas 2ª y 3ª, ha sido especialmente riguroso en reprimir cualquier maniobra dudosa de acercamiento a una marca ajena. Y si, al respecto, hubiese tenido el más mínimo indicio que diese algún fundamento a la presunción de una actitud non sancta de la actora, no habría dudado un segundo en propiciar prontamente el rechazo de sus pretensiones.

Pero, como dije, no es ésta la hipótesis de autos.

La exposición de la demandante, por el contrario, demuestra que está plenamente convencida de que le asiste derecho a obtener los registros solicitados y que la ley está de su parte. Su buena fe me parece incuestionable, y la mala no se presume.

Avancemos, pues.

13. Recordé algunos considerandos antes que en esta materia del cotejo marcario es común que la jurisprudencia -yo lo vengo sosteniendo y aplicando desde hace más de veinte años- insista en la importancia que tiene para apreciar la confundibilidad de las marcas la sensación primera que se adquiere en una aproximación fresca, espontánea o prerreflexiva a los conjuntos, porque ésa suele ser la que se forma el eventual consumidor de productos de precio relativamente bajo y de consumo diario o masivo (este acercamiento, desde ya, no desdeña el posterior análisis pormenorizado de los signos para verificar si aquella sensación inicial es caprichosa o responde a la estructura y configuración de los vocablos, dibujos, combinación de colores, etc.). Empero, parece evidente que no cabe aplicar ese primer paso metodológico y sencillo, al menos, en dos supuestos: a) cuando las marcas coparticipan de un elemento de uso común en la clase, insusceptible de monopolio (vgr., Fosfomix y Fosforex -causa en la que interviene-), porque la percepción de ese elemento obviamente provocará en quien percibe las marcas una sensación natural de semejanza, inútil o estéril para decidir el conflicto; y b) cuando los signos enfrentados están referidos a artículos de muy alto costo y que son adquiridos por un público selecto, que pone particular atención en su compra; esto así, porque dicho público no se guía por una simple sensación prerreflexiva sino, por el contrario, sabe qué quiere y busca de modo especial eso que quiere. Así, por ejemplo, si quiero adquirir un reloj de oro "Vacheron Constantin" -misión imposible para un juez honesto que vive de su sueldo, conste-, no habré de caminar desprevenidamente por el Once o por ferias de "antigüedades dudosas". Lo normal en un caso como ése es que concurra a una joyería o relojería seria y que controle cuidadosamente la marca, el modelo, la garantía, etc.

Esto viene a cuento porque según las constancias acompañadas por la firma "Carolina Herrera S.A.", con su ampliación del responde de fs. 197/198, la indumentaria femenina que diseña y vende está dirigida -por su altísimo precio- a un segmento social de muy fuerte poder adquisitivo, que no habrá de guiarse por una primer impresión sino que conoce, a ciencia cierta, qué es lo que quiere (modista o sastre, tipo de tela, modelo de vestido, ocasión para su uso, etc.). Así, a fs. 193 figura una nota o publicidad relacionada con vestidos de Carolina Herrera donde se dice que el precio de ellos se sitúa en el orden de los U$S 10.000 ($ 30.000 argentinos). Y si bien débese admitir que otras prendas (vgr., pañuelos para el cuello, guantes, blusas, etc.) han de tener precios menores, de todos modos surge claro que aun así están situados en un nivel de costos acorde con un sector social indudablemente adinerado. En cierta manera esto parece surgir de la prueba documental acompañada también con la ampliación de contestación de demanda de fs. 197/198, donde se indica como algunas de las clientas de la firma demandada a Jackie Onassis, la princesa Margarita, Linda Evans, Ivana Trump y Estée Lauder (conf. fs. 190).

Obvio es que en el rubro "perfumería, cosmética y tocador" (clase 3) los precios de las mercancías son mucho más bajos, pero aun así -comparados con otros nacionales- su valor monetario es ciertamente alto, de modo que es muy probable que en este terreno el público consumidor en general de estos concretos productos no obre de un modo desaprensivo sino prestando una razonable atención.

En la solución de la litis el juzgador debe tener en cuenta esos aspectos, porque -ya vimos y lo reiteramos- en el análisis de las circunstancias de hecho que singularizan el caso aquél debe colocarse en la situación en que se hallaría el eventual adquirente o consumidor.

14. Entrando ya, en concreto, a la confrontación de los signos en litigio (Carolina Herrera/CH Carolina Herrera v. Paloma Herrera, clases 3 y 25, con las particularidades indicadas en el considerando anterior), resulta claro que vistos ellos simultáneamente, y aunque se los percibiera en forma sucesiva, como es lo correcto, notaríase sin esfuerzo de atención que ambos están formados por el nombre de una mujer seguido de un apellido y que este último es idéntico en las dos marcas: Herrera. La comunidad de este elemento, sobre todo recordando que el signo oponente reviste notoriedad, exige que el nombre propio femenino que los precede tenga un poder distintivo de peso en cada marca, susceptible de imprimir a los conjuntos -como totalidades y considerando las características apuntadas de la naturaleza de los productos y de los consumidores- rasgos que los singularicen y les permitan coexistir pacíficamente, sin dar sustento a confusiones contrarias a los fines del régimen de la Ley de Marcas.

El hecho de que las dos marcas en juego estén configuradas por el nombre de una mujer con un apellido común es, en principio, un elemento que en medida no desdeñable las acerca. Mas se impone meritar -a esta altura- que el apellido de que se trata es el muy difundido de origen hispánico "Herrera", el que, de suyo, no posee características marcarias relevantes (dije antes que han sobresalido, y mucho, en esta década la actriz teatral española Lola Herrera, la modelo y actriz cinematográfica mejicana Lorena Herrera, la pintora argentina radicada en Marbella Gabriela Herrera y la fotógrafa artística Carmen Herrera, de Sevilla). Y precisamente por esa circunstancia expresé que la marca de la demandada no alcanzaba notoriedad por la fuerza del apellido -no obstante el marquesado que le fue concedido en 1790- sino por la difusión y prestigio de los productos designados con el conjunto "Carolina Herrera".

A su turno, no es "Herrera" (a secas) el elemento caracterizante de la lectura en el mundo artístico de la danza ni la personalidad que lo ha trascendido. En todo caso, como afirman los testigos ya aludidos, es el nombre "Paloma" el que resuena con mayor armonía para designarla, por un cierto sentido metafórico que une la danza con el vuelo. Y si se repasan muchos de los artículos publicados en las variadas publicaciones que allegó la accionante a la causa se podrá comprobar que en múltiples oportunidades las notas sobre la bailarina se titulan con su nombre, desprovisto del apellido "Herrera".

Se deriva de la precedente exposición que la coincidencia en el apellido no basta para que, por ese solo hecho, las marcas enfrentadas sean confundibles. Y esto traslada el problema al cotejo de los conjuntos en sí: Carolina Herrera v. Paloma Herrera, recordando: a) la notoriedad del primero como marca; b) la notoriedad del segundo como nombre artístico y de fama internacional; c) la carencia de mala fe; d) el alto costo de los productos de las clases 3 y 25, en especial de los de la última clase, y la naturaleza ya descripta del público consumidor.

Pues bien: si tanto una marca como el nombre propio de la adversaria revisten indudable fama y prestigio, la similar estructuración de los signos (nombre femenino, apellido, dos palabras, identidad de apellido) torna necesario y prudente atender a las dos asociaciones de ambos: Carolina Herrera, por un lado, y Paloma Herrera, por el otro. Vista la primera, cáptase prontamente que el conjunto se agota -porque no contiene nada más- en la evocación de una mujer que responde a determinado nombre. Examinada la segunda, se observa que el conjunto evoca el nombre de una mujer -como ocurre en la denominación anterior- pero con una particularidad ponderable: el nombre -como ocurre con algún otro y sí con muchos apellidos- tiene un sentido conceptual o ideológico, porque es tomado del nombre común de un ave (precisamente del orden de las palomas); concepto éste que, insisto en el nombre propio de la actora, está por completo ausente en el de la demandada ("Carolina" es el diminutivo femenino de "Carlos" o "Karl" -estas dos voces equivalen a "hombre", como el "andro" griego-; es también en Cuba, según el "Diccionario de la Real Academia Española", 2001, la denominación de un árbol que en dicho país se conoce con el vocablo "cuyá", pero esto no es en absoluto computable).

Con lo cual tenemos que en los conjuntos en contraposición se da la identidad del apellido -que sólo tiene la connotación de un apellido y nada más- y la diferencia visible del nombre que lo precede: en la marca registrada, un nombre de mujer que se agota en ser eso solamente: un nombre de mujer (Carolina); en la marca que se solicita: un nombre de mujer que es, al mismo tiempo, el nombre común de un ave por todos conocida (paloma) y que tiene proyecciones simbólicas religiosas y sociales (en el Catolicismo, la figura de la paloma es empleada para simbolizar al Espíritu Santo; es también el símbolo más común, con un laurel en el pico, de la paz -viene del arca de Noé-; entre los cristianos de los primeros siglos representaba el alma de los justos; en Grecia era el ave de Afrodita, etc.).

Es así que encuentro difícil de controvertir la afirmación de que quien dice Paloma no alude ni evoca en modo alguno, absolutamente, a Carolina. Como ocurriría con las escritoras argentinas Ocampo: quien dice Victoria no dice Silvina; quien dice Silvina no alude a Victoria. Ambas son Ocampo y hermanas, pero cada una es cada una y cada cual es cada cual. Por similares razones, me parece que con relación a las marcas Herrera (clases 3 y 25, productos caros y público atento) el nombre Carolina guarda distancia suficiente del nombre Paloma, por ser diferentes sus sílabas y poseer el segundo un perceptible sentido conceptual. A lo que añadiré que Carolina está bastante difundido en nuestra población, mientras que "Paloma" es un nombre propio de uso más bien escaso (encuentro al consultar el ya citado "Gran diccionario de los nombres de persona", 1995, Ed. de Vecchi, Barcelona, p. 311, al margen de la demandante, a Paloma Lago -modelo de la revista "Elle", 1989. Mujer más elegante de España-; Paloma San Basilio -conocida cantante española-; Paloma Gómez Borrero -periodista española-; Paloma Picasso -diseñadora de joyas y perfumería-; ad.; Paloma Navares, artista audiovisual y docente de gran prestigio, España, exposic. 1997).

Si consideramos que, con arreglo a antiguos precedentes y al hecho de que el hombre se entiende por el lenguaje -que es un ordenador del Universo-, el campo principal del cotejo marcario es el ideológico o conceptual, al punto que adquiere una significación que empalidece las semejanzas que puedan darse en los planos gráfico y eufónico (sala 2ª, causa 11774/1994 del 20/11/1997 y doctrina que cité en el consid. 10). De modo que la apuntada diversidad conceptual que existe entre los conjuntos "Carolina Herrera" y "Paloma Herrera" comporta un factor de significativo peso en orden a la diferenciación de ambos signos. Quien dice Carolina Herrera no dice Paloma Herrera, y viceversa.

Puédese añadir, en esta misma línea de pensamiento, que no siempre pero sí en gran proporción de casos la raíz y la primera palabra (en marcas compuestas por dos o más) suelen ser las de mayor pesos distintivo, por cuanto al ser las primeras que se pronuncian o se oyen son las que primero se graban en la memoria (conf. consid. 10, doctrina enunciada en el párr. 4º). Y esta directiva jurisprudencial, que cuenta con el apoyo de caracterizados autores, tiene particular valor cuando esa raíz o primera palabra posee, además, sentido conceptual o ideológico en una marca que está ausente en la otra.

Trasladadas esas reglas generales al sub lite, donde débese tener siempre en cuenta que estamos ante productos de alto costo y destinados a un segmento social de fuerte poder adquisitvo (buena prueba de ello son las que agregó la demandada con su ampliación de contestación a la demanda en fs. 197/198 -fs. 190 y 193-), se está en presencia de dos conjuntos marcarios -formados por un nombre de mujer y un apellido- que coparticipan del mismo apellido, el que carece de atracción singular por ser difundido en los países hispanoamericanos y en la madre patria (Herrera); apellido éste que está precedido por dos nombres propios totalmente distintos (Carolina - Paloma) que, como es natural, forman las primeras voces de ambos conjuntos. Uno de esos nombres propios, que podría ser denominado "raíz", tiene, aparte de su valor como tal, proyección conceptual o ideológica (que el otro no posee); y, por otro lado, a diferencia de "Carolina", el nombre "Paloma" es de uso relativamente escaso en nuestra población, lo que le imprime en cierto sentido un sesgo singular en punto a la diferenciación de los conjuntos enfrentados.

En función de las circunstancias que he detallado, toda vez que la semejanza de las marcas está dada por el apellido -que, en el caso, luce un valor individualizador menguado- y que, en cambio, difieren sustancialmente los nombres propios colocados al comienzo de los conjuntos -tanto en su estructura como en su grafía y fonética-, juzgo que pesan más las diferencias que las semejanzas; máxime si, como corresponde, se valora en su adecuada medida que la marca objetada tiene en la primera palabra el sentido de un nombre femenino y, además, una proyección ideológica (un ave del orden de las palomas) fácilmente asequible y que está ausente en la marca oponente.

Así las cosas, puesto que en mi criterio las marcas en conflicto no son confundibles -en las circunstancias que se especifican en el sub examen-, la notoriedad de las marcas oponentes "Carolina Herrera" y semejantes no forman óbice al registro reclamado en autos.

15. Voto, en definitiva, porque sea revocada la sentencia de primera instancia en cuanto declaró abandonadas las solicitudes marcarias de la actora y porque, entrando a juzgar el fondo del asunto, se declare procedente la demanda autorizándose el registro de las marcas "Paloma Herrera" en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional (actas 1855662 y 1855660, respectivamente). Con costas de ambas instancias a la demandada, por aplicación del criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado por el Código Procesal como regla, de la que no hallo razón bastante para apartarme (art. 68  párr. 1º).

Los Dres. Recondo y Antelo, por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: tener por resolución de la sala lo propuesto en el pto. 15 del voto precedente.

Eduardo Vocos Conesa.- Ricardo G. Recondo.- Guillermo A. Antelo. (Sec.: Francisco A. López Peryra).