Hoffman La Roche v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 25/06/1999.

Patentes de invención - Extensión del plazo de exclusividad - Norma aplicable

Buenos Aires, junio 25 de 1999.

El Dr. de las Carreras dijo:

1. Esta controversia gira en torno de la patente solicitada por "F. Hoffman La Roche" el 3/10/1980, durante la vigencia de la ley 111, y concedida por quince (15) años a partir del 15/10/1982 (acta n. 227.293), por lo cual el registro, conforme aquel régimen, debía vencer el 15/10/1997.

Antes de que caducara, el 24/11/1995, la actora requirió por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la extensión de la protección a veinte años, circunstancia por la cual fenecería recién el 3/10/2000, debiéndose computar el plazo desde la solicitud anterior (f. 64, pto. II, "Objeto", párr. 3).

Fundó su pretensión en la prevalencia del Acuerdo Trip's Gatt (arts. 33  y 70  , ratificado por ley 24425) y en las leyes 24481 (2) (arts. 35  , 97  y 100  ) y 24572  (3) (correctora) y el art. 71 del texto ordenado por el decreto reglamentario 590/1995  (del 18/10/1995) (4), en tanto aquél es derecho interno del país y se encontraba vigente al tiempo de la presentación de la solicitud de prórroga.

2. El requerimiento fue rechazado mediante la resolución del 30/7/1996, con remisión a lo establecido en el art. 97 decreto 260/1996, anexo II (del 22/3/1996) (5), aprobatorio del nuevo texto ordenado de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 24481, donde se establece que el plazo de vigencia veinteñal "...se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley...".

3. En esta instancia la accionante impugna la negativa, insistiendo en la legitimidad de su pretensión sobre la base de argumentar la prevalencia del art. 33 del mencionado Acuerdo por sobre la normativa en que se sustenta el organismo administrativo, cuya inconstitucionalidad debe y pide sea declarada a su respecto. Asimismo, destaca la contradicción con lo decidido por la resolución INPI n. 3/1996 (del 8/1/1996) con relación a la patente n. 221094, donde se habría indicado "...Que dicho término -el de veinte años- es aplicable a todas las patentes vigentes al día de la fecha y a todas aquellas que se encuentran actualmente en trámite...". Por ende, no seguir el mismo temperamento con la patente de la actora resulta violatorio del principio de igualdad del art. 16  CN. (6), atento que a la misma fecha se encontraba también vigente.

4. Decidida favorablemente la solicitud de suspensión de los efectos de la denegatoria mientras dure el pleito y hasta el 3/10/2000 como máximo, oída la demandada y tramitada la causa, el magistrado a quo, a fs. 239/245, hizo lugar a la acción declarando la nulidad de la resolución del INPI, indicando que la exclusividad mantendrá su vigencia hasta el 15/10/2002.

Para así resolver consideró relevante que: a) la patente de marras se encontró comprendida dentro de las previsiones del nuevo régimen normativo para la materia; b) resulta aplicable el texto ordenado por el decreto 590/1995, vigente al tiempo del requerimiento de la aplicación del art. 71, parág. 2 del Acuerdo en beneficio de la peticionante; c) la actora tiene derecho adquirido a sus previsiones, en especial, la extensión del plazo del registro conforme el art. 36  ley 24481, y d) no resulta necesario decidir la nulidad del decreto 260/1996, toda vez que no procede su aplicación retroactiva.

5. De esta decisión recurrió la demandada, agraviándose de lo afirmado por el a quo respecto de: 1) el alcance relativo de la resolución 3/1996; 2) la inclusión de la cuestión de autos en el nuevo régimen normativo (consid. II, párr. 2) no significa la modificación del período de vigencia de las patentes registradas bajo el régimen anterior, que sí alcanza a las pedidas con posterioridad a la nueva legislación (no existe superposición de regímenes); 3) el nuevo régimen no se puede aplicar retroactivamente, a lo que se opone el art. 97 de la Ley de Patentes, en la versión del decreto 260/1996; 4) hace suyos los argumentos de la sala 3ª en el precedente de la causa 22424, afirmando que el decreto 590/1995  incurrió en un exceso reglamentario a cuyo amparo no pudo originarse ninguna prerrogativa; 5) la falta de análisis del art. 70 del Acuerdo en su totalidad (ptos. 1, 2 y 3), puesto que éste no puede generar obligaciones que involucren actos realizados antes de su aplicación (o sea, se consagra la irretroactividad de la aplicación del nuevo régimen); 6) se aplicó erróneamente el art. 35, puesto que el cómputo se inicia con la presentación de la solicitud, y no desde su concesión como en el régimen anterior, por lo cual la ampliación no puede pasar del 3/10/2000 (escrito de fs. 256/261, contestado a fs. 265/276).

6. En el estricto marco en que se encuentra limitada la cuestión a resolver acerca de la materia de que se trata, debe partirse de la base de que el Acuerdo, aprobado por la ley 24425  (del 5/1/1995), estableció que "...la protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud..." (art. 33).

Asimismo, en su art. 70, entre otras cosas, estableció que:

"1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en esa fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrs. 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al art. 18 Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al art. 18 Convenio de Berna (1971), aplicable conforme lo dispuesto en el párr. 6 del art. 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate, haya pasado al dominio público..." (aps. 1, 2 y 3).

Posteriormente, la ley 24481(del 20/9/1995, que reproduce el anterior art. 33 en el art. 35) precisó que "...las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento..." (art. 100, no derogado ni modificado por la ley 24572).

El decreto 590/1995, del 23/10/1995, que reglamentara la Convención de París y el Acuerdo Trip's Gatt, reprodujo el anterior en el nuevo art. 98 del t.o., y dispuso además que los titulares de patentes vigentes al 1/1/1995 "...podrán solicitar a la Administración Nacional de Patentes que se les aplique el art. 36 de la ley..." (art. 71, párr. 2), el cual, conforme el texto ordenado de la ley 24481  que allí se aprueba, alude al mencionado aumento a veinte años de protección a partir de la presentación de la solicitud.

Por último, el decreto 260/1996  (del 22/3/1996), deja sin efecto el anterior, y -en lo que aquí interesa- estableció que el plazo de vigencia aludido (en el art. 35, sustitutivo del anterior art. 36) sólo se aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24481, cuyo texto ordena definitivamente, con las correcciones de la ley 24572  (conf. art. 97, anexo II del decreto).

7. Si bien existe conformidad de las partes en cuanto a las circunstancias fácticas, a riesgo de ser reiterativo, me parece conveniente recordar una vez más -a fin de obtener la claridad de comprensión necesaria de la cuestión principal de esta litis- que la firma actora, durante la vigencia del régimen legal de las leyes de marras, y conforme lo autorizaba el texto ordenado aprobado por el decreto 590/1995  , solicitó la extensión del plazo de vigencia de la patente n. 227293, mientras que a la fecha de la decisión administrativa este último había sido dejado sin efecto por el decreto 260/1996  , el cual excluía expresamente la pretensión solicitada; a la sazón, era el derecho vigente al tiempo de la resolución negativa.

8. Descriptos brevemente el marco normativo de la controversia de autos como sus circunstancias fácticas, en síntesis, el conflicto se suscita porque, por un lado:

a) la firma actora pretende acogerse al beneficio que reconocería el Acuerdo por el art. 70.2 (el cual generaría obligaciones respecto de toda la materia existente y desde su aplicación) y el decreto 590/1995  que en virtud de su art. 71, párr. 2 (donde se admitiría la posibilidad de aplicar el art. 36 del nuevo t.o. respecto del plazo de protección de las patentes concedidas bajo el régimen de la ley 111), habiendo solicitado durante la vigencia de aquel acto administrativo (exactamente el 24/11/1995), la extensión de la protección de la patente n. 227293 de su propiedad hasta el 15 de octubre del año 2000, computando los veinte años a partir de la solicitud del 15 de octubre de 1980; y, por el otro,

b) la demandada lo niega, fundándose en que el Acuerdo está dirigido a los Estados miembros y no a alterar la situación jurídica de los administrados; no son normas ejecutivas y cada miembro puede establecer el método más adecuado para aplicar el Trip's a su propio sistema; conforme la interpretación que hace del art. 70 aps. 2 y 3, no existiría obligación de modificar los actos realizados antes de su entrada en vigencia ni de aplicar retroactivamente las leyes que se dicten en lo sucesivo; y que, conforme estos elementos, el plazo de caducidad se aplicará solamente a las solicitudes posteriores a la vigencia de la ley 24481.

9. Así planteada la cuestión, en primer lugar no me parece necesario entrar a dilucidar si las cláusulas del Acuerdo son directamente aplicables o ejecutables, toda vez que a partir de la ley que lo aprueba 24425 (y sus posteriores de igual jerarquía, como los decretos que sucesivamente se dictaron) han tenido la virtud de reglamentar su aplicación en el país incorporándolo al derecho interno vigente, tal como se ha desarrollado precedentemente.

Por lo cual, en este aspecto, corresponde desestimar la defensa opuesta por la demandada en este sentido.

10. De conformidad con el criterio con el que la representación de la accionada ha presentado la materia con relación al art. 1.1, se ha reconocido que el Acuerdo contiene "...Principios y niveles mínimos de protección para casi todas las categorías de derechos de propiedad (entre ellos las patentes)...", obligando a conformar a sus preceptos la legislación interna del Estado miembro.

En este orden de ideas, el decreto 590/1995  no sólo contiene el texto ordenado de las leyes 24425  y 24481  respetando los valores mínimos de protección, sino que, además, y en tanto el Estado nacional no se encuentra obligado a actuar en una forma determinada respecto de las patentes vigentes bajo el régimen legal anterior (art. 70.1) al compatibilizar ambos regímenes hace uso de la prerrogativa de ampliar la protección de aquéllas autorizando la posibilidad de que, a pedido del interesado, se permita la ampliación del plazo inicialmente reconocido y llevarlo al previsto en el art. 36, es decir, a veinte años.

Es entonces que la prerrogativa reconocida en el decreto 590/1995  no se encuentra vedada en el texto del Acuerdo, que no obliga a actuar en uno u otro sentido, sino que también se encuentra expresamente permitida en el art. 13  ley 19549, donde se autoriza la aplicación retroactiva de un acto administrativo cuando "...favoreciere al interesado...", mientras no afecte derechos adquiridos, teniendo en cuenta que los derechos de los terceros, eventuales beneficiarios por el vencimiento del plazo, son meramente expectativas.

11. En tales condiciones, va de suyo que no existe nadie mejor que la demandante para decidir que la aplicación del nuevo régimen en materia de plazos la beneficia, y tal es el temperamento que adopta al solicitarlo el 24/11/1995, estando vigente el decreto 590/1995  .

Siendo ello así, la presentación de la solicitud de marras importó fijar el derecho aplicable a la cuestión, inmovilizando el decreto 590/1995 en beneficio del accionante, régimen legal que reconoce la prerrogativa del art. 71 párr. 2, que remite al plazo del art. 35  ley 24425.

En otras palabras, el actor se colocó en una situación jurídica particular y concreta (opción de acogerse a un determinado régimen sin retaceo o reserva algunos), la cual tiene la virtualidad de individualizar inalterablemente la norma que regula los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales exigidos para tener acceso al beneficio de cuanto allí se establece (Fallos 296:723).

Si la parte actora solicitó la extensión del plazo de exclusividad de la patente durante la vigencia del acto administrativo que así lo autorizaba en forma expresa, su privación fundada en una norma posterior afectaría el derecho adquirido a su amparo, lo cual menoscaba la garantía que consagra el art. 17  CN. (Fallos 163:155; 178:431y 238:496).

12. Por otra parte, si la accionada pretende fundarse en la aplicación del art. 3 CCiv., o también en la doctrina que indica que nadie tiene derecho al mantenimiento o inalterabilidad de las leyes y reglamentos (Fallos 306:721 y 305:2205), se impone recordar que si bien el principio de irretroactividad (en este caso del decreto 260/1996) "...carece de jerarquía constitucional, ello reconoce excepción en los supuestos en que medie vulneración de derechos adquiridos, es decir, definitivamente incorporados al patrimonio de la persona a la cual se pretende aplicar la nueva ley..." (Fallos 137:47; 178:431; 251:78; 284:218, 226 y 22), lo cual ocurrió, a no dudarlo, cuando la solicitud fue presentada estando vigente el decreto 590/1995  y no caduca la patente involucrada (art. 70.3 del Acuerdo), es decir, con anterioridad a que existiera en el mundo jurídico el decreto 260/1996  .

13. Corresponde, entonces, confirmar la declaración de nulidad de la resolución del 25/7/1996 por vicio en la causa, al resultar erróneo el fundamento de derecho aplicado (art. 7, inc. b).

El modo en que se resuelve torna innecesario analizar la ilegalidad y/o inconstitucionalidad del decreto 260/1996, toda vez que, como lo tengo dicho, no resulta aplicable a la cuestión de autos.

14. Por último, la demandada no reconvino por nulidad del decreto 590/1995  en los términos del art. 17 ley 19549 -aun cuando el contenido de la posición que mantiene en esta causa implícitamente podría considerarse que así lo sostendría-, por lo cual no corresponde entrar a analizar el punto.

15. Admitida de este modo la pretensión del actor, se impone establecer que la aplicación del citado precepto debe ser integral, plena, sin retaceos, por lo cual el plazo de veinte años previsto en el art. 33 del Acuerdo (35 y 36 de las leyes y reglamentos) debe computarse a partir de la primitiva solicitud de patente, es decir, el 3/10/1980, caducando entonces en igual día y mes del año 2000, y no en el año 2002 como lo decidió erróneamente el magistrado a quo, concediendo algo más de lo que pretendía la propia accionante (conf. sentencia recurrida y demanda pto. II "Objeto", párr. 3).

16. En conclusión, si mi voto es compartido, se deberá confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide, modificándola en cuanto al alcance de la prórroga que admite, ordenando a la autoridad administrativa que le acuerde al actor la extensión de la exclusividad de la patente n. 227293 hasta el 3/10/2000.

Por la forma en que se resuelve, la novedad y dificultades de la cuestión debatida, propicio que las costas sean distribuidas también en el orden causado (art. 68  parte 2 CPCCN.).

El Dr. Delgado dijo:

1. Las circunstancias de hecho que se presentan en este caso, son análogas a las que determinaron la decisión de esta sala en la causa 1897/1997, "Dr. Karl Thomae v. INPI", resuelta el 8/10/1998.

Por lo tanto, he de reproducir, en lo pertinente, lo que expresé en esa oportunidad.

El art. 71  párr. 2 decreto 590/1995, que tuvo una escasa vida, dispuso lo siguiente:

"Los titulares de patentes vigentes al 1/1/1995, concedidas bajo el régimen de la ley 111 , o de solicitudes de patentes en trámite, podrán solicitar a la Administración Nacional de Patentes que se les aplique el art. 36 de la ley" (en rigor, debió decir "art. 35", pues fue éste el que previó la duración de veinte años).

La aplicación de esta norma reglamentaria es pertinente al caso por las siguientes razones:

a) antes de todo, porque ella se encontraba vigente cuando la actora se presentó ante el INPI requiriendo su aplicación. De tal modo que cabe recordar aquí la doctrina de esta Cámara en cuanto a la pertinencia de determinar el derecho del solicitante sobre la base de la norma vigente al momento en que tal petición se concreta ante la autoridad administrativa (conf. sala 3ª, causa "Unilever NV v. INPI", del 24/3/1998; esta sala, causa 3766/1997, fallada el 6/10/1998);

b) en segundo lugar, porque el hecho de que el ordenamiento positivo haya incorporado el derecho de los titulares de patentes anteriores para solicitar una prórroga del plazo de protección, obsta a que una norma posterior, como es el anexo II del decreto 260/1996, haya dispuesto lo contrario, excluyendo a esas patentes del plazo previsto en el art. 35 de la ley. Esta modificación normativa entró en colisión con la "cláusula de no-degradación" que consagra la normativa de los ADPIC, que está expresada en el art. 65.5 en estos términos: "Todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrs. 1, 2, 3 y 4 se asegurará que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.";

c) tampoco es ajeno a esta interpretación el hecho de que el alcance que se le ha asignado a la prerrogativa del titular de la patente para solicitar la ampliación de su vigencia es la que mejor se adecua a la norma de jerarquía superior que, en este caso, es el Acuerdo ADPIC. Y, en este orden de ideas, se debe reiterar que el art. 33 del Acuerdo no distingue entre patentes concedidas, en trámite de concesión o solicitadas después de su vigencia (ver en este sentido, lo expresado por esta sala, en la causa "Dupont de Nemours v. Estado nacional", del 9/11/1995).

2. En este juicio el INPI intenta excluir la aplicación del citado decreto 590/1995  sobre la base de haberse incurrido en un exceso reglamentario, a cuyo efecto cita el precedente de esta sala en la causa 3375/1997, "Sandoz Ltd. v. INPI", resuelta el 30/4/1998 (se encuentra publicado en LL 1998-D-554 y en JA 1998-III-292).

Este agravio debe ser rechazado por varias razones.

En primer lugar, la situación que aquí se debate es por completo ajena a la que determinó la sentencia dictada en la causa "Sandoz", pues en ésta se declaró la invalidez del decreto en cuanto pretendía restablecer la vigencia de la ley 111 , que había quedado derogada con la sanción de la ley 24481  . De allí que, por mayoría, el tribunal decidiera que se trataba del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo nacional, de facultades que estaban reservadas al Congreso. Y por eso se sostuvo que, en ese aspecto, la norma del decreto era nula en los términos del art. 99  inc. 3 CN.

Pero la situación que aquí se plantea es otra. El art. 71 que antes he transcripto, en lo pertinente, tiene un contenido estrictamente reglamentario y para nada excede de las atribuciones que por el inc. 2 del citado art. 99  CN. son conferidas al Poder Ejecutivo, pues como lo destaqué en el punto anterior, respeta el texto y el espíritu del acuerdo internacional que es la norma de jerarquía superior.

No desconozco que la sala 2ª de esta Cámara ha llegado a una conclusión distinta que, por cierto, no comparto (ver sentencia del 23/2/1999, en la causa 22335/1996, "F. Hoffman La Roche AG v. INPI", con un voto en primer término de la Dra. Mariani de Vidal). Pero aun cuando, por hipótesis, se llegara a admitir que media un exceso reglamentario -que por cierto no cae en la hipótesis de nulidad absoluta de la norma que se contempló en el caso "Sandoz", que justificó que fuera invalidada de oficio-, lo cierto es que la pretensión del INPI, en tanto supone un planteo de inconstitucionalidad, resulta inadmisible, puesto que el Estado no se encuentra legitimado para argumentar la invalidez constitucional de las normas que él mismo dicta. Así lo ha decidido una antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Sup. (ver Fallos 122:73; 132:101; 134:37), que el mismo tribunal ha vuelto a aplicar recientemente (ver sentencia del 9/3/1999, en la causa "Pirelli Cables v. ENTel", publicada en ED 182-615).

3. Por los fundamentos expuestos, que, en cuanto a la solución final, coinciden con la propuesta del juez de las Carreras, voto también por la confirmatoria de la sentencia de 1ª instancia, con la salvedad que destaca mi colega respecto de la duración de la exclusividad. También comparto la imposición de las costas en el orden causado. La existencia de jurisprudencia no uniforme en este tribunal justifica tal distribución (art. 68  párr. 2 CPCCN.).

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida en lo principal que decide, modicándola respecto del límite temporal de la protección, ordenando que la autoridad administrativa deberá resolver su extensión hasta el 3/10/2000. Las costas de la alzada correrán por su orden.

Francisco de las Carreras.- Jorge G. Pérez Delgado.- El Dr. Martín D. Farrel no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN.)