CNCiv y ComFed, Sala II, “International Mobile Machines Corporation C/ Instituto Nacional de la  Propiedad Industrial (INPI) s/ denegatoria de patente”, del 16/08/2002.

Análisis presentado por Martín Auletta

Hechos International Mobile Machines Corporation presentó el 15 de abril de 1988 una solicitud de patente titulada “Una estación base para una disposición telefónica digital inalámbrica”; invocó la prioridad del art.4º del Convenio de París, con fundamento en la presentación de la solicitud de patente norteamericana nº 71.279 (8.7.87), adjuntándose el correspondiente documento de prioridad;

Habiéndose observado, entre otras circunstancias, que no se habían allegado los dibujos para ilustrar la invención, la requirente modificó su título originario y lo reemplazó por el siguiente: “Una estación base para ser usada en una red de comunicaciones de abonados”, acompañando nueva memoria descriptiva, nuevas reivindicaciones, dibujos formales y etiquetas y hoja técnica por duplicado incluyendo resumen de la invención y reproducción de la figura que la ilustra.

El 29 de octubre de 1993 la solicitud fue denegada por el INPI, por no haber sido acompañados con la solicitud originaria los dibujos que consideró imprescindibles para interpretar el objeto de la invención y con sujeción a lo dispuesto en los arts.15 y 24 de la ley 111. Interpuesto recurso de reconsideración respecto de lo decidido, éste fue rechazado

International Mobile Machines Corporation inició entonces juicio contra el INPI, impetrando se revoque la resolución denegatoria, con costas.

Fallo de 1ª instancia rechazó la demanda e impuso las costas en el orden causado. Tomando que la resolución denegatoria se fundaba en el hecho de no haber sido presentados con la solicitud originaria los dibujos correspondientes, imprescindibles para poder interpretar el objeto de la invención, consideró la denegatoria acorde con las disposiciones de los arts.15 y 24 de la ley 111.

Argumentos de la actora sostiene que de la prueba colectada en la causa resulta que sí acompañó los pertinentes dibujos con la solicitud introductoria.

Constancias obrantes en autos el peritaje notarial prueba que el INPI (a la época de los hechos del caso) llevaba los expedientes administrativos de solicitudes de patentes de manera “peculiar” (sin foliar hasta no haberse dictado resolución, sin respetarse un orden cronológico, etc.) y también que, en oportunidades, los dibujos eran adjuntados a las presentaciones originarias y en otras no, a pesar de lo cual el pedido era resuelto favorablemente y de que en algunos casos se tildaba el casillero correspondiente a los documentos arrimados con la solicitud originaria y en otros, aunque no estaba marcado el correspondiente casillero, se pudo verificar la existencia de documentación, sin observarse escrito alguno de presentación de fecha posterior.

La solicitud introducida por la actora el 15.4.88 no fue observada por el INPI, lo cual llevaría a presumir que la documentación que se menciona en los distintos ítems fue realmente adjuntada (aunque no aparece tildado ninguno de los apartados correspondientes a “documentación aportada”), pues de lo contrario aquélla debería haber sido rechazada por el INPI. Y no es concebible que no se acompañara ningún documento con la solicitud (v.gr. memoria descriptiva, reivindicaciones, etc.), a pesar de que no se encuentran tildados los casilleros respectivos.

Asimismo, en el acta notarial que la escribana labró en la sede del INPI asienta que le fue allí entregado el expediente y que, al revisarlo, “constató que hay 6 hojas de aproximadamente siete centímetros de ancho y alto con un gráfico esquemático, que se encuentran abrochadas a un formulario que en su encabezado dice «Solicitud de Patente de Invención» y presenta rasgados sus costados”

Empero, obra en el expediente administrativo una presentación de International Mobile Machines Co. en la que ésta admitió que con “la solicitud de patente no se adjuntaron por error los dibujos formales de acuerdo al certificado de la patente norteamericana nº 71.279”. Tales manifestaciones, llevarían a concluir en que (como afirma el INPI), los dibujos no fueron acompañados.

No obstante, no parece del todo claro si lo que no se acompañó fueron los dibujos correspondientes a la memoria presentada con la solicitud o solamente los dibujos formales de acuerdo al certificado de la patente norteamericana.

Fallo de Cámara revoca la resolución denegatoria del INPI del 2.10.93 disponiendo que se continúe el trámite del pedido de International Mobile Machines Corporation, hasta que éste culmine con la concesión o no de la protección impetrada, pero sobre la base de motivos distintos a los esgrimidos en la resolución recurrida. Argumentos del fallo:

El art. 15 de la ley 111 disponía que “...se acompañará por duplicado a la solicitud una descripción del invento, los dibujos y muestras necesarias para su inteligencia y la relación de los objetos que se presenten”. Y el art. 24 decía que “cuando el solicitante no cumpliere con las prescripciones del art. 15, se le denegará la patente”.

El art. 15 sólo exigía la presentación de los dibujos que fueren necesarios para ilustrar el invento, a fin de aclarar su descripción, de manera que (tal como lo ha sostenido el INPI) “no todas las solicitudes de patentes de invención requieren el fiel cumplimiento de lo ordenado por el art. 15 de la ley 111 (hoy art. 19, ley 24.481), sólo aquellos inventos, como el de marras, en los que el técnico en la materia no pueda hacer siquiera un estudio preliminar”. Con lo que va dicho que no siempre la falta de dibujos conduciría a una denegatoria automática.

 ¿Por qué entonces la falta de satisfacción de los requisitos del art. 15 de la ley 111 es fulminada con la denegatoria de la patente por el art. 24? La respuesta es proporcionada también por el INPI: la insuficiencia no podría ser salvada ulteriormente durante el curso del trámite, porque ello importaría la posibilidad de ampliar indebidamente el alcance de lo divulgado en el origen, resultando improcedente admitir modificaciones que aumenten ese alcance.

La importancia que reviste la solicitud y su presentación ha sido destacada por la Corte Suprema in re “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, desde que “mediante la solicitud el inventor proclama y divulga el invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la atribución del derecho basada en la máxima "primero en solicitar” (Considerando 8º).

En la hipótesis sub lite, aun cuando se concluyera en que los dibujos sólo fueron allegados con la presentación de fs. 208, la finalidad de la ley no aparecería comprometida. Porque en la referida presentación se adecuó la memoria descriptiva, las reivindicaciones y el título del invento a las del documento de prioridad (conf. observación del INPI) y se acompañó los respectivos dibujos. Estos dibujos coinciden exactamente con los dibujos obrantes en el documento de prioridad, lo mismo que las descripciones y reivindicaciones. Y desde que la prioridad fundada en la solicitud nº 71.279 de EEUU se reclamó en la solicitud originaria y el documento de prioridad (integrado con sus dibujos) se acompañó inmediatamente, considerar admisible la presentación posterior de los dibujos ilustrativos de la memoria, reivindicaciones y título modificados que se trajo con la nota de fs. 208, no significaría cohonestar una indebida ampliación de lo divulgado con la solicitud primigenia ni, por lo tanto, apartarse de la finalidad perseguida por la ley. Por el contrario, si se estimara extemporánea dicha presentación, la exigencia que enarbola el INPI se convertiría en un mecánico apego al formalismo por el formalismo mismo.