IPESA S.A. v. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd s/ caducidad de patente. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 01/07/1999.

Buenos Aires, mayo 11 de 1999.-

Considerando: 1. Que el juez, a pedido de la demandada-reconviniente, ordenó a la actora-reconvenida -previo cumplimiento de su contraria de la caución real que fue fijada en $ 50.000- "abstenerse de fabricar, usar, ofrecer para la venta, vender e importar cualquier producto en infracción a la patente 240321" (fs. 209 vta.).

Para así resolver, entendió aplicables al sub lite el art. 232  CPCCN. y el art. 50 pto. 1 ap. c y pto. 2 Acuerdo TRIP's. Ello en virtud de que "las partes están contestes en cuanto a que la titularidad de la patente de marras se encuentra en cabeza de la peticionaria de la medida, y sin que ello importe adelantar opinión sobre su vigencia -cuestión de fondo que se debate en el juicio-. Ello, claro está, ponderando principalmente que en autos se ha reconvenido por cese de uso de patente" (conf. fs. cit.).

2. Que la ley 24481  de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (en vigor desde el 29/9/1995 -conf. esta sala, causa 1130/97 del 13/9/1998; sala 1ª, causa 3375/97 del 30/4/1998; sala 3ª, causa "Unilever NV. v. INPI.", del 24/3/1998-, instituye para las hipótesis de infracciones, a través de sus arts. 83 a 87  , un sistema de remedios cautelares análogo al consagrado en la ley 22362  de Marcas y Designaciones.

Así, la situación en estudio encuadra en lo dispuesto en el art. 87  ley 24481 -similar al art. 35  ley 22362- y es a través del mecanismo que él contempla (el denominado "incidente de explotación") que el presunto damnificado, según la verosimilitud del derecho que hubiere alegado y del peligro en la demora, podrá obtener una garantía del presunto infractor, con la que responderá por los eventuales daños y perjuicios que pudieren derivase de la infracción (conf. esta sala, causa "Novartis AG. v. Ipesa S.A. s/medidas cautelares"  -causa 5298/98-, del 16/2/1999).

Porque dentro de ese esquema legal, las pretensiones tendientes a prohibir la actividad que se cuestiona llevarían a favorecer al peticionario, alterando la situación existente de un modo inadecuado por prematuro, desvirtuándose de esa forma la finalidad del instituto cautelar, al confundirse el objeto de la medida provisional con el resultado al que se arribaría por medio de la sentencia que pusiera fin el proceso de conocimiento, que debería promoverse a fin de conjurar la lesión.

En este sentido lo ha decidido el tribunal respecto de las marcas con anterior a la entrada en vigencia del TRIP's para dicha materia (ver al respecto, causa "Johnson & Son Inc. v. Clorox Argentina S.A."  , del 30/4/1998), con argumentos que,por la similitud de las normas en juego, resultan enteramente aplicables respecto de las patentes (conf. causas 394 del 18/12/92, 5416/1996 del 9/5/1996, 20983/96 del 12/9/1996, 22597/1996 del 13/2/1997, etc.).

Tal conclusión no implica que sea imposible adoptar en el ámbito de la propiedad industrial medidas precautorias contempladas en la legislación procesal común (conf. art. 83  decreto 260/1996), sino sólo que cuando el supuesto sometido a decisión encuadra en previsiones específicas de la ley especial -es lo que aquí sucede-, no existen razones valederas que, como principio, autoricen a descartarlas y a apartarse de ellas (conf. esta sala, causa citada; sala 1ª, causa 21248/96 del 23/12/1996).

3. Que, contrariamente a lo sostenido por la demandada-reconviniente al contestar el memorial de agravios de la actora-reconvenida, no concurren en la especie circunstancias que justifiquen adoptar otras medidas precautorias de las previstas en la ley específica.

Ello, en tanto los hechos expuestos en la presente causa, ponderados en el marco dentro del cual es posible hacerlo cuando se trata de un pedido cautelar, son sustancialmente análogos a los que el tribunal tuvo ocasión de examinar al resolver la causa "Novartis" -que se tiene a la vista, ver nota de fs. 251-.

En efecto, en autos se peticionó una medida precautoria tendiente a que e ordene a Ipesa "abstenerse de fabricar, usar, ofrecer para la venta, vender e importar cualquier producto que contenga el principio activo nicosulfurón que ampara la patente de mi mandante n. 240321" (fs. 201 vta.), medida que fue solicitada al deducir reconvención por cese de uso (conf. fs. 184/208, pto. VI). En ésta, en principio, sólo se encontraría discutida la vigencia de la patente invocada por la demandada-reconviniente -ISK- (conf. sus propias manifestaciones, fs. 203 vta., párr. 1º, in fine), sin que exista controversia acerca de la titularidad (conf. lo expresado por el juez a fs. 209 vta., que no fue objeto de agravio), ni desconocimiento por parte de la actora-reconvenida de que su producto se encontraría comprendido dentro del alcance de la patente de ISK (conf. carta documento de Ipesa del 10/11/1998, anexo 10, fs. 177). Hechos éstos que, como se dijo, son esencialmente coincidentes con los de la causa "Novartis"  (lo que es posible comprobar con remitirse a lo manifestado por las peticionarias de ambas medidas en sus respectivos escritos -conf. fs. 51 y vta. de la causa "Novartis"  y fs. 233 vta. de la presente).

Consecuentemente, no encontrándose reunidos extremos que impongan apartarse de la doctrina sustentada en el considerando precedente, la cautelar que decretara el juez con sustento en lo establecido en el art. 232  CPCCN. y el art. 50 Acuerdo TRIP's, resulta inapropiada y debe ser dejada sin efecto.

4. Que la conclusión que antecede no resulta violatoria de las normas del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio -ADPIC.- (ley 24425  ).

Así lo ha resuelto la sala en la mencionada causa "Novartis"  del 16/2/1999, a cuyos fundamentos, en lo que aquí se trata, cabe remitirse en honor a la brevedad (conf. consid. 2, "C"). Copia certificada de ese pronunciamiento se agrega como cabeza de esta interlocutoria.

Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada. Costas por su orden, atento las particularidades de la cuestión (arts. 68  y 69  CPCCN.).

Así se resuelve. Regístrese, notifíquese y devuélvase. Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se halla vacante.- Marina Mariani de Vidal- Eduardo Vocos Conesa.