Kellogg Company v. Pehumar S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 25/02/2003.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1.- Ambas partes han resumido con precisión, en sus respectivos memoriales de alzada, los antecedentes de la causa (demanda de fs. 27/37, contestación y contrademanda de fs. 173/193, y réplica a la reconvención en fs. 246/250), de manera que parece superfluo que vuelva aquí sobre ellos. Sin embargo, por razones de claridad expositiva, formularé yo también -aunque esquemáticamente- una síntesis de las pretensiones de las contendientes expuestas en las piezas constitutivas de la relación procesal, esto es, fs. 27/37, fs. 173/193 y fs. 246/250, pero omitiendo los fundamentos dados en esos escritos en sustento de sus requerimientos, ya que de ellos me ocuparé al tratar cada uno de los aspectos que conforman la contienda.

1. Kellogg Company, en su demanda de fs. 27/37, reclamó:

A) se condenara a Pehuamar S.A. a cesar en la venta de productos "MUSLI" -designación que usaría en función marcaria (etiqueta, fs. 118)- por infringir los derechos del registro "MÜSLIX", n. 1232322, clase 30 (fs. 47);

B) igual condena respecto de las ventas de productos y envases que emplean las marcas CHOCO RICE y CHOCO TAI, por imitar deslealmente el signo "anexo" de Kellogg n. 1317458 (fs. 50/52), utilizado con el elemento nominativo CHOCO KRISPIS (invoca arts. 159  CPen.; 31 inc. b  y d  , Ley de Marcas; 953  y 2516  CCiv.; 5  ley 22802 y 10 bis del Convenio de París -ley 17011  -);

C) el comiso, destrucción de los objetos transgresores y la publicación de la sentencia (art. 34  , ley 22362); y

D) indemnización de los daños y perjuicios y restitución de los frutos por el uso ilícito de las marcas, incluyendo CHOCOLOKO, n. 1479094, clase 30 (el monto de esos daños fue diferido al que resultare de la peritación contable).

La posición de Kellogg Co. consiste en afirmar, sustancialmente, que su adversaria elige maliciosamente envases y denominaciones que procuran un espurio acercamiento a las marcas que ella tiene registradas y que habrían alcanzado el rango de "notorias" en plaza, dignas de una protección acorde con esa especial característica y que impida que terceros de mala fe intenten el aprovechamiento ilegítimo de su prestigio.

2. Pehuamar S.A. contestó la demanda y reconvino a fs. 173/193, pieza cuyos aspectos esenciales trataré de reproducir en prieta síntesis.

A) En el responde a la demanda expresó los conceptos siguientes:

a) las voces "MUSLI" y "MUESLI" son los términos genéricos para designar el producto: un desayuno a base de cereales (fs. 175 vta.). Como tal es utilizado en el mercado argentino por otras empresas para designar el artículo, puesto que se trata de un término "indicativo" y, por tanto, Kellogg no puede impedir con su marca "MÜSLIX" la utilización precisamente de la designación natural o genérica de la mercancía, la que es susceptible de uso sin obligación de acompañarla con una marca (conf. fs. 176 vta.). A lo que agrega que los envases de uno y otro competidor son claramente distintos;

b) con relación a los productos y envases CHOCO RICE y CHOCO TAI, asevera Pehuamar S.A. que su contraria no tiene registrada la marca CHOCO KRISPIS, pues el título n. 1317458 no incluye ninguna designación (ver fs. 50/51). Señala, asimismo, que la raíz CHOCO es de uso común en la clase (no monopolizable) y que los elementos visuales (dibujos, colores, etc.), que coexisten con sus particularidades en los diferentes envases, son de uso habitual en estos cereales y productos alimenticios. De donde se seguiría que la accionada no obró con mala fe ni intención imitativa alguna, resultando improcedente la demanda resarcitoria por no concurrir los presupuestos que condicionan su admisibilidad sustancial;

c) rechazó el reclamo de indemnización de daños y perjuicios por haber usado la marca CHOCOLOCO -en la que cesó antes de la iniciación de este proceso, dado que Kellogg tiene registrado el signo CHOCOLOKO-, en razón de que al no haber sido nunca usado este último ningún detrimento patrimonial pudo ocasionarle el empleo indebido de la marca aludida en primer término. Tachó, además, de conjetural el daño; negó que una persona colectiva tuviese derecho a indemnización del agravio moral y se opuso a la restitución de frutos por no tener cabida en materia marcaria (conf. fs. 185 vta.).

B) Contrademandó Pehuamar S.A. a Kellogg Company:

a) por nulidad de las marcas "MÜESLIX" -1207061- y "MÜSLIX" -1232322-, toda vez que MUSLI (y MUESLI) son el término genérico para designar el producto y el mero agregado de la consonante final "X" es insuficiente para formar una marca dotada de capacidad distintiva intrínseca. La propia actora, al demandar el cese de "MUSLI", reconoció la confundibilidad con "MÜSLIX" lo que significa admitir que los registros marcarios "MÜSLIX" y "MÜESLIX" se acercan tanto al vocablo indicativo del producto que ello los priva de validez (art. 2 inc. a  , ley 22362); su nulidad procede, aunque se hallen en uso, porque se trata de una consecuencia de sus propios actos, ya que Kellogg Co. No podía ignorar que los términos que registró como marcas en la clase 30 eran las palabras indicativas de un producto a base de cereales para el desayuno;

b) caducidad de "MÜESLI", n. 1207061, y de la marca "anexa" -sin elemento nominativo- n. 1317458: la primera, porque nunca fue usada; la segunda, porque el envase que realmente utiliza la actora presenta notorias diferencias con el conjunto registrado, al punto que se trata de envases diferentes; extremo éste demostrado por el hecho de que Kellogg solicitó el registro del envase que usa en la práctica (n. 1980063, fs. 189 vta.), lo que carecería de objeto si no hubiese evidentes diferencias entre el envase 1317458 y el actual 1980063.

3. Replicó Kellogg Company, a fs. 246/250, la contrademanda pidiendo su rechazo -con costas-, a cuyo efecto señaló:

A) que la marca "MÜESLIX", n. 1207061, no había sido invocada en la demanda, por lo que la contraparte carecería de interés legítimo para peticionar su nulidad; ello, sin perjuicio de que, en todo caso, el vocablo sería sólo "evocativo" (de fantasía) y como tal perfectamente registrable;

B) también es válida la marca "MÜSLIX", n. 1232322, pues no existen elementos de convicción bastantes (no lo serían los que agregó Pehuamar S.A. con su responde) para demostrar que "MUSLI" configura la designación genérica del producto (voz que no figura en importantes diccionarios que en fotocopia su parte pertinente es acompañada);

C) la marca "anexa" 1317458 es usada con diferencias en detalles mínimos y una variación semejante del signo registrado con relación al utilizado en los hechos no proyecta influencia sobre el uso y no justifica la caducidad de la marca (art. 5  , secc. C, apart. 2, del Convenio de París).

En definitiva, Kellogg Company defiende la validez y vigencia de sus signos marcarios atacados y pide el rechazo de la reconvención, con costas, poniendo particularmente de resalto que las etiquetas de diversos productos (cereales) que acompañó la demanda en apoyo de sus pretensiones no parecen tener presencia en el mercado nacional.

2.- Conforme lo dispuesto en la audiencia que prevé el art. 360  del CPCCN (véase acta de fs. 280), las partes aportaron las pruebas que estimaron apropiadas para la defensa de sus respectivas posiciones y, tras ello, alegaron extensamente en sendos escritos de excelente factura gramatical y jurídica (conf. actora, fs. 421/445; demandada, fs. 448/461). Y aunque, como es natural, comparto determinada fundamentación y disiento con otra, me place reconocer la altura del debate de los distinguidos letrados de ambas contendientes. Lamentablemente, en este poco más de cuarto de siglo que llevo en la sala, he podido comprobar -con sus destacables excepciones- que la "tragedia educativa" que tan bien describe el profesor Jaim Etcheverry, hoy digno rector de la Universidad de Buenos Aires, se refleja cada día más en una chatura generalizada del ámbito forense en la que todos estamos inmersos, desalentados y sin reacción, como un "viejo caserón en ruinas" diría el poeta Rafael de León.

Mis excusas por estas digresiones, que el filósofo Nimio de Anquín llamaría "conciencia dolorosa activa" y que el Rvdo. Padre Dr. Leonardo Castellani tradujo como "derecho al pataleo". Vuelvo, pues, al caso.

3.- El magistrado de 1ª instancia, en el pronunciamiento de fs. 467/474, resolvió:

1) que estaba probado que "MUSLI" o "MUESLI" designaba un alimento a base de cereales (esto es, trataríase de términos genéricos o indicativos), pero que Pehuamar S.A. utilizaba la voz MUSLI -por la característica de su ubicación y tamaño en el envase o caja- en función marcaria, lo que configuraba una "clara infracción a la marca "MÜSLIX" de Kellogg (art. 4  de la Ley de Marcas). Señaló el a quo que la identificación del producto con la expresión MUSLI (fs. 118), más que a presentar cereales, estaba invadiendo la esfera distintiva de la marca MÜSLIX, porque la referida expresión aparecía "como la verdadera identificación del producto en un notorio acercamiento con la marca registrada por la actora MÜSLIX". En consecuencia, admitió el primer punto de la demanda y rechazó la reconvención atendiendo a que MÜSLIX presentaba un "pequeño grado de fantasía" y comportaba un signo evocativo.

2) que entre la marca "anexa" n. 1317458 -usada en los hechos, con ligeras variantes, con el conjunto nominativo CHOCO KRISPIS- y los envases y denominaciones CHOCO RICE y CHOCO TAI no se presentaba una "similitud confusionista" porque sus elementos visuales (dibujos de animalitos y otros complementos y los colores) eran frecuentes en materia de cereales para el desayuno y, además, los ingredientes nominales ponían suficiente distancia entre las marcas y envases. La demanda por cese de uso de CHOCO RICE y CHOCO TAI fue desestimada y la contrademanda por caducidad de la Anexa n. 1317458 -por falta de uso- también resultó rechazada, por cuanto la variación de algunos componentes del envase efectivamente usado -respecto del registrado- no afectaba el elemento distintivo original (los dibujos, colores y leyendas se hallaban en función de esa idea principal de la Anexa cuestionada: un pequeño elefante en actitud de comer el alimento).

3) declarar abstracta la cuestión atinente a la caducidad de la marca MÜESLIX, por falta de uso, con fundamento en que venció el registro durante la tramitación del pleito y no fue renovada (conf. manifestaciones de fs. 462 y 465).

4) por el uso indebido de las marcas CHOCOLOCO y MUSLI, fijar una indemnización de daños y perjuicios a favor de Kellogg Company de $ 80.000, con intereses del 6 % anual desde la notificación de la demanda hasta el fallo y de allí en más a la tasa activa BNA.

5) rechazar el reclamo de restitución de frutos, de acuerdo con lo decidido por esta sala en la causa 10911/95 del 13/8/1998.

6) ordenar el comiso de la mercadería en infracción, entregarla a instituciones de bien público (por tratarse de alimentos) y disponer la publicación de la parte dispositiva de la sentencia (art. 34  , Ley de Marcas).

7) imponer el 85 % de las costas a la demandada y el 15 % restante a su adversaria.

4.- El fallo que he resumido fue apelado por Pehuamar S.A. a fs. 475 y consentido por Kellogg Company. Aquélla expresó agravios a fs. 492/513 y estos fueron replicados a fs. 515/536. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios, (conf. fs. 475, 481, 482 y 482 otrosí), los que serán estudiados por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

Antes de entrar al fondo del asunto formularé unos breves apuntes: a) dada la extensión de los escritos en alzada no haré en este voto un resumen de ellos, pero examinaré cada cuestión -hechos, pruebas, fundamentos (que he meditado con la profundidad que me permiten mis limitaciones)- de manera que nada que sea sustancial quede sin tratar; b) intentaré ser conciso por motivos de claridad, exponiendo sólo lo "conducente" para sustentar la decisión; bien entendido que he valorado todas las pruebas y reflexionado sobre todos los argumentos expuestos por las partes (acoto que esta metodología ha sido juzgada razonable por la Corte Suprema, en fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, etc.); c) como en estos conflictos marcarios el juzgador debe procurar colocarse en el sitio del consumidor, he realizado algunas diligencias para ubicarme adecuadamente en el tema (visitas a supermercados y "supermercaditos" barriales; consultas a varios especialistas en nutrición; recorrida por negocios dietéticos y herboristerías; estudio de alimentación naturista; lecturas sobre arte culinario, propiedades de los alimentos, sus contenidos vitamínicos, minerales, antioxidantes, proyecciones curativas, complementos nutricionales o dietarios según cada persona o grupo de personas; consultas a través de Internet sobre las combinaciones de cereales, leche, miel, y su difusión en la vida contemporánea, etc.).

Se advierte, a través de lecturas y de los medios masivos de comunicación, que existe una corriente filosófica -que se proyecta en un modo de vivir- en la que se defiende un retorno a lo natural, a re insertar a la persona en la naturaleza y a defender el habitat contra su contaminación o polución. Nótase que crece el interés por la ecología, el cuidado de la salud y bienestar psíquico y físico, un retorno a las comidas "sanas", una difusión y aceptación cada vez mayor de la sabiduría oriental, entre otras actitudes de hoy. Y es en ese contexto en el que aparecen (o reaparecen) nuevos alimentos con alto valor nutritivo y reforzados con vitaminas y minerales (leches, yogures, cereales, etc.) y, asimismo, nuevos alimentos depurados de algunos contenidos inconvenientes para determinadas personas (v. gr.: leches descremadas, mermeladas diet, quesos diet, café descafeinado, golosinas preparadas sin azúcar -con edulcorantes-, etc.).

Ocurre que, por lo general, esos nuevos alimentos y bebidas son el fruto de grandes empresas europeas y norteamericanas y, por ello, es común que el término genérico para designarlos sea expresado en un idioma extranjero y no se halle incluido -salvo después de un lapso considerable y siempre que hubiese alcanzado una significativa difusión- en los diccionarios de la lengua española. Mas, ya volveré sobre esto, el carácter genérico de un vocablo -aunque no pertenezca al castellano- dependerá de que sea el que designa al producto como tal y no de otra circunstancia.

El compuesto o "mezcla" (que esto significa "muesli") de cereales, frutas frescas o deshidratadas, leche, miel, nueces y avellanas, que se sirve como desayuno, tiene su siglo de vida en Suiza y alguna región de Alemania, pero su desarrollo y venta masiva en supermercados de la mayoría de las naciones se enrola en esa corriente contemporánea que apunté dos párrafos antes.

Hemos llegado a las puertas de la 1ª cuestión a considerar: ese compuesto de cereales, frutas, miel y leche -alimento para el desayuno habitualmente- ¿cómo se denomina? ¿cuál es su término genérico o indicativo? Y con esta 1ª cuestión se conectan varios aspectos que abordaré a continuación.

5.- La demandada afirma, tanto en el responde como en la reconvención, que el referido compuesto de cereales y frutas con leche para el desayuno se denomina genéricamente "muesli" o "musli", términos indicativos del producto y por tanto insusceptibles de ser registrados como marcas. Consecuentemente, cualquier productor, importador o comerciante puede utilizar esa designación (muesli) o su equivalente (musli -su modo de pronunciar-) en los envases del artículo, sin obligación de añadirle ninguna marca de producto (registrada o de hecho).

Kellogg Company sostiene, en cambio, que no hay elementos de juicio suficientes que acrediten que MUSLI es la voz designativa del producto y acompaña textos fotocopiados de diversos diccionarios -entre ellos, el perteneciente a la RAE- con el fin de demostrar que la palabra en cuestión no se encuentra incluida en ninguno de esos libros. Dice, por otro lado, que en todo caso, sus marcas registradas son MÜESLIX y MÜSLIX, de manera que a lo sumo configurarían signos evocativos válidos.

Pero el argumento principal de Kellogg contra Pehuamar para demandar el cese de la expresión MUSLI es que ésta, por las características con que es empleada en las cajas-envases, desempeña en la práctica "una función marcaria" -no de individualización del compuesto de cereales- y, al cumplir dicho rol, invade espuriamente el ámbito de la marca "MÜSLIX", n. 1232322; esto así, porque MUSLI y MÜSLIX son palmariamente confundibles y Pehuamar persigue con su actitud imitativa desviar la clientela de Kellogg y aprovechar su notorio prestigio.

El juez aceptó que MUSLI y MUESLI (la primera es la expresión fonética de la segunda) eran los nombres genéricos del producto, pero admitió la objeción de Kellogg Company en el sentido de que la conducta de Pehuamar no era procedente en cuanto utilizaba esa palabra "en función marcaria", esto es, aparentando ser la marca del producto y no la indicación de su naturaleza. Y si lucía como marca, a juicio del magistrado, se confundía con el registro de la actora (MÜSLIX), infringiendo la exclusividad de éste (art. 4  , Ley de Marcas).

Al respecto, criticó la demandada ese aserto: si MUSLI es el término genérico o indicativo del producto su aplicación en los envases nunca juega el papel de una marca (art. 2 inc. a  , ley 22362). Y si es el vocablo designativo de la mercancía, su empleo es libre, en tamaño, forma, color, ubicación, etc., y no puede ser obstaculizado -y mucho menos impedido- por una marca registrada. A lo que agrega que el comerciante puede colocar el término designativo en el envase sin obliqación alguna de asociarle una marca de fantasía, de modo que si el registro que invoca la contraparte es confundible con el término indicativo, ello demuestra que carece de capacidad distintiva y que corresponde decretar su nulidad, destacando que la falta de esa capacidad en MÜSLIX está reconocida por Kellogg Co. al demandar el cese de MUSLI (término genérico) por confundibilidad con el signo registrado MÜSLIX, 1232322.

La accionante dice que MUSLI, MUSLIX o MUESLI no son, en nuestro país, la designación necesaria o habitual del producto y no figuran como tal en ningún diccionario importante. Tiene "un pequeño grado de fantasía", según el a quo, y por su notoriedad es digna de acentuada protección.

6.- Cierto es que "musli" no está incluido en el Diccionario de la RAE (ed. 22ª, Madrid 2001) ni en otras obras de importancia referidas a la lengua castellana de reciente aparición (v. gr. Diccion. del Español Actual, por Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, 2ª reimpresión, t. II, p. 3161, Madrid 1999). Ello, sin embargo, no forma óbice para que un vocablo cumpla la función de designar genéricamente un producto, desde que es un hecho de experiencia al alcance de todos que existen numerosas voces de lenguas extranjeras (e inclusive de nuestro lunfardo) que, como es natural, tampoco están definidas en los diccionarios del español y no obstante son indudablemente términos indicativos (así, por ejemplo, "cabernet sauvignon", "Ligths", "chop suey", "crepes suzette", etc.).

Atendiendo a esa realidad, desde antiguo la jurisprudencia ha resuelto que "no pueden ser marcas de productos las palabras que indican la clase o naturaleza de un producto aun cuando estén en idioma extranjero" (causa "Borden's Condensed Milk Company v. Horlick Food Company", del 31/10/1908, P. y M. 1908 p. 547, citada por J. Otamendi, en "Derecho de Marcas", 4ª ed., Bs. As. 2002, p. 68 [D 2401/000845], nota 200).

Al resolver un planteamiento que presenta connotaciones de cierta analogía -se discutía si "aerosilla" era término designativo del servicio o simplemente una marca, desde que no figuraba en el Diccionario de la RAE-, hice alguna consideración que no viene mal al caso. En el precedente 3147/92 "Aerosilla SAIC c. Los Cocos S.A., sentencia del 12/3/1996, dije, en efecto, que la palabra que se controvertía ("aerosilla"), aun cuando no figuraba en el Diccionario de la RAE, tenía su significado perfectamente definido en nuestro país. "Alude, y no hay duda al respecto, al transporte en sillas hacia los picos de montes, en particular en las zonas dedicadas al esquí (aunque no exclusivamente)... Esta afirmación, que baso en la prueba documental... coincide con mi propia experiencia, de la que puedo hacer mérito porque el juez no es un habitante de las galaxias sino, como los letrados de las partes, una persona que conoce su pueblo, su habla y sus costumbres. Y en el habla de los argentinos, según es hecho público y notorio, "aerosilla" designa -y no simplemente evoca- un especial servicio de ascensión a los cerros a través de sillas que corren por un carril de cuerdas que permiten su ascensión. Podrá también ese servicio ser conocido como 'telesférico' o como 'telesilla', pero esto no quita ni pone nada a la realidad... Y en la vida común, real, popular, habitual, el servicio de ascenso a montes o picos a través de sillas aéreas se llama, lisa y sencillamente, "aerosilla".

Manifesté, asimismo, "el concepto de designación habitual de un producto o servicio no tiene necesariamente que coincidir con el criterio lingüístico de los académicos españoles. Lo reconociera o no la Real Academia, una expresión será la designación usual de un producto o servicio cuando, en nuestro país y en el habla corriente de nuestro pueblo, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios lingüísticos vigentes en un organismo español. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores y nuestra opinión ha sido compartida por doctrina caracterizada (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 2ª ed., p. 76 [D 2401/000532])".

Las voces "muesli" y "musli", como lo afirma la accionante, no figuran en el Diccionario de la RAE (22ª ed., Madrid 2001). Tampoco en otros de la lengua española. ¿Significa ello que no son términos designativos, genéricos o indicativos del producto (mezcla de cereales y frutas frescas o secas, miel y leche y otros complementos que se sirve por lo general como desayuno)?

A mi juicio, se impone una respuesta negativa.

Obran en autos otros elementos de juicio, como también son del dominio público ciertas publicaciones que están sobre mi mesa de trabajo, que acreditan que "muesli" -que se pronuncia "músli"- es un vocablo extranjero, más precisamente del alemán que se emplea en Suiza, que desde hace un siglo identifica el producto antes aludido y que en tiempos recientes ha adquirido difusión internacional sin perder su significado primigenio (en nuestra lengua, "muesli" equivale a "mezcla"; y por cierto que el alimento descripto es una flor de mezcla o acaso una mezcolanza).

Por lo pronto, tiene sobre este particular indudable relevancia el hecho de que la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, por resolución del 30/3/1995, comunicó a sus miembros que el producto MUESLI (producto y no marca) debía ser incluido en la clase 30 del Nomenclador aprobado por el decreto 558/81  (conf. fs. 131/132 y el informe remitido por aquella Asociación, en fs. 385). Podrá la actora ensayar el argumento que quiera con la finalidad de debilitar la fuerza suasoria de este antecedente, mas resulta claro que los profesionales especializados en la materia marcaria unidos en la A.A.A.P.I. consideraron que "muesli" es la designación genérica del producto (alimento incluido en la clase 30). Y aunque la Asociación referida no goce de la infalibilidad papal cabe reconocer, y no creo que los letrados de las partes lo pongan en tela de juicio, que se trata de una entidad prestigiosa y sería -presidida en el año 1997, fecha del informe de fs. 385, por el Dr. Jorge Otamendi-, cuya versación en estos temas confiere a las clasificaciones y reclasificaciones de los productos una singular valía (arts. 386  y 403  del CPCCN.).

También constituyen elementos de juicio dotados de poder convictivo los libros relacionados con la gastronomía que acompañó Pehuamar S.A. con su contestación de demanda, los que tengo a la vista. En el primero de ellos -Diccionario de Gastronomía, de Carlos Delgado, ed. Alianza, 2ª reimpresión, Madrid 1991-, que contiene 7000 términos de productos y preparaciones de valor universal, figuran en su p. 160 la voz MUSLI, que remite a MUESLI y ésta con el siguiente significado: "copos de avena y otros cereales, con miel y frutas, que se utiliza generalmente en el desayuno". En esta obra, como se ve, "muesli" y "musli" son el nombre de esa mezcla para el desayuno y no una marca comercial, vale decir, que su autor lo conoce como el término con que se designa el producto alimenticio que nos ocupa. En el segundo libro adjuntado con la contestación de fs. 173/193, Pehuamar S.A. pretende demostrar que tanto en Alemania como en Francia el término "muesli" designa un producto alimenticio compuesto por varios ingredientes. En efecto, dentro de la colección francesa dedicada a la "cuisine", que responde al título general "Les petits pratiques por toute la familie", de editorial Hachette/Cil, y que comprende pequeñas obritas sobre preparaciones culinarias (papas, ensaladas, comidas vegetarianas, gratinados y soufflés, cocina china, frutas exóticas, cocktails, etc.), se trajo a estos autos el librito dedicado a "Cereales", de Johanna Handschmann, traducido al francés por Florence Vidal y publicado por la editorial citada, s/f, en cuya p. 10 se transcribe dos recetas completas de formas distintas de preparación del "muesli": una denominada "MUESLI CROUSTILLANT AUX FRAMBOISES" y otra bajo el nombre "MUESLI D'EPEAUTRE". Estas preparaciones culinarias aconsejadas, dentro de un libro de cocina dedicado especialmente a "cereales", muestra cómo su autora emplea la palabra "muesli" para significar un compuesto alimenticio, del mismo modo que titula otras recetas con términos también genéricos ("salade", "soupe", "pizza aux lègumes", etc.).

En el mismo orden de ideas, destaco que el libro "Larousse de la Cocina", 1ª ed. española, Barcelona 2001, se refiere al "MUESLI" en los términos siguientes: "La palabra muesli significa en alemán "mezcla"; en este caso de cereales, frutos secos, fruta fresca, leche, yogur y azúcar. Esta fórmula, descubierta a principios de siglo, (se refiere al XX) por un especialista en nutrición de nacionalidad suiza; se hizo popular como desayuno nutritivo bajo distintas marcas comerciales. Sin embargo, también lo puede preparar en casa, a su gusto: copos de avena, germen de trigo, almendras y avellanas, uvas pasas, manzana rallada, leche o yogur natural, miel, azúcar moreno, etc. Los cereales preparados para su consumo mezclados con leche suponen una buena solución para un desayuno completo, pero cuidado con añadirle demasiado azúcar, 100 g de muesli = 368 Kcal." (conf. p. 271, la bastardilla no figura en el original).

De la obra recién citada, traducción de la francesa "Larousse de la Cuisine, 1600 Recetes", realizada por Sylvie Girard y Frédérique Longuépée, edit. Larousse-Bordas/HER 1999, se desprende con claridad que el vocablo "muesli", del alemán que se habla en Suiza, es el término designativo del producto alimenticio (desayuno nutritivo), popularizado bajo distintas marcas comerciales. No parece dejar lugar a dudas: "muesli" es el producto y se vende al público con buena aceptación bajo diferentes marcas comerciales. No es, de estar a la conocida obra culinaria, la voz MUESLI una marca del producto sino el producto mismo, que se ofrece al público bajo variadas marcas de comercio.

Debo admitir lealmente, a esta altura, que al menos dentro del círculo social en que me muevo el producto "muesli" o "musli" es conocido por una minoría. Algunos sí saben en qué consiste; otros creen que es uno de los tantos alimentos a base de cereales que lleva ese nombre respondiendo a una designación o marca comercial. Mas no son estos conocimientos aislados o creencias dispersas las que deben conducir a la solución del problema, sino el hecho objetivo de cuál es el sustantivo con el que se designa o indica el producto de que se trata. Y para verificar ese hecho, buen método es la consulta a las obras vinculadas con la alimentación -como las tres que hemos recordado-, así como la valoración de la conducta asumida por la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial por su versación en la materia y seriedad de la institución (conf. fs. 131/132 e informe de fs. 385).

Desde otro enfoque, por más que -como principio- no son los diccionarios la vía más apropiada para definir esta categoría de conflictos, a veces es útil recurrir a ellos como elementos corroborantes de una u otra posición. Según la actora, los diccionarios más importantes omiten toda referencia a los vocablos "muesli" y "musli", y en alguna medida razón no le falta porque lo común es que en esos libros dedicados a la lengua española no se incluyan palabras foráneas. Mas, de algunas obras que tengo en mi despacho, he podido extraer datos no exentos de valor en la medida en que sirven como ejemplos de que MUESLI (o su fonética MÚSLI) es un vocablo incorporado -con el mismo alcance semántico- en diccionarios de los idiomas castellano, inglés, francés y alemán (esto último surge de la alusión que contiene el "Larousse de la Cocina").

a) Con relación a la lengua inglesa, el "Collins Co Build English Language Diccionary", ed. Team 1994, Gran Bretaña, no se trata de una obrita desconocida -como sugiere la actora- sino de una prestigiosa elaboración de la Universidad de Birmingham, vastamente difundida en nuestro país. Y en dicho diccionario, del que la demandada acompañó fotocopia de la parte pertinente pero de la edición 3ª, de 1992, en su p. 409 figura la palabra "muesli" mas sin explicitar su significado. En el mismo Diccionario, que integra mi biblioteca personal, ya en la edición de 1994 dice MUESLI: "is a mixture of chopped nuts, dried fruti, and grains that you eat for breakfast with milk or yoghurt" (conf. p. 947).

Añado que en el "Cambridge International Dictionary of English", ed. Cambridge University Press, London 1995 -cuyo prestigio resiste bien las críticas- también está incorporada la expresión MUESLI, seguida de este texto: "a mixture of raw grains, dried fruit and nuts that is eaten with milk as part of the first meal of de dav" (véase su p.928).

b) Asevera Kellogg Company que en el Diccionario General Español Francés - Francés Español Larousse, por Ramón García-Pelayo y Gross et Jean Testas -Collection Saturne- s/f, que agrega al replicar la reconvención en fotocopias de las páginas pertinentes, no se halla ninguna referencia a "muesli" o "musli" (conf. constancias de fs. 234/239).

Es exacto, como lo he comprobado.

Empero, yo poseo también dicho "Diccionario General Español Francés. Francés Espagnol Larousse", por Ramón García Pelayo y Gross y Jean Testas, nueva edic., España 1994, que tiene la singularidad de que "MUESLI; MÜESLI m muesli", aparece así textualmente en la parte del español (conf. p. 454) y no se encuentra en la guía de la lengua francesa.

No es, pese a lo expuesto, palabra ignorada en el país galo. Y buena prueba de ello es que en el destacado "Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert", París 1993, sí encontramos una muy breve referencia a las voces que analizamos, siendo interesante anotar que coincide en la afirmación del "Larousse de la Cocina" acerca del idioma originario de aquéllas. Léese en el Nouveau Petit Robert: "MUESLI ou MUSLI: suisse-all: müesli: mélange de flocons d'avoine, d'autres céréales et fruits frais ou séchés, sur lequel on verse du lait" (p. 1454).

c) Relativamente a nuestra lengua española, resulta difícil encontrar un vocablo extranjero en los diccionarios corrientes. Con todo, no falta alguna publicación que al incluir en su listado el vocablo "muesli" o "musli" está, en medida no desdeñable, demostrando que aunque no sea un término genérico ampliamente difundido -por lo menos hasta hace algunos años-, sí es el nombre que se usa para indicar determinado producto alimenticio y que es el nombre único con el que se lo conoce, al punto que ni la propia actora Kellogq Company ha mencionado cuál sería la designación genérica distinta. Reitero que resulta irrelevante que el vocablo perteneciera a una lengua extranjera, desde que esta circunstancia -si es el nombre indicativo del objeto- no lo privaría de ser irregistrable como marca y de su condición de palabra insusceptible de monopolio, puesta a libre disposición de quien desee emplearla.

Como un primer antecedente, tenemos -según dijimos- el "Diccionario de Gastronomía", de Carlos Delgado, ed. Alianza (Madrid 1991), que está destinado al público español e hispanoamericano. Allí, vimos, "musli" y "muesli" son el nombre de la mezcla de cereales, frutas, miel, leche, yogur, y azúcar, entre otros comestibles, que tiene por objeto servir de desayuno nutritivo, dedicado especialmente a niños y adolescentes (p. 160).

También es mencionable, aunque erróneamente le atribuye a "musli" origen en el idioma inglés, la publicación española "Diccionario de Expresiones Extranjeras", de Gregorio Doval, edic. del Prado, Madrid 1996. Esta obra integra la importante colección Palabras Mayores -que ha logrado significativas ventas en la Argentina- y entre las voces no castellanas que utilizan los hispano parlantes el autor coloca a Muesli, con el siguiente sentido conceptual: "copos de avena y otros cereales, preparados con miel y frutas, que se comen generalmente en el desayuno" (ver p. 252).

Recordaré, por último, que en el "Clave, Diccionario de Uso del Español Actual", prologado nada menos que por G. García Márquez, cuya 2ª edición vio la luz en Madrid 1997, como un extranjerismo de introducción reciente, no registrado en la 21ª ed. de la RAE, aparece el término MUESLI y de él se escribe: "alimento compuesto por cereales, frutas deshidratadas y frutos secos que se mezcla con la leche y que suele tomarse en el desayuno. El muesli es un alimento rico en fibra. Etimol: del alemán de Suiza müesli, que se pronuncia "musli" (conf. p. 1244).

Con arreglo a lo expuesto, compruébase que "muesli"-"musli" son expresiones utilizadas en distintos países como término indicativo de un producto alimenticio (la apuntada mezcla de cereales, frutas, miel, leche, etc.); que se trata de un vocablo de origen alemán-suizo, difundido también en Gran Bretaña, Francia y España y que se ha popularizado -asimismo en nuestro país, en E.E.U.U. de Norteamérica y en otras naciones a través de la comercialización en grado ponderable bajo distintas marcas de productos. A tal nivel se ha hecho conocer en la Argentina, particularmente en los últimos años, que la Asociación que nuclea a los agentes de la propiedad industrial se ocupó del producto -que no estaba contemplado dentro del Nomenclador- y lo clasificó en su renglón 30 (fs. 385).

Encuentro bueno señalar que, en la última década y a partir de la sanción de la ley de convertibilidad 23928  (que equiparó el valor del peso argentino al del dólar estadounidense), una importante cantidad de argentinos o habitantes de nuestro territorio aprovechó la paridad cambiaria para viajar a Europa y los EE.UU. de Norteamérica y, al propio tiempo, la apertura de la importación provocó una avalancha de productos extranjeros que inundó las góndolas de los supermercados. Uno y otro fenómenos pusieron, a muchos argentinos, en contacto con nuevas mercancías y nuevas marcas. Y es así que en nuestro país -en contra de lo que afirma enfáticamente la actora- uno de los hipermercados de mayor importancia comercializó en una época cereales importados del país del norte, elaborados por una de las mayores productoras del mundo: Ralston Purina Co. (conf. informe de Jumbo, fs. 392/393); empresa que publicitó en "Notinorte", revista de supermercados Norte, cuatro artículos a base de cereales (ver fs. 172) y que comercializa el producto MUESLI en distintas variantes: blueberry muesli, banana muesli, peach muesli, raspberry muesli y cran-berry muesli -conf. envases en caja reservada y fs. 137 y 138 de los autos principales-).

Dada la envergadura de Kellogg Company, y su participación en el mercado de los productos a base de cereales, dicha corporación no podía razonablemente ignorar que en su propio país y en otros se comercializaba artículos de similar naturaleza bajo la designación MUESLI e identificados con una marca de comercio (por ej. Müsli Granitost, de Granix -fs. 134 y contestación de Coto fs. 380/1-; Müesli Crocant, fs. 135; Müesli "Leader price", fs. 136; Blueberry Muesli y sus variantes, de Ralston Purina Co., fs. 137/8).

Y que no lo ignoraba lo demuestra, de manera incontrovertible, el hecho reconocido en autos (fs. 31, primer renglón, contestación a la contrademanda en fs. 246 y ss. y réplica a los agravios en fs. 515 y ss.) de que su marca MÜSLIX tiene carácter evocativo -extremo que había negado en las misivas extrajudiciales-, lo que sólo es posible si se admite que ese término (MÜSLIX) está relacionado estrechamente con el término indicativo del producto, que no podría ser otro que el vocablo "MUSLI", como lo sostuvo Pehuamar S.A. desde un comienzo. De allí que el juez dijera que MÜSLIX tenía "un pequeño grado de fantasía", (fs. 472, párrs. 2 y 3).

Al informar los supermercados, además, que expenden cereales "tipo muesli" están diciendo que "muesli" indica un tipo o forma de presentación o preparación de un cereal o cereales -la naturaleza o cualidad del producto- y no hacen alusión a marcas que los identifiquen comercialmente, (conf. constancias de fs. 379, 380/381 y 392/393). Reitero, asimismo, que estos alimentos nutritivos se han popularizado, y rápidamente difundido en gran cantidad de países, bajo distintas marcas de comercio (conf. "Larousse de Cocina", p. 271), pudiendo mencionarse en nuestro país el Müsli Granitost, el Müslix Kellogg, el musli de Pehuamar, y los registros Muesli-Insel y Nutrifoods S.A. ns. 1462450/1 en las clases 29 y 30 del año 1993.

En resumen, juzgo claro que el término MUSLI (o su equivalente MUESLI) conforman vocablos genéricos o indicativos del producto que comercializa Pehuamar S.A. y del que vende Kellogg Company bajo la marca MÜSLIX.

7.- Corresponde examinar, ahora, si el uso que ha efectuado la demandada de ese vocablo ha sido ilegítimo y si su adversaria tiene derecho a requerir el cese de uso con base en la confundibilidad con su signo registrado MÜSLIX, n. 1232322, por la similitud de los envases. Tras lo cual, según fuese la conclusión a la que se arribara, será el caso de estudiar la validez de la referida marca MÜSLIX en función de su capacidad distintiva y, según fuera la respuesta que se alcanzare, la procedencia de la demanda de daños y perjuicios y sus accesorios (intereses, comiso, publicación de la sentencia y su proyección sobre las costas).

Vayamos por partes.

La actora demandó el cese de uso de "MUSLI", realizado por Pehuamar S.A., por considerar que no lo hacía como modo de identificar genéricamente la naturaleza del producto sino "en función marcaria" y ya vimos que esta pretensión fue juzgada procedente por el juez de 1ª instancia, quien condenó a la accionada a cesar en dicho uso y a indemnizar daños y perjuicios por infracción a los derechos marcarios de Kellogg Company sobre el registro n. 1232322, que ampara el vocablo "MÜSLIX" en la clase 30.

El término genérico, descriptivo, necesario, habitual o indicativo del producto (v. gr. pan para mencionar el producto "pan"; papas para individualizar una bolsa de estos tubérculos; vino para identificar dicha bebida alcohólica obtenida de la fermentación del zumo de la uva; leche y yogur, para aludir a esos productos lácteos, etc.) puede ser aplicado en los envases del producto al que se refiera, como modo de identificar el contenido del envase. Y esa aplicación es libre, sin restricciones, insusceptible de monopolio alguno, precisamente porque se trata del término que indica genéricamente el artículo y no es, por tanto, idóneo para ser registrado como "marca" con los efectos de la ley 22362 (art. 2 inc. a  ).

Así, por ejemplo, una panadería que expende diversos productos propios de su ramo -envueltos en papel no transparente- está habilitada para individualizar cada una de esas mercancías con el rótulo que identifique su contenido: v. gr.: miñoncitos, pancitos de queso, medialunas, bizcochos, etc. Y esos términos que indican de qué producto se trata pueden ser escritos en letras grandes o pequeñas, en cualquier color, con rasgos comunes o estilizados, solos o acompañados de algún dibujo o del nombre de la panadería, dirección, teléfono, etc. El uso del término genérico o indicativo no está sometido a ningún tipo de limitación, excepto a que sea graficado imitando los rasgos de una marca conocida y con la finalidad de mimetizarse con ella, es decir, con el espurio propósito de confundirse y confundir al consumidor beneficiándose con el prestigio ajeno y el desvío ilegítimo de la clientela.

Queda en claro: el uso del término indicativo -como regla no tiene limitaciones legales. Es pleno y plenamente libre. Con la excepción de que, con buena o mala fe, sea escrito con rasgos peculiares que sean los que singularizan a una marca de comercio, en cuyo caso lo que corresponde hacer cesar es el uso de esos rasgos peculiares reproducidos -de buena o mala fe- y no el uso del término indicativo o genérico.

En consecuencia, de lo expuesto, se impone concluir en que el uso de MUSLI cuestionado por la actora (véase el envase en la caja reservada o su reproducción en colores, algo borrosa, a fs. 26) no merece reproche, toda vez que enuncia que se trata del producto "Musli" con la aclaración -necesaria para el que no lo conozca- de que es un "alimento a base de cereales y frutos secos... Fortificado con Vitaminas + Hierro" (lo que es ilustrado con el dibujo o la imagen de frutas y un plato de cereales mezclados con algunas pasas).

No hay en el empleo de MUSLI, al que recién aludimos, ninguna infracción normativa. El vocablo está escrito en tamaño destacado en el envase y con rasgos de escasa originalidad, y ni éstos ni aquél, ni los envases como totalidades, revelan una intención imitativa objetivizada en los elementos designativos, en los colores y en el diseño gráfico general de ambos cartones (conf. ejemplares en la caja reservada por separado).

La confusión que advierto -atribuir a MUSLI de Pehuamar un "uso marcario"- tiene su origen, en mi opinión, en el hecho de que el producto "muesli" o "musli" tiene escasa difusión en la Argentina. (véase que Pehuamar habría vendido un promedio, de 1994 a 1997, de un poco más de 47000 cajas por año y desde entonces ya no importa más ese producto -conf. peritación contable, fs. 315/316 y anexo "A"-; Kellogg Co., en 1997, vendió 8877 u. en Wal-Mart, fs. 300 y Norte 86900 en 1996, fs. 288; cantidades que, sumadas a las de la competencia, parecen tener poca entidad respecto al número de habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del llamado Gran Buenos Aires). Y digo aquello porque si las cajas contuvieran "obleas" (acepción 8ª del Dic. RAE: Arg: galleta pequeña, alargada y rellena de crema u otro dulce, hecha con una masa delgada y crocante; ver 22ª ed., Madrid 2001, p. 1087), producto que hasta los niños conocen y muy bien, y en vez de "Musli" el envase -en el mismo tamaño y tipo de letra- llevara el nombre Obleas, no parece que nadie pudiera quejarse de su uso. La palabra Obleas designaría lo que la caja contiene (obleas) y en esto nada hay que merezca censura.

De otro lado, cualquiera puede vender "chocolates" envasados en barras de consumo personal y un fabricante puede simplemente individualizarlas colocándoles la etiqueta "CHOCOLATE" (o con sus variantes: v. gr.: "chocolate blanco", "chocolate con dulce de leche", "chocolate amargo", "chocolate con avellanas o almendras o uvas pasas", etc.). Y ese fabricante no está obligado a asociar al nombre indicativo del producto marca alguna (de hecho o registrada), porque el uso de una marca es puramente facultativo; es un derecho y no una obligación del productor de mercancías o servicios (excepto para productos farmacéuticos: art. 3 del decreto 150/92  , reglamentaria de la ley 16463  : conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 4ª edición, Bs. As. 2002, p. 23 [D 2401/000343]). Y si algún competidor ha registrado una marca altamente evocativa, casi idéntica a la voz genérica (por ej.: "chocolatex"), esto no le confiere derecho a reclamar el cese de uso del término indicativo "chocolate" por ser confundible con su registro, ya que en todo caso lo que será claro -en este supuesto- es que la marca registrada no se distingue de modo suficiente del término genérico y no cumple satisfactoriamente con el requisito de poseer capacidad distintiva intrínseca.

Repito, porque en esto quiero ser bien claro, que sólo cuando el término genérico imita la presentación especial de una marca (por ej.: el uso de "chocolate" reproduce los rasgos que caracterizan la marca registrada "CHOCOLAX"), el titular de ésta tiene derecho (art. 4, ley 22362) a demandar el cese de uso de esos rasgos peculiares imitativos, pero no a reclamar el cese de uso del término genérico.

Y como en el sub lite, (según lo adelantado, el empleo de "musli" por Pehuamar S.A. no desnaturaliza su función de individualizar la sustancia del producto -aunque así pudiese parecer para quienes no lo conozcan- ni pretende, de suyo, asemejarse a la marca MÜSLIX de Kellogg, como tampoco se advierte que la presentación general del envase persiga suscitar confusión con el de su adversaria -desde que existen múltiples diferencias bien visibles y de inmediata percepción-, juzgo que la actora carece de derecho para reclamar con su signo el cese del término indicativo utilizado por la contraparte.

8.- En realidad, es Kellogg Company -una de las empresas más importantes del mundo en este ramo- la que ha suscitado la situación "confusionista", desde que no podía ignorar que MUESLI (fonéticamente: MUSLI) designaba -desde antiguo- una mezcla destinada a ser ingerida como desayuno nutritivo (compuesta de cereales, frutas frescas y secas, miel, yogur, leche, etc.).

Vimos, en efecto, que fue un especialista en nutrición de SUIZA -a comienzos del siglo XX- quien dio a conocer la fórmula del desayuno en cuestión (no lo inventó Kellogg Co.) y su denominación MUESLI -en el alemán del respectivo cantón- significaba "Mezcla" (sobre esto: "Larousse de Cocina", 1ª ed. española, Barcelona 2001, p. 271; Clave "Diccionario del Uso del Español Actual", 2ª ed., Madrid 1997, p. 1224; "Dictionaire Le Nouveau Petit Robert", París 1993, p. 1454). Con el paso de los años, ese alimento nutritivo se popularizó vendido en cajas bajo distintas marcas de comercio ("Larousse de Cocina" loc. cit.), habiéndose agregado en estos autos envases: "MUST'LI" Crosfield, de Gran Bretaña; "MÚESLI" Leader Price, en Francia; "MÜESLI" Familia, en Suiza; Blueberry Muesli -y sus variantes frutales- de Ralston Food Inc., en EE.UU. de Norteamérica; estos últimos vendidos durante una época en la Argentina, según informe de Jumbo Hipermercados, a fs. 392/393).

No consta en el expediente que ninguna de esas marcas haya sido objeto de cuestionamiento por parte de Kellogg Company, lo que simplemente anoto como un dato más.

Puesto que se trataba el "muesli" o "musli" de un viejo desayuno suizo-alemán, que se desparramó por diversos países, es bueno anotar que en todos éstos -cuyas lenguas no provenían de la misma madre- se conservó el mismo término para designar la "mezcla alimenticia nutritiva" que nos ocupa. Destaco algunos elementos en ese sentido: a) en el folleto "Cuisines. Céréales", de editorial Hachette/Cil, se mencionan dos recetas de Muesli, pero el original de esa obrita pertenece al alemán y su autora es Johanna Handschmann (en caja reservada); y que etimológicamente "muesli" es palabra alemana surge del "Larousse de Cocina" cit., del Clave Dicc. del Uso del Español Actual, cit. y del Dict. Le Nouveau Petit Robert 1993, cit.); b) obviamente, al ser originario de Suiza, también era conocido en este país desde el inicio del siglo XX; c) "muesli" era un vocablo que utilizaban los franceses, o una parte de ellos, lo que está acreditado con el folleto "Cuisines. Céréales", cit.; con el Diccionario Le Nouveau Petit Robert, París 1993, p. 1454 y con el Diccionario General Español - Francés. Francés - Espagnol Larousse", ed. España 1994, p. 454; d) también, con igual significado, se conocía la voz "muesli" en Gran Bretaña, extremo del que dan cuenta el Collins Cobuild English Language Dictionary, ed. Team 1994, Universidad de Birmingham, p. 947; y Cambridge International Dictionary of English, ed. Cambridge University Press, London 1995, p. 928; e) asimismo los españoles, o una parte, estaban al tanto de su alcance semántico (conf. Diccionario de Gastronomía, de C. Delgado, editorial Alianza, 2ª reimpr. Madrid 1991, p. 160; Diccionario de Expresiones Extranjeras, de Gregorio Doval, ediciones del Prado, Madrid 1996, p. 252; Clave "Diccionario del Uso del Español Actual", 2ª ed., Madrid 1997, p. 1244). Recordemos, en este orden de cosas, que supermercados Jumbo informó haber vendido en alguna época cereales importados de EE.UU. de Norteamérica de la empresa competidora de Kellogg, Ralston Food Inc. o Ralston Purina Co. (confr. fs. 392/393) y que la difusión del producto debió alcanzar un nivel de alguna magnitud para que la Asociación de Agentes de la Propiedad Industrial se ocupara de él y lo clasificara, en el año 1995, dentro de la clase 30 del Nomenclator (conf. fs. 131/132 e informe de fs. 385).

Si en las principales naciones de Europa occidental y en los Estados Unidos de Norteamérica -de estar a las constancias de autos y a las obras consultadas- el vocablo "Muesli" de origen alemán, fue empleado sin variantes para designar la misma mezcla alimenticia a base de cereales, frutas, miel, yogur, leche, etc.) -habitualmente servida como desayuno-, resulta claro que quien quiso registrar una marca evocativa del término indicativo debió añadirle un aditamento que permitiera distinguirla sin esfuerzo del nombre genérico del producto, porque de ser admitida la práctica de que es un signo válido y registrable aquél que introduce una ínfima variante -como tal insusceptible de crear un signo con personalidad propia o dotado de la novedad relativa que es exigible en la materia- se introduciría un desorden contrario a los fines esenciales de la Ley de Marcas  : la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas mercantiles (conf. fallos: 272:290  ; 279:150  , entre muchos otros).

Al nombre genérico Musli la actora le asoció, como único ingrediente, la consonante final "X" y para distinguir el producto "musli" solicitó y obtuvo el registro de la marca "MÜSLIX", en la clase 30 (n. 1232322, fs. 47).

¿Comportan elementos suficientes para crear un signo marcario fácilmente distinguible la diéresis o crema sobre la "U" y la "X" final?.

El a quo juzgó que ello le confería una mínima novedad a la marca controvertida por la demandada y se pronunció por su validez, asignándole un alcance "evocativo". De esta conclusión se agravia Pehuamar S.A. y, en mi criterio, la razón está de su parte.

(No es la primera vez que se plantea una cuestión de esta especie y no se puede dar una respuesta válida para todos los casos, porque en algunas hipótesis una mínima deformación de la palabra puede suscitar una voz de fantasía original relativamente; en otras, esa deformación -por sustracción de letras o adición de otras o alteración del orden de los componentes de una sílaba, etc.- puede resultar inidónea para dar nacimiento a un signo registrable, que no contraríe los preceptos del art. 2 inc. a  y b  de la Ley de Marcas).

En un precedente de cierta analogía, -en el que, según mi memoria, los letrados de la actora fueron los mismos profesionales que suscriben la demanda de autos- se trató de un tema semejante al aquí debatido: si la accionante -que había formado una familia de marcas con la raíz "poxi"- podía registrar la marca POXI aislada, a lo que se opuso la contraria por ser casi idéntica al término genérico EPOXI, designativo de resinas características de las estructuras de sustancias adhesivas.

En dicha causa, que me tocó votar en primer término, señalé: "Si la mera supresión de una letra, carente de fuerza, fuese suficiente para transformar la 'voz necesaria para designar el producto' en una mera expresión 'de fantasía', en los hechos se estaría consintiendo una solución que sólo formalmente respeta la ley pero que, en sustancia, la priva de finalidad y sentido. De tal manera, vocablos claramente indicativos (y por lo mismo, irregistrables), sin perder esa característica, se tornarían en evocativos (y por tanto, registrables) con el fácil recurso a una ínfima deformación estructural de la palabra. Es así que, mediante una simple argucia, desaparecería la trascendente división entre la voces 'indicativas' y las marcas 'evocativas' reduciendo a letra muerta los principios liminares consagrados en el art. 2 inc. a  y b  , de la Ley de Marcas" (conf. causa 19904/96, "Akapol SACIFI y A. c. Borden Inc. s/ cese de oposición al registro de marca  ", del 17/12/1996, publicada en LL 20/11/1997, fallo 96332.

Agregué a continuación, en ese precedente, lo que sigue: "Resultado semejante, de disvaliosidad palmaria, debe ser cohibido por el intérprete. Y la jurisprudencia de esta sala, se ha inclinado, desde antiguo, en esa orientación vedando el registro de un signo cuando media reflexiva duda acerca de su carácter indicativo o evocativo (conf. causa 1831/94 "Compañía Argentina de Levaduras SAIC c. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sentencia del 14 de noviembre del año en curso -1996-; entre muchas otras, consultar causas: 8906 del 23/9/1980; 7696 del 5/10/1990; 1963/93 del 14/12/1993)".

Luego de esas consideraciones, y aceptado que EPOXI constituía el único modo de designar cierta combinación de átomos -por consiguiente, expresión indicativa e irregistrable-, el Tribunal sostuvo que POXI era gráfica y fonéticamente casi lo mismo que EPOXI, al punto de que sus similitudes diluían toda incidencia a la supresión de la vocal E. "Tan acentuada semejanza -rayana en la identidad- priva al pretendido signo POXI del carácter novedoso que debe poseer una marca de productos o servicios. Y al tener la similitud apuntada, parece razonable aceptar que POXI -del mismo modo que EPOXI- excede la órbita de lo meramente evocativo para penetrar en una función indicativa; extremo éste que la vuelve irregistrable autónomamente (art. 2 inc. a  , ley 22362; ver causas 9294 del 20/11/1992 y 202/93 del 16/12/1993, entre otras)(conf. causa 19904/96 "Akapol  ", del 17/12/1996, citada).

No encuentro ocioso decir, una vez más, que la solución de estos conflictos exige no perder de vista que la función esencial de una marca es identificar un producto y distinguirlo de otros (conf. P. Mathely, Le droit francais des signes distinctives", París 1984, p. 13), y por eso el art. 1  de nuestra ley 22362 alude a signos "con capacidad distintiva" (ver también art. 3 inc. j  ); requisito que es elemental porque "la marca es el vehículo de la competencia" (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 4ª ed., Bs. As. 2002, p. 7 [D 2401/000333], p. 1.1.). De allí que este tribunal haya exigido, en forma constante, que las marcas de productos y servicios sean claramente distinguibles (conf. causas: 7156 del 8/6/1990; 391 del 12/3/1993; 810/93 del 21/5/1993; 1425/93 del 27/7/1993, etc.).

Así como el sufijo aumentativo ON (v. gr. caserón, llorón, barrigón, etc.) produce un sustantivo derivado, lo cierto es que al propio tiempo mantiene lo esencial de él (por ejemplo: barrigón no es igual a barriga, pero barriga está contenido en barrigón; conf. Manuel Seco, "Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española", 9ª ed., editorial Espasa-Calpe, 1ª reimpr. argentina 1993; Gramática Española, de la Real Academia Española; María Moliner, Diccionario de Uso del Español"; Julio Casares, "Diccionario Ideológico de la Lengua Española", etc. -sobre esto no hay controversias-). Lo propio sucede con muchos diminutivos que, en el lenguaje diario, han prácticamente sustituido al sustantivo (v. gr.: cafecito), y que conservan en su seno a la palabra de la que derivan.

Esa clase de vocablos -ha decidido esta sala- no son susceptibles de registro (conf. causa 1022/93 "Rozental José c. Dirección Nacional de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro", del 30/11/1995). Ello así, agregó en ese caso, porque "no es socialmente valioso fomentar la costumbre de monopolizar determinadas expresiones, que están en el uso común, por la mera circunstancia de introducirles una mínima variante constructiva, máxime cuando el sustantivo derivado conserva, en esencia, el contenido conceptual del nombre base" (causa 1022/93 cit., en la que se confirmó la denegatoria de registro de la marca "OFERTON").

Si trasladamos al sub iudice los principios que subyacen tanto en la causa "Akapol" como en el caso "Rozental", razones de lógica y coherencia imponen cohibir la subsistencia de la marca registrada "MÜSLIX", n. 1232322 (renovada bajo el n. 1662761 en 1998, según fs. 462 y fs. 465). Porque, en mi criterio, el agregado de la consonante final "X" conserva plenamente el sentido del término genérico o indicativo y se confunde con él (MUSLI-MÜSLIX), resultando una variante ínfima carente de fuerza para dotar al vocablo base de rasgos novedosos o capacidad distintiva. Tan es así que la propia actora demandó a Pehuamar el cese de uso de MUSLI por su confundibilidad con MÜSLIX y si aquél era confundible con éste por cierto que éste es confundible con aquél, (la actora señaló en su alegato de fs. 421/445 que "MUSLI"... es casi idéntica a la marca "MÜSLIX"; ver especialmente fs. 434 últimos dos renglones). Lo que equivale a decir que el signo registrado MÜSLIX es el que desorbita el ámbito propio de una marca -a la que la ley 22362 exige hallarse dotada de capacidad distintiva (art. 1  in fine)- al pretender monopolizar la voz genérica del producto mediante un añadido casi intrascendente desde el punto de vista gramatical y por completo irrelevante desde el enfoque del régimen y fines de la ley de marcas  .

MÜSLIX, en definitiva, no se diferencia con claridad del nombre genérico del producto, por manera que su ínfima deformación estructural mediante el añadido de una consonante al término de la palabra -que deja subsistente en su totalidad al mencionado nombre genérico -comporta una transgresión al art. 2 inc. a  , de la Ley de Marcas, por lo que debe decretarse su nulidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 inc. a  , del mismo cuerpo legal. Solución a la que no obsta el hecho de que la marca haya sido objeto de explotación, pues esta circunstancia no autoriza a perpetuar como válido un signo registrado en contravención a la ley, ni tampoco el criterio de que las nulidades marcarias y la irregistrabilidad son de interpretación restrictiva, toda vez que aun observando, -como es natural- ese criterio, la infracción a la ley subsiste y esta conducta afecta el cumplimiento de sus objetivos esenciales, como son el amparo del público consumidor y la tutela de una sana competencia comercial sujeta al imperio de la ley, que es pilar para el desenvolvimiento de una sociedad civilizada.

9.- Con relación al uso de la denominación MUSLI, por parte de Pehuamar S.A., no encuentro razón para vedarlo. Sí juzgo, en cambio, procedente la contrademanda por los fundamentos dados y, en consecuencia, propicio se declare la nulidad del signo registrado MÜSLIX, n. 1232322, hoy n. 1662761, en la clase 30. De lo cual se desprende que deberá ser revocado el fallo de 1ª instancia con referencia a este aspecto de la contienda, en cuanto ordenó el comiso de los productos "Musli" de la demandada, la indemnización de daños y perjuicios por la supuesta infracción a la marca "Müslix" y la publicación de la sentencia. Al final del voto me ocuparé del tema costas.

10.- Antes de proseguir con los agravios concretos, conviene tener presente que el a quo declaró inconfundibles las marcas CHOCO KRISPIS de la actora y los productos CHOCO RICE y CHOCO TAI de la demandada, como los respectivos envases, y este aspecto de la decisión quedó consentido por Kellogg Company.

Dicha empresa consintió, asimismo, el rechazo de su reclamo de restitución de los frutos por el uso indebido de las marcas MÜSLIX y CHOCOLOCO, materia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

11.- La firma Pehuamar S.A., en la reconvención de fs. 173/193, solicitó se decretara la nulidad de la marca "MÜESLIX" n. 1207061 -por las mismas razones que fundaron su petición respecto de "MÜSLIX"- y, en subsidio, se decretara su caducidad por falta de uso (art. 26  de la Ley de Marcas).

La actora-reconvenida negó a la contraria interés legítimo para formular esos planteamientos en razón de que dicha marca no había sido invocada en la demanda, aduciendo, además, que se trataba de un signo válido por su carácter evocativo.

El juez, considerando que la referida marca venció durante el transcurso del pleito y no fue renovada (conf. fs. 462 y 465), declaró abstracta la cuestión. De ello se agravia la reconviniente expresando que debió ser abordada por el a quo por su incidencia en materia del cargo de las costas.

Es cierto que Kellogg Co. no invocó la marca MÜESLIX para fundar su demanda, (conf. escrito de fs. 27/37), más cabe ponderar que sí hizo mérito de ella para interpelar a la demandada a cesar en el uso del nombre genérico "musli" en la carta-documento del 11/11/1994 (ver fs. 9) e insistió en invocarla como fundamento de sus pretensiones -junto con el signo "MÜSLIX"- en la carta-documento del 30/11/1994 (conf. fs. 12). Esta conducta viene a demostrar que la actora perturbó el derecho de la empresa demandada a designar el producto conforme con su nombre genérico invocando extrajudicialmente las dos marcas: MÜESLIX y MÜSLIX. Y aunque al promover la demanda no hizo mérito de la primera, lo cierto es que sí habíala hecho valer antes, pese a que nunca la utilizó en la identificación de producto alguno.

En esas condiciones, asistía interés legítimo a la demandada en cuestionar la subsistencia de dicha marca MÜESLIX, en tanto fue alegada como fundamento para obstaculizar o intentar la frustración de sus derechos (art. 26  de la Ley de Marcas; conf. J. Otamendi [D 2401/003468], op. Cit., p. 336, parr. 7.4.1.).

Relativamente al fondo del asunto, que cabe examinar para definir lo atinente al cargo de las costa, es indudable que la demandada-reconviniente ha resultado vencedora en cuanto quedó admitido y fuera de discusión que la marca MÜESLIX no fue utilizada y que, a su vencimiento, Kellogg Company no la renovó (fs. 462 y 465). Caducó pues, por falta de uso (art. 23 inc. e  y 26  parte 1, de Ley de Marcas). Por consiguiente, asistía razón a la reconviniente en cuanto a la pretensión de caducidad oportunamente incoada, por lo que las costas que se vinculan con esta parte del conflicto deben quedar por cuenta de la actora vencida (art. 68  , párr. 1, del CPCCN.).

12.- Contesto aquí un argumento que esbozó la actora y que había pasado por alto. La Asociación de Agentes de la Propiedad Industrial clasificó, en el renglón 30 del nomenclador, el producto "muesli" y no "musli", de modo que la designación genérica sería la primera y no la segunda.

Dicho argumento es más efectista que real, porque ya dijimos -con apoyo en obras lingüísticas y de gastronomía- que "muesli" y "musli" son usados indistintamente. Así, por ejemplo, en el "Diccionario de Gastronomía", de Carlos Delgado, ed. Alianza, Madrid 1991, la palabra "musli" (en p. 160) remite a "muesli" (en la misma pág.) y ésta define al alimento a base de cereales...; en el Collins Cobuild English Language Dictionary ed. 1994, en p. 947 figura el vocablo MUESLI y seguidamente su fonética: mju:zli; en el Clave Diccionario de Uso del Español Actual, prologado por Gabriel García Márquez, 2ª ed., Madrid 1997, aclara que "muesli" proviene etimológicamente del alemán de Suiza "müesli", que se pronuncia "músli" (conf. p. 1244); y en el Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, París 1993, se lee Muesli ou Musli... (conf. p. 1454). Y lo aseverado precedentemente se confirma no bien se percibe que, en los envases de distintas marcas arrimados a la causa (véase la caja reservada), Granix usa "MÚSLI", Pehuamar: "MUSLI", Ralston Food Inc. "MUESLI", Familia: "MÜESLI", Leader Price: "MÜESLI", Crosfield: "MUST'LI".

Si gráficamente MUESLI pareciera ser más común -aunque no la forma exclusiva-, fonéticamente la expresión sonora MUSLI sería su representación; ello, sin perjuicio de que también MUSLI es empleada como término indicativo según vimos en el párrafo anterior.

13.- La demandada Pehuamar S.A. usó indebidamente, hasta una fecha que no ha sido determinada con exactitud pero que cabe situar anterior a la iniciación del presente juicio, la marca CHOCOLOCO, en infracción al signo registrado y sin uso de Kellogg Co.: CHOCOLOKO, n. 1479094. En el intercambio epistolar previo, el 27/1/1995 la demandada puso en conocimiento de Kellogg que había cesado en el uso de "Chocoloco" y retirado la mercadería con esa marca, aunque advirtiéndole que podían haber quedado en el mercado algunas cajas que estaban procurando encontrarlas y retirarlas (conf. carta-documento de fs. 17).

Después de promovido este pleito, muy pocos fueron verdaderamente los envases de "Chocoloco" que encontró la actora en el territorio nacional (las últimas, en agosto de 1995), designación que Pehuamar S.A. reemplazó con el conjunto CHOCO TAI (conf. peritación contable de fs. 315/316 y Anexos y fs. 337/347).

Kellogg Company, respecto de esa denominación, no accionó por cese de uso sino que se limitó a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios, la restitución de frutos, la reparación del eventual desprestigio, a cuyo fin puso de relieve que estaba admitida la infracción marcaria (ilicitud del uso de la marca ajena), que se trataba de productos de consumo masivo y que sus signos registrados tenían carácter notorio (conf. escrito de fs. 27/37).

Anoto, por lo pronto, que la actora no afirmó siquiera haber usado la marca CHOCOLOKO y que la contraria, en cambio, sostuvo que nunca estuvo en plaza. La prueba de informes de los supermercados da la razón a Pehuamar S.A. (conf. Coto a fs. 286, Norte a fs. 288, Su Supermercado a fs. 293, Disco a fs. 296 y Wal-Mart a fs. 300), sin que se haya aportado ninguna otra -documental, de testigos o peritación- que demuestre el uso de la mencionada marca.

Es por cierto obvio, en esas condiciones, que el alegado carácter de marca notoria (demanda de fs. 27/37) carece de fundamento; máxime si se pondera que no se acreditó erogación alguna en publicidad ni tampoco que el signo hubiese alcanzado renombre en el extranjero.

Siendo así, la infracción marcaria -que se habría extendido desde noviembre de 1994 hasta enero de 1995 (con algunas cajas sueltas aparecidas en agosto de 1995)- no habría provocado ningún daño material a Kellogg Co., en tanto ésta no vio disminuidas sus ganancias ni sus ventas. Tampoco fue demostrado que el uso indebido haya ocasionado un desprestigio cierto a la actora, la que no aportó ningún elemento de juicio y sólo se limitó a mencionar un "eventual" descrédito, vale decir, un daño conjetural o hipotético y por tanto, no resarcible. A lo que cabe asociar que la pretensión de ser indemnizada por daño moral es improcedente -conf. jurisprudencia uniforme de esta sala-, pues agravio de esa especie sólo se concibe en personas físicas y no comprende a las colectivas (conf. causas: 640 del 8/10/1971; 3261 del 28/10/1974; 5830 del 24/10/1977; 6112 del 25/7/1978; 7880 del 18/5/1979; 8494 del 8/2/1980; 5221 del 9/10/1987; 5639 del 12/2/1988; 6108 del 1/11/1988, entre muchas otras), criterio que es compartido por la Corte Sup. (fallos: 298:223  , consid. 13, etc.).

Por lo demás, el pedido de restitución de frutos fue desestimado en 1ª instancia y lo resuelto quedó firme.

Diré, por abundar, que es exacto que la doctrina jurisprudencial última se inclina -en los casos de infracciones marcarias, particularmente cuando es dable verificar una conducta dolosa- por partir de una presunción de daño, lo que es concorde con la posición que sostiene caracterizada doctrina; bien entendido que el tribunal no comparte determinadas generalizaciones de los autores y examina la adecuación de aquel punto de partida caso por caso, según las circunstancias adjetivas en que se ambienta el diferendo (conf., entre muchas otras, causa 5364, "Jean René Lacoste c. Modart S.A.", sentencia del 29/4/1988).

Me importa puntualizar, aquí, que la cita del art. 1109  del CCiv. no mejora la posición de la demandante, toda vez que ese precepto impone la obligación de indemnizar a quien ha causado un daño. Con lo que lo primero que debió ser demostrado es la existencia de ese daño o la concurrencia de hechos graves, precisos y concordantes que tornen presumible -en los términos del art. 163 inc. 5  , apart. 2, del CPCCN.- que se está frente a la situación de un daño cierto, no determinado en cuanto a su monto pero sí respecto de su existencia. Y es que solo acreditada ésta, aunque más no fuera por prueba presuncional, será procedente que el juez fije el monto indemnizatorio mediante el ejercicio de la facultad prudencial que le acuerda el art. 165  , última parte, Código citado.

Dicha facultad no puede ser puesta en movimiento sin la previa demostración de la realidad del daño. Y, en el caso, el uso de la marca CHOCOLOCO no parece haber causado un perjuicio económico concreto, habida cuenta de que la marca infringida (CHOCOLOKO) nunca fue utilizada por la actora, la que no probó tampoco que el producto que Pehuamar S.A. vendía con la designación CHOCOLOCO fuese de tan baja calidad que esto significara un verdadero desprestigio para la empresa Kellogg Company.

Dadas entonces, las circunstancias del caso y la orfandad probatoria, juzgo que no concurren los extremos propios del daño resarcible, por lo que propicio que la sentencia de 1ª instancia sea revocada en cuanto hizo lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios por infracción de las marcas MÜSLIX y CHOCOLOKO. Como consecuencia, deberá dejarse sin efecto el comiso de los productos -salvo los que llevaren la denominación CHOCOLOCO, que serán entregados a instituciones de bien público, como fue ordenado en 1ª instancia-, los intereses moratorios y la publicación de la parte dispositiva de la sentencia.

14.- Resta estudiar la contrademanda por caducidad de la marca anexa n. 1317458 (diseño sin elementos nominativos) -por falta de uso, ya que la actora en los hechos utilizó un diseño con importantes modificaciones, que luego registró como marca n. 1980063-. A esa tesis se opuso la actora por estimar que entre la marca registrada n. 1317458 y el envase realmente usado sólo mediaban pequeñas variaciones de detalles, lo que estaba permitido por la Convención de París como uso que obstaba a la declaración de caducidad (art. 5  , sección C, apart. 2).

El magistrado de la anterior instancia juzgó que el art. 26  de la Ley de Marcas debía ser aplicado con criterio restrictivo y, desde ese enfoque, ponderó que la variación de algunos componentes del diseño se hallaban en función del elemento distintivo original: un pequeño elefante en actitud de comer el alimento. Por ello, rechazó el planteamiento de la contrademanda. Y de esto se queja Pehuamar S.A. examinando cada una de la modificaciones de los envases (el registrado bajo el n. 1317458 y el realmente usado y ahora registrado bajo el n. 1980063) para demostrar que, a su juicio, las variantes excedían con creces las mínimas modificaciones autorizadas por la Ley de Marcas  y la Convención de París  , desconociendo el principio general de que los signos registrados deben ser objeto de uso tal como fueron solicitados y concedidos, sin perjuicio de pequeñas modificaciones carentes de la menor relevancia.

Como el Dr. Carlos Álvarez, estimo que el tema debe ser enfocado, al igual que sucede en casi todos los institutos que conducen a la aniquilación de un derecho, con criterio estricto y proclive, en caso de duda, a mantener la subsistencia de ese derecho atacado. Esto, como es natural, siempre y cuando no se violente la valoración de los hechos y se concluya, por ese medio, en la prescindencia inapropiada del texto legal. Y es que la primera regla de hermenéutica jurídica es la que manda procurar la concreción real de la voluntad del legislador.

La intención legislativa es que las marcas deben ser usadas tal como fueron solicitadas y concedidas, puesto que si pudieran ser modificadas voluntariamente y sin mayores limitaciones por sus titulares -y recibir de todos modos la protección de la Ley de Marcas  -, de poco serviría el registro como medio ordenador del sistema y como método para amparar la seguridad jurídica, tan necesaria para un ejercicio sano de las actividades comerciales en todos sus aspectos.

Una leve diferencia entre la marca registrada y la que es usada, como podría ocurrir en un signo denominativo por una modificación de la tipografía, no incidiría a los efectos de la caducidad porque es claro que -en esa hipótesis- estaríamos en presencia de la misma marca (conf. J. Otamendi, op. cit., p. 215 [D 2401/003468]). Mas no cabe aplicar en esta materia un criterio de lenidad, desde que éste haría posible eludir obstáculos al registro -por existir otros que lo anticiparon- e, inclusive, posibilitar deformaciones intencionadas de marcas con la finalidad de aproximarse a las de competidores que han prestigiado las propias. Ello no es bueno.

El art. 5  , sección c, apartado 2, del Convenio de París -aprobado por la Argentina por ley 17011  - si bien con referencia a la validez de la marca, sienta un principio que es enteramente aplicable en materia de caducidad por el uso de un signo modificado. Dispone: "El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca".

El aspecto que define la cuestión es que la diferencia de la marca usada con relación a la registrada "no altere su carácter distintivo" en la forma en que fue inscripta. Cabe preguntarse, por tanto, si el envase total registrado bajo el n. 1317458 y el envase empleado en los hechos por Kellogg Company -hoy también registrado bajo el n. 1980063- son esencialmente la misma marca o, por causa de las modificaciones que le fueron introducidas, el segundo envase tiene rasgos particulares que le confieren una personalidad diferente. Dicho en otros términos si se trata verdaderamente de una sola marca o de dos marcas distintas.

Es adecuado meritar, en primer término, que la acusación de caducidad del signo "anexo" n. 1317458 (conf. fs. 50/52) no se basa pura y simplemente en una falta de uso que denotaría el desinterés del titular en dicha marca sino en el reconocimiento de uso de un conjunto que, sobre la base originaria del n. 1317458, presenta características novedosas en razón de las variantes significativas -y no de mínimos detalles- que le introdujo Kellogg Company al envase que siempre utilizó en la práctica y que, en definitiva, terminó registrando como marca autónoma bajo el n. 1980063. Tal circunstancia puede justificar se acentúe el criterio estricto en la valoración de los hechos que es propia de la caducidad en general, bien que sin caer en una lenidad reprochable en tanto no conduce a ningún resultado valioso.

¿Son pues las modificaciones a la marca 1317458 determinantes de que se juzgue que "no fue usada" e incurrió en causal de caducidad, en los términos del art. 26  de la Ley de Marcas?

Responder a ese interrogante exige tener presente: a) el uso de solamente algunos elementos de una marca compuesta (dibujos, combinaciones de dibujos, rayas, letras, espacio para leyendas, colores, etc.) configura un "uso parcial", lo que -según J. Otamendi- equivale al "uso de otra marca y no de la registrada" (conf. op. cit., p. 217 [D 2401/002295]); y b) el nuevo registro de la marca en uso con las modificaciones hechas a la inscripta con anterioridad puede ser, según los supuestos, buen indicio de que el titular estimó que las alteraciones excedieron el carácter de "mínimas variantes de detalles" para dar origen a un signo distinto (autor, op. y loc. cits., nota 866).

A efectos de practicar el cotejo cuéntase con dos ejemplares del envase realmente empleado -hoy marca n. 1980063-, en la caja con papeles reservados, y con el diseño del signo "anexo" n. 1317458 que obra a fs. 51 de los autos principales.

La percepción de la cara frontal de la caja muestra coincidencias (dibujo de un elefantito caricaturizado con una cuchara en la mano y una jarra en la otra volcando leche sobre un plato de granos), mas en el envase usado falta la jarra, la caricatura es diferente y también lo es la posición destacada de la cuchara, que es un aspecto que sobresale por su color. Además, en la marca "anexa" existen dos recuadros para ubicar los elementos nominativos, los que se hallan ausentes en la caja empleada, resultando claro que en la primera estaba prevista la escritura de Choco Krispis en dos renglones, mientras que en la segunda una palabra sigue a la otra.

Bien diverso es uno de los laterales de la caja utilizada y el diseñado en la marca anexa: en la primera, una reproducción parecida -en tamaño naturalmente mucho menor- al elefantito del frente, con la cuchara sostenida por su trompa; luego unos párrafos escritos y al pie un plato hondo o un bols -sobre un plato playo- conteniendo granos y regado por un chorrito de leche; la "anexa" 1317458 contempla el dibujo de dos recuadros, uno arriba del otro, que contienen cada uno la cara de un elefantito mirando hacia la derecha y hacia la izquierda y en la parte inferior una zona destinada a escritura (está totalmente ausente el bols con granos, el plato playo y la cuchara en recuadro).

Si modificaciones hay, y no pocas, en las dos partes que hemos visto, el cotejo de la cara trasera de la marca 1317458 y de la caja verdaderamente utilizada ponen de manifiesto que son completamente distintas. No hay, aquí, variantes de detalles sino dos diseños complejos que son muy diferentes, al extremo de que tan sólo el parecido del dibujo del elefantito podría hacer pensar en una cierta aproximación de las marcas. Porque, en efecto, la anexa 1317458 preveía un recuadro grande -abarcativo de casi toda la superficie del envase- dentro del cual estaban sentados frente a un plato de cereales un elefantito, una niña y un niño, con un recuadro en la parte superior izquierda y como tres franjas o columnas ubicadas detrás de los niños (conf. fs. 51); la caja "Kellogg Choco Krispis" comercializada tiene el dorso dividido en dos recuadros y en cada uno -en actitudes diferentes- aparece el elefantito en posiciones que ninguna coincidencia guardan con la de la marca anexa: no está frente al plato de cereales y no figuran a su lado los dos niños a los que antes hicimos referencia.

Vistas las marcas 1317458 y 1980063, como totalidades y sin desmembraciones artificiales, y aun desde el enfoque restrictivo que precisamos ut supra, es de toda claridad que la marca anexa 1317458 -reemplazada en los hechos por el envase en colores "KELLOGG'S CHOCO KRISPIS (arroz tostado con chocolate)- no fue usada en el término que prevé el art. 26  , de la Ley de Marcas, desde que fue sustituida por otra que tenía algunas coincidencias pero que presentaba modificaciones sustanciales, al extremo de configurar verdaderamente una nueva y distinta marca (aspecto corroborado por la actitud de su titular de registrar esta última -n. 1980063-, lo que hubiera sido innecesario si sólo se tratara de un signo con "mínimas variantes de detalle" con relación al anexo precedente).

Por lo expuesto, el art. 5  , sección c, apart. 2, Convenio de París (ley 17011) no constituye óbice para que declare la caducidad de la marca anexa 1317458 por falta de uso por el término legal (art. 26  de la ley 22362).

15.- Voto, en resumen, porque se revoque la sentencia apelada y, en consecuencia, se rechace la demanda en todas sus partes y se haga lugar a la reconvención declarando la nulidad de la marca "MÜSLIX", n. 1232322, renovada bajo el n. 1662761, de la clase 30 (arts. 2 inc. a  y 24, inc. a  de la Ley de Marcas); la caducidad por falta de uso de la anexa n. 1317458 (art. 26  , ley citada) y el derecho que asistía a la demandada para cuestionar la marca MÜESLI, lo que torna procedente que las costas devengadas por ese aspecto del litigio sean impuestas en ambas instancias a la contraparte. En atención al resultado que propicio en orden a la demanda y a la contra demanda, de compartir mis estimados colegas este voto, las costas de ambas serán a cargo de la actora en su totalidad. Solución que también regirá con referencia a los accesorios de alzada, conforme con el criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado por el ordenamiento ritual vigente (art. 68  , párr. 1, del CPCCN.).

Los Drs. Recondo y Mariani de Vidal

Por razones análogas a las aducidas por el juez de Cámara Dr. Vocos Conesa, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.- Eduardo Vocos Conesa.- Ricardo G. Recondo.- Marina Mariani de Vidal.

Buenos Aires, febrero 25 de 2003. Considerando:

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la sala lo propuesto en el punto 15 del primer voto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Ricardo G. Recondo.- Marina Mariani de Vidal.