J. Lahidalga
Oficina Internacional De Propiedad Industrial
Goya, 143 – 28009 Madrid – España

En vigor desde el 31 de julio de 2002. Contiene muy importantes modificaciones y nuevas aportaciones. Las razones principales por la que ha sido necesaria la creación de la nueva ley son varias.

En primer lugar con el fin de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional (103/1999 de 2 de junio) sobre competencias de las Comunidades Autónomas.

Aquí se fijan los puntos de conexión entre los órganos estatales y autonómicos. En la práctica lo que hace es permitir que varios actos administrativos, como la presentación de la solicitud, el examen de forma y la última renovación de los Rótulos pueda hacerse directamente en la administración Autonómica.

La lengua de trabajo será siempre el castellano, si bien en aquellas Comunidades que tengan reconocidas competencias lingüísticas se podrá presentar también en la lengua autonómica, aunque siempre el original en castellano.

En segundo lugar para poder incorporar legalmente a nuestro ordenamiento jurídico legislación y disposiciones tanto comunitarias como internacionales.

Como ejemplo de estas disposiciones se encuentran las siguientes:

        Reglamento CE 40/94 del Consejo de 20 de Diciembre de 1993.

La adaptación a este reglamento era necesaria, ya que entre otras razones permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España (por ejemplo la marca comunitaria) estén sujetos a normativas totalmente dispares.

Protocolo del Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989, donde se armonizan las legislaciones respecto al Protocolo, lo que permite solicitar Marca internacionales sólo con la solicitud de la marca nacional, no teniendo que esperar hasta la concesión de la misma (Acuerdo). Aunque claro con una sobretasa que en algunos países alcanza los 300 Euros.

Acuerdos ADPIC de indudable importancia pero menos relevantes los resultados y también la adaptación a la legislación de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, (O.M.P.I.) que regula no sólo las marcas internacionales, sino además también está siendo el árbitro internacional más importante en litigios sobre dominios de Internet, importantísimo asunto que se recoge en las disposiciones adicionales de este proyecto legislativo que estamos repasando, disposición decimosexta, con rango de proyecto de ley.

Y en tercer lugar el intentar lograr un procedimiento de registro de marcas más ágil, más lógico y también más adaptado a la sociedad de la información.

Entrando ya en el cuerpo legislativo las novedades son muy importantes y tanto o más importantes las normas contenidas en las Disposiciones Adicionales.

En cuanto a los noventa artículos del cuerpo legislativo, podemos resaltar entre otras las novedades correspondientes a:

1.      En primer lugar y como primera importante aportación legislativa está la implantación de la MARCA MULTICLASE cambio de indudable importancia jurídica pero sobre todo de gran eficacia administrativa.

De esta forma bajo un mismo número y dentro del mismo expediente se podrán solicitar cuantas clases de la Clasificación Internacional se consideren, previo pago, claro de una tasa por clase, por lo que el control y vigilancia de los expedientes se simplifica.

Este sistema era casi de obligada inclusión, ya que de hecho se está utilizando en nuestro sistema, por ejemplo en la transformación de marcas comunitarias.

Y como este sistema lleva ya en funcionamiento muchos años referido a la marca internacional y recientemente, desde 1996 es el que ha desarrollado también la marca comunitaria, todos los problemas debidos a este sistema han intentado ser eliminados por el legislador español.

De esta forma se establece la posibilidad de las marcas divisionales, de forma que en el caso de que en una marca multiclase se detecte algún conflicto en alguna clase o clases, la marca se puede dividir en al menos dos, en una con las clases sin problemas para que sean concedidas rápidamente, y otra u otras con las clases en litigio cuya tardía resolución no afectará a las anteriores.

Al objeto de ir adaptando a la nueva legislación las marcas antiguas, la Ley prevé que cuando se produzca la primera renovación podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas en la legislación anterior, siempre que concurran IDENTIDAD de Titular, signo y fecha de presentación.

Y todavía dentro del apartado correspondiente a la solicitud apreciamos otra novedad, y es la relativa a la inclusión de los SIGNOS SONOROS como signo susceptible de ser registrado como marca.

Así la famosa marca sonora del sonido del tubo de escape de las motocicletas Harley Davidson también puede ya ser registrado en España.

Queda pendiente el tema de las marcas olorosas, pero la complejidad de la representación gráfica de los olores hacía aconsejable esperar hasta que se pueda resolver la forma de representación de forma satisfactoria.

2.      Otra de las novedades más importantes que incorpora la ley es en relación con el procedimiento de registro especialmente con la supresión del examen de prohibiciones relativas, por la que el Estado deja de tutelar directamente los intereses privados después de 100 años ininterrumpidos de hacerlo.

Esto significa que la Oficina sólo se limitará a examinar las prohibiciones absolutas a las que se refiere el artículo 5 (es decir si el signo distintivo que se intenta registrar tiene carácter distintivo, si no está compuesto por signos genéricos, si no contravienen la ley o el orden público, si contienen escudos o banderas protegidos por el CUP etc.).

Por tanto la O.E.P.M. de oficio ya no examinará las prohibiciones relativas, como hacía hasta ahora. En la práctica significa que no entrará a valorar de oficio los antecedentes registrales, es decir las marcas o nombres comerciales registrados o solicitudes anteriores que puedan ser iguales o parecidas.

Para entrar a este examen será necesario que medie la oposición de la parte interesada.

Esta importante medida es tal y como ocurre en la mayoría de las legislaciones de la U.E y sobre todo en la tramitación de la marca comunitaria, ya que no parecía adecuado que las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues los únicos perjudicados serían los usuarios del sistema español ya que los usuarios del sistema comunitario pueden obtener marcas comunitarias, con los mismos efectos en España que una marca nacional, sin el examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Pero claro no todo es positivo.

Por un lado para los usuarios es muy positivo que la Oficina no cree conflictos artificiales y que el registro de sus signos distintivos no se vea obstaculizado o definitivamente rechazado por expedientes que se encuentran abandonados de hecho, o por aquellos expedientes que sus mismos propietarios no tienen interés en que sean obstáculo.

Pero por otro lado, si el titular de un registro o su representante no detectan la solicitud de un signo distintivo que puede ser lesivo para sus intereses, este signo distintivo se concede y para poder anularlo será necesario acudir a los tribunales, con lo que significa en tiempo y coste.

Habrá que esperar a ver la rapidez de los tribunales de justicia en la tramitación de estas demandas.  

La Oficina tiene previsto, al igual que la OAMI, comunicar la publicación de la solicitud, a efectos simplemente informativos, a los titulares (o su representante) de los signos anteriores solicitados o registrados que hubiesen sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática.

Esperemos a ver el funcionamiento de este sistema de información que si bien para los titulares que tengan representante puede ser parcialmente efectivo, como lo es con las Marcas comunitarias, para los titulares sin representante será mucho más complicado.

3.      Y dentro de la protección del administrado contra la Administración, es reseñable la creación de la figura de “restitutio in integrum”, lo que evitará situaciones de indefensión en cuanto al cumplimiento de los plazos ya que en este momento un fallo en un plazo tiene resultados irremediables en cuanto al resultado, y con la nueva normativa si el interesado demuestra que ha actuado con la diligencia debida la inobservancia del plazo no lleva la automática pérdida del derecho.

De momento no se extiende a todos los actos de la Oficina (por ejemplo a los derechos de prioridad o al plazo de oposiciones, por involucrar derechos de terceros)

4.      También se considera un significativo avance tanto en tiempo como en coste económico la posibilidad de someter al arbitraje los actos administrativos.

La normativa viene recogida con bastante detalle en el artículo 28 del proyecto.

Y es aplicable exclusivamente para las prohibiciones relativas y cuando implica a todas las partes del conflicto.

5.      Merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la ley y en las disposiciones adicionales especialmente en la octava, décima y undécima relativas a la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de todo tipo de documentación a la administración.

En el plazo de dos años estas medidas tendrán que estar en funcionamiento.

Además de la facilidad administrativa que supone, la Ley tiene previsto un incentivo en forma de descuento de un 15% en las tasas oficiales a los usuarios que se acojan a este procedimiento.

También está previsto que la Oficina Española de Patentes y Marcas ponga a disposición del público sus bases de datos, tanto de situaciones jurídicas de expedientes como de identidades y parecidos e incluso el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial todo ello con acceso libre vía Internet.

Esta práctica que tan buen resultado está significando para la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marca Comunitaria) no puede dejar de ser tenida en cuenta en cualquier moderna legislación. Téngase en cuenta que en la OAMI, sede de la marca comunitaria, en Alicante, el 96% de las comunicaciones se realizan por estos medios y con un índice de fiabilidad y seguridad jurídica altísimo.

Éstas empiezan a ser las nuevas formas de la Administración.

Mi experiencia personal en el trato con “European Patent Office” de Munich, o la rama de La Haya, donde está el departamento de solicitudes y con un expediente aproximado al mes desde el año 89, jamás he pisado dicha Oficina.

Y más tarde desde el año 96 con la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) sede de la Marca Comunitaria, donde tengo entre concedidas y en trámite casi 200 expedientes incluyendo oposiciones y recursos, no he necesitado recurrir a la visita personal para solventar ningún expediente o trámite.

Son administraciones modernas de corte anglosajón donde no se necesita el papel timbrado, varios sellos y la firma autógrafa de al menos dos funcionarios. En este tipo de Administración el funcionario desde su ordenador te envía un mensaje o un fax, firmando exclusivamente con su nombre y tiene el mismo valor que si lo hubiese mandado certificado por conducto notarial. Y si te falta un papel o has olvidado rellenar una casilla de un apartado te llaman por teléfono para que por favor les vuelvas a remitir la página correctamente cumplimentada.

Por ello, este intento de aproximación a este tipo de Administración más moderna y eficaz debe ser recibido con satisfacción.

6.      Y no podemos dejar de reseñar los importante cambios que se han operado en cuanto se refiere al tratamiento del Nombre Comercial y que se recogen en el Título X, artículos 87/91.

El nombre comercial en toda su historia como signo distintivo ha sido bastante mal comprendido y su tratamiento legal algo errático.

De hecho en este momento en amplios sectores económicos se le confunde todavía con la denominación mercantil y no tienen claros los límites y competencias entre ambos ni las facultades de cada uno.

Los principales cambios que se operan en este caso son:

a)                          Definición y ampliación de los signos que pueden constituir nombre comercial.

En principio se asimila a las marcas excepto en las posibilidades de que un nombre comercial esté constituido por elementos sonoros o por representaciones tridimensionales que no lo acepta en contraposición con las marcas.

          b)           Incorpora el derecho del usuario anterior de un nombre comercial no registrado a reclamar ante los tribunales la anulación de otro signo distintivo registrado para productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa el nombre comercial no registrado, si se prueba el uso y existe riesgo cierto de confusión en el público.

            Se resuelve así el problema de equiparación de los extranjeros que pueden invocar el artículo 8 del Convenio de París (CUP) o el principio de reciprocidad como hasta ahora

          c)           Se instaura el principio de libre cesión, aproximándolo a las marcas, por lo que ahora el nombre comercial no vive y muere con la empresa y se puede ceder, vender o transferir a un tercero.

          d)           También, en un intento de aproximación a las marcas y sobre todo para aplicarlo correctamente a los servicios que represente e incluso a los productos en los que esté involucrado, ampliando concepto y derechos en línea con el Convenio de la Unión de París (C.U.P) y ampliando su objeto con la clasificación de Niza, como si de marcas se tratase.

Hasta ahora, en la mayoría de los casos sólo se podía solicitar un nombre comercial para las actividades que incluyese el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E). Por tanto la protección por puntual es bastante escasa y las solicitudes de Nombres Comerciales han disminuido en gran medida.

A partir de ahora y en un intento de equiparación con las marcas, se deben especificar las actividades que pretenden distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.

7.      Otra importante aportación que hace la nueva normativa es en lo referente a las marcas NOTORIAS.

En cuanto a la marca notoria, aborda su redefinición y tratamiento.

Por fin se define la marca notoria, que hasta el momento es un concepto que se está utilizando de forma profusa pero poco estructurada. Hasta las mismas sentencias del Tribunal Supremo ofrecen diferentes versiones de lo que se puede considerar marca notoria y de las características que debe cumplir.

La definición que ofrece la nueva ley y cuyos detalles ya matizará convenientemente el reglamento es la siguiente:

“Se entenderá por marca notoria la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca”.

Por aplicación

“Se entenderá por nombre comercial notorio, el que por aplicación, con la debida adaptación de las características señaladas para la marca notoria sea generalmente conocido por el sector pertinente del público al que la empresa presta su actividad”.

La protección otorgada tanto a la marca notoria como al nombre comercial notorio es importante.

La marca o el nombre comercial notorio si está registrado se protege por encima del principio de la especialidad. Recordemos que el principio de especialidad es aquel por el que se protegen los productos y servicios directamente relacionados.

Y sobre todo SI NO SE ENCUENTRAN  REGISTRADOS  se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, sino además a  presentar oposición al registro en vía administrativa.

Cuando la marca o el nombre comercial sean conocidos por el público en general, (RENOMBRADOS) el alcance de la protección se extenderá a cualquier  género de productos, servicios o actividades.

Pero además la disposición adicional decimocuarta trata de la  Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorio.

Esperemos que el Registro Mercantil tome buena nota de esta disposición.

8.      También constatamos la supresión de las siguientes figuras:

a)      Marca derivada.

b)   Ampliación de marca.

c)   Y sobre todo del carácter registral de los Rótulos de Establecimiento.

(Disposición transitoria tercera)

En dicha disposición se establecen todas las características pertinentes para que los derechos adquiridos a lo largo de los años por esta figura registral que sólo existe en España (y parecido en Portugal con el registro de insignias) se mantengan durante un tiempo razonable.

Y dentro de estas disposiciones las más reseñables son las siguientes:

-           Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, los rótulos que se hallen vigentes se podrán renovar por 7 años.

-           Los que no se renueven según el apartado anterior seguirán su vida registral hasta agotar el periodo para el que fueron concedidos, en cuyo momento serán cancelados.

Mientras dure la vigencia registral de los rótulos se seguirá con los mismos derechos y obligaciones.

-          Cuando el rótulo sea cancelado de acuerdo con los apartados anteriores su titular podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiese estado protegido registralmente si dichos signos distintivos fuesen posteriores e incompatibles con dicho rótulo (según las condiciones establecidas)

Los derechos en todo caso se extinguen definitivamente a los 20 años de haber sido cancelado el signo.

9.      Otro elemento de la Ley que viene a consolidar la doctrina jurisprudencial al respecto es el agotamiento del derecho de marca en el ámbito de la U.E. (artículos 36 y 37)

Este asunto, resulta dentro de la U.E. bastante controvertido, entre los partidarios a ultranza de la defensa del consumidor y los países creadores de “diseño”.

Precisamente ayer se producía otra sentencia más del Tribunal de las Comunidades sobre este asunto, en relación con las importaciones paralelas de países de fuera de Espacio Económico Europeo (EEE).

A instancia de LEVI’S, los fabricantes de ropa vaquera, se prohibía a un gran almacén británico la venta de pantalones de dicha marca comprados en Estados Unidos.

El gran almacén decía defender los derechos de sus clientes diciendo que las prendas, compradas legalmente, les resultaban a sus clientes al mismo precio que en U.S.A., es decir, más de un 30% más barato.

Levi’s decía que para introducir sus prendas en Europa tenía que hacer un esfuerzo publicitario y de marketing superior, a lo que el gran almacén respondió diciéndoles que por qué sus clientes tenían que pagar las estrategias comerciales de Levi’s...

Al lado de Gran Bretaña en este contencioso se sitúan Francia, Suecia, Holanda.

Los países que pueden ofrecer diseño, fabricado más barato fuera de la U.E., como España, Italia, Alemania... sustentan las tesis contrarias.

Y dentro de esta polémica la postura de España queda claramente reflejada en el contenido de la norma, que dice:

“El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

Ni tampoco cuando la marca sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio, en particular como accesorios o recambios”.

10.  Otro de los puntos que trata con bastante detenimiento la ley y que  aunque ya estaba legislado en la vigente pero que siempre ha sido causa de muchas explicaciones debido a su deficiente redacción anterior es el referido las marcas COLECTIVAS y de GARANTIA,

MARCA COLECTIVA (Artículos 62/68):

“Sirve para distinguir en el mercado los productos y los servicios de los miembros de una asociación. Por tanto solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como personas jurídicas de derecho público”.

Obligatorio el reglamento de uso.

 MARCA DE GARANTIA (Artículos 68/73):

“Aquella utilizada por una pluralidad de empresas bajo el control y autoridad de su titular que certifica que los productos y servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, o modo de elaboración de un producto o prestación de un servicio”.

Al objeto de salvaguardar la independencia y control de la marca de garantía se especifica en el artículo 68.2:

“No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera registrada la citada marca”.

11.  Una disposición que consideramos de gran importancia práctica es la de Plazos máximos de tiempo de resolución de los actos administrativos, poniendo fin a la injusta realidad de que mientras que al administrado se le exigían unos cortos e inflexibles plazos la Oficina Española de Patentes y Marcas no tenía plazo fijo para resolver.

En meses como elemento de contabilidad, los plazos establecidos son los siguientes:

12.  Y finalmente como no todo puede ser positivo se produce un espectacular aumento de las tasas oficiales para cada acto administrativo, de forma por ejemplo que la tasa se solicitud de marca pasa de un coste actual de Euros 44,50 a Euros 135,23. Mucho tiene que ofrecer la Administración para justificar este incremento.

Cuando se promulgue el reglamento sería el momento de volver a retomar el asunto.

De todas formas saludamos a la nueva Ley que viene a modernizar y a adaptar a la realidad económica y social un tan potente instrumento de progreso como es la Propiedad Industrial.