Alejandro Llauró e Hijos S.A. v. Colgate Palmolive Company). C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 06/08/1998.

Marcas - Confundibilidad

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, agosto 6 de 1998.

El Dr. Bulygin dijo:

1. En su sentencia de fs. 105/107 el juez federal de 1ª instancia consideró fundada la oposición al registro de la marca Pinodex en la clase 3 en base a la marca Odex de la demandada y, en consecuencia, rechazó la demanda. Esta decisión fue apelada por la actora, cuyos agravios de fs. 126/29 fueron contestados por su contraria a fs. 131/35.

2. La decisión del magistrado se basa fundamentalmente en las siguientes consideraciones:

1) La marca Odex de la demandada es una marca notoria, de gran difusión, que debe ser protegida adecuadamente, lo que implica la necesidad de adoptar un criterio más riguroso que el habitual, tanto para proteger el derecho a la clientela, como para tutelar los intereses del consumidor.

2) La palabra "Odex" integra totalmente la marca solicitada. El agregado de la partícula "Pin" no puede impedir que el público piense que se trata de un nuevo artículo de la línea "Odex" con el añadido de pino en su fórmula.

3) La coexistencia entre "Pinodex" y "Odex" sólo se da en el registro y no en el mercado y ello no torna inconfundibles a los signos.

4) No es aplicable a este caso la teoría de los propios actos, pues cualquiera que haya sido la conducta anterior de las partes, existe un tercero que es el público consumidor quien no es parte, pero debe ser tutelado en todo conflicto marcario.

3. Si bien estoy totalmente de acuerdo con lo expresado en los puntos (1) y (4), no me parecen tan convincentes los argumentos desarrollados en los puntos (2) y (3).

a) El solo hecho de que la marca de la actora "Pinodex" comprende a la marca oponente "Odex" no exime de la necesidad de efectuar un cotejo entre ambos signos para determinar su grado de confundibilidad, puesto que en la clase 3 figuran registradas varias marcas que comprenden la palabra "Odex", tales como Citrodex o Quimodex, sin que se haya producido oposición por parte de la demandada.

b) Como sostiene correctamente la recurrente, tal cotejo debe hacerse comparando las marcas en su totalidad, sin efectuar desmembraciones artificiales. Ahora bien, me inclino a pensar que las marcas "Pinodex" y "Odex" son suficientemente diferentes para aventar la posible confundibilidad, tanto en el plano gráfico (siendo distinta la cantidad de letras, sílabas y secuencia de vocales), como sobre todo en el plano fonético, donde el diferente acento -grave en un caso y agudo en el otro- constituye una característica diferenciadora muy fuerte. En cuanto al aspecto ideológico, también aquí hay una diferencia, por cuanto "Pinodex" evoca pino mientras que la marca oponente carece de contenido ideológico. Muy distinta es la situación en el precedente que cita la sentencia -causa 6876 del 3/11/89, "Molinos Río de la Plata S.A. v. Maxim Limited"- donde entre las marcas Máxima y Maxim's hay efectivamente una semejanza confusionista, conclusión a la que llega en su voto la Dra. Mariani de Vidal, tras efectuar un prolijo cotejo entre ambas marcas.

c) Por último -y éste me parece el argumento de mayor peso- del informe de f. 65 surge que la marca "Pinodex" fue registrada por primera vez en 1931 y luego renovada en numerosas oportunidades. Se trata, pues, de una marca con mayor antigüedad, ya que "Odex" fue registrada por primera vez en 1956. Y si bien es cierto que el registro de Pinodex estaba limitado a jabones medicinales, mientras que el pedido que dio lugar al presente pleito apunta a todos los productos de la clase 3, el hecho de que la marca Pinodex es muy anterior al registro de Odex destruye la sospecha expresada por el sentenciante de que la actora agregó la partícula "Pin" a la marca "Odex" a fin de aprovechar la fama de esta última. En vista de la circunstancia apuntada, tal sospecha resulta infundada.

Por estas razones, me inclino a considerar que las marcas en pugna no son confundibles y pueden coexistir en la clase 3. Voto, pues, para que se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda, con costas.

El Dr. Amadeo, por análogos fundamentos se adhiere al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, se resuelve: Revocar la sentencia recurrida y hacer lugar a la demanda, con costas.-  Eugenio Bulygin.- Octavio D. Amadeo.