MD Distribuidores S.A. v. Quick Foods S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 17/08/2002.

Marcas - Carácter notorio de la marca registrada - Derechos de su titular

Buenos Aires, agosto 17 de 2002

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Recondo dijo:

1. Que el juez de primera instancia rechazó la demanda deducida y declaró fundada la oposición efectuada por Quick Foods S.A. al registro de la marca Party solicitada mediante acta n. 2.056.052 para distinguir productos de la Clase 3, por considerarla confundibles con la marca Paty registrada por la actora bajo el número 1.261.653 y renovada con el n. 2.117.993, en la misma clase.

Para llegar a tal conclusión consideró que entre las marcas enfrentadas existían más coincidencias que diferencias, tanto gráfica como fonéticamente y que no debía considerarse el sentido conceptual en un idioma extranjero de la marca solicitada por la actora porque, aun cuando así fuera las cercanías en los otros planos vedaban de por sí el registro de la solicitud.

Consideró, por consecuencia, que más allá de la notoriedad de la marca Paty y teniendo en cuenta que en supuestos de duda -la que resultaba meramente hipotética en la especie- debía preferirse a la marca registrada frente a la solicitud que configuraba sólo una mera expectativa correspondía el rechazo de la acción.

Contra dicho pronunciamiento, se alzó la perdidosa quien a fs. 233/7 dedujo agravios, los que fueron contestados por la accionada a fs. 239/52.

El problema traído a esta instancia consiste en determinar los alcances de la notoriedad, no negada, de la marca de la demandada y su confundibilidad con la solicitada por la actora y, por consecuencia, la dilución que produciría en la marca famosa.

2. Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor, comerciante o que tenga interés legítimo, al decir de la ley, podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, aunque el derecho exclusivo se obtendrá únicamente con su registro (art. 4  , ley 22362). La marca debe ser suficientemente distintiva y original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, es decir debe poseer una eficacia distintiva y además, ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, que no podrá ser registrada si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras y por tanto pudiera inducir a error al público consumidor, o su registro estuviera prohibido (art. 2  ).

También es sabido que la ley de marcas, cuyos fines principales son la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas del comercio (Fallos, 272:290  ; 279:150, entre muchos otros), tiene como uno de sus objetivos reglamentar el régimen de las marcas y servicios para permitir un desenvolvimiento libre y armonioso del comercio.

La función de una marca pus, según es sabido, es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros. Siendo ello así, el debilitamiento que le provoca la coexistencia con otra idéntica -aun cuando la primera no revista el carácter de marca de alto renombre o notoria- constituye un daño, ya que no parece discutible que las marcas no son bienes desprovistos de valor económico. En consecuencia, la pérdida de poder identificatorio de una marca -su debilitamiento o dilución- son factores causantes de un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural; carácter que no desaparece por el hecho de que su valuación sea verdaderamente problemática. Y la presencia ilegítima en el mercado de una marca idéntica a la registrada produce, asimismo, una cierta disociación entre artículo y marca, lo que también constituye un daño pues, mientras más estrecha sea la relación entre la marca y el producto que distingue, mayor es el valor de la primera, como lo demuestra el hecho de que algunos artículos llegan a ser identificados en su naturaleza por la designación marcaria (vgr.: Nylon, Gomina, Gillette).

La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores quienes podrían asumir que los productos o servicios amparados poseen la misma calidad o procedencia.

Pero, las marcas -como regla- acuerdan exclusividad de uso en el renglón en que están registradas, conforme con el principio de especialidad que es uno de los pilares sobre los que se estructura el régimen de la ley 22362 (arts. 4  , 10  y concs.). Por ello, s pertinente aplicar un criterio restrictivo -por su naturaleza excepcional- a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidas en otras clases (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 3ª edición, p. 192; Fallos 248:819  y jurisprudencia citada en nota 160; esta Cámara, sala de Feria, causa 19/00 del 26/1/2000), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede (conf. J. Otamendi, ob. cit., p. 191; sala 1ª, voto Dr. de las Carreras, en las causas 25.696/95 y 1324/97 del 24/4/2001).

3. La dilución de un signo marcatorio difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos -como dicen Zuccherino - Mitelman- se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución éste no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea) (cfme. Zuccherino, D.A.-Mitelman, C.O., "Marcas y Patentes en el Gatt", p. 135).

Este tipo de marcas se encuentran contempladas en el art. 6 bis  del Convenio de París (ley 17011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba existir en el país en el que se reclama la protección. El acuerdo Gatt - Adpic (ley 24425), en su art. 16.2  amplió esa defensa, al extenderla a la "notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca". Ambas disposiciones constituyen el derecho positivo aplicable, restando señalar que, con fecha 5/8/1995 los estados miembros del Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen, instrumento que declara como objetivos, el de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur.

En este acuerdo marco, el art. 9.5  y 9.6  efectúa una distinción entre marca notoria y marca renombrada, caracterizándose la primera por ser la notablemente conocida pero sólo en el específico sector de los productos que distingue, y la segunda, en cambio, por abarcar a todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios en que se aplique.

La diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en la primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excederían este último límite, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional (ver Martínez Medrano, G. y Soucasse, G., "Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur", en Actas de Derecho Industrial, n. XXI, Universidad de Santiago de Compostela, España). He citado este último precedente, porque, magüer no ser derecho positivo argentino, deberá adecuarse, tarde o temprano, nuestra legislación a las pautas enunciadas de conformidad con lo preceptuado en el Protocolo.

También debe distinguirse, como certeramente lo hace Otamendi (La marca notoria, en LL 1975-A, ps. 1260/9), entre la protección de la marca notoria en el ámbito internacional y en el local. Dejando de lado la primera de ellas por no tener relación con el tema aquí juzgado, debe considerarse cuál es la consecuencia del registro de una marca notoria en el orden local y para productos completamente diferentes de los que la clase en la que está inscripta cubre.

Si hay mala fe por parte del tercero poco habría que agregar a lo que ya se ha dicho antes aún de que se hubiera adoptado como derecho positivo las disposiciones internacionales que he mencionado (Moto Garelli Societa per Azioni v. Remo R. Bianchedi, Rev.Pat. y Marcas, año 1951, p. 73 y año 1952, p. 15; Fromageries Bel, Societe Anonyme v. Ivaldi, Enrique  , Fallos, 253:267), pero aún en el supuesto de buen fe de quien pretende utilizar la marca novata, si se dieran los supuestos de copia servil o casi idéntica, cabría la acción inhibitoria pues, lo que aquí se está protegiendo es la marca notoria en sí misma, su capacidad distintiva y su unicidad, y no el castigo de conductas ilícitas de terceros involucrados (Schechter, Frank, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40 Harvard Law Review 813, 825, año 1927).

Debe tenerse en cuenta que tampoco existe una causal única de dilución, ya que ésta puede darse por las siguientes causas: a) por la difuminación provocado por la frecuencia de uso de las marcas parásitas; b) por la degradación que le puede provocar la mala calidad de los productos comercializados o por su propia característica (p.e.: para el primer supuesto los casos de nuestra jurisprudencia: Prince, Gillette, Zebra y zapatos DuPont, aspirinas Buick o pianos Kodak, para la extranjera; y para la segunda hipótesis el famoso caso de la jurisprudencia norteamericana, in re Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972) por el poster: disfrute la cocaína burlándose de la marca de la actora; y c) en el caso Deere 6 Co v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39 (2ª Cir. 1994, USA) por la alteración de una marca famosa que tuvo por consecuencia la pérdida de su poder de venta (ver International Trademark Association, en [http://www.house.gov/judiciary/481.htm]).

Y, ya que del derecho marcario del país del norte estamos hablando, traigo a colación, porque resulta importante a los efectos hermenéuticos de esta figura, que la Federal Trademark Dilution Act de 1995 que regula este tipo de marcas (U.S. Code: 15 U.S.C. # 1051-1127, Lanham Act), sólo admite la probabilidad (likelihood) de dilución -como fenómeno que autoriza una acción inhibidora- en sede administrativa, exigiendo para la vía judicial que se haya producido el efecto no querido y probado, aunque sea incipientemente, un fenómeno de dilución de la marca famosa (Supreme Court of the United States: n. 01-1015 Victor Moseley v. Secret Catalogue, Inc., et Al., writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, abril de 2002). El caso trataba acerca de que, la firma de ropa femenina Victoria’s Secret, la 9ª más famosa de EEUU, había demandado a los Moseley el cese del uso del nombre Victor’s Secret para designar a una lencería en Kentucky, éstos la cambiaron por Victor’s Little Secret, a pesar de lo cual los actores insistieron en la dilución de su marca y la Corte rechazó en parte la demanda por considerar que no se había demostrado que existiera una dilución del signo de la actora.

Teniendo en cuenta, como dijera mi colega la Dra. Mariani de Vidal, que se ha aceptado que el titular de una marca en una clase traspase las fronteras de su título y se oponga al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase distinta, cuando -sea por su naturaleza o por el lugar de expendio- exista superposición, interferencia o proximidad de los productos en grado tal que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o procedencia de éstos (conf. sala 2ª, causas 7589 del 7/7/1980; 180 del 28/11/1980; 676 del 16/10/1981; 4191 del 25/3/1986; 5974 del 16/9/1988; 6787 del 1/9/1989, entre muchas otras; causa 30.535 del 6/5/1999), cabe preguntarse cuál es el límite de tal excepción, ya que, si bien se ha resuelto que en el cotejo marcario debe ser aplicado un criterio menos estricto que el habitual, esta doctrina, también se ha dicho, debe ser aplicada con cautela porque implica dejar de lado, para privilegiar la finalidad de la ley, el "principio de especialidad", que es uno de los cimientos sobre los que se estructura el régimen jurídico argentino de las marcas de productos y servicios (art. 3, incs. a  y b  , 4  y 10  , ley 22362) (conf. causa 232 del 28/8/1981; sala 1ª, expte. n. 9.659/80, entre muchas otras, y causa 3086 del 18/5/1999 con voto del Dr. Vocos Conesa).

Es decir que, por un lado es admisible la oposición de una marca al registro de otra -sea en la misma clase del nomenclador o en una distinta- a fin de evitar la confusión indirecta -es decir, relativa al origen o procedencia de las mercancías-, susceptible de afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas comerciales (Fallos 272:190; 279:150  , entre otros), y por el otro, debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de tal facultad, en orden a evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre competencia.

Recientemente, en la causa n. 4772/00 "Stanton & Cía. S.A. v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de registro  ", mi colega el Dr. Vocos Conesa ha efectuado una caudalosa elaboración de los principios que he venido enumerando. Allí, subrogando en la sala 3ª, dijo que: "...otra causal de importancia para prescindir del ‘principio de especialidad’ de las marcas, esto es, que debe admitirse la exorbitación del título base de la oposición, se da cuando este último configura una marca notoria o de alto renombre, desde que en caso contrario se posibilitaría -lesionando los propósitos de la ley marcaria  , uno de los cuales es la tutela de las sanas prácticas del comercio- el aprovechamiento del prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en acreditar sus marcas y sus productos".

"En este orden de ideas, -continúa diciendo- he propiciado que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella (conf. sala 2ª, mi voto en la causa 7183 ‘Chevron U.S.A. Inc. v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. s/cese de oposición al registro de marca’, fallo del 22/5/1990); bien entendido que el carácter notorio de una marca es una categoría de excepción y que debe ser reconocida con carácter restrictivo, ceñido sólo a los supuesto de signos de amplia explotación y difusión, tal como lo expresa J. Otamendi, ‘La marca notoria’, LL 1975-A-1261 y ss.)".

Para agregar más adelante: "Procede centrar ahora la atención en el tema de las marcas notorias, su protección nacional e internacional, la armonización normativa del régimen marcario en general y la solución que consagre una versión técnicamente elaborada del sistema, conducente a la solución jurídica de mayor valiosidad".

"La problemática es ardua y no se puede analizar -dados los enormes intereses en juego- desde un punto de vista meramente teórico y simplista, sino atendiendo con particular afinación de juicio a los reales valores comprometidos y con la mira puesta en la observancia concreta de los fines esenciales del régimen de marcas; la tutela del público consumidor y la protección de sanas prácticas mercantiles (conf. Fallos 272:190; 279:150  , entre muchos otros). Para ello, en mi criterio, es menester efectuar una interpretación sistemática y armónica del conjunto de normas -nacionales e internacionales- que conduzca a un amparo de las marcas notorias concorde con este rasgo excepcional que pocas tienen el privilegio de alcanzar y que por su poder de convocatoria y seducción popular, están particularmente expuestas a usurpaciones, falsificaciones, imitaciones espurias y en definitiva, al indebido aprovechamiento del prestigio ajeno por parte de sujetos inescrupulosos".

"Si el plexo normativo marcario -leyes internas y tratados o convenciones internacionales- no fueran objeto de una interpretación integradora y armonizadora, su régimen podría verse coronado por el fracaso. Así, por ejemplo, si se tomara aisladamente el art. 6 bis  del Convenio de París, que sanciona la reproducción e imitación de una marca notoriamente conocida ... para productos ‘idénticos’ o ‘similares’ (sin ponderar el ap. 3 del mismo art.), veríase proliferar marcas de alto prestigio de terceros -usadas en determinados productos- aplicadas maliciosamente a otras mercancías para beneficiarse con su fama (nos encontraríamos con: corbatas Johnny Walker; lapiceras Rolls Royce; perfumes Lucky Strike; bijouterie Longines; etc.). Y todo este movimiento de piratería marcaria, teñido de dolo y mala fe, no podría ser detenido con la sola aplicación del art. 6 bis  , ap. 1, Conv. París. Sí, en cambio, el ap. 3 del mismo precepto -‘no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe’- proporciona una herramienta para combatir la conducta desleal y el oscuro aprovechamiento del esfuerzo y prestigio ganados por un tercero".

"Para completar el panorama normativo internacional, -continuó mi distinguido colega- cabe considerar que el art. 16.3  del Acuerdo de los ADPIC (ley nacional 24425) dispone que: El art. 6 bis  del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada".

"Al margen de las condiciones que establece la norma, lo cierto es que de su testo resulta la obligación de proteger la marca notoria por ser tal, con independencia de que distinga productos de naturaleza idéntica o diferente. Sobre el punto, enseñan G. A. Martínez Medrano y G. Soucasse que el ADPIC deja de lado para el caso de las marcas notorias el principio de especialidad que conserva el Convenio de París, y citan a Ana M. Pacon -en ‘Implicancias del TRIPs en el Derecho de Marcas’, incluido en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, edic. Ciudad Argentina, Bs. As., 1999- en cuanto señala ‘la protección conferida se extiende más allá de los productos idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo internacional protege jurídicamente a las marcas, más allá de la especialidad" (su art., p. 149) (conf. de Martínez Medrano y Soucasse, "Derecho de Marcas", ed. La Rocca, Bs. As., 2000, p. 146)".

"A su turno, J. Otamendi escribe que ‘cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria’ (ob. cit., p. 367). Y, más adelante, dicho autor pone de resalto que la legislación interna (art. 24, inc. b  , ley 22362) ofrece una protección más amplia que el art. 6 bis  del Convenio de París, porque ‘Así como es cada día más usual que las marcas notorias sean usadas para distinguir productos de la naturaleza más diversa, también es habitual que los usurpadores lo hagan’ (ob. cit., p. 373)".

"Por cuyo motivo, frente a esa realidad, se da en doctrina una tendencia -agrega J. Otamendi- a proteger la marca notoria contra su uso o registro, aun para productos distintos de los que ella cubre (y cita en p. 373, nota 36, a: George H. C. Bodenhausen, ‘Problemes actueles concernant a la protection internationale de la propiété industrielle’, La Prop. Ind., 1950, p. 85; H. Becher, ‘The protection of well-known trade marks’, Trademark Reporter 1952, n. 42, p. 606; S. P. Ladas, "Industrial Property and Economic Development", TMR 45-2-615); criterio que el jurista argentino comparte para el supuesto de que la notoriedad de la marca fuera exigida en el país donde pretende ser registrada, en cuyo caso estima que ‘la posibilidad de protección debe extenderse a productos diferentes’ (p. 373); ello, no sólo para evitar una usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también para evitar la confusión de creer que ambas mercancías tienen un origen común o al menos un control de calidad común".

He transcripto los párrafos antecedentes, no sólo por la autoridad de quien los ha escrito y de las citas que contiene, sino también -aunque quizás esto sea lo menos importante- porque concuerdo con lo allí dicho. Sólo querría agregar para que sirva de colofón de este tema que, es decisivo tener en consideración que, el sistema de la especialidad es una parte troncal de nuestro régimen marcario y, por tanto, en aplicación de lo ordenado por el art. 16.3  del acuerdo ADPIC tantas veces citado, la preterición de aquél principio en aras de la protección de las marcas notorias, no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca joven, en la clase en la que se le pretenda usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa. Es la única manera que veo posible para conciliar, la protección aludida y al mismo tiempo no anular el fomento del libre comercio constituido en uno de los pilares que ha orientado a nuestro legislador en este tema.

4. Para continuar con el acercamiento al thema decidendum trataré de definir lo que se debe entender por una marca notoria. Mi apreciado ex compañero de sala, el Dr. Amadeo, en la causa 41.756 del 7/12/1999 (sala 3ª), sostuvo que según Paul Mathely (cit. por Otamendi, J.,"Derecho de Marcas", 2ª edición, ps. 365/6, n. 8), hay tres elementos que deben conjugarse para que una marca pueda considerarse notoria: su antigüedad, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante; por su parte, Gerard Dassas (íbidem p. 366) considera que cuando en un país "la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria".

Debo puntualizar respecto de este punto, que la tesis de Mathely, citada, peca por defecto y por exceso. En primer lugar porque no resulta esencial, en mi concepto, la existencia de un esfuerzo publicitario importante, toda vez que el mayor o menos conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva (vgr.: el partido final del mundial de fútbol, o la final del fútbol americano, Superbowl), o por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio. Se trata de una situación de hecho que debe ser comprobada, sin que influya cual sea el motivo de la divulgación. Como bien señala Otamendi, tampoco el largo uso resulta necesario para adquirir notoriedad, aunque ésta sí permitirá que la marca perdure por mucho tiempo en el mercado (Otamendi, art. cit., LL 1975-A-1261).

Por ello, entiendo que las características que debe reunir una marca para ser notoria se refieren a: a) el grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al sigo o ya sea por adquisición; b) la extensión geográfica del área comercial en la que la marca s usada; c) como consecuencia de "a" el grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo con la marca joven o en todo el mercado.

Este último ítem, torna importante la diferenciación que alguna doctrina y legislación efectúan entre marca notoria y marca de gran renombre (Fernández Novoa, C., "La Protección internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos", Ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 33; Montiano Monteagudo, "La protección de la marca renombrada", Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 41; Martínez Medrano - Soucasse, "Derecho de Marcas", Ed. La Rocca, 2000, p. 145, citados por estos últimos autores en el art. citado supra; y art. 125, ley de marcas de Brasil).

En efecto, en el primer caso, la dilución puede producirse en el universo de un determinado tipo de comprador, pero no en otro, como por ejemplo si se tratare de la caracterización de un producto sólo adquirido por la gran industria pero no por el consumidor medio (repuestos para la maquinaria de un buque para citar un ejemplo de nuestra competencia). En este caso, la protección -siempre excepcional y por tanto de aplicación restringida en materia de marcas notorias- debe efectuarse respecto del mercado en donde la dilución puede producirse.

Por lo contrario, si se tratare de una marca de gran renombre (es decir, conocida aún en los sectores en donde el producto muy improbablemente vaya a ser adquirido, vgr.: Rolex, Ferrari) la dilución podrá producirse también en los lugares en los que la competencia comercial no exista.

Es por este último motivo, que también discrepo en la categorización de Dassas en punto a que si la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca está destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria; porque, salvo, si se aplicare la doble categoría a la que me vengo refiriendo, quedarían afuera las marcas de renombre que, estimo, deben ser protegidas aún con mayor razón que las que limitan su fama casi exclusivamente al sector de los eventuales compradores del producto.

Efectuada esta distinción, corresponde determinar cuál es el grado de notoriedad alcanzado por la marca de la demandada, toda vez que la actora no le ha negado tal carácter aunque limitado al ámbito de los productos alimenticios, lo cual le hizo argumentar que la misma notoriedad constituía un factor de distinción que impedía la confusión con la marca enfrentada (citó el precedente de esta sala en Daimler Benz v. Antonio Fagella del 23/11/1972, ver demanda f. 5, alegato f. 179 y expresión de agravios, f. 237), con lo cual su inscripción en la clase 3 constituía exclusivamente una defensa.

Entiendo que la marca de referencia se encuentra configurada por una característica especial que, si bien la hace aparecer como una marca de renombre, se ubica en realidad en la de las marcas notorias. Es obvio que, por ser el producto protegido por la marca demandada, de consumo masiva (dudo que exista alguna persona en este país, salvo los vegetarianos, que no haya comido alguna vez una hamburguesa), el conocimiento de su designación se encuentra diseminado en todo el público, -y para esto no hace falta prueba alguna-, aunque también es claro que la marca al estar identificada con el producto a través del cual se ha hecho famosa ha sido arrastrada por éste en su difusión.

Es por ello, que conforme lo dijera supra, deberá evaluarse si la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa.

Mi contestación en punto a que, el pedido de registración de la marca de la actora, con las limitaciones propuestas a la accionada y que circunscribían su inscripción a los shampús, cremas de enjuague, colonias, desodorantes, cremas y tinturas para el cabello, sea susceptible de generar la licuación apuntada, será negativa.

Lejos está de mi ánimo quitarle valor a la importante publicidad de la marca que ha efectuado la demandada, sólo pretendo llegar al punto de poder determinar si la universalización de su signo, es provocada por las características del producto que distingue o por la marca en sí misma.

Me inclino a considerarlo de esta manera, teniendo en cuenta que, si bien la marca de la demandada -resulta indiscutible- es conocida por casi todo el público consumidor, ello obedece, como lo dijera anteriormente, a la propia difusión del producto en el mercado y que, si así no fuera, quizás su marca no sería conocida por todos, ya que su identificación con el producto es muy fuerte. Es decir que nos encontramos frente a un caso de marca notoria pero no renombrada, aunque el efecto de esta último se haya conseguido por lo "renombrado" (valga el juego de palabras) del producto.

Con esto quiero decir, coincidiendo con la apelante y con el precedente de esta sala "Merceditas" -que cita y al que ya me refiriera-, que la notoriedad de la designación de la actora la protege de su propia dilución (por lo menos en el caso sub iudice) toda vez que, nadie podrá llamarse a engaño creyendo que, un perfume, una crema o un desodorante marca Party son producidos por el famoso fabricante de las hamburguesas.

5. Por otra parte, no encuentro que en el presente caso exista un acercamiento confusionista que autorice a inhibir el registro de la marca de la actora.

Así lo pienso pues, cuando se practica la comparación, las disimilitudes en las primeras sílabas (raíz o radical del vocablo) tienen un peso mayor para rechazar el parecido, ya que, según la experiencia, son las que el público recuerda con mayor facilidad. En el campo eufónico, como es natural, la pronunciación se divide -en tiempos o fracciones minúsculas pero existentes- silábicamente y no por partículas.

Es decir, las marcas habrán de sonar par-ty y pa-ty, y ellas no son confundibles a la luz de que los elementos co-participados -"ty"- pierden influencia aproximativa al integrarse con las raíces "Pa" y "Par", y que de esta manera los conjuntos como totalidades impresionan como claramente distinguibles, si se efectúa una aprehensión prerreflexiva de ellos, la cual, como se sabe, tiene alto valor en la materia (causas 1425 del 27/7/1993 y 7904 del 25/2/1994, entre muchas otras).

Por ello, teniendo en cuenta que las marcas deben ser confrontadas como totalidades, en su conjunto, sin desmembraciones artificiales, sino captando gráfica y fonéticamente las palabras en forma integral, y sin disecciones intelectuales, y analizando de ese modo a las voces en conflicto, restándole eficacia a las partículas de uso compartido, parece claro que los efectos diferenciadores son suficientemente vigorosos para impedir la confusión al público consumidor respecto del origen de los productos, que es lo que hay que preservar en este aspecto (art. 3, incs. a  y b  , ley de marcas).

Como elemento coadyuvante, debo considerar el cada vez más difundido conocimiento por parte de la población, de los términos que tienen un significado en el idioma inglés. Como dijera el Dr. Vocos en la causa 3087 del 16/5/2000, ha alcanzado entre nosotros, particularmente en los últimos años, una difusión ciertamente no desdeñable, por causa de su enseñanza obligatoria en los colegios secundarios, la proliferación de escuelas bilingües, las corrientes turísticas, la exigencia de su dominio como condición para acceder a determinadas ocupaciones profesionales, la propaganda comercial, la difusión masiva de temas musicales anglosajones; fenómeno advertido por esta Cámara (conf. sala 3ª, expte n. 1251/83) y por caracterizada doctrina (ver J. Otamendi, "Derecho de Marcas", Bs. As., 1995, 2ª edición, p. 177).

Si bien, como se dijera en los precedentes, es indudable que la mayoría carece de conocimiento de la lengua foránea, también lo es que un vasto sector de la población la conoce o al menos la entiende, o, agregaría yo, aún cuando equivoque el verdadero significado de algunas palabras, las reconocen como que tienen alguno y no como términos de mera fantasía. Esta característica, le otorga un signo distintivo adicional que puede ser valorado para establecer una diferenciación frente a la marca de la demandada que carece de toda connotación conceptual.

Coincido, por ende con el fundamento desarrollado en la causa 3041 del 19/6/2001 (sala 1ª), por el Dr. de las Carreras en punto a que el carácter notorio de la marca de la demandada, no hace sino reforzar la inconfundibilidad, ya que es justamente aquél lo que servirá para alejar cualquier relación entre ella y los productos de la actora. Por otra parte, continuó allí mi colega, aún considerando la tutela que merece la marca notoria (conf. arts. 6 bis  , del Convenio de París y 16.2  del acuerdo Trips -leyes 17011 y 24425-), de lo que aquí se trata es de determinar si ésta se encuentra afectada por el uso de la marca de la actora y, desde esta perspectiva, y como lo vengo afirmando, no se advierte una similitud que "lesione los intereses del titular de la marca registrada" -art. 16.3  del acuerdo Trips citado- ni mucho menos que importe una dilución del título marcario de la accionada (ver el voto coincidente del Dr. Pérez Delgado en la causa 9963/94, del 6/11/1997, sala 1ª).

6. Por tanto lo expuesto, propicio que se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda declarando infundada la oposición deducida por la demandada a la inscripción de la marca de la actora. Con las costas de ambas instancias a la vencida.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Los antecedentes del conflicto están expuestos en el voto de mi estimado colega preopinante, por lo que no insistiré en ellos. Sólo por razones de claridad expositiva señalo que la actora pretendió registrar, en la clase 3, la marca Party -limitándola, según expresa a fs. 234/vta., a "shampú, crema enjuague, colonias, desodorantes de uso personal, crema y tinturas para el cabello" (acta 2.056.052) y a su concesión se opuso Quick Foods -empresa dedicada a la comercialización y fabricación de productos alimenticios, especialmente hamburguesas (conf. sus manifestaciones de fs. 68/vta., 69 y 73)- alegando confundibilidad con su signo Paty, inscripto en la misma clase 3, y con su marca notoria Paty, destacada en el ramo de las hamburguesas y salchichas (renovación n. 2.117.993 y contestación a la demanda en fs. 68/74).

El a quo juzgó que las designaciones de la clase 3 eran confundibles, por lo que rechazó la demanda, con costas. Apeló la vencida y expresó agravios a fs. 233/7, contestados a fs. 241/52.

2. El Dr. Ricardo G. Recondo ha formulado un extenso y erudito voto que supera ampliamente los planteamientos de las partes. Y aunque comparto muchos de sus desarrollos, en otros (particularmente en lo atinente a la diferenciación entre marca "notoria" y marca "de alto renombre") prefiero por ahora reservar mi opinión para cuando el caso la exija necesariamente. Por lo demás, mis limitados conocimientos en la materia no me permiten estudiar, con la debida seriedad, los antecedentes de jurisprudencia norteamericana que cita, tanto más cuanto que no poseo una traducción confiable al español. Por ello es que, compartiendo en buena medida la argumentación del primer voto pero por los motivos dados es que formularé las breves reflexiones que siguen.

3. Comenzaré por recordar que, en esta clase de conflicto marcarios, no resulta adecuada su definición mediante un cotejo teórico o abstracto de los conjuntos o vocablos enfrentados, sino que conforme lo ha decidido la Corte Sup. (Fallos 237:299  ) y esta Cámara (sala 2ª, causa 423 del 26/5/1981 y sala 3ª, expte. n. 2740/98, entre muchas otras), es pertinente valorar los reales intereses en juego, de modo que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y procure la solución más apropiada a las circunstancias en que se ambienta la contienda.

En el sub lite cabe examinarla desde dos enfoques: a) en cuanto a la coexistencia de las marcas Party y Paty en la clase 3; b) respecto del derecho de la demandada de invocar la notoriedad de su marca Paty, para productos alimenticios, como óbice al registro de Party para artículos de tocador requerido por la actora -esto, en tanto su acercamiento es susceptible de provocar la dilución del poder distintivo de Paty-. Analizaré seguidamente ambos aspectos.

4. Por lo pronto, en lo que hace al conflicto entre las dos designaciones de la clase 3 (solicitud 2.056.052 y oposición con título en trámite de renovación n. 2.117.993) existen dos circunstancias que me llevan a disentir con la solución alcanzada por el a quo.

En primer término, la actora ciñe su pretensión -y esto no es negado- a los siguientes productos de la clase 3: "shampús, crema de enjuague, colonias, desodorantes de uso personal, cremas y tinturas para el cabello" (conf. f. 234/vta.); la marca Paty, en la misma clase, individualiza únicamente "preparaciones y sustancias para limpieza en general, lavado, legivado y limpieza de ropa, azul de lavar, almidón y apresto para la ropa, productos para encerar y lustrar" (conf. informe del INPI, planilla de fs. 137 que indica el alcance del acta 2.117.993).

Adviértase, pues, que Party es solicitada para artículos de tocador, en tanto que Paty se vincula con productos de limpieza en general (distintos de los artículos de tocador y perfumería). Y aunque ambas marcas obrarían en la misma clase 3, lo cierto es que no se trata de signos que -en términos de razonabilidad- puedan suscitar confusiones en estos ámbitos, porque Party impresiona, aunque no se conozca su significado, como una palabra de idioma extranjero, en tanto que Paty evocará, por su incuestionable notoriedad en la distinción de "hamburguesas" y aunque fuere aplicada a artículos de limpieza o de encerar, etc., ese producto alimenticio o algo similar. Me parece claro, en síntesis, que quien solicite una crema de enjuague Party (en español: fiesta) no provocará el recuerdo de las hamburguesas Paty y, por tanto, la semejanza estructural de los vocablos no resulta bastante para originar la denominada "similitud confusionista".

Pero, hay más.

En la clase 3, como es evidente y no podría ser negado de buena fe, el signo Paty constituye una marca de defensa, esto es, destinada a evitar su utilización por terceros para protección de la marca Paty referida a productos alimenticios, relativamente a los cuales -en especial, "hamburguesas" (ver demanda, f. 69)- goza de notoriedad. Trátase, pues, de un signo que no tiene por objeto ser realmente aplicado para distinguir e individualizar "artículos de limpieza en general" (rubro que poco tiene que ver con una empresa dedicada, desde hace largo tiempo, a las mencionadas rodajas de carne picada). Y siendo ello así, es sabido que los signos de finalidad puramente defensiva merecen una protección acorde con esa condición, es decir, que en el cotejo se impone un criterio benigno o de adecuada amplitud (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 4ª edición, Bs. As., 2002, p. 193 y jurisprudencia citada en nota 786).

En resumen, en la clase 3, juzgo que las marcas Party y Paty pueden coexistir pacíficamente: a) porque la segunda no se aplica en la distinción de producto alguno y comporta sólo una marca de defensa; luego la convivencia (registral) no habrá de significar desamparo del consumidor ni de las buenas prácticas comerciales (Fallos 279:150  ); b) porque, al margen de ello, están destinadas a mercancías de diferente naturaleza (de uso personal la solicitada; no así la oponente); y c) porque en tanto Party tiene resonancia clara de palabra extranjera, Paty se asocia inmediatamente -precisamente por la fuerza de su notoriedad- con el rubro alimentos y más propiamente con "hamburguesas" (y esto es tan así que es un hecho de experiencia, al alcance de todos, que niños, adolescentes, jóvenes e inclusive adultos piden "un paty" en negocios que son la competencia de Quick Foods S.A.).

5. ¿Basta la notoriedad de la marca Paty para "hamburguesas" para impedir el registro de la expresión Party para artículos de tocador?

Es cierto, desde ya, que las marcas notorias son dignas de una protección particularmente acentuada, como lo he señalado en muchas oportunidades y lo recuerda mi distinguido colega Dr. Recondo (conf. mi voto en sala 3ª, causa 4772/00, "Stanton & Cía. S.A. v. INPI  ", del 21/3/2002, a cuyos desarrollos me remito en homenaje a la brevedad), siendo una de las consecuencias de esa protección que ésta autoriza a prescindir del "principio de especialidad" (conf. causa cit. y 7183 del 22/5/1990, entre varias otras).

La exorbitación de la marca renombrada y su penetración como oponente en clase distinta es admisible formalmente, pero ello no significa que lo sea sustancialmente; extremo este último que dependerá de que el signo al que se opone la evoque de modo inmediato, vale decir que éste provoque en el consumidor el recuerdo de la marca notoria y se beneficie así con su prestigio dañándola en su poder distintivo por el efecto de dilución marca-producto.

En el sub lite, juzgo que la percepción de un producto de tocador o perfumería Party -que tiene canales de comercialización ciertamente muy distintos a los artículos cárneos a los que se dedica la demandada- no suscita en términos de razonabilidad, la asociación de los primeros con los segundos ni da origen a confusión indirecta (en cuanto al origen o procedencia de las mercaderías). Es que la difusión de la marca Paty ha logrado un alcance tal que, en los hechos, prácticamente ha llegado casi a identificarse con las "hamburguesas", como sucedió en su momento con las marcas "gomina" (hoy caduca), "nylon", "celofán", "gillette", etc. Y esa ligazón del signo con el producto (Paty como sinónima de hamburguesa) tiene el efecto secundario, pero fundamental para decidir el conflicto en examen, de poner una distancia perceptible sin esfuerzo por cualquier consumidor, aun tratándose de niños o personas de escasa cultura, entre dicha marca notoria y la designación de Party para un renglón que nada tiene que ver con el que verdaderamente concita la atención de la demandada.

Por ello, considero como mi distinguido colega de primer voto, que los signos en conflicto pueden coexistir y que corresponde revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, permitiendo el registro de la marca Party en la clase 3 para distinguir "shampús, crema de enjuague, colonias, desodorantes de uso personal, cremas y tinturas para el cabello" (acta n. 2.056.052). Con costas de ambas instancias a la vencida, de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68  , párr. 1º, del CPCCN.).

La Sra. Juez de Cámara Dra. Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Sr. Juez de Cámara Dr. Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.

Con lo que terminó el acto. Ricardo G. Recondo - Eduardo Vocos Conesa - Marina Mariani de Vidal.

Buenos Aires, setiembre 17 de 2002.- Y Vistos: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda autorizándose el registro de la marca Party para distinguir "shampús, crema de enjuague, colonias, desodorantes de uso personal, cremas y tinturas para el cabello" (acta n. 2.056.052). Impónese las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68, párr. 1º, del CPCCN.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Ricardo G. Recondo.- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.