Gabriel Alejandro Martinez Medrano*

Fuente: J.A. Número especial Temas actuales de la Propiedad Intelectual, Nro 6213 del 27 de setiembre de 2000.

Introducción.

El Mercosur es  el proyecto más ambicioso en materia de integración regional en  la Historia Argentina. [1]

Es una Unión Aduanera entre  cuatro países ( Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), pero tiene como objetivo la formación de un mercado común.

El espejo en el que se mira el Mercosur es, sin dudarlo, la Unión Europea, que desde la firma del Tratado de Roma de 1.957, ha pasado por sucesivas fases de integración regional hasta llegar, el 1 de enero de 1.993 a la concreción de un Mercado Unico, en el cual han desaparecido las fronteras internas.

El objetivo declarado del MERCOSUR es el establecimiento de un mercado común, para lo cual se deberá garantizar las cuatro libertades fundamentales de todo mercado común:  libre circulación de mercancías,  libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales.

La libre circulación de mercancías y de servicios implicará  un intercambio comercial más fluido entre los Estados Parte, interrelacionando sus mercados hasta fundirse en un mercado único.

En cada uno los Estados Parte del MERCOSUR existen derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, en los que, conforme las legislaciones nacionales,  rige el principio de territorialidad. Es decir que si bien existirá un mercado único, desde el punto de vista de los Derechos de Propiedad Industrial persistirán los territorios nacionales. Los derechos de propiedad industrial pueden entonces convertirse en un obstáculo  o una barrera para el comercio y la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado común.

En la Comunidad Europea, el principio de libre circulación de mercancías está establecido en el Tratado de Roma, artículos 30 a 34, el cual prohibe las medidas que restrinjan cuantitativamente o cualitativamente la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. [2]

Sin embargo, el artículo 36 del Tratado, establece  que la protección de la propiedad industrial será una excepción que permite la restricción a la libre circulación.[3]  Asi vemos que en  el conflicto entre la libre circulación de bienes y servicios y la  protección  propiedad industrial, esta última tiene preeminencia.

Esto significa que el derecho de propiedad industrial  puede constituirse en un obstáculo al comercio, máxime si no existe una armonización legislativa en la materia.

Lo mismo ocurre en el MERCOSUR y es por ello que, con el fin de armonizar las legislaciones de los Estados Parte del Acuerdo, se dictó un Protocolo del MERCOSUR de Armonización de normas en materia de diseños industriales. [4]

El objeto del presente trabajo consiste en el estudio de las cuestiones centrales de la figura diseño industrial en el ámbito del mencionado Protocolo.

El concepto legal del diseño industrial  es abordado en el punto 2, luego son examinados los requisitos para la protección de diseños en el MERCOSUR (punto 3), las relaciones entre el diseño industrial y el derecho de autor en cuanto protege obras de arte aplicado a la industria ( punto 4) y por último veremos los derechos de exclusiva emergentes del registro de un diseño en el ámbito del MERCOSUR.

Concepto legal de diseño industrial.

El Protocolo define al diseño industrial en el artículo 5 el cual establece que:

"Son  Diseños Industriales protegibles las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinadas a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental". [5]

El Protocolo establece que el  diseño, además,  tiene que servir como tipo para su fabricación industrial, es decir debe ser susceptible de fabricación en serie. ( art. 9).

Examinaremos cada uno de los elementos relevantes de la definición legal.

El diseño industrial es una creación.

La definición del Protocolo difiere de la contenida en la Ley Argentina de Diseños, aunque guarda cierta sintonía con aquella en cuanto ambas consideran que el diseño industrial es un bien inmaterial que se incorpora a un objeto. [6]

Otero Lastres[7], señala que el modelo industrial es un bien inmaterial[8] consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.  Estos objetos materiales se dividen,  asimismo, en  la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria.

Así, menciona que la definición del modelo industrial puede referirse a la creación inmaterial o configuración ornamental especial, o bien hacer hincapié en el objeto material que la incorpora.

Este último es el denominado "concepto-tipo" que concibe el modelo industrial como un objeto que puede servir como tipo para la fabricación de productos industriales y que influya en el sentimiento estético del hombre.[9]

La definición de la ley argentina se inscribe claramente en la tesis del modelo como derecho inmaterial que es aplicado o incorporado a un producto. [10]

El Protocolo también define al diseño como objeto inmaterial ( art. 5),  pero introduce en forma confusa el concepto de objeto tipo en el artículo 9 inciso 2) cuando excluye el registro de los diseños que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.

Este agregado es confuso, ya que incorpora elementos de una tesis contradictoria con la adoptada en la definición, y lo hace en el capítulo de las exclusiones. Entendemos que se debió simplemente referirse al requisito de la ejecutabilidad o aplicación industrial, pero esta referencia está hecha en el artículo 8º inciso 2º como uno de los requisitos para conferir protección.

Esta  aparente contradicción entre la definición y una de las exclusiones tiene su origen en la definición de diseño que brinda la Ley de Brasil que considera diseño industrial a la forma plástica ornamental de un objeto o un conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando un resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial.[11]

Como vemos el requisito de tipo de fabricación es referida al producto sobre el que se aplica el diseño y no al diseño en si.

Es por ello que entendemos se debe eliminar toda referencia al concepto tipo ya que se define el diseño como creación inmaterial que aporta un elemento ornamental a un producto.

El Protocolo define al  diseño como una creación  original.

Existen dos tipos de originalidad, la subjetiva y la objetiva.

Este concepto de originalidad es el que predomina en la Jurisprudencia francesa, en la cual se ha dicho que un modelo o dibujo es original si es el resultado del trabajo y del esfuerzo personal de su autor. [13]

La originalidad subjetiva está contemplada en el artículo 25 del Acuerdo de los ADPIC[14]

En el Acuerdo se señala  la obligación de los Estados Miembros de acordar protección a los modelos y diseños industriales  creados independientemente. [15]

Este tipo de originalidad es el mencionado por el Protocolo del MERCOSUR  en el artículo  8 punto I. Es decir que el diseño para ser original debe diferir en forma significativa de los diseños industriales conocidos.

La originalidad objetiva también es denominada "caracter singular". Así en la Propuesta Modificada de Directiva para la Comunidad Europea se establece el requisito del caracter singular de la siguiente forma:

"Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general  producida en dichos usuarios por cualquier otro diseño que haya sido hecho público antes de la fecha de depósito de la solicitud..."

Otero Lastres aplaude la inclusión de este requisito en la Directiva y señala que a su juicio es el único que se debe exigir a los diseños, oponiéndose al requisito de la novedad que rige en materia de Patentes. [17]

Entendemos que la definición del Protocolo cuando se refiere a que el diseño es una creación original hace referencia a la originalidad subjetiva, es decir que el diseño debe ser el resultado de la creación de su autor.

La originalidad objetiva, por el contrario no es un elemento de la definición del diseño, sino un requisito para su protección legal. ( artículo 8 punto I ).

La creación original, para ser diseño tiene que consistir en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

Para entender esta frase de la definición, en principio hay que resaltar la conjunción disyuntiva  "o" que une los  elementos de la definición.

El diseño puede consistir en una forma plástica o bien en una forma destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

Estos dos elementos propuestos por la definición en forma alternativa pueden darse en forma conjunta ya que uno  indica que debe ser el diseño, y el otro señala para que debe servir el mismo.

Una forma plástica es una  creación de forma realizada en tres dimensiones.[18] Es decir que la definición de esta forma engloba al modelo industrial.

La creación también puede ser bidimensional,  siempre que esté destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

El término "apariencia" implica visibilidad exterior.  El modelo debe dirigirse al sentido de la vista. [19]

La definición del Protocolo requiere que el diseño aporte al objeto una mejora de tipo estético, elevándolo por sobre el patrimonio de las artes aplicadas a la industria. [20]

En nuestra jurisprudencia se entendió que es un modelo "no sólo lo que sirve de adorno en sentido estricto, sino lo que constituye un aspecto o forma nueva incorporado al producto de tal modo de hacerlo más agradable e impresionar el sentido de la vista y atraer, en consecuencia al consumidor." [21]

La definición del art. 5 de Protocolo indica que  el diseño debe conferir al producto carácter ornamental.

Es decir que la mejora o apariencia especial debe ser de tipo ornamental y no funcional.

Zavala Rodriguez señala que el caracter ornamental significa que despierta emoción estética.[22]

El carácter ornamental de los diseños industriales se contrapone con el aspecto funcional de los modelos de utilidad. [23]

En el diseño industrial la forma es generadora de estética, en tanto que en el modelo de utilidad  el funcionamiento de la forma produce una ventaja técnica. De allí que media una relación causal entre la nueva forma y la mejora funcional del objeto. [24]

El sentido de lo estético no es igual a lo artístico. El término se usa en su acepción etimológica: " provocador de sensaciones".  Se refiere al atractivo de la forma de un producto industrial en la percepción que de ella tiene el usuario, independiente de cualquier valor artístico.  El carácter estético se encuentra en una amplia categoria de productos, mientras que el carácter artístico es típico de las obras de arte aplicadas. [25]

Por último, la apariencia especial y el carácter ornamental son aplicados a un producto industrial.

Entendemos que no se trata aquí de cercenar la posibilidad de que una obra artística sea objeto de protección por diseño industrial, sino que el requisito para que aquella lo sea es que sea susceptible de aplicarse sobre un producto destinado a ser fabricado y reproducido industrialmente. [26]

Este requisito es denominado por Otero Lastres como "utilizabilidad industrial" y  consiste en  la susceptibilidad de reproducción o de aplicación en la elaboración y transformación de materias primas. [27]

Requisitos para la proteccion de los diseños.

Los bienes inmateriales dimanantes de la creatividad humana [28] se pueden dividir en dos grandes campos. Los derechos de la propiedad intelectual y las patentes de invención.

Los primeros tienen una relación estrecha con el arte. En nuestro país están protegidos a nivel nacional por la Ley 11.723 de Propiedad Literaria, Artística y Científica, sin perjuicio de la aplicación de las convenciones internacionales. [29]

La propiedad intelectual es el haz de derechos  que dispone un autor sobre su obra literaria, artística o científica. [30]

Las patentes de invención son derechos de exclusiva que concede el Estado al  titular de una invención industrial [31] que reúna los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.[32]

En Argentina las Patentes de Invención son reguladas por la ley 24. 481 ( t.o. por el Decreto 260/96).

Existen notables diferencias entre los regímenes de propiedad intelectual y los de patentes, dados estos por la diferencia de concepciones filosóficas y del objeto a proteger.

El derecho de autor fue en su orígen  parte del derecho civil. Se tiende a proteger al creador y el fundamento de la protección está en el reconocimiento de la sociedad al creador por el mero hecho de crear, independientemente del mérito artístico de su obra. Es por ello que se exige originalidad para que la obra merezca protección.

El derecho de patentes tiene, según nuestra visión[33], orígen en un contrato social entre el inventor y la sociedad, representada por el Estado, según el cual esta le otorga un derecho de exclusiva por un tiempo limitado a cambio que el inventor descubra o revele una regla técnica que sirva para lograr un progreso técnico y económico de la sociedad.

Es por ello que para conceder la protección se requiere que el invento sea nuevo, que no sea obvio y que tenga un resultado industrialmente aplicable.

Asimismo se requiere que el inventor o su derechohabiente, en la solicitud de la patente, describa el invento de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. También  deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención y los elementos que se empleen en forma clara y precisa. [34]

La diferente naturaleza entre las patentes y los derechos intelectuales han llevado a que sus requisitos sean diferentes:

Las patentes requieren para su concesión:

a. novedad

b. altura inventiva o no obviedad

c. aplicación industrial

d. descripción suficiente en la solicitud.

 

El derecho de autor requiere:

a. la creación por parte de un autor.

b. originalidad, entendida como creación independiente o ausencia de plagio.

Entre los derechos de autor y las patentes de invención existen derechos industriales que combinan elementos de cada uno de aquellos.

Así existen los modelos de utilidad que, como hemos señalado son creaciones en las que la forma es causa de una funcionalidad.

Entre los derechos de patente y los derechos de autor, encontramos los diseños industriales, que como hemos definido son creaciones originales que otorgan a un producto  industrial un resultado ornamental. [35]

Los diseños industriales tienen elementos comunes de las patentes y de las creaciones artísticas. [36]

Esta naturaleza compleja, unida a la falta de interés en su protección en forma específica o por medio de una legislación sui generis por parte de algunos estados han llevado a los diseños industriales a ser la Cenicienta de la propiedad industrial.[37]

Es así que a nivel multilateral solo unas pocas líneas en los tratados internacionales se han destinado a los diseños. [38]

El Acuerdo TRIPs ha destinado una sección específica a los diseños industriales, aunque ha dejado libertad a los Estados para determinar la forma y el grado de protección de los diseños industriales, cosa que no ocurre en otras áreas legisladas por el acuerdo, como por ejemplo en materia de Patentes.[39]

En materia de diseño industrial  existen países como los Estados Unidos que protegen a los diseños mediante el sistema de patentes, requiriendo  novedad y  "altura inventiva o no obviedad"[40] , en tanto  que Francia acumula la protección de los diseños a la del derecho de autor, en virtud de la teoría de la Unidad del Arte. [41]

Esta falta de armonización de  legislaciones de diseños industriales ha motivado que en algunos Estados se exijan los requisitos propios de las patentes, entre ellos Brasil que exige novedad ( artículo  95), entendiéndose como nuevo todo lo no comprendido en el estado de la técnica ( art. 96).  La ley brasileña, al igual que en materia de patentes, exige unidad de objeto y una descripción suficiente para que sea reproducido por un técnico en la materia. La ley dispone la posibilidad a pedido del titular de realizar un exámen de fondo del modelo y remite a las normas sobre patentes en cuanto al diseño como objeto de copropiedad.

Juntamente con la novedad la ley Brasilera exige originalidad objetiva. Es decir que en Brasil un diseño debe ser nuevo y objetivamente original.  Esta disposición podría ser interpretada como contraria al art. 25 del Acuerdo ADPIC que obliga a los Estados Miembros a conceder la protección a modelos que sea  nuevos u originales, entendiendose entonces que los requisitos pueden ser alternativos pero no acumulativos. [42]

En Argentina el decreto ley 6673/63 también requiere novedad y originalidad objetiva.

El artículo  6 inciso a) establece la novedad mundial como  requisito para la protección y el inciso b) establece que no podrá gozar de protección el modelo o diseño que carezca de una configuración distinta y fisonomía propia con respecto a modelos o diseños industriales anteriores. [43]

Es decir que tanto en Brasil como en Argentina se requiere acumulativamente la novedad y la originalidad para otorgar protección a un diseño industrial.

El Protocolo ha querido volcar este sistema y no lo ha logrado, ya que se confunde en este los conceptos originalidad y novedad. 

El artículo 8  dice:

" Requisitos de Protección:

1) Originalidad: Diferir en forma significativa de los Diseños Industriales conocidos.

1.1. No son novedosos los diseños que han sido explotados públicamente o hechos accesibles al público, en el MERCOSUR o cualquier otro país, por cualquier medio antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada.

1.2 No se consideran novedosos a los fines de la protección, los diseños industriales que han sido motivo de solicitud anterior en el país de la presentación, siempre que dicha solicitud sea accesible  al público aún posteriormente.

1.3 No se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de los 6 (seis) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad, en las siguientes condiciones:

a) Siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o su causahabiente o de una infidencia, incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

b) La publicación de solicitudes realizada errónea o indebidamente por la Oficina de la Propiedad Industrial.

2) Aplicación Industrial. "

Como vemos el Protocolo exige originalidad objetiva y aplicación industrial; pero al desarrollar la originalidad lo hace en términos de novedad estableciendo un sistema similar al de las leyes de patentes. Es la tarea de la doctrina encontrar una interpretación que intente conciliar el concepto de originalidad con los requisitos propios de la novedad, tal como se los define y desarrolla en el Protocolo.

Por otra  parte, el artículo 9 del Protocolo establece como excepciones a la registrabilidad los diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales ( inciso 1), los que importen realizaciones de carácter puramente artístico o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial ( inciso 2) y los que atenten contra la moral o las buenas costumbres ( inciso 3).

El desarrollo de este sistema de requisitos y exclusiones nos permitirá dar un contorno a la figura del diseño industrial tal cual la han proyectado los representantes de los Estados del MERCOSUR.

Requisitos:

i) Originalidad:

ii) Aplicación industrial.

 

Exclusiones:

i) diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

ii) diseños puramente artísticos o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.

iii) orden público y buenas costumbres.

La Originalidad del artículo 8 es la objetiva, mencionando la norma que el diseño debe "diferir en forma significativa de los Diseños Industriales conocidos". [44]

Los puntos 1.1, y 1.2.  del mismo artículo define que se debe entender por un diseño novedoso.[45]

Entendemos que el Protocolo no dispone que la novedad sea un requisito para la concesión, sino que establece cuando un diseño no es novedoso, a los efectos de determinar que todo diseño comprendido en los puntos 1.1 y 1.2 son diseños conocidos.  Y que por lo tanto un diseño original es todo aquel que se diferencia significativamente de todo diseño conocido, o sea:

1.1. Explotado publicamente o hecho accesible al público en cualquier país antes de la fecha de solicitud o prioridad.

1.2 los que se encuentren peticionados en la oficina de diseños del país donde se requiere la protección, aunque no se haya hecho público.

En este último caso si bien el diseño no es público  ( se entiende que permanece el expediente administrativo reservado hasta después de la publicación) existe una anticipación registral similar a la que ocurre en el caso de las marcas y por ello la solicitud no puede prosperar.

Creemos que si el primitivo diseño es abandonado, o por cualquier causa no es concedido, antes de su publicación, el segundo diseño podría prosperar atento que ya no existe antecedente registral y el diseño conserva su caracter de no público.

No es un diseño conocido el que fue divulgado dentro de los  seis meses anteriores a la fecha de presentación o prioridad siemrpe que tal divulgación provenga de:

1. Un acto realizado por el autor  o su causahabiente

2. Un acto  desleal de un tercero ( infidencia, incumplimiento de contrato u otro acto ilícito).

3. Una publicación efectuada erronea o indebidamente por la Oficina Estatal de la Propiedad Industrial.

Respecto al primer supuesto, recoge una solución similar  a la del artículo 5 de la Ley Argentina de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad ( 24.481).

Este plazo de gracia que se concede al inventor puede resultar un arma de doble filo, ya que no se concede en todas las legislaciones y puede que un diseño que se considere nuevo según el Protocolo,no lo sea en el resto del mundo por la divulgación hecha por su autor. [46]

El supuesto de infidencia o cumplimiento de contrato  se relaciona, en Argentina, con la ley 24.766 de confidencialidad, y entendemos que para que opere la excepción se debe haber cumplido con los requisitos de aquella:

1) Secreto del modelo

2) Valor comercial

3) Medidas razonables según las circunstancias para mantenerla en secreto tomadas por su autor. ( convenios de confidencialidad, etc.).

Por último, la tercer excepción a la falta de novedad,  la publicación errónea o indebida por la Oficina, presupone necesariamente que ha habido una previa solicitud, con lo cual el modelo deja de ser novedoso en virtud del punto 1.2 del mismo artículo. Es por ello que resulta virtualmente inaplicable este supuesto.

El segundo requisito que dispone el Protocolo es la aplicación industrial, el que se vincula con el artículo 9 inciso 2) que señala que no está protegido un diseño que no sirve de tipo para su fabricación industrial.

La aplicación industrial significa que el bien inmaterial puede ser utilizado en la elaboración o transformación de materias primas[47], es decir que la forma inmaterial puede ser plasmada en un objeto.

El requisito de la aplicación industrial se vincula con el de la modelabilidad, es decir que el diseño debe poder plasmarse en un objeto que sirva de tipo para su fabricación industrial. Es decir que la creación debe ser ejecutable y repetible tantas veces como sea necesario. Cada una de las reproducciones obtenidas a través del tipo industrial, debe incorporar la creación o mas propiamente dicho el diseño. [48]

El Protocolo en el artículo 9 establece las Exclusiones, señalando que no pueden ser protegidos los:

i) diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

El inciso establece la separación entre los modelos industriales y los modelos de utilidad.

Estos últimos están protegidos en nuestro ordenamiento jurídico por el Título III de la ley 24.481 , que se caracterizan como la forma nueva de un producto que importe una mejor utilización en la función a la que esté destinado.

Se contraponen así la forma funcional y la forma estética.[49]

ii) diseños puramente artísticos o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.

Remitimos a lo dicho acerca de la aplicación industrial y la modelabilidad.

iii) aquellos cuya explicación sería necesario impedir para proteger el  orden público y buenas costumbres.

Cláusula general en materia de derechos de exclusiva.

Relaciones entre  el diseño industrial y el derecho de autor.

El artículo 6 del Protocolo establece las relaciones entre el diseño industrial comunitario y la protección por derecho de autor que acuerdan las legislaciones nacionales.

Artículo 6: Superposición de Regímenes de Protección. La protección conferida al Diseño Industrial no afecta la protección que pudiera merecer el diseño conforme a otros regímenes de protección de la Propiedad Intelectual".

El artículo aborda de manera concisa y a nuestro modo de ver acertada, el espinoso tema de la acumulación de protecciones del derecho de autor y del derecho sobre modelo industrial sobre una misma creación.

La relación entre el diseño industrial y el derecho de autor no tiene, en el Derecho Comparado, un tratamiento uniforme.

Existen tres sistemas denominados: de la escindibilidad, de la unidad del arte y de acumulación restrictiva.

La teoría de la escindibilidad es fruto del Derecho Italiano.

La ley italiana de derechos de autor[50] subordina su aplicación a la escindibilidad del valor artístico de la obra aplicada a la industria del caracter industrial del producto. La interpretación restrictiva que ha hecho la jurisprudencia italiana del criterio de "scindibilità" ha hecho que en la práctica se excluyan a las creaciones tridimensionales aplicadas a la industria de la protección de la propiedad intelectual.  Solo las creaciones bidimensionales aplicadas a un producto y que presenten un nivel de originalidad pueden ser protegidas por el derecho de autor, siempre que se renuncie a la opción del diseño industrial. [51]

Esta teoría es atribuída por Di Guglielmo a Piola Caselli[52] según el cual "debe entenderse por obra de arte aplicada la que, aislada de los elementos materiales que le dan carácter de producto industrial, puede concebirse como obra de arte puro" [53]

Los padres de la Teoría de la Unidad del Arte, son sin duda, los franceses.

El Derecho Francés protege indistintamente todos los dibujos o modelos (cualquiera sea su mérito artístico o su carácter industrial) a la vez por el Derecho de autor y por una ley específica de carácter industrial. [54]

El I.N.P.I.  francés lo explica de la siguiente manera:

"La forma de los objetos industriales como los diseños están igualmente protegidos por las disposiciones del Código de la Propiedad Intelectual, concerniente al Derecho de Autor. Este protección se extiende a todas las obras del espíritu, cualquiera sea su género, la forma de expresión, el mérito o el destino.[55] Esta protección se adquiere por el solo hecho de la creación, sin depósito.  Mejor conocido por las creaciones artísticas, el derecho de autor cubre, sin embargo,  igualmente las producciones de arte aplicado, en virtud del principio llamado de unidad del arte. El hecho de proceder a  un depósito o modelo, no le impedirá en absoluto invocar la protección del derecho de autor, pero si le permitirá acumular los dos tipos de protección." [56]

La ventaja de este sistema de doble protección es explicada por el INPI de la siguiente forma:

" el depósito ( de modelo industrial) presenta una ventaja muy particular desde la perspectiva de una extensión de la protección al extranjero que puede operar por medio de la reivindicación de la prioridad del depósito francés. Pero atención, se debe, en general, hacer este depósito rapidamente, y abstenerse de divulgar la creación antes del depósito. Si usted elige en Francia la protección por el derecho de autor, sepa que los países extranjeros raramente reconocen a las obras de arte aplicado los beneficios de esta protección. Usted corre el riesgo de estar mal protegido fuera de Francia". [57]

El tercer sistema es el de la "acumulación restrictiva". Impera en las legislaciones de Alemania, Benelux y España.

En Alemania, el régimen es menos restrictivo que el Italiano, pero para conceder la protección por derecho de autor a un diseño, se requiere que este tenga un nivel artístico elevado, que en la práctica judicial raramente se reconoce. [58]

Según este sistema, la protección por derecho de autor sólo se puede brindar a las obras de arte aplicado y no a todos los modelos industriales.

Esto implica trazar una línea de demarcación entre lo que es una obra de arte y un diseño industrial.  Para ello se han utilizado diversos criterios, cualitativos y cuantitativos. En ellos se entra a tratar de discernir cuando una obra tiene mérito artístico. [59]

Otero Lastres entiende que para que una creación de forma pueda ser catalogada como obra de arte debe poseer nivel artístico, o lo que es lo mismo altura de configuración. Establece que el nivel artístico requiere tres condiciones:

- que posean un contenido estético que influya a través de la vista en el sentido de la forma espacial del hombre y,

- que posea nivel artístico bien porque consistan en la reproducción de una obra de arte preexistente, bien porque constituyan por si misma una obra de arte.

El autor propone que sea el juez quien determine si la creación tiene valor artístico como para merecer la protección del derecho de autor.

Este tercer género, entre los modelos industriales y las obras de arte, es recogida en el Estatuto de la Propiedad Español, en su artículo 190, y recibe el nombre de modelo artístico. [60]

La línea de demarcación entre lo que es artístico ( derecho de autor)  o meramente estético ( diseño industrial) es dificil de trazar. Requiere un juicio de valor sobre el mérito de la obra, cuestión que en derecho de autor no es requisito alguno de protegibilidad. El mérito nulo de una obra, aparte de las opiniones cambiantes de la comunidad de expertos, el público y los publicistas, puede estar ligado tanto a la falta absoluta de originalidad  como al exceso de ella. [61]

Esta dificultad en trazar la línea demarcatoria ha llevado, en el Derecho Español, a cuestionar la acumulación restrictiva del E.P.I.[62]

Así Baylos señala respecto del sistema de la unidad del arte,  que "el verdadero fundamento de la organización de ese sistema de protección acumulada está en la clara conciencia de no ser posible aplicar ningún criterio seguro para seleccionar ni discriminar grupos de modelos tutelados solo por la propiedad industrial". [63]

Esta imposibilidad de trazar una línea divisoria entre arte industrializado y modelo industrial ha llevado a la jurisprudencia de los Estados Unidos a permitir al titular optar por el copyright o la patent for design pero,  en el esfuerzo de mantener distintos los dominios del arte y de la industria, únicamente les impide la invocación simultanea de ambas leyes. [64]

La doctrina americana critica  duramente esa solución, señalando que "en ningún dominio, la incertidumbre y la ausencia de precisión, necesaria ésta para establecer lo que es objeto de protección, es mayor que en  materia de diseños". [65]

Esta criticada solucion, fue incorporada al Derecho Argentino en el  art. 39 inciso 1) del Proyecto de Ley de Diseños Industriales del año 1.960. [66]

El artículo 28 del decreto 6673/63 reproduce tal solucion, estableciendo que:

"cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya pedido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simúltaneamente".

Esta norma, remite a la ley 11.723 en cuanto al problema de la acumulación, pero establece una norma procesal de imposibilidad de invocar en juicio las normas de la ley 11.723 y del decreto de modelos industriales en forma conjunta.

Es harto criticable el camino del legislador argentino. A un problema complejo, le ha dado una repuesta facilista.

La norma del art. 28 es inconstitucional ya que si una obra de arte es de las  protegidas  por la ley 11.723, entre ella y su autor se establece una relación real  de propiedad, constitucionalmente amparada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Siendo uno de los derechos inherentes a la propiedad el uso y goce de la misma y la posibilidad de defenderla de inmisiones ajenas, no se entiende como el titular de un derecho de autor reconocido por la ley, no puede ejercerlo. Un derecho es tal mientras exista un resorte legal que le permita a su titular hacerlo respetar. Sino es letra muerta, papel pintado.

Por otro lado la norma del art. 28 es irracional desde el momento que es sabido que en materia procesal el juez conoce el derecho (iura novit curia). Por lo tanto, independientemente de las normas que las partes invoquen, será el juez quien determinará el derecho aplicable al dictar sentencia. ( conforme artículo 163 inciso 5º del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación). [67]

El artículo 6 del Protocolo de Diseños del Mercosur deroga implicitamente el artículo 28 del decreto argentino, en cuanto a la imposibilidad de alegar ambas normas conjuntamente ya que según señala la protección conferida por modelo industrial no afecta la protección por derecho de autor.

El Protocolo establece, entonces, un sistema de acumulación  supeditado a la norma nacional sobre derecho de autor.

En nuestro país, el artículo 1º de la ley 11.723 (modificado por la ley 25.036) otorga la protección del derecho de autor a los "... modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria... sea cual fuere su procedimiento de reproducción".

Esta amplitud en el tratamiento de lo que se considera obra protegible, lleva a admitir la protección por el derecho industrial, a todos los modelos siempre que sean originales ( no sean plagio), sin entrar a discernir su mérito artístico.[68]

Es por ello que, estamos en condiciones de afirmar, que en Argentina y a partir del Protocolo de Diseños, será de aplicación la teoría de la acumulación absoluta o de unidad del arte.

Con esta solucion concuerda Zavala Rodriguez quien señala que “ no cabe duda que la ley 11.723 se refiere a toda clase de obras de arte o ciencia que se use o destine a la industria: incluye tanto al arte aplicado como a los dibujos y modelos industriales”[69]

Por su parte Wasserman señala: “ en la legislacion argentina en vigencia, no se encuentran expresamente empleadas las palabras modelos y dibujos industriales; el concepto, eso si, esta en cierto modo implicado en los terminos de uno de los apartados finales del art. 1 de la ley 11.723 que habla de modelos y obras de ciencia o arte aplicados al comercio o a la industria”[70]

Derechos emergentes del registro.

El derecho que concede el registro de un diseño a su titular, tiene dos vertientes, una positiva y una negativa.

La faceta positiva del derecho es la facultad de utilización del diseño por su titular en el comercio o la concesión de autorización para el uso por terceros (licencias y otros derechos). Estas facultades no surgen de la ley, sino de la propia creación. [71]

El derecho de exclusiva que concede un registro a su titular, es un ámbito de protección alrededor de la creación, que no podrá ser invadido por terceros.  Es decir un "ius prohibendi" o derecho a excluír.

En el Derecho Comparado, este ámbito de protección es más o menos amplio según cada legislación.

El Derecho Argentino protege al titular de un diseño contra quien explota sin su autorización el diseño o "imitaciones del mismo". [72]

El vocablo imitar significa en sentido corriente "copiar a un autor o un artista"[73] de lo cual se puede inferir que en derecho argentino se protege al titular de un diseño contra las copias del mismo.  Es decir contra la reproducción de su modelo o diseño. [74]

En el derecho inglés el ámbito de protección de un diseño registrado alcanza para impedir el uso del diseño registrado y de todo otro diseño que no sea sustancialmente diferente de aquel.[75]

La pregunta que se realiza un juez inglés para determinar la existencia de una infracción es: tiene el diseño supuestamente infractor  la misma sustancial apariencia que el registrado? [76]

La respuesta que da la jurisprudencia es que para determinar la diferencia sustancial, se aplica el mismo criterio que para determinar la novedad del diseño respecto al  ¨prior art¨.

Es decir que el ámbito de protección de un diseño tendrá relación estrecha con el grado de novedad respecto al estado del arte existente al momento de su solicitud de registro. [77]

En el derecho español, la jurisprudencia, para determinar la existencia o no de infracción aplica en el cotejo los criterios del derecho de marcas, es decir la confundibilidad en el mercado, tomando la postura del eventual consumidor de los productos que incorporan el diseño.

Así una Sentencia del Tribunal Supremo de 1992[78]  se fijó en el criterio de la fuerza diferenciadora del objeto respecto del modelo registrado para apreciar si existe o no riesgo de confusión o de asociación en el mercado. Una Sentencia de 1993[79] señaló que no se debía conceder un modelo si hay confusión en el mercado independientemente de que no ofrecieran identidad absoluta.

Otras sentencias, manteniendo el criterio de riesgo de confusión, analizan los modelos desde un punto de vista visual[80], y prescindiendo, a los fines del cotejo, de las características estructurales comunes.[81]

Del estudio de jurisprudencia española, se advierte que en ese país, el ámbito de protección de un diseño industrial  es más amplio que en otros países ( Argentina, Reino Unido), ya que los diseños gozan de un ius prohibendi igual que el de las marcas, por la utilización del criterio de la confundibilidad en el mercado, en sus vertientes de confusión directa o riesgo de asociación.

El Protocolo del MERCOSUR establece el ius prohibendi que gozará el titular de un diseño registrado en el artículo 11 que dispone textualmente:

"El titular de un Diseño Industrial  protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia o fundamentamente una copia, del diseño protegido, cuando esos actos  se realicen con fines comerciales".

El artículo es la reproducción del artículo 26 del Acuerdo de los ADPIC. [82]

Comentando esta disposición, Kur señala que "la noción de imitación que lleva el término copia, significa que en el futuro será posible restringir la protección del diseño a aquellos casos en los cuales el infractor conociera la previa existencia del diseño, en analogía con el derecho de autor. Desde otro punto de vista, el art. 26(1) no excluye alcances más amplios en las regulaciones con un efecto de verdadero monopolio, como las contenidas en  la mayoría de las legislaciones en todo el mundo".[83]

Según esta visión, el Protocolo, adopta una postura similar a la de la ley argentina vigente (cercana al Derecho de Autor que requiere el conocimiento de la obra copiada).

Nosotros creemos que, a diferencia del plagio requerido en el derecho de autor -  en el cual el infractor, a sabiendas, suprime la autoría y la sustituye -  en el derecho de modelos y diseños basta la similitud objetiva para determinar la existencia de una infracción.

El término "fundamentalmente una copia" amplía el ámbito de protección. Creemos que, al igual que en el Derecho Inglés, existirá infracción cuando el objeto infractor, incluya un diseño que no difiera en forma significativa del diseño registrado.  Ello, por cuanto, el requisito de originalidad objetiva, está definido en el Protocolo de esa manera. ( art. 8 inciso I).

Esta amplitud en el ius prohibendi, mayor que la conferida por el derecho de autor,  es el aliciente para peticionar el registro de diseños industriales. [84]

Así, en derecho de autor se protege contra la copia o plagio, en diseños industriales se confiere un ámbito de protección mayor, que impide la coexistencia de dos diseños que no difieran en forma significativa, aún cuando el autor del segundo desconociera (previo a su creación) la existencia del primero.

Los artículos 12 y 13 del Protocolo establecen las excepciones a los derechos conferidos en el artículo 11. [85]

Así, aquellos no alcanzan a los actos realizados:

a) en el ámbito privado y con fines no comerciales, siempre que no perjudiquen significativamente el interés económico del titular.

b) con fines de experimentación, enseñanza o investigación, exclusivamente.

El artículo 13 del Protocolo establece el agotamiento comunitario del derecho sobre el modelo industrial: [86]

"La protección de un Diseño Industrial en uno de los Estados Parte no podrá impedir la libre circulación de los artículos que ostenten o incorporen el mismo diseño después que hayan sido introducidos legítimamente  en el comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el titular o con su consentimiento".

El ejercicio del derecho del titular del diseño se ejerce ( en su faz positiva) con la introducción del producto que lo incorpora en el mercado. Esta primera comercialización, realizada por el titular o por un tercero con su autorización, es el ejercicio de su derecho, el cual se agota con ese ejercicio.

Este artículo, constituye una toma de posición en el MERCOSUR acerca del agotamiento de derechos[87] ya que en materia de marcas, el artículo 13 del Protocolo de Armonización en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de orígen omitió  determinar el tipo de agotamiento que regiría en el Mercosur. [88]

Conclusion

El MERCOSUR tiende al establecimiento de un mercado común en el cual se respeten las cuatro libertades de circulación: personas, capitales, servicios y bienes.

Los derechos de propiedad industrial, con alcance territorial limitado a cada uno de los Estados miembros, pueden, en determinadas situaciones, obstruir la libertad de circulación de bienes y servicios.

La armonización de los derechos de propiedad industrial se torna entonces en un imperativo, a los fines de evitar asimetrías entre las legislaciones de los Estados miembros del MERCOSUR.

El Protocolo del Mercosur en materia de diseños intenta armonizar las legislaciones de los Estados miembro y por ello es un instrumento necesario para el correcto funcionamiento del Mercado Común.

Moderniza el Derecho Industrial de los Estados Parte,  incorporando nuevos institutos receptados de legislaciones de países desarrollados.

El desafío de los Países del Mercosur es transvasar esa legislación adaptándola a la idiosincrasia local, a las prácticas de la experiencia judicial y administrativa.