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Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse I. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA d) Limitaciones al derecho sobre la marca. Uso privado e importaciones paralelas b) Factor de atribución (culpabilidad) d) Relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados IV. CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES V. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
I. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA Los derechos intelectuales, patentes, marcas, diseños y modelos industriales, derechos de autor, son caracterizados por la doctrina como derechos de exclusiva. La protección jurídica de los bienes inmateriales se articula sobre la concesión de uso exclusivo (monopolio de explotación) y de un derecho de exclusión o prohibición (ius prohibendi) ejercitable erga omnes[1]. Las facultades del titular de un derecho industrial -marca en nuestro caso- se enumeran en sentido negativo[2] Así la doctrina ha señalado que "el contenido de las prerrogativas del propietario de la marca se definen negativamente como en el caso de las patentes y conforme el art. 5 de la Directiva europea de 1988. Lo que precisamente se estipula que los terceros no pueden hacer sin la autorización del titular es lo que el legislador define como el contenido de su derecho"[3] El derecho del titular de una marca, brindado por la legislación específica, se agota en la facultad de excluir a terceros del uso de esa marca y/o toda otra similar que lleve al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación[4] La marca brinda a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone que el único empresario legitimado para la reproducción o materialización de la concepción protegida es el titular del derecho[5]. Cualquier otro sujeto que lleve a cabo tal actividad, para hacerlo lícitamente, habrá de aparecer como causahabiente del propio titular de la exclusiva, bien por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o una licencia de hecho[6]. Y decimos que la legislación sólo otorga el derecho de exclusiva -también llamado ius prohibendi- porque el derecho positivo sobre la marca -usarla en el tráfico comercial- no surge de la legislación ni del registro, sino que es una manifestación de la libertad de comercio establecida en el art. 14 CN. (LA 1995-A-26). En este sentido ha señalado Franceschelli que lo característico de los derechos sobre bienes inmateriales es que se concretan en un ius prohibendi, un ius excludendi alios, lo que los distingue netamente de la propiedad y de su ius fruendi[7]. Roguin, por su parte, afirma que el empresario no necesita para reproducir su obra -su marca en nuestro caso- estar dotado de ningún derecho especial; le basta con usar la libertad general de industria y de trabajo. Para lo que necesita ese derecho es para prohibir que los demás la reproduzcan. Eso es lo que no podría hacer si no tuviera el derecho exclusivo[8] En nuestro país, la Ley de Marcas 22362 (LA 1981-A-8), en su art. 4 establece: "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente"[9] Mayor claridad y amplitud tenía, según nuestra opinión, el art. 6 de la derogada ley 3975 (ALJA 1853-1958-1-178), que establecía:
Lo concreto es que del art. 4 Ley de Marcas se desprende el ius prohibendi del que está investido el titular, el que ha sido reconocido por la jurisprudencia.
En los Tratados Internacionales relativos a la Propiedad Industrial se hace hincapié en el derecho de exclusiva del titular de los registros marcarios. Así establece el art. 16 del Acuerdo de los ADPIC. (aprobado por ley 24425):
En análogo sentido, el art. 11 del Protocolo de Marcas del Mercosur, del 5/8/1995 (Mercosur/CMC/ decreto 8/1995) establece:
El ius prohibendi se ejercita por la vía de la acción de cesación de uso. Asimismo, el titular está investido del derecho a reclamar los daños y perjuicios por el uso de su marca que terceros hicieren sin su consentimiento. Este trabajo aborda la defensa de la exclusividad de la marca en el mercado que se ejercita en la vía judicial civil a través de las acciones de cesación y daños y perjuicios[11]. En una primera parte abordaremos la acción de cese de uso de marca indicando la legitimación activa, pasiva y las medidas que puede adoptar el juez para hacer cesar el uso, prohibir su continuación y remover los obstáculos causados por la infracción. En una segunda parte trataremos la acción de daños y perjuicios por infracción marcaria, desarrollando los presupuestos del deber de reparar en esta materia y la forma de cuantificar los daños causados por infracciones a derechos de exclusiva en materia de signos distintivos. La acción civil de cese de uso de marca tiene fundamento legal en el art. 4 ley 22362, que hemos reproducido más arriba[12] La jurisprudencia ha resuelto que "nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que, si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutela en este fuero"[13] La doctrina menciona que "el evitar la confusión que puede causar el uso de una marca es el motivo más usual de las acciones tendientes a obtener la cesación de uso"[14] La legitimación activa para la promoción de la acción de cese de uso está en cabeza, en principio, del titular registral de una marca (conforme art. 4 Ley de Marcas y en el mismo sentido el art. 11 del Protocolo de Marcas del Mercosur y el art. 16.1 del TRIPS.). No obstante, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ido ampliando la legitimación activa a favor de titulares de marcas notorias o renombradas y aún de marcas de hecho intensamente usadas[15] El art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en cabeza del titular de una marca notoriamente conocida en alguno de los países de la unión, el derecho de impedir el uso de la reproducción de esa marca, o de una imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con la marca notoria. Por su parte, el art. 9 ap. 6 del Protocolo de Marcas del Mercosur amplía la protección especial al titular extrarregistral de una marca renombrada en los siguientes términos:
La legitimación pasiva está dada por la persona que, en el curso de actividades comerciales, usa la marca de un tercero o un signo susceptible de causar un riesgo de confusión directa o indirecta con la marca de un tercero. En la mayoría de las ocasiones, la noticia de una infracción marcaria le llega al titular sin tener la certeza de quién es el infractor. Para su determinación ha de emplearse el procedimiento cautelar de las medidas preliminares y de prueba anticipada. Estas medidas tienden a determinar con la mayor certeza posible la persona del infractor y la magnitud de la infracción, en orden a la cuantificación de los daños y perjuicios. Cabe poner de resalto que la acción de cese de uso es de naturaleza objetiva, es decir que, al contrario de las acciones de daños y perjuicios, el uso de la marca ajena genera la obligación de cesar independientemente de la existencia de culpa o dolo por parte del infractor[16] Cabe distinguir entonces el ilícito civil de uso indebido de marca, el cual se produce con la conducta objetiva de invadir la esfera de exclusividad del titular de un signo distintivo, de los delitos dolosos de falsificación o imitación fraudulenta tipificados en los diversos incisos del art. 31 ley 22362. Así lo ha hecho recientemente la jurisprudencia:
d) Limitaciones al derecho sobre la marca. Uso privado e importaciones paralelas No todo uso de marca ajena se convierte en una infracción. Existen limitaciones al derecho del titular de una marca, entre las cuales se encuentran el uso privado y el agotamiento del derecho. En cuanto al primero, el titular de marca no puede perseguir a quien tiene productos en infracción para uso personal, sólo puede perseguir la infracción mientras la mercadería está siendo objeto de una actividad comercial (almacenamiento, compraventa, transporte, etc.). En cuanto al segundo, se entiende que el derecho del titular de una marca se agota con la primera puesta de la mercancía en el comercio, por sí mismo o con su consentimiento. La marca no puede transformarse en un medio de manejar los canales de comercialización. Para este fin están los contratos (distribución, franquicia, etc.). El agotamiento del derecho de marca es, además de una limitación al derecho del titular de la marca, una medida que permite la libre circulación de bienes y servicios y fomenta la competencia, ya que permite las llamadas importaciones paralelas. La jurisprudencia argentina reconoce este instituto y podemos decir que desde bastante tiempo atrás nuestros jueces han seguido el sistema del agotamiento internacional[18] Recientemente se ha resuelto:
Aún en desconocimiento de los hechos acaecidos en el robo indicado, no coincidimos con el razonamiento de la sentencia, puesto que el consentimiento no es necesario para la importación, sino que debe ser otorgado por el titular para poner la mercadería en el comercio. Si la mercadería fue puesta en el comercio, luego robada y con posterioridad introducida en el país por un tercero comprador de buena fe de la misma en el extranjero, la importación no configura una violación de marca, puesto que la mercadería es legítima (no es falsificada). Lo que se juzga aquí es si la primera comercialización de la mercadería fue por el titular o con su consentimiento; una vez puesta en el comercio, se agota el derecho del titular, no puede entonces renacer por la existencia de un ilícito posterior, el cual obviamente es reprobable y debe ser juzgado pero de acuerdo con el ilícito del que se trate y no por vía del procedimiento marcario. El consentimiento del titular para la importación no es necesario, sólo lo fue para la primera puesta en el mercado que puede haber sido en el mercado interno de un país extranjero[20] El tema del agotamiento del derecho de marca tiene vital importancia en el ámbito del Mercosur puesto que servirá para no impedir la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercado Común[21] La acción de cese de uso tiende a impedir un uso que está en curso de ejecución, a prohibir la reanudación de un uso indebido discontinuado y a remover los efectos del uso indebido. Asimismo, puede tender a la publicación de la sentencia en medios de difusión general a costa del infractor. El art. 34 ley 22362 dispone:
El dinero procedente de la venta de las mercaderías puede ser imputado, a pedido del actor, a la cuenta resarcitoria proveniente de la infracción. En materia de marcas la responsabilidad civil se rige por las reglas generales contenidas en el Código Civil, art. 1109 y ss. No obstante, la doctrina y jurisprudencia han establecido reglas específicas en orden a facilitar la prueba de los daños, estableciendo ciertas presunciones. Examinaremos a continuación la cuestión de la responsabilidad civil en orden a la reparación de daños por uso indebido de marcas. La doctrina civilista[23] establece los presupuestos del deber de reparar, los cuales son:
Probada la existencia del daño, el Código Procesal establece el deber judicial de fijar el importe, aunque no esté justificado su monto (art. 165 in fine). A continuación desarrollaremos cada uno de los presupuestos del deber de reparar: El concepto de ilicitud objetiva viene dado por la disconformidad de la conducta obrada por el sujeto con el ordenamiento jurídico[24] Se trata de una observación previa y primaria del acto, que no penetra aún en la subjetividad del agente[25] El principio de ilicitud en la órbita de la responsabilidad extracontractual está contenido en el art. 1066 CCiv. Asimismo, el art. 31 de la ley establece que: "será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000): ...b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización". b) Factor de atribución (culpabilidad) El art. 1067 CCiv. establece que "no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia". La culpa, por su parte, es la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de personas, de tiempo y del lugar (art. 512 CCiv.). Asimismo, el art. 902 del mismo cuerpo legal establece que "cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos". La jurisprudencia en materia de propiedad industrial ha señalado que la culpa es suficiente como factor de atribución. Así se ha resuelto:
El daño es el perjuicio causado a un tercero susceptible de apreciación pecuniaria, directamente en las cosas de su propiedad o indirectamente en la persona, sus derechos y facultades (arg. art. 1068). Comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido (daño emergente) sino también las ganancias de las que fue privada la víctima por la conducta del agente (lucro cesante), arg. art. 1069. En materia de infracciones a la propiedad industrial, la doctrina[27] y la jurisprudencia se deciden por entender que de toda infracción se deriva un perjuicio. La existencia del daño, el quid, resulta automático de la violación de la marca; queda por determinar el quantum, la magnitud de la infracción, para lo cual se perfilan tres sistemas: las pérdidas del titular del derecho, las ganancias del infractor o el criterio de la regalía presunta.
En autos "Fada Ind. Com y Farm. S.R.L. v. Revlon Inc. s/cese de uso de marcas s/daños y perjuicios", causa 9283/1993, del 25/11/1997, sala 2ª se resolvió:
En el derecho comparado, se entiende que un acto de infracción marcaria implica per se la generación de un perjuicio. Señala la doctrina francesa que los actos de contrefacon tienen efectos nefastos sobre la imagen de marca[32]. Ellos entrañan frecuentemente una depreciación de la marca por envilecimiento, pérdida de efecto atractivo para la clientela, generalmente por consecuencia de la menor calidad de los productos falsificados, o de la banalización de la marca o de la pérdida de su unicidad[33] d) Relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados La causalidad es la relación de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye[34]. En materia de propiedad industrial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de manifiesto que, comprobada la existencia de una infracción a derechos de propiedad industrial debe, con criterio realista, presumirse la relación de causalidad con el daño. Esta jurisprudencia obedece al criterio realista y de la experiencia, según el cual el acto humano debe haber sido propio para producir el resultado[35] Así, la doctrina ha dicho que "establecido que el autor de un acto ilícito previó o pudo prever un resultado dañoso (culpabilidad), responde a todos los demás resultados normales de su acto (causalidad), aunque él no los previera ni pudiera preverlos y aunque aquel solo resultado previsto o previsible para él no se haya producido"[36] IV. CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES La determinación de los daños y perjuicios causados por infracciones a la propiedad industrial constituyen una diabólica probatio. Es por ello que la doctrina nacional y extranjera, seguida por la jurisprudencia más reciente de la Cámara, han adoptado criterios presuncionales para estimar el monto del resarcimiento. Se parte de la presunción de que toda infracción per se acarrea un daño. A partir de allí ha de estimarse en cuánto ha de indemnizarse al titular del derecho dañado. La prueba pericial puede en casos determinar los beneficios del demandado, pero existe una dificultad, sino imposibilidad, de ligar los beneficios del infractor con los perjuicios del titular. Esto ha llevado a que se desarrollen tres criterios para determinar el monto de la indemnización[37]:
El criterio del beneficio del infractor es el que ha tenido mayor aceptación en el Derecho Comparado. Así en Alemania se ha utilizado el criterio ante la explotación parasitaria de un bien jurídico ajeno. El Tribunal Federal de ese país ha señalado que el infractor de una marca que percibe ganancias que no hubiera obtenido de no haber utilizado la marca ajena, está obligado a restituir tales ganancias al titular de la marca[38] En el derecho norteamericano, el accounting of profits (esto es, la determinación de los beneficios obtenidos por el infractor de la marca) es una pauta que los tribunales han venido aplicando reiteradamente[39]. Para ello utiliza la teoría del enriquecimiento injustificado. Así, en el caso "Maier Brewing Co. v. Fleischsmann Distilling Corp", de 1968 se destaca expresamente que la aplicación de los principios equitativos del enriquecimiento injustificado permite proteger los valores intangibles inherentes a la marca y, al mismo tiempo, los intereses del público de los compradores[40] La doctrina argentina también se pronuncia por la aplicación de este criterio. Así Echeverry señala que la restitución de utilidades tiene fundamento legal en la aplicación analógica del art. 20 decreto 6673/1963 (ALJA 1963-135) de modelos industriales, conf. el art. 16 CCiv. Asimismo la fundamenta en los arts. 34 y 37 Ley de Marcas[41]. Idéntica postura sostiene Faerman, quien señala que "el infractor está tomando algo que no le pertenece y lo utiliza para hacerse de un beneficio. Si se le permite retener ese beneficio, es el infractor quien está obteniendo un enriquecimiento injustificado"[42]. Otamendi[43] señala que para obtener un resarcimiento "basta con probar la existencia del ilícito y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga una base suficiente para la fijación del monto". Asimismo, Otamendi cita a Callman, para quien se debe presumir la relación entre las utilidades del infractor y las pérdidas de la víctima. Esta última tesis (beneficios netos del infractor) ha tenido una favorable acogida en nuestra jurisprudencia.
Criterio de la regalía presunta Esta forma de indemnizar tiene predicamento en el Derecho español, y se utiliza cuando resulta dificultosa la prueba de las ganancias obtenidas por el infractor. Surge por defecto ante la falta de prueba, por ejemplo, por no exhibir la documentación contable o, cuando se hubieran realizado operaciones en el exterior y su control fuera imposible. Así se señala que "los factores enunciados con la indemnización exigible al infractor son: indemnización que comprende tanto las pérdidas sufridas por el titular de la marca infringida como las ganancias dejadas de obtener, dentro de las cuales se subsume la regalía hipotética"[45].
En el Derecho francés el criterio de la licencia presunta es de utilización cuando el titular de la marca infringida no la tiene en uso. La regalía en estos casos ha de establecerse en una tasa mayor que la de las licencias convencionales, teniendo en cuenta que el infractor no ha solicitado la licencia y que la misma no parte de la voluntad del titular de la marca. De otra forma se estarían fomentando las infracciones de marca, puesto que sería lo mismo para el infractor negociar una licencia o infringir el derecho del tercero[47]. V. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES El art. 36 Ley de Marcas dispone: "El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho". Tanto la doctrina[48] como la jurisprudencia argentina [49] entienden que la acción de cese de uso es imprescriptible, puesto que cada acto de uso de la marca interrumpe el plazo de la prescripción. Se da en este caso una situación similar a la secuela del delito en el derecho penal, en el cual la nueva comisión de un delito interrumpe la prescripción de los anteriores. En consecuencia el plazo de la ley sería aplicable en los casos de daños y perjuicios derivados de una infracción civil de marca. 1) El derecho del titular de una marca se puede definir como el derecho a impedir a terceros el uso del signo en relación con los productos y servicios distinguidos, y de todo otro signo susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación en el mercado. 2) La acción de cesación tiende a hacer cesar un uso indebido de marcas, prohibir un uso discontinuado y remover los efectos del ilícito civil. 3) La acción de cesación es de carácter objetivo y procede ante la intromisión de un tercero en el área de protección de la marca. 4) La acción de daños y perjuicios procede aun en ausencia de dolo. 5) La dificultad probatoria se ve aligerada por las presunciones emanadas de la jurisprudencia del fuero.
[1] El bien inmaterial se materializa en bienes corporales (corpus mechanicum) que, sin embargo, no se identifican jurídicamente con aquél (corpus misticum). La técnica de protección jurídica consiste precisamente en la concesión de un monopolio sobre su materialización. Roncero Sánchez, Antonio, "El contrato de licencia de marca", 1999, Ed. Civitas, p. 25. [2] Roncero Sánchez, en contrario, entiende que las facultades del titular de una marca se enumeran en sus dos aspectos: el aspecto positivo consiste en el derecho de uso exclusivo y el aspecto negativo es el ius prohibendi ("El contrato de licencia de marca", 1999, Ed. Civitas, p. 26). Por nuestra parte, entendemos que el uso exclusivo y el ius prohibendi forman parte de las dos caras de una misma moneda [3] Pollaud-Dulian, Fréderic, "Droit de la propriété industrielle", 1999, Ed. Monchrestien, París, p. 607 (trad. de los autores) [4] Sobre los conceptos de riesgo de confusión y asociación remitimos a nuestra obra general: Martínez Medrano, G.-Soucasse, G., "Derecho de Marcas", 2000, Ed. La Rocca, p. 222. [5] Baylos, H., "Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, p. 237 [6] Baylos, H., "Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, p. 238. [7] Baylos, H., "Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, p. 238 [8] Citado por Baylos, H., "Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, p. 238. [9] Roguin, "Las reglas jurídicas", Madrid, cit. por Baylos, H., "Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, p. 238 [10] La ley argentina define a la marca registrada como una propiedad. La concepción de la marca como derecho de propiedad proviene del derecho francés. El art. L.714-3 del Código de la Propiedad Industrial de Francia establece: L'enregistrement de la marque confére á son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. La doctrina francesa defiende la concepción de la marca como una propiedad: Pollaud-Dulian, F., "Droit de la propriété industrielle", 1999, Ed. Monchrestien, París, p. 608. En el mismo sentido Combaldieu, Jean Claude: "La experiencia francesa sobre la protección jurídica de las marcas", en "Marca y diseño comunitario", Ed. Aranzadi, Bilbao, p. 213. En los países anglosajones los derechos sobre invenciones y signos distintivos se conciben históricamente como monopolios reglados. Roncero Sánchez, Antonio, "El contrato de licencia de marca", 1999, Ed. Civitas, p. 42. En sentido análogo: Cabanellas, G., "Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia", Ed. Heliasta, p. 691 y ss. En el derecho anglosajón se perfila una teoría que consiste en asimilar a la propiedad industrial con el "derecho de propiedad" mediante la elaboración de un concepto amplio de propiedad que fuera comprensivo no sólo de la idea de propiedad en sentido jurídico sino también de las relaciones que vinculan a ciertos sujetos con estos bienes inmateriales a los cuales el ordenamiento ofrece protección. En este sentido Lehmann, M., "The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property" IIC, 1985, p. 525. Cit. Roncero Sánchez, Antonio, "El contrato de licencia de marca", 1999, Ed. Civitas, p. 21. [11] C. Nac. Civ. y Com. Fed., en autos "K Way International v. Clifa S.A. s/cese de uso de marca", causa 10911/1995. [12] La defensa administrativa de la marca se ejerce mediante las oposiciones en el INPI. Al respecto, véase nuestro "Derecho de Marcas". En cuanto a los aspectos penales de la protección marcaria, la obra de Julio C. Ledesma es un clásico en la materia: "Derecho Penal Industrial", 1987, Ed. Depalma, en particular el capítulo 1. [13] Otamendi, "Derecho de Marcas", p. 320. [14] Causa 3139, "Francmode S.A. v. Dante S.R.L.", sala 1ª del 18/10/1995 cit. Otamendi, "Derecho de Marcas", p. 320. [15] Otamendi, "Derecho de Marcas", p. 321. [16] En autos "Lionel's S.R.L." se resolvió que "el titular de una marca de hecho, en trámite de registro, tiene derecho a reclamar el cese de uso de una marca similar o confundible. Ello significa claramente que a su titular se le admite la posesión de un interés legítimo, tal como exige la ley 22362", LL del 20/7/1999, con nota de Jorge Otamendi. [17] Así la jurisprudencia ha hecho lugar a una demanda por cese de uso aún sin existencia de mala fe por parte del infractor: "El titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera. De allí que, aunque se le añadan o asocien otros ingredientes marcarios. El derecho de exclusividad no sufre mengua, porque no es admisible que una marca registrada pase a integrar -por aquella vía de agregados- el conjunto de un tercero, con desconocimiento de la norma básica que en la materia consagra el art. 4 Ley de Marcas. Tolerar una práctica semejante, aun cuando el tercero hubiese obrado de buen fe y en definitiva los signos no fuesen confundibles directamente, provocaría una subversión completa del recto orden marcario, introduciendo un factor de anarquía que proyectaría la pérdida del poder distintivo de los signos -que interesa preservar cuidadosamente en protección del público consumidor y de las sanas prácticas mercantiles-, afectándose con el fenómeno de su dilución o aguamiento. Al propio tiempo, la absorción de una marca en un conjunto complejo ajeno podría transformarse, de ser tolerada, en fuente de toda clase de maniobras espurias en manos de comerciantes e industriales inescrupulosos". "K Way International v. Clifa S.A. s/cese de uso de marca", causa 10911/1995. [18] Autos "Bardahl Lubricantes Argentina S.A. v. Eduardo Brabo S.R.L. s/cese de uso de marcas", causa 29495/1995, sala 2ª, sent. del 15/10/1999. [19] Conf. Casos "Precisa", "Beru", "Pierre Cardin", citados por Aracama Zorraquín, E. en "Las marcas de empresa en el Mercosur", Información Empresaria, n. 261, publicación de la Cámara de Sociedades Anónimas, Bs. As., julio 1995, p. 24. [20] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 14/2/1999, "John L. Cook S.R.L. y otro v. Kukawka, Dan", DJ 2000-I-858. [21] El art. 13 del Protocolo del Mercosur en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen establece: "Agotamiento del derecho: El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del Derecho conferido por el registro". [22] Sobre el tema del agotamiento de los derechos de marca, sobre el cual no nos podemos extender, remitimos a Aracama Zorraquín, E., "El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas", en "Temas de Derecho Industrial y de la competencia", ob. cit., p. 28. Asimismo respecto a la libre circulación de mercancías y su relación con el derecho de marcas véase nuestra obra "Derecho de Marcas", Ed. La Rocca, cap. 9. [23] La publicación de la sentencia a costa del infractor está legislada en el Derecho Comparado. Por ejemplo el art. L.716-13 del Código de la Propiedad Industrial de Francia. [24] Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", 1992, Ed. Abeledo-Perrot, entre otros. [25] Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", 1992, Ed. Abeledo-Perrot, p. 67; en el mismo sentido Orgaz, A., "El daño resarcible", p. 21. [26] Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", 1992, Ed. Abeledo-Perrot, p. 67. [27] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, causa 6950/1991 sent. del 29/4/1996, "Barmayón, Ricardo v. American Denim S.A. s/daños y perjuicios" (voto del Dr. Amadeo). [28] Faerman, Silvia, "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios", Derechos Intelectuales, vol. 4, 1989; íd., Etcheverry, Oscar, "La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres", en Derechos Intelectuales, vol. 3, 1988. [29] "Escalada, Mario Á. v. Alfolatex S.R.L. s/cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios", causa 19424/1994. Íd. en la causa "Power Tools S.A. v. Capurro y Asociados S.A. s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios", causa 6345/1992 del 9/5/1996, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª (voto del Dr. Vocos Conesa, adhiere Mariani). [30] "Ferrum S.A. de Cerámica y Metalúrgica v. Cerámica Galas S.A. s/cese de uso de modelos y diseños, daños y perjuicios", causa 10537/1996, C. Civ. Nac. y Com. Fed., sala 2ª, 10/8/1999. [31] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causa 50903/1995 sent. del 2/4/1996 en autos "Benítez, Héctor P. v. Gaya, Miguel y otro s/daños y perjuicios" . [32] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causa 9283/1993, del 25/11/1997, "Fada Ind. Com. y Farm. S.R.L. v. Revlon Inc. s/cese de uso de marcas s/daños y perjuicios". [33] Mathely, "Le droit francais des signes distinctifs", p. 715, en el mismo sentido Nussebaum, A. "Evaluation du préjudice de marque. Le cas particuler de l'atteinte á l'image de marque", JCP E, 1993.I.303, cit. Pollaud-Doulian, "Droit de la propriété industrielle", 1999, Ed. Monchrestien, París, p. 689. [34] Pollaud-Dulian, F., "Droit de la propriété industrielle", 1999, Ed. Monchrestien, París, p. 689. [35] Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", 1992, Ed. Abeledo-Perrot, p. 135. [36] Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", 1992, Ed. Abeledo-Perrot, p. 151. [37] Orgaz, "La limitación del resarcimiento en las responsabilidades contractual y extracontractual", LL 59-25. [38] Fernández Novoa, C., "El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial", 1997, Marcial Pons Ediciones, Madrid, p. 66. [39] Sent. del 24/2/1961, caso "Vita Sulfat", citada por Fernández Novoa, "El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial", 1997, Marcial Pons Ediciones, Madrid, p. 74. [40] Fernández Novoa, "El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial", 1997, Marcial Pons Ediciones, Madrid, p. 74. [41] Fernández Novoa, "El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial", 1997, Marcial Pons Ediciones, Madrid, p. 76. [42] Etcheverry, Oscar, "La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres", en Derechos Intelectuales, vol. 3, 1988. [43] Faerman, S., "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios", Derechos Intelectuales, vol. 4, 1989. [44] "Derecho de Marcas", p. 355 y ss. [45] "Schillaci, Salvador v. Bibliográfica Internacional S.A.", causa 7695/1993 del 26/11/1998. En el mismo sentido los fallos: causas 2357 del 14/8/1984, "Francmode S.A. v. Danduf S.A.C.I.F.I."; 7407 del 17/5/1991, "Afrika Kueros v. Sacatex S.R.L. y Kantor S.A.I.C.", 2707/1993 del 29/10/1993 autos "Cheja, Alberto S. v. Química Medical Argentina S.A.", 7695/1991 del 3/3/1995 "Quimarco S.A.I.C. v. Dimaca S.R.L.". [46] Fernández Novoa, "El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial", 1997, Marcial Pons Ediciones, Madrid, p. 85. [47] Chavanne, A. y Burst, J. J., "Droit de la Proprieté Industrielle", 1998, Ed. Dalloz, París, n. 1269. En el mismo sentido Pollaud-Dulian, F., "Droit de la propriété industrielle", 1999, Ed. Monchrestien, París, p. 690. [48] Otamendi, J., "Derecho de Marcas", p. 326. [49] Causa 1925, "Mi Placer S.R.L. v. Severino Ponte", cit. por Otamendi, J., "Derecho de Marcas", p. 326.
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