por Gabriel Martinez Medrano.

Introducción.

En la presente nota comentamos la sentencia interlocutoria recaída en el caso Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors S.A. c/ Mercado Libre S.A. s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios.

Se trata de una sentencia que resuelve conceder a favor del actor un incidente de explotación, fijando una caución de cien mil pesos al demandado para que continúe en la difusión de la marca de la actora, la que consiste en la camiseta del club Boca Juniors[1]

En un sitio de Internet de propiedad del demandado se exhibía un objeto que se ofrecía a la venta denominado  camiseta de Boca titular réplica excelente.  Se entiende que al ser una réplica de la camiseta no se trata de un producto original, es decir merchandising oficial del Club, licenciado por este.

No cabe duda que la venta del producto no oficial en, por ejemplo, un puesto callejero en la Estación Constitución, constituye una infracción marcaria.

El fallo, al ser una resolución cautelar, no entra a discernir si el exhibir una camiseta, promocionarla  para la venta a través de internet constituye “uso de marca en infracción”.

Nuestra tarea, entonces, será analizar si dicho uso – exhibir una marca ajena y promocionar la venta de productos ajenos al titular  a través de internet – es uso marcario a los fines de determinar si constituye una infracción marcaria. De lo que se trata, entonces, es determinar si el art. 4º de la Ley 22.362 alcanza al uso realizado a través de Internet.

Alcance del derecho del titular marcario. Ius prohibendi.

El derecho del titular de marca tiene un contenido doble: el aspecto positivo es usar la marca, disponer de ella a través de los derechos reales y de contratos de licencia. El aspecto negativo consiste en un ius prohibendi, un derecho a excluir a los demás del uso de esa marca u otra similar que lleve a confusión al consumidor. El ámbito de lo que se considera confusión está en relación con el poder distintivo y notoriedad de la marca (vgr. riesgo de asociación o dilución)[2]

La ley Argentina no delimita claramente el contenido del derecho de un titular marcario. El art. 4º de la ley 22.362 dispone:

 “Art. 4º La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro...”

El art. 31 de la Ley señala, en cuanto a los delitos marcarios, que será reprimido quien: falsifique o imite fraudulentamente, use o ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero.

Es decir que el ius prohibendi penal se limita los actos de fabricación, puesta en venta y uso, sin especificar las caracteristicas del uso.

Hemos abordado la cuestión del uso típico y atípico de marca en un artículo titulado “El uso de marca ajena en publicidad”[3]. En este trabajo – comentando un fallo sobre publicidad comparativa – decíamos que “el titular del registro puede impedir el uso de la marca en función marcaria, es decir la utilización del signo en función de identificar origen y distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otra.”[4]

Con posterioridad a ese comentario se dictó un fallo penal en otro caso de publicidad comparativa, suscitado entre Quilmes e Isenbeck[5] en el cual el Tribunal delimita el alcance del art. 31 al uso fraudulento y no cualquier tipo de uso. El uso en publicidad comparativa, por más que sea una burla de la marca ajena no es punible.

Es decir que tanto el art. 4º como el art. 31º de la ley 22.362 deben ser interpretados armónicamente con el resto de la ley. El uso de marca que puede impedir el titular marcario es el uso típico, es decir el uso en el curso de operaciones comerciales, para decirlo con las palabras del Acuerdo TRIPS (art. 16, aprobado en Argentina por Ley 24425).

Ahora bien, el uso en Internet, tal como lo venía haciendo el demandado del caso comentado, es un uso tipico marcario? El ius prohibendi del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada en Internet?

Internet. Asimilación con los medios de comunicación. El uso publicitario de la marca.

Entendemos que, a los fines del presente caso, la Red Internet puede ser asimilada a un medio masivo de comunicación.

El decreto 1279/97 asimila Internet a los demás medios de comunicación social. En sus considerandos se establece que dada la vastedad y heterogeneidad de los contenidos del servicio de Internet, es posible inferir que el mismo se encuentra comprendido dentro del actual concepto de prensa escrita[6]

Es decir que la conducta de colocar un aviso en Internet por el cual se promueve la venta de la camiseta de Boca “réplica” entendemos que es una situación similar a publicar un aviso en un diario ofreciendo a la venta un producto ilícito.

Este tipo de uso, en publicidad, difiere del supuesto de publicidad comparativa.

En el caso de publicidad comparativa se expone la marca de un tercero y se la compara con una propia. Se aclara que la marca ajena pertenece a su titular y que no se está ofreciendo al público la venta de esos productos.

En el uso publicitario de marca, por el contrario, se promociona la venta de un producto que posee una marca de un tercero. No se compara la marca del tercero con la marca propia, si no que se intenta lucrar con la venta de los productos portadores de la marca del tercero.

Este tipo de uso es considerado un uso típico de marca. Así, por ejemplo, en la ley española de 1988, se establecía que el titular marcario tiene la facultad de impedir que terceros usen la marca o una similar en la publicidad y en la documentación comercial[7]

Se ha dicho que “la utilización publicitaria de la marca se integra en el proceso de comercialización de los productos o servicios.”[8]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tuvo la ocasión de expedirse sobre el tema en el asunto BMW c. Deenik[9]

En ese asunto se trataba del uso de la marca BMW que hacía el demandado para publicitarse como especialista en reparación de autos. La consulta efectuada al Tribunal era si el uso realizado por el Sr. Deenik en publicidad era un uso en el sentido del art. 5º de la Directiva Comunitaria de Marcas[10]

El mencionado art. 5º dice en su parte pertinente: “podrá en especial prohibirse... utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad”

El Tribunal estableció “...como ejemplos de usos de marcas que pueden ser prohibidos en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 5, el apartado 3 de dicha norma menciona expresamente la utilización de la marca en publicidad”[11]

Sin embargo, el Tribunal entendió que podía hacerse uso de la marca ajena cuando era imprescindible citarla para promover sus servicios, siempre que el uso fuera realizado conforme las prácticas leales en materia industrial y comercial[12]

Es decir que, como primera respuesta tenemos: el uso en internet puede ser asimilado al uso publicitario de marca ajena.

El uso publicitario es un uso de marca típico en cuanto se promueve la venta o comercialización de los productos y no se limita a la mera comparación de la marca ajena para promover productos propios que no lleven la marca.

El uso marcario efectuado en publicidad es lícito siempre que se lo efectúe de forma leal para con el titular de la marca.

Ahora bien, el uso realizado en Internet de la marca “camiseta de Boca”en tanto promueve la venta de merchandising no oficial, entendemos que es uso en infracción de marca, ya que facilita la comisión de otra infracción, esto es la venta del producto falso.

La sentencia interlocutoria menciona expresamente que se encuentran disponibles al público los productos supuestamente infractores. Es decir que al uso publicitario de la marca se suman los preparativos previos para la comercialización de los artículos infractores.

El uso publicitario es relevante – para la doctrina – si  se han tomado medidas relevantes para emprender la venta de los artículos de marca y el público puede adquirir o recibir los mismos en un futuro próximo[13]

En nuestro país, la doctrina entiende que el uso publicitario de marca es lícito siempre que se vendan los productos originales y no se dañe de manera alguna la marca[14]

En consecuencia, entendemos que el uso realizado por un tercero publicitando por internet productos “no oficiales” es un uso que se encuentra abarcado por el ius prohibendi del art. 4º de la ley 22.362 y puede ser perseguido por el titular marcario.

En cuanto a la responsabilidad del titular del sitio en el cual se aloja la publicidad, entendemos que su situación se asemeja más a la del titular del comercio en el que se encuentran los productos en infracción que al titular de un diario en el que se publicita un producto infractor. Ya que lucra con el comercio electrónico que se desarrolla a partir de la plataforma de internet que él ha instalado como su principal negocio.

De allí que estamos de acuerdo con la decisión cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones de fijar una alta caución para continuar con la publicidad de las camisetas de Boca “no oficiales” ya que se debe caucionar por los daños que se cause al titular de la marca.