Merck KGAA v. Finadiet S.A.C.I.F.I. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 27/05/2004.

Marcas y designaciones - Registro - Oposición - Productos medicinales - Confusión - Cotejo - Designación de la droga

Expediente: 7230/1998

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, mayo 27 de2004

El Dr. Recondo dijo:

1.- Al registro de la marca "Estinarin" pedido por la actora mediante el acta 2088850 de la clase 5 del nomenclador internacional, se opuso la demandada por estimarla confundible con su marca "Finasterin" (concedida mediante acta 1525105) perteneciente al mismo renglón del nomenclador.

No obstante que la peticionaria, al sólo efecto de arribar a una solución pacífica del diferendo, ofreció limitar su solicitud a las "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de infecciones bacterianas", el retiro de la oposición no se produjo. Para remover ese obstáculo -aclaró aquélla- debió entonces promover la demanda de autos por cese de oposición indebida (conf. fs. 15/16 y fs. 53/53 vta.).

La acción fue contestada por la demandada insistiendo en la posición asumida en sede administrativa (conf. fs. 63/73).

2.- En la sentencia de fs. 454/57, el Dr. Torti juzgó que las marcas enfrentadas eran inconfundibles y, en consecuencia, acogió la acción con costas a la vencida.

Para así decidir, tuvo en cuenta que se trataba de marcas destinadas a productos diferentes aunque pertenecientes a la misma clase, por cuanto -según lo explicitó- el signo solicitado estaba limitado a "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de infecciones bacterianas", en tanto que la marca registrada amparaba solamente "hipolipemiantes y defatigantes". A los fines de meritar si había inconfundibilidad, efectuó la comparación conforme las reglas habituales y concluyó, pues, que las marcas en pugna eran claramente distinguibles.

La decisión fue apelada por la demandada a fs. 459, quien expresó agravios a fs. 472/78 vta., los que fueron respondidos a fs. 480/87 vta.

Median, además, recursos por honorarios que serán estudiados por la sala en conjunto al concluir el presente acuerdo (fs. 459 y vta., 462 y fs. 465).

3.- Ante todo, se impone recordar que el juez no está obligado a hacerse cargo de todas y cada una de las argumentaciones formuladas, ya que es suficiente que atienda a las que resultan conducentes para la decisión del caso (conf. Corte Sup. Fallos 258:304  ;272:225  ;278:271  ;291:390  ,entre otros más).

Inicialmente, cabe destacar que la recurrente funda su disenso en el hecho de que el colega de la anterior instancia desinterpretó el alcance de su marca y de las circunstancias adjetivas de la causa, apartándose para el cotejo de la rigurosidad con la que deben ser comparados los vocablos que distinguen los productos de la clase 5.

4.- Esto sentado, corresponde analizar el tema central de la controversia que consiste en determinar si las marcas enfrentadas pueden coexistir en las circunstancias en que se ambienta la causa.

Adelanto, desde ya, que la respuesta afirmativa se impone pues dichos signos, en mi criterio, no se prestan en términos de razonabilidad, a confusión que pueda afectar los fines esenciales de la Ley de Marcas  (Corte Sup. Fallos 272:290  ;279:150  ,etc.). Ello así, aún cuando se pondere que la marca registrada por la recurrente ampara todos los productos de la clase 5, con excepción de los hipolipemiantes y defatigantes (conf. fs. 472 vta., cap. 3.1 y fs. 484, cap. V).

A esta altura, me interesa dejar en claro también que para realizar el cotejo de las marcas destinadas a proteger productos medicinales, es adecuado utilizar no sólo criterios formales, sino analizar simultáneamente las circunstancias adjetivas que pudieran proceder para precisar la confundibilidad, pues se trata de una materia influida por múltiples particularidades que exigen la valoración de todos los intereses -generales y particulares- que se encuentran comprometidos en la identificación de los artículos de la clase 5. Es por ello, que no se deben sentar criterios inflexibles (conf. esta sala, causas 2494 del 21/5/1984 y 587/97 del 20/8/1993; sala 1ª, causas 3497 del 23/8/1985 y 587/97 del 14/3/2000).

5.- He llegado a la conclusión que anticipé teniendo presente que las marcas oponentes se integran con desinencias "de uso común". Ambas voces "Estinarin" (solicitada) y "Finasterin" (registrada) contienen la terminación "RIN" y el carácter frecuente de este vocablo surge del informe de fs. 160 (ap. C) y lo admite la propia demandada a fs. 449.

En tales condiciones, su titular no puede oponerse a que terceros las incorporen también a sus marcas y tampoco puede fundar la confundibilidad en la coparticipación de dichos elementos comunes ya que entonces se estaría otorgando un improcedente monopolio sobre una raíz o terminación de uso libre (conf. sala 1ª, causas 9485 del 29/12/1970 y 14016/96 del 9/12/1999; sala 2ª, causa 5710 del 9/9/1977, 8695/94 del 10/3/1998 y 147/97 del 13/2/2001). Asimismo, cabe precisar que tales elementos pierden relevancia a los efectos del cotejo bien que subsiste la exigencia de que se asocien a ellos otros diversos que permitan diferenciar a los conjuntos de modo suficiente (conf. esta sala, causa 3375/2000 del 15/7/03), en cuyo caso la comparación debe ser realizada con criterio benévolo para no crear un excesivo privilegio sobre los ingredientes comunes (conf. sala 2ª, causa 1228/97 del 26/8/1999).

6.- Ahora bien, luego de realizar el cotejo de las marcas en conflicto tomando los conjuntos como tales, es decir, sin artificiales desmembraciones y sin centrar el examen sólo en las porciones coparticipadas (conf. causas 6793/98 del 15/7/2003 y 2756/99 precit.), creo que no hay objeción seria que justifique vedar la coexistencia del signo peticionado con el que se le opone.

En efecto, advierto que en una primera aprehensión prerreflexiva a los conjuntos en contienda ("Estinarin", por un lado, y "Finasterin", por otro), pese a que no es el más apropiado cuando hay elementos de uso común coparticipados, se percibe una inmediata sensación de diferencia entre los signos comparados que aparece también corroborada en un examen detallado de ellos.

Por otro lado, observo que los vocablos en conflicto están precedidos por las partículas "Estina" y "Finaste", que carecen de contenido conceptual, o bien, están desprovistas de proyección evocativa perceptible.

Además, el elemento coparticipado "Rin" pierde influencia aproximativa en los restantes campos del cotejo al integrarse con aquéllas partículas. En efecto, examinados los signos desde el ángulo perceptivo del público consumidor en una aprehensión fresca y espontánea de ellos y atendiendo a la naturaleza de los productos a los que están destinados, es posible captar de inmediato la diversa conformación de los conjuntos en pugna tanto desde el punto de vista gráfico como del fonético.

En la esfera gráfica se advierte una disímil estructura: si bien están constituidas por igual número de sílabas, tienen diverso número de letras, pero lo que es verdaderamente relevante es que en el envase y en el prospecto del producto que se comercializa con la marca "Finasterin", se incluye a continuación del signo y con idéntica tipografía, el nombre de la droga que lo compone, esto es, "Finasteride" (fs. 310 y 312).

Esta diferencia gráfica se proyecta también en el terreno fonético. Repárese en que la semejanza (no identidad) que poseen los conjuntos por la coparticipación de la desinencia "Rin", se diluye ante la diferencia generada por la presencia de raíces (Estina y Finaste), dado que están dotadas de suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido emergente de las terminaciones coparticipadas, que -por lo demás- tienen un valor marcario prácticamente nulo (conf. sala 2ª, causa 21109/94 del 14/8/1998).

Añado todavía que la limitación ofrecida por la actora y ratificada a fs. 436, aleja todo riesgo puesto que los productos protegidos por las marcas enfrentadas se aplican a enfermedades diferentes. Y no puede decidirse la litis sobre la base de suponer que el profesional de la salud vaya a confundirlos al extender la receta para el tratamiento y control de la hiperplasia prostática benigna con un fármaco destinado a tratar las infecciones bacterianas. A lo que cabe agregar que este último requiere además que el expendio sea realizado bajo receta archivada (conf. fs. 150).

Tampoco es dable descartar que existirá un mínimo y eficaz control en la comercialización del producto amparado por la marca oponente, a diferencia de otras hipótesis en las que no es impensable la automedicación (conf. sala 1ª, causa 51157/95 del 23/3/1999). Repárese, en particular, que dicho medicamento se encuentra en uso para distinguir un inhibidor de la conversión de la testosterona (conf. folleto de fs. 313/13 bis vta.; V.F. Siera, fs. 397, resp. 7ª preg.; C.H. Arriaga, fs. 398, resp. 8ª preg.) y para su uso, que deberá extenderse entre seis meses y un año (conf. fs. 313 vta.), además de requerirse una previa evaluación para descartar otras patologías (conf. fs. 141/45 y 312), será menester la supervisión clínica (conf. fs. 312).

Desde otro ángulo, no se me escapa que su

comercialización se realiza asimismo a nivel ético promocional ante los profesionales de la especialidad o clínicas que traten la patología que se pretende revertir con el fármaco (conf. C.H. Arriaga, fs. 398, resp. 10ª preg.) y que atendiendo a la diversidad de los productos a los que habrán de ser aplicados los signos en conflicto no puede inferirse entonces que exista una espuria intención de acercamiento por parte de la actora (conf. sala 2ª, causa 4675/97 del 23/3/2000).

Sólo agregaré, para finalizar, que si bien como regla corresponde estar más a las semejanzas que a las diferencias, no hay dudas que, en el caso, estas últimas tienen mayor peso y neutralizan con eficacia la similitud que se deriva de los elementos compartidos (conf. sala 2ª, doctr. de la causa 8300/04 del 28/4/1998), por lo que no corresponde en este supuesto volcar la protección en favor de la marca oponente por la circunstancia de estar registrada y constituir, por ende, un derecho adquirido frente a la mera expectativa que constituye el signo objetado.

En consecuencia, creo que la marca solicitada "Estinarin" posee rasgos singularizantes que alejan toda posibilidad de confusión con el signo enfrentado "Finasterin", conclusión que autoriza, pues, a admitir su coexistencia.

Por los fundamentos expuestos, voto, pues, por la confirmación de sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la recurrente vencida (art. 68  ,párr. 2º, del CPCCN.).

El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente.

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68  del CPCCN.).

Firman los suscriptos por hallarse vacante la restante vocalía de la sala (art. 109  del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo.- Guillermo A. Antelo.