"Mobil Oil Corporation con Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de Nulidad"

Marcas notorias a nivel internacional y aplicación del Art. 6bis del Convenio de París.  

Montevideo, 24 de febrero de 2003.

V I S T O S :

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MOBIL OIL CORPORATION con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” .

R E S U L T A N D O :

I) Que con fecha 22/12/00, compareció la actora, entablando demanda de nulidad contra la resolución de fecha 8/2/00, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se concedió el registro de la marca “T MOBIL” a favor de Deutsche Telekom Ag.

La parte actora se agravia respecto del acto en cuestión, ya que considera que el otorgamiento del registro concedido es prácticamente idéntico a la ya inscripta marca “MOBIL” y sus variantes. Esa similitud conlleva a la confusión entre el público, lo que se traduce en graves perjuicios para la accionante.

Expresa que ella posee registrada diversas marcas en donde figura claramente la palabra “MOBIL”, por tanto el otorgamiento del registro de la marca “T MOBIL” propiedad de otra compañía, no cumple con la exigencia existente en nuestra normativa acerca de que deben existir claras diferencias, sino que por el contrario ambas son prácticamente idénticas tanto del punto de vista gráfico como fonético.

Finalmente señala que la confusión que traerá aparejada esta nueva marca, provocará perjuicios a la accionante, empresa de gran renombre internacional, en la medida que corre el riesgo de una desviación de clientela, y lo que es mucho peor un eventual desprestigio.

II) La parte demandada comparece a fs. 24 y 25, evacuando el traslado conferido, manifestando que el registro de la marca “T MOBIL” fue concedido conforme a derecho, ya que dicho conjunto marcario mantiene claras diferencias con la marca “MOBIL”.

Expresa que no deben considerarse en forma aislada los elementos que constituyen una marca, ya que la misma es indivisible, teniendo en cuenta que la ley no exige que las marcas sean totalmente diferentes, sino que es suficiente con que sean claramente distintas.

Finalmente señala que rige en materia marcada el principio de la especialidad, y en consecuencia la marca “MOBIL” fue concedida para proteger artículos de la clase int. 2 (productos contra la corrosión), mientras que la resolución que se pretende impugnar se concedió para las clases int. 9, 16, 36, 37, 41, 42.

III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 35, alegando las partes por su orden a fs. 37 a 39; y fs. 42.

IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 40/02, de fs. 45 y 46), quien aconsejó la anulación del acto cuestionado, se llamó para sentencia pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal.

C O N S I D E R A N D O :

I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de la acción de nulidad.

II) En lo sustancial se promueve demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI ), de fecha 8.2.00, por la cual se concedió el registro de la marca “T-Mobil” (etiq), bajo Acta 284.020, a la empresa Deutsche Telekom AG (DE), para distinguir productos y servicios de las Clases Int. 9, 16, 36, 37, 38, 41 y 42 (AA, legajo A: solicitud de fecha 10.1.96, fs. 16/16v.; resolución de fs. 37/38 ), que fuera mantenida por resolución el 12.6.00 (fs. 10v.) y confirmada el 23.11.00 (fs. 13v.).-

La accionante se agravia del acto en cuestión ya que considera que el registro concedido es prácticamente idéntico a la  marca prerregistrada “MOBIL”, de la cual es titular (Acta 274.649), para proteger  la Clase Int. 2: “productos para preservar contra la corrosión” (AA, legajo A, fs. 24/24v.).-

III) El Tribunal, integrado, entiende que asiste razón a la reclamante, en tanto es evidente que entre las marcas en pugna no existen las necesarias diferencias, tanto del punto de vista gráfico como fonético, que permitan su coexistencia en el mismo mercado (ley No. 9956, art. 1º; Decreto de 29.11.40, art. 33 ).-

Es cierto que la marca denominativa “MOBIL” ya registrada, comprende únicamente la Clase Int. 2, y dentro de ella a los “ productos para preservar contra la corrosión”, de manera que el principio de especialidad no ampararía la pretensión de la parte actora.-

Cabe recordar que el art. 4º de la Ley de Marcas No. 9956 (aplicable al caso en razón de la fecha de la solicitud, anterior a la vigencia de la ley actual, No. 17.011), establece el llamado “principio de especialidad”, por el que la marca cubre sólo los productos o servicios para los que se solicitó su registro.-

Al tenor de la citada disposición: “La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada”.-

Pero también es exacto que la oposición deducida por la actora a la solicitud del nuevo registro no se fundó únicamente en la existencia de la marca “MOBIL” de la Clase Int. 2, sino también en la vigencia de múltiples marcas registradas anteriormente en el país y en el extranjero, que incluyen la palabra “MOBIL” como parte esencial, circunstancia que le confiere a dicho término el carácter de marca notoria.- Todo ello sin perjuicio de que tampoco sería posible desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL”  aún sin necesidad de registro.-

En función de la trascendencia que tiene la protección de la marca notoria en las relaciones del comercio internacional, importa una excepción al principio de territorialidad e incluso de la necesidad de registro con carácter atributivo.-

IV) Las marcas notorias son aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común (Jorge Alberto Kors: “La Marca: Una herramienta del derecho de la competencia”, en la obra colectiva “Derecho de Marcas”; Ed. Ciudad Argentina; pág. 167).-

El art. 6 bis del Convenio de París obliga a los Estados Parte a prohibir el registro de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida.-

La prohibición se hace extensiva también “cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.-

Sin duda esta última es la hipótesis que se configura en el caso de autos, ya que la única diferencia entre las marcas en pugna es la letra “T”, que en función de su escasa distintividad y novedad desaparece ante el término principal y básico que integra  la marca notoria conocida mundialmente a través de muchos años.-

V) Las opiniones doctrinarias son muy ilustrativas acerca del alcance de esta protección legal especial que recibe la marca notoria.-

Según Kors (op. cit., pág. 171), citando jurisprudencia argentina: “Las marcas notorias o de alto renombre son merecedoras de una protección rigurosa que se manifiesta, entre otras cosas, en el reconocimiento del derecho de su titular a oponerse al registro de la misma marca para productos diferentes; es decir, que el principio de especialidad de las marcas sufre excepción cuando es menester amparar un signo notorio, sea para evitar el indebido aprovechamiento de su prestigio o para cohibir la pérdida de su fuerza distintiva”.-

En nuestro derecho se puede citar la opinión de Rippe, quien sobre el punto formula una serie de consideraciones que ayudan a  perfilar con claridad el fundamento de la protección de las marcas notorias.-

Recuerda, el citado profesor, que el art. 6 bis de la Convención de París  obliga al rechazo de la solicitud de inscripción de marcas notorias, hecha por quien no es el propietario de las mismas, en caso de productos iguales o similares.-

Pero entiende que aún tratándose de productos distintos, la solución no puede ser diferente, teniendo en cuenta: “ a)  que la ley de marcas es una explicitación de la teoría de la concurrencia desleal, que prohíbe el empleo de marcas iguales o similares, ya que es un medio desleal que atrae o desvía la clientela ajena; b) que el art. 2º, inc. 13, de la ley No 9956, dice que no serán considerados como marcas “las palabras, signos o distintivos que hagan  presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal”; c) que en este caso particular, la ley no limita el concepto de actividad concurrente, ni es necesario restringirlo, frente un texto legal que no impone límites al intérprete para fijar sus exactos alcances; situación distinta si faltara una expresión legal; d) la posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios, facilitada por la notoriedad de la marca y una tendencia natural a adquirir un producto o servicio distinguido con una marca acreditada” (La Propiedad Industrial en el Uruguay; FCU, pág.  316).-

Entonces, dado que no se puede desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL”, tanto a nivel internacional como nacional, no se puede descartar el riesgo cierto de  confusión  que señala la doctrina, en cuanto el consumidor puede razonablemente pensar que los productos o servicios tienen un mismo origen y la misma calidad.-

Esta vinculación directa  entre la marca y el o los productos que distingue está en la base de la protección especial de la marca notoria.- Como dice Kors (op. cit., pág. 167/168 ), dicha vinculación “exige que se redoble el cuidado al consumidor de tal manera que no pueda ser engañado con el uso de este tipo de marcas por los terceros no titulares de las mismas”.-

VI) A las consideraciones precedentes se debe agregar que la expresión “MOBIL”  integra el nombre comercial de MOBIL OIL CORPORATION, lo que se convierte en un obstáculo más para el registro de la marca “T-MOBIL”.-

El inc. 12 del art. 2 de la ley No. 9956 prohíbe registrar como marca “palabras similares a un nombre comercial”.- Como señala con acierto el actor, “es preciso tener en cuenta que el nombre comercial constituye para nuestro derecho una propiedad industrial, y como tal se encuentra protegido, prohibiéndose el registro como marcas de signos que sean una reproducción o imitación de los mismos”.-

En el caso, es evidente la similitud de la marca “T-MOBIL” con el nombre comercial de la empresa accionante, lo que aumenta el riesgo de confusión, más aún si se tiene presente la repercusión de un nombre notorio.-

Por tales fundamentos, el Tribunal, integrado,

F A L L A :

Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado.-

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.

Dr. Rochón (r.), Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dra. Presa.

Dra. Petraglia (Sec. Letrtada).