New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal G. Corte Sup., 03/04/2001.

Dictamen del Procurador general:

La C. Nac. Civ. y Com. Fed., al considerar prescripto el derecho de la actora, revocó la decisión del juez de primera instancia del fuero, que había hecho lugar a la nulidad del registro de la marca "All Blacks" otorgado en 1980 y 1981, reclamada por la New Zealand Rugby Football Union (ver fs. 265/270).

Para así decidir, coincidió, en lo medular de la cuestión planteada, con el aludido juez, en que el demandado no podía desconocer el término "ALL BLACKS", motivo por el que concluyó que el registro de la marca importó una copia servil teñida de mala fe.

Sin embargo, señaló que el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, tutela a las "denominaciones comerciales" y no a cualquier designación. En virtud de ello, sobre la base de que no se encuentra probado que la denominación de la actora constituya una marca o un nombre comercial, concluyó que el régimen sobre prescripción que regula el art. 6 bis de ese acuerdo internacional, no se aplica al caso.

Acordó también, que la actora cuenta con la protección del art. 27  de la ley 22362, y, consecuentemente, aplicó el plazo decenal previsto en su art. 25  , al estimar que existe en nuestro ordenamiento positivo una norma que regula la materia. Declaró, por lo tanto, prescripta la acción respecto del registro otorgado originariamente -1980, 1981- pero confirmó el rechazo de la renovación solicitada por acta 1.801.939.

Contra tal pronunciamiento, se alzó la actora, planteando recurso extraordinario a fs. 274/288, el que fue concedido a fs. 291.

Fundamenta el apelante la procedencia formal del recurso, en que se halla en tela de juicio la aplicación de normas federales y la decisión, además de causarle un gravamen irreparable, no se ajusta a la razón, toda vez que la alzada efectuó una errónea inteligencia y aplicación de la Ley de Marcas 22362, así como del Convenio de París, ratificado por ley 17011, con lo que se configura, además, un presupuesto de arbitrariedad que a la postre violenta un derecho amparado por la Constitución Nacional  , como es el de propiedad sobre una designación notoria.

Aduce el agraviado, que en los considerandos de su sentencia, el a quo parte del principio de que el demandado jamás podría desconocer la existencia del equipo de rugby "All Blacks", y que, por ende, tal registro importó una copia servil teñida de mala fe, aserto que, en definitiva, vino a reconocerle un derecho de propiedad exclusivo y excluyente sobre tal designación.

Manifiesta, por otra parte, que se admite que el nombre "All Blacks" merece la protección del art. 27  de la ley 22362, cuya normativa resguarda al titular de una designación notoria, y que la sentencia recurrida es arbitraria toda vez que se aparta de la reiterada jurisprudencia de la Corte Sup., que establece que no puede convalidarse derecho alguno sobre una marca, si éste tiene origen en una conducta contraria al art. 953  del CCiv.

Finalmente, agrega que la sentencia de cámara conlleva a una paradoja, puesto que la denominación que identifica al equipo neozelandés se encuentra desdoblada en cabeza de dos titulares distintos, la New Zealand Rugby Football Union y el señor Aníbal G. Ceballos, provocando así, una situación contradictoria con los más elementales principios en materia marcaria, cual es el de la exclusividad que todo titular posee sobre la designación que le pertenece.

De las constancias de la causa surge que el demandado registró la marca "All Black's" en las clases 9 y 16, bajo el 1.023.538 de la clase 25 del nomenclador marcario internacional.

En esa situación, a fs. 8/22 se presentó por apoderado la New Zealand Rugby Football Union iniciando demanda el 9/3/1993, a efectos de solicitar la declaración de nulidad de los referidos registros y que se declare infundada la solicitud del demandado a efectos de renovar la misma marca para distinguir "camisas, ropa interior, medias, calzados y ropa especialmente diseñados para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales e imitación".

Se manifestó, por otro lado, que la New Zealand Rugby Football Union congregaba a todas las entidades vinculadas al rugby de Nueva Zelanda y que el equipo representativo de ese país son los "ALL BLACKS", destacando ser que era uno de los mejores en el mundo del rugby y que se distingue con una casaca negra con el helecho de plata.

Conferido el traslado, el demandado resistió la pretensión y opuso la excepción de prescripción, con fundamento en el art. 25  de la ley 22362. Negó la invocada trascendencia y popularidad del equipo representativo de Nueva Zelanda y sostuvo que a la época de su solicitud apuntó a dos marcas "All Blacks" y "Todo Negro", lo cual revelaba que la intención estuvo dirigida a un color y no al mencionado equipo deportivo.

A fs. 240/243, obra la sentencia dictada por el juez de primera instancia, que acogió la demanda incoada por el actor y declaró la nulidad de la marca "All Black's" registrada bajo el número 1.023.538 en la clase 25 del nomenclador internacional otorgada originalmente en 1980 y 1981. Asimismo, declaró fundada la oposición deducida por la actora al registro de la marca.

A su vez, cabe destacar que la sentencia se apoyó en el hecho de que si bien la actora no acreditó que la denominación "All Blacks" sea una marca registrada en algún país, ni demostró que se trataba de un nombre comercial, por lo que declaró inaplicable el Convenio de París, ratificado por la República Argentina en 1966. Consideró no obstante que la denominación "All Blacks" puede estar incluida dentro de la definición del art. 27  de la Ley de Marcas. Reconoció asimismo, que la denominación del equipo neozelandés era notoria e interpretó que el demandado no pudo desconocer dicha notoriedad y que en realidad quiso aprovecharse de la fama ganada por el citado equipo. Por lo tanto, concluyó que era una copia servil, teñida de mala fe e hizo aplicación del art. 953  del CCiv., haciendo lugar a la demanda.

Esta decisión de acuerdo con lo expuesto en el punto primero, fue revocada parcialmente por el tribunal de alzada, con el alcance que allí se indica.

En mi parecer, el recurso extraordinario es procedente en lo formal, toda vez que el apelante cuestiona el alcance e interpretación de la ley 22362  y del Convenio de París, ratificado por la ley 17011  , de evidente naturaleza federal.

Establecido ello, en orden a la interpretación de las normas cuya inteligencia se debate en el sub lite, conviene señalar, en primer término, que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Argentina mediante ley nacional 17011  , impone a los países miembros de la unión, el establecimiento de un plazo de prescripción mínimo de cinco años para reclamar la anulación de marcas, (art. 6 bis, inc. 2). El mencionado acuerdo internacional, también indica que no se fijará plazo cuando se trata de reclamar la anulación de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc. 3).

En segundo lugar, de la inteligencia de los párrafos 2° y 3° del art. 6 bis, surge que se establecen plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párr. 1°, pero cuando se trata de marcas registradas o utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho fin. En tales condiciones, no cabe sino concluir que en el marco del mencionado tratado en tales supuestos, dicha acción es imprescriptible.

Cabe observar, también, que una interpretación extensiva del Convenio de París en su art. 6 bis obliga a la invalidación de marcas que constituyan la imitación de designaciones -comerciales o no- que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

Por otra parte, en cuanto se refiere a nuestro ordenamiento, la Ley de Marcas y Designaciones 22362, dispone en su art. 25  , que la acción de nulidad prescribe a los diez años de registrada la marca, mientras el art. 24 de dicha ley 22362 en su inc. b  , establece que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Ahora bien, en este contexto, cabe razonablemente considerar que la sanción de la ley 22362  , no implicó la modificación de las soluciones previstas en la materia por el mencionado acuerdo internacional, sino que, por el contrario, mediante dicho cuerpo legal, el legislador, tal como surge de la propia exposición de motivos de esta ley, pretendió adecuar nuestra normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante ley 17011  .

Es necesario poner de relieve, asimismo, que en el improbable supuesto que se considerara que la norma interna se opone a las soluciones previstas en el tratado internacional, no denunciado por nuestra Nación, y por tanto, plenamente vigente, ello debió llevar al tribunal a quo a aplicar la norma de mayor jerarquía, según lo dispuesto por el art. 75, inc. 22  , parte 1ª, de la CN.

Por ello, en mi criterio, el mencionado plexo legal permite concluir que para ambos cuerpos normativos, la marca no se puede registrar cuando se trata de una copia servil y por ende está originada en un acto de mala fe, desde que en dichos casos, se está sin lugar a dudas frente a un supuesto de nulidad absoluta, que motiva que la acción devenga imprescriptible.

Cabe poner de relieve que la finalidad primordial de la legislación marcaria, reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor. Por tanto del juego armónico de ambos sistemas normativos se desprende que, en rigor, no se contraponen sino que, por el contrario, se complementan. El art. 6 bis del Convenio de París dispone expresamente la inexistencia de plazo de prescripción para supuestos como el aquí estudiado de marcas registradas de mala fe, prima facie nulas de nulidad absoluta.

En ese contexto, considero, por el contrario, que el art. 25  de la Ley de Marcas, se refiere exclusivamente a los casos de nulidad relativa, por ser susceptibles de confirmación. La acción de nulidad, entonces, sólo en esos supuestos, tendría un plazo de prescripción; una interpretación contraria, en cambio, llevaría a concebir que los interesados pueden convalidar actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y buena fe, en los cuales el Estado está obviamente interesado en invalidar.

Acordado, entonces, que ambos cuerpos normativos se complementan, nada es obstáculo a la plena vigencia de los principios generales del derecho y, en especial, de la regla moral reconocida en el art. 953  del CCiv. En ese marco, la interpretación del a quo de las normas mencionadas no se ajusta al auténtico sentido que les quiso otorgar el legislador.

Corresponde, de otro lado, poner de resalto que, como lo tiene dicho V.E., por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio que, a través de una adecuada hermenéutica se indague acerca de su sentido jurídico. Esta investigación no debe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonada y sistemática así lo requiere (conf. Fallos: 292:181; 293:528; 300:417  y muchos otros).

Vale recordar, a todo evento, que la Corte Sup., in re "Fromageries Bel S.A. v. Enrique Ivaldi s/ nulidad  " (Fallos: 253:267) sostuvo dicho principio en la materia, al confirmar la sentencia que sancionaba con nulidad a la copia servil de una marca extranjera.

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos, surge acreditada la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los "All Blacks", que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo y que la fama ganada por el equipo neozelandés en ese ámbito es palmaria, motivo por el que no puede dejar de considerarse que el público consumidor necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y productos "All Blacks" no pueden dejar de provenir de dicho origen, y es lógico por tanto suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiaría en definitiva con la fama del citado equipo de rugby de Nueva Zelanda, dando lugar a la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, como resultado de un acto ilícito.

En tal sentido consta el precedente de V.E. en los autos "Christian Dior S.A. v. Mampar S.A. s/ cese de uso de marcas y op. inf. reg. de marcas  ", C.140, L.XXI., sentencia del 31/3/1987, en el cual se decretó la nulidad de la solicitud de la marca "Christian Dior", registrada en la clase 11, y usada para mamparas de baño, clase en que la reconocida firma francesa no tenía registro alguno, no había usado la marca para esos productos, ni tampoco tenía registro en otra clase con la que hubiera una superposición. Sin embargo, en dicha causa se sostuvo que se daba por probada la intención de inducir a engaño al público consumidor al recurrir a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora, en abierta violación del art. 953  del CCiv. y del art. 24, inc. b  , de la Ley de Marcas.

Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro. Es así que, cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de inmediato un producto y aquélla indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción. Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una función distintiva que le permite al consumidor comprar un producto en vez de otro y saber quién es su fabricante. Será para muchos un factor esencial y determinante al momento de adquirirlo.

A partir de ello, teniendo en cuenta que según la doctrina, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas o designaciones, el lograr el mencionado status implica un nivel de aceptación por parte del público consumidor que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto, servicio o, como en el caso de autos, la fama deportiva de los "All Blacks".

En mi opinión, para que haya notoriedad la designación debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el caso de los "All Blacks", como lo que venimos sosteniendo, la reconocida fama ganada por el mencionado equipo es manifiesta, e incluso la canción que los distingue es conocida, de modo amplio gracias a la publicidad de una reconocida tarjeta de crédito.

En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho al respecto que la protección a las marcas o designaciones notorias, tiene como finalidad, en primer término, la protección al público consumidor del error en que sería inducido respecto del origen del producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o designación.

De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la marca oponente, de clara notoriedad, debe privilegiarse frente a una mera expectativa que presupone la solicitud de quien pretende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su difusión y su empleo, cualquier situación de duda debe favorecer a la primera.

Es bueno señalar, a todo evento, que la notoriedad de una marca, es más, de una mera designación, medie o no registro en el país o en el extranjero, no requiere prueba; desde que si fuera necesario acreditarla entonces pondría de por sí en evidencia que ella no existe. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una importante mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica. Los antecedentes expuestos permiten descalificar sin más el argumento del a quo relativo a que la actora no ha demostrado que su denominación constituya una marca o nombre comercial.

Corresponde ponderar, asimismo, que al referirse las normas marcarias al "nombre" de una persona, lo hacen con un alcance amplio, comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido cuando han adquirido notoriedad), porque esta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación. Así se sostuvo en el precedente "Lacoste" al señalar que en materia de marcas el seudónimo cuando adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre (sentencia del 6/7/1989, en autos "Lacoste, Jean René v. Modart S.A. C.I.F. e I.  ", Fallos: 312:1171).

Ha señalado la doctrina, a su vez, que es maniobra conocida, la de registrar una marca o la designación extranjera notoria en un país donde aún no ha sido registrada, y utilizarla usufructuando así el prestigio de un tercero, o de esperar que el verdadero titular intente comerciar con la misma y al impedirlo el registro previo, se vea obligado a comprarla.

En el caso de autos, es fácil advertir que se trata de un acto contrario a la moral, a la buena fe y a los sanos principios que deben regir la competencia comercial, pues cuando se habla de "All Blacks", es inevitable no pensar que se alude al equipo neozelandés, lo que nos lleva a concluir que en supuestos como el de autos nos hallamos frente a un caso nítido de apropiación indebida de una marca.

De igual modo nuestra jurisprudencia ha dicho, que en casos excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de una marca argentina si ésta resulta una copia servil de la suya otorgada en otra nación, siempre que concurra al supuesto de evidente abuso o mala fe o que la actitud de quien obtuvo el registro implique el eventual usufructo del prestigio de la marca extranjera, sin que influya la circunstancia que la inscripta en el país, no se hubiese efectivamente utilizado, así como que, en circunstancias excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de la marca argentina, si resulta una imitación servil de la conocida, utilizada u otorgada en otra u otras naciones, extremos que en mi criterio se dan en el caso de autos.

Frente a esta conclusión carece de relevancia, por ende, dilucidar cuál de los plazos establecidos es el que debe computarse para determinar la prescripción para accionar, al encontrar sustento el indebido uso del nombre cuestionado en un acto de manifiesto carácter nulo, de nulidad absoluta, como es la copia servil de una designación notoria que pertenecía a un tercero, y por tanto la acción para resguardarse de su perjuicio deviene imprescriptible, conforme al art. 6 bis, inc. 3, de la ley 17011  .

Por todo ello, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto a fs. 274/283 y revocar el decisorio apelado con los alcances señalado en el presente dictamen.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999. Nicolás E. Becerra

Fallo

Buenos Aires, abril 3 de 2001.

Considerando:

1°) Que la C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, al revocar lo resuelto en la instancia anterior, consideró prescripto el derecho de la actora a solicitar la nulidad del registro de la marca "All Black's" otorgado en 1980 y 1981, confirmando, por el contrario, el rechazo de la renovación solicitada por acta 1.801.939. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, parcialmente concedido a fs. 291.

2°) Que la cámara entendió que el demandado no podía desconocer la notoriedad internacional de la designación "All Blacks", por lo que el registro de la marca importó una copia servil teñida de mala fe. Señaló, sin perjuicio de ello, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sólo tutelaba a las "denominaciones comerciales" y no a cualquier designación y, por ende, al no constituir la denominación de la actora ni una marca ni un nombre comercial, no resultaba aplicable al caso de autos el régimen sobre prescripción regulado por el art. 6 bis del citado convenio, en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la acción para obtener la anulación de marcas registradas de mala fe.

Concluyó que si bien la actora contaba con la protección del art. 27  de la ley 22362, la acción se encontraba prescripta por aplicación del plazo decenal del art. 25  de dicho cuerpo normativo, sin que correspondiera acudir al standard del art. 953  del CCiv. para resolver la acción de nulidad.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la aplicación e inteligencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por ley 17011  , y de la ley de marcas y designaciones 22362  , y la decisión del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante.

4°) Que la recurrente pretende proteger y defender adecuadamente la "designación comercial" con la que se identifica al seleccionado nacional del rugby de Nueva Zelanda y a todos aquellos artículos deportivos que giran en torno a tal conjunto. Afirma que, de acuerdo al art. 6 bis, inc. 3 del Convenio de París, estaría en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe.

5°) Que cabe recordar que, en lo sustancial, los jueces de la causa concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable al caso pues en la enumeración que su art. 1, ap. 2, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades -a las que sí hace referencia el art. 27  de la ley 22362- y que la actora no había probado que "All Blacks" estuviera registrada como marca en algún país, ni que fuera un nombre comercial.

6°) Que corresponde entonces determinar si la actividad de la aquí actora puede ser incluida en los términos de la convención.

7°) Que el art. 1, ap. 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por la República Argentina mediante la ley 17011  ) menciona al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.

Asimismo el art. 8 del citado tratado señala que "...el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un registro, ya forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

8°) Que se trata de una disposición de gran amplitud, que deja abierta a los países que forman parte de la unión la determinación de las condiciones de protección que en su ámbito corresponderán al nombre comercial. La legislación argentina cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Convenio de París al establecer normas que tutelan, bajo tal legislación, a las "designaciones", denominación que cubre a la figura que el citado convenio llama nombre comercial.

9°) Que, en efecto, con el dictado de la ley 22362  el legislador pretendió adecuar la normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante la ley 17011  . Entre tales innovaciones, se amplió, según surge de la exposición de motivos, el régimen del llamado nombre o designación comercial por entender que su ámbito era limitado, posibilitando la inclusión de las designaciones de actividades, lo que conduce a interpretar que, frente a las exigencias del citado convenio, aquéllas debían ser susceptibles de protección.

10) Que, en tales condiciones, cabe concluir que las "designaciones" a las que se refiere la ley 22362  han sustituido, con otra denominación, a los nombres comerciales a los que se refería la derogada ley 3975 , por lo que les resultan aplicables las disposiciones del Convenio de París que protegen al "nombre comercial". Asimismo, la tutela de estas "designaciones" también se encuentra comprendida en el art. 10 bis, párr. 3, del citado convenio en cuanto obliga a los países de la unión, en supuestos de competencia desleal, a prohibir cualquier "acto" que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

11) Que en el caso de autos no cabe duda de que la protección de la designación que intenta la actora cumple, entre razones de otro orden, una función económica en el sentido amplio que el citado convenio atribuye al término comercio; es decir, se trata de una denominación que goza de valor patrimonial. Es notorio que alrededor de esta clase de deportes se desarrollan actividades comerciales de significación económica, como contratos suscriptos por los jugadores con los clubes y uniones, contratos publicitarios, protección marcaria de las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, de modo tal que la designación de tales actividades cumple un papel destacado en la identificación de los productos vinculados a ellas.

Es que el fenómeno de la profesionalización del deporte, así como la extraordinaria comercialización de la actividad deportiva, tienen implicancias en los distintos sectores en que se divide el ordenamiento jurídico, especialmente en el derecho mercantil y dado que poseen un sustancial valor económico merecen la protección que les brinda el citado convenio.

12) Que el Convenio de París en su art. 6 bis obliga a anular las marcas que constituyan la imitación de designaciones que la autoridad competente del país de registro o de uso estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción. El mencionado acuerdo establece en su inc. 2 un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de marcas notorias y en su inc. 3 establece que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Ello significa que, en el marco del mencionado tratado, tales supuestos son imprescriptibles.

13) Que una interpretación de buena fe del Convenio de París que siempre debe regir en materia de tratados (arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969) obliga, en los términos del art. 6 bis, inc. 3 a anular las marcas que constituyan la imitación de designaciones que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

14) Que tal como lo señala el señor Procurador General -y es destacado por los jueces de la causa-, de la prueba producida en autos surge acreditada la notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los "All Blacks", que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo, y que la fama ganada por el citado equipo en ese ámbito es palmaria. Ello trae como lógica consecuencia la confusión en el público consumidor respecto de la indumentaria deportiva que fabrica y comercializa la demandada y es lógico suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiará en definitiva con la fama del equipo de rugby de Nueva Zelanda.

15) Que tales circunstancias llevan a la conclusión de que la marca de la demandada constituye una copia servil de una designación perteneciente a un tercero, por lo que al ser un acto de nulidad absoluta originada en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, de conformidad con el art. 6 bis, inc. 3 del Convenio de París.

16) Que, por lo demás, cabe recordar que los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial. En este sentido el criterio estricto que establece el Convenio de París para aquellos actos en los que media mala fe, es concordante con los principios generales del derecho y, en especial, con la regla moral establecida en el art. 953  del CCiv.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Con costas. Notifíquese y devuélvanse. Julio S. Nazareno.- Carlos S. Fayt.- Augusto C. Belluscio.- Antonio Boggiano.- Gustavo A. Bossert - Según su voto: Adolfo R. Vázquez.- Eduardo Moliné O'Connor.- Enrique S. Petracchi.

El Dr. Moliné O'Connor dijo:

Considerando:

Que en cuanto resultan coincidentes con la doctrina del precedente de Fallos: 314:1048  y sus citas -cuya aplicación resulta suficiente para resolver la controversia planteada en el sub examine-, esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación que antecede, a los cuales corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs. 265/270 en cuanto fue materia de queja. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y remítase.

El Dr. Petracchi dijo:

Considerando:

1°) Que en el capítulo III del dictamen del señor Procurador General de la Nación se reseñan los escritos de demanda y contestación, así como la sentencia de primera instancia dictada en el sub lite. En los capítulos I y II del mencionado dictamen, se resumen la sentencia de cámara y el escrito de recurso extraordinario de la actora, respectivamente. A esos tres capítulos cabe remitirse y darlos por reproducidos, en razón de brevedad.

2°) Que la C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, al considerar el recurso extraordinario citado supra, expresó: "(e)n estos autos se encuentra debatida la inteligencia de varias normas de la ley 22362  , que revisten carácter federal, (no existe, en cambio, una crítica a la cláusula del tratado internacional que se examina en la sentencia), por cuya razón los alcances que fueron otorgados a aquéllas (las "varias normas de la ley 22362  ") en la decisión recurrida suscitan cuestión de esa naturaleza bastante a los fines de habilitar la vía excepcional prevista en el art. 14  de la ley 48, toda vez que la decisión definitiva fue adversa a las pretensiones de la recurrente..." (fs. 291). Después de denegar el recurso en la parte relativa a los agravios por arbitrariedad, la resolución concluyó declarando "(...) admisible el recurso extraordinario interpuesto, únicamente en cuanto encuentra fundamento en la norma federal indicada (la ley 22362 ) y desestimarlo en orden a la arbitrariedad alegada" (loc. cit.).

3°) Que en esa decisión el a quo es muy claro en cuanto a no habilitar la instancia extraordinaria en lo concerniente a la inteligencia del tratado internacional (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -Acta de Lisboa- aprobado por la ley 17011  ). El fundamento dado fue que en el recurso no existía "una crítica a la cláusula del tratado internacional que se examina en la sentencia". Lo resuelto -que importó juzgar que el recurso estaba, en este punto, desierto- significó aplicar la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual el recurso extraordinario es improcedente (en este caso, parcialmente) cuando no contiene una crítica concreta y razonada de todos los argumentos en que se apoya el fallo que se impugna (Fallos: 314:1440  , entre muchos otros).

4°) Que la apelante consintió esa resolución, pues ni siquiera intentó promover un recurso de hecho que eventualmente pudiera abrir la instancia de excepción para la consideración del tema antes mencionado. En consecuencia, ha quedado firme la decisión de la cámara en cuanto a que "(...) dicho Convenio (confr. arts. 8 y 9) tutela a las ' denominaciones comerciales'y no a cualquier denominación, como es la que en este caso nos ocupa, que designa a un equipo de rugby, pero que no se ha probado que constituya una marca o un nombre comercial" (fs. 266). Por lo tanto -siguió diciendo el a quo- "el régimen de dicho acuerdo internacional queda excluido en el presente caso y, consecuentemente, no cabe recurrir a la imprescriptibilidad que el art. 6 bis, inc. 3, prevé para los supuestos de registración de mala fe de una marca notoria o bien de un nombre comercial que tenga igual cualidad" (loc. cit.).

5°) Que, por lo tanto, la instancia extraordinaria ha quedado circunscripta a la interpretación del derecho marcario argentino (conf. art. 14, inc. 3  de la ley 48).

Si bien es cierto que el a quo ha reconocido -como también lo había hecho el juez de primera instancia- que en el sub examine se está en presencia de la copia servil "teñida de mala fe" de un signo ajeno, ha desconocido que el caso deba ser tratado como un supuesto de nulidad absoluta. Consideró, por lo tanto, que era aplicable el art. 25  de la ley 22362, que establece un plazo de prescripción de diez años.

Ello no se compadece con la jurisprudencia de esta Corte. En efecto, en el caso transcripto en Fallos: 315:2370  el tribunal recordó que en los casos de copias serviles había elaborado una línea jurisprudencial, con fundamento en el concepto moralizador del art. 953  del CCiv., respecto de la legislación marcaria, la cual carecía entonces de previsión específica lo mismo que la actualmente vigente ley 22362  (considerando 8°, e igual considerando del voto concurrente del juez Nazareno). Aclaró que esa jurisprudencia ha querido evitar en el ámbito del derecho marcario -mediante el recurso a los principios esenciales del orden jurídico- un resultado que calificó como "repugnante": "la subsanación del acto inmoral por el transcurso del tiempo" (considerando 9°, e igual considerando del juez Nazareno).

Queda claro, por lo tanto, que el fallo apelado, en tanto consagra el carácter prescriptible de la acción de nulidad deducida por la actora, se ha apartado de la doctrina expresada precedentemente y debe ser dejado sin efecto en ese punto.

Por ello, oído el procurador general, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con los alcances indicados precedentemente. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a este pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

El Dr. Vázquez dijo:

Considerando:

1°) Que New Zealand Rugby Football Union Inc., con domicilio real en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, invocando la titularidad de la designación "All Blacks" con la que identifica internacionalmente al seleccionado nacional de rugby neozelandés, promovió la presente demanda a fin de que se decrete la nulidad de la marca "All Black's" que en nuestro país registró el señor Aníbal G. Ceballos para identificar "confecciones de uso exterior en general" protegidas por la clase 25 del nomenclador (título 1.023.538, con renovación según acta 1.802.031), así como fundada la oposición que dedujo respecto de la solicitud de registro de la marca "All Black's" efectuada por la misma persona para distinguir otros productos de la citada clase 25 (acta 1.801.939).

Que esa pretensión fue resistida por el demandado invocando su buena fe tanto en la obtención del registro cuya invalidez se persigue, como respecto de la solicitud de inscripción a cuyo trámite se opuso la actora, sin perjuicio de lo cual invocó la prescripción de la acción de nulidad en función de lo previsto por el art. 25  de la ley 22362.

2°) Que la sentencia de primera instancia concluyó que la actora había acreditado en autos que "All Blacks" era una designación de actividades en los términos del art. 27  de la ley 22362 y que, además, era mundialmente conocida por identificar la actividad deportiva que desarrolla el equipo nacional de rugby neozelandés, pero estimó que al no estar registrada como marca en ningún país, ni constituir un nombre comercial, no podía merecer la protección que brinda el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (texto según la revisión realizada en Lisboa en 1958). No obstante ello, consideró que el demandado no pudo desconocer la notoriedad internacional alcanzada por dicha designación y que, entonces, su registro por aquél como marca propia con una escritura mínimamente diferente, pero con identidad fonética, había resultado intencional y de mala fe. En ese contexto, y por entender vulnerado el art. 953  del CCiv., declaró que la acción de la actora no se hallaba prescripta y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda en todos sus términos (fs. 240/243).

3°) Que la C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª aceptó como válida la afirmación dada por el juez en cuanto a que el caso no estaba regido por el Convenio de París habida cuenta de que, según se expuso, dicho ordenamiento internacional sólo se refiere a la protección de marcas y nombres comerciales, y no a las designaciones mencionadas por el art. 27  de la ley de marcas argentina. Como consecuencia de ello, descartó la posibilidad de recurrir al art. 6 bis, inc. 3, de la citada convención en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la acción para obtener la anulación de marcas registradas de mala fe y, en su lugar, juzgó aplicable el plazo de prescripción por diez años estatuido por el art. 25  de la ley 22362, en el entendimiento de que tal norma admite aplicación respecto de la acción de nulidad de registro marcario logrado por quien no pudo ignorar la pertenencia del signo en cabeza de un tercero ya que, según reflexionó, no cabría entender que todo supuesto de copia servil de signo ajeno dé lugar, sin más, a una hipótesis de nulidad absoluta, ni que aun dándola la solución sea siempre la imprescriptibilidad de la acción tendiente a su declaración, dependiendo ello de lo que dispongan en cada caso las normas que regulan el instituto de la prescripción. Al concluir de esa manera, y por encontrar prescripta la acción por el transcurso del aludido plazo decenal, el tribunal a quo revocó la decisión de la instancia anterior en cuanto había declarado la nulidad del registro de marca 1.023.538 (renovación según acta 1.802.031), pero confirmó la procedencia de la oposición deducida por la actora al registro solicitado por acta 1.801.939 (fs. 265/270).

4°) Que contra tal pronunciamiento de la cámara de apelaciones la parte actora interpuso el recurso previsto por el art. 14  de la ley 48 (fs. 274/288), el que fue denegado en cuanto a la invocación de arbitrariedad de sentencia, siendo concedido exclusivamente en orden a la interpretación de las normas de derecho federal involucradas (fs. 291).

5°) Que el recurso extraordinario es admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de la ley de marcas y designaciones 22362, así como la aplicación e inteligencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y la decisión del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante (Fallos: 310:735).

6°) Que la actora afirma tener derecho a invocar en su favor, para la defensa de la designación "All Blacks" de la que es titular, lo dispuesto por el art. 6 bis, inc. 3, del Convenio de París, según lo cual estaría en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe (fs. 284 vta.).

Que, ante todo, es de recordar que tanto el juez de la causa, como la cámara de apelaciones, concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable en el sub lite porque en la enumeración que su art. 1, ap. 2, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades aludidas por el art. 27  de la ley 22362, a lo que se agregaba que la actora no había probado que la locución "All Blacks" estuviera registrada como marca en algún país, ni que fuera un nombre comercial.

7°) Que, en este punto, cabe recordar la doctrina según la cual en la tarea de establecer la inteligencia de normas de naturaleza federal, este tribunal no se encuentra limitado por las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457  y 313:1714  , entre otros).

8°) Que el art. 1, ap. 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por la República Argentina mediante la ley 17011  , y al que también se adhirió Nueva Zelanda con entrada en vigor en esa nación a partir del 29 de julio de 1931) alude al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.

Que, por su parte, aclarando el alcance de tal protección, el art. 8 del convenio señala que "...El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio...".

9°) Que el derecho unionista carece de una norma que defina qué debe entenderse por nombre comercial, lo que tiene explicación en el hecho de que las distintas legislaciones nacionales no identifican de manera unívoca a dicho instituto, ni lo regulan de un modo más o menos parecido. Cada país, con arreglo a sus tradiciones jurídicas, lo reglamenta con diverso alcance y, así, en algunas naciones se considera que es nombre comercial el registrado por industriales o comerciantes, el patronímico de artesanos y la firma de sociedades; otras, en cambio, aluden con él a la designación de un establecimiento comercial o industrial; al nombre de un lugar de fabricación o producción; etc. Por su parte, los países del "common-law", siguiendo su tradicional liberalismo, admiten como nombre comercial, al nombre del interesado, al nombre bajo el que trabaja, el del establecimiento, etc. (Antonio Amor Fernández, "La propiedad industrial en el derecho internacional", p. 160, Barcelona, 1965).

Que, en esas condiciones, la mención que el citado art. 1, ap. 2, hace respecto del nombre comercial como objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio, no puede más que considerarse como una referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en la legislación de los países miembros de la Unión de París, todas las cuales, desde luego, merecen una idéntica protección internacional.

10) Que, sentado lo anterior, para establecer si una denominación determinada puede o no ser considerada constitutiva de un nombre comercial con derecho a la protección que provee el Convenio de París, resulta preciso hacer una calificación de ella teniendo en cuenta la ley del país donde tiene lugar su nacimiento, de suerte tal que si se concluyera que efectivamente se está en presencia de un nombre comercial según dicha ley, deberá ser considerada como objeto de la propiedad industrial susceptible de la protección unionista, aunque para la legislación de otros países pudiera resultar -inclusive por defecto en sus formalidades o requisitos- que no constituyera propiamente un nombre comercial (Antonio A. Fernández, op. cit., ps. 162/163).

11) Que en el sub lite los tribunales federales de grado no han ensayado una calificación de la denominación "All Blacks" acorde a las pautas precedentemente indicadas sino que, por el contrario, encuadraron ese conjunto en el esquema o molde que suministra el art. 27  de la ley 22362 determinando, a la luz de tal norma, que se trata de una designación de actividades y no propiamente de un nombre comercial, y concluyendo a partir de ello, que el Convenio de París le resultaba inaplicable por las razones a que ya se ha hecho referencia antes.

Que, con semejante razonamiento, habiéndose prescindido de realizar el análisis señalado en el considerando anterior, la consecuencia ha sido negar en autos la aplicación del Convenio de París sin que exista para ello una razón atendible de derecho, lo cual claramente afecta las garantías invocadas por el apelante, especialmente en cuanto la decisión se ha traducido -en definitiva- en restar operatividad a la regla de imprescriptibilidad consagrada por su art. 6 bis, inc. 3, el que fue expresamente invocado para sustentar el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

12) Que, independientemente de lo anterior, no resulta inapropiado advertir que, a todo evento, el derecho que la parte actora tiene de exigir la aplicación en su favor de las reglas del Convenio de París vendría dado, de manera autónoma, en función de lo previsto por su art. 2, por el cual se consagra el denominado principio de "igualdad en el tratamiento unionista".

Que, sobre el particular, cabe tener presente que la inclusión de las designaciones de actividades (de asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) que el legislador hizo en el texto del art. 27  de la ley 22362, nació con el propósito de ampliar el marco de protección que en la ley anterior -art. 42 de la ley 3975- sólo se ofrecía al nombre del agricultor, comerciante o fabricante (conf. Exposición de Motivos de la ley 22362, art. 27  ) y que, obviamente, comprendía ya entonces aquel que derivaba del Convenio de París ratificado por nuestro país mediante una ley anterior.

Que, en esa inteligencia, y ponderando que la sanción de la ley 22362  tuvo en mira, precisamente, coordinar las soluciones de la legislación nacional con las que se desprendían del Convenio de París (Fallos: 310:735  ), no hay base racional alguna para afirmar que las designaciones de actividades mencionadas en el citado art. 27  no tengan, de manera adicional, la protección que se brinda al nombre comercial en todos los países de la unión.

Que, en ese orden de ideas, si un titular local de una designación de actividades (calificada así según la ley argentina  ) tiene derecho en caso de conflictos de propiedad industrial suscitados en otro país unionista a exigir para sí la protección que le brinda el Convenio de París (vgr. la que resulta de su art. 6 bis, inc. 3), no menos debe reconocerse a cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la República Argentina y ello, por cierto, habrá de ser así aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una denominación o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial sino una designación de actividades. En tal sentido, cabe recordar, una vez más, que la referencia que en el citado convenio se hace del "nombre comercial" resulta una mera referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Que, admitir lo contrario, implicaría consagrar una solución discriminatoria y contraria al citado principio de "igualdad en el tratamiento unionista", que tiene por finalidad obtener la uniformidad de las normas de derecho internacional privado y de las normas de derecho interno (Paul Roubier, "Le Droit de la Propriété Industrielle", vol. 1, p. 240).

Que las razones que preceden, no advertidas tampoco en la instancia anterior, justifican igualmente la descalificación del fallo recurrido, sin que sea menester entrar en el tratamiento de la cuestión -postulada por el a quo- referente al tipo de nulidad que genera la copia servil de un signo notorio y si, bajo la ley argentina, ello suscita un caso en el cual la acción de anulación respectiva resulta imprescriptible o no.

Por ello, y oído el procurador general, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo. Notifíquese y remítase.