Nihon Bayer Agrochem KK v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Corte Sup., 22/08/2002 -

Patentes de invención - Reválida de patente divisional extranjera - Patente divisional - Acuerdo ADPIC. y Convenio de París - Aplicación

Opinión del Procurador Fiscal

Considerando:

1. La sala 3ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo del inferior que: 1) dejó sin efecto una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -denegatoria de una solicitud de reválida de patente presentada el 8/2/1996, como divisional de otra originaria depositada el 15/12/1993-, y 2) ordenó al instituto continuar con el trámite de revalidación de la citada divisional (ver fs. 103/105). Para así decidir, adujo que, en razón de lo dispuesto por el ADPIC. y las leyes 24481  (1) y 24572  (2), el art. 4 ap. G ítems 1 y 2 Convenio de París (leyes 17011  [3], 22195  [4] y 24425  ), no puede ser invocado para solicitar la reválida de una patente extranjera, a partir del momento en que los citados dispositivos suprimieron la institución aludida en último término (fs. 161/163).

Contra dicha decisión dedujo recurso extraordinario la actora (ver fs. 166/181), que fue contestado (fs. 185/199) y concedido a fs. 201 (ver, además, fs. 216).

2. En síntesis, dice la recurrente que el decisorio desconoce lo establecido por los arts. 4 sección G ítems 1 y 2 Convenio de París, 1.1 y 2 tratado ADPIC. y 5 ley 111 (5), afectando las garantías de los arts. 17  y 19  ley fundamental (6). Cita el art. 14 inc. 3 ley 48  (7). Hace hincapié en que la solicitud compleja en que se funda la divisional data del 15/12/1993, fecha en que regía la ley 111 ; y en que el propio ADPIC. -por remisión al art. 1 ap. 4 Convenio de París- reconoce la reválida como "patente de importación". Critica la distribución de costas y pide que, en su caso, se impongan por su orden (fs. 166/181).

3. Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión del Ministerio Público Fiscal expuesta en ocasión del dictamen recaído en S.C. U n. 19, L. XXXIV, "Unilever NV v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente", del 13/7/1999, debe decirse que V.E. sentó criterio en un asunto análogo al presente al resolver, por fallo del 24/10/2000, el precedente citado.

En esa oportunidad, la mayoría del alto cuerpo juzgó que el momento relevante, a fin de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de reválida, es el de presentación de la respectiva solicitud (conf. "Unilever NV v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente". Especialmente, consids. 7 a 10). Ello fue así, tras poner de resalto la existencia inequívoca de un asunto federal en los términos del art. 14 ley 48  .

El componente novedoso del caso, no obstante, se presenta en razón de que, tratándose de una solicitud de reválida de patente extranjera, divisional de otra anterior compleja o "madre" de fecha 15/12/1993, entiende la quejosa -como lo hizo el juez de grado (fs. 103/105)- que por imperio del art. 4 ap. G ítems 1 y 2 Convenio de París, debe tenerse por fecha de la divisional (formalizada, en rigor, el 8/2/1996), la de la solicitud inicial u originaria (15/12/1993) (ver, respecto de esta última, Corte Sup., causa 122, L XXXVI "Nihon Bayer Agrochem KK v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s. Denegatoria de patente", fallo del 19/12/2000).

Si esto es así, resulta obvio -más frente al parecer expuesto inicialmente por V.E. en el aludido "Unilever NV v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente"- que asistiría razón a la quejosa. Empero, no es ésta la opinión de la alzada y, en rigor, tampoco está claro que ella se corresponda, finalmente, con la doctrina del alto cuerpo.

Y es que, aun sin ignorar que, en estricto, sólo a V.E. atañe interpretar sus propios pronunciamientos, entiendo, no puede soslayarse el muy particular énfasis puesto de relieve por el tribunal en ocasión de avanzar en el examen del caso "Unilever NV v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente", traído a colación aquí. En efecto, sostuvo allí que el ordenamiento jurídico argentino se encuentra transformado por la vigencia -a partir del 1/1/1995- de un tratado internacional que sienta principios -y disposiciones o estándares mínimos- que comportan un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimiento y tecnologías y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida (ver consid. 12).

Añadió a todo lo anterior que la noción de novedad relativa subyacente en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111 , que distinguía entre patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo, así como de las normas sustantivas del Convenio de París - Acta de Estocolmo de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis, que el TRIPs ordena cumplir (Parte I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2 ap. 1); concluyendo que la reválida de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios (conf. consid. 16).

En tales condiciones, respecto de una solicitud de reválida formalizada, finalmente, el 8/2/1996, entiendo que norma alguna de la ley 111 , Convenio de París o tratado ADPIC. puede ser invocada en auxilio de este planteo, pues lo cierto es que el instituto de la revalidación es el que ha sido abrogado del sistema a partir del 1/1/1995.

Por lo demás, en cuanto al criterio de imposición de costas, no advierto razones para dejar de lado aquí la reiterada jurisprudencia de V.E. en orden a que se trata de una cuestión de naturaleza fáctica y procesal, reservada a los jueces de la causa y ajena, por regla, al recurso extraordinario (Fallos 303:802  , entre muchos más), máxime, cuando la rigidez de la aplicación de la doctrina sobre sentencias arbitrarias es particularmente más intensa respecto de esta materia (ver Fallos 311:1950  [8], entre varios otros).

4. Por lo dicho, considero que corresponde admitir el recurso y confirmar la sentencia.- Felipe D. Obarrio.

Fallo

Buenos Aires, agosto 22 de 2002

Considerando:

1. Que la C. Nac. Civ. y Com. Fed., por su sala 3ª, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma Nihon Bayer Agrochem KK impugnó la resolución administrativa PN 960101329, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14/9/1998, con costas de ambas instancias a la actora. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

2. Que la actora, empresa con domicilio en Japón, presentó el 8/2/1996 una solicitud de patente de reválida (acta 335356), divisional de la solicitud madre compleja presentada el 15/12/1993. La solicitud madre (acta 326909) fue finalmente otorgada, tras resolución judicial (causa 823/1999). En opinión de la actora, si el trámite de la solicitud compleja debía regirse por las disposiciones de la ley 111 , era evidente su derecho a que la solicitud de patente divisional -cuya fecha debía remontarse al 15/12/1993- también fuese regida por el mismo marco legal, conforme a los principios del Convenio de París (art. 4 inc. G puntos 1 y 2) y a las disposiciones del acuerdo ADPIC. (arts. 1.1 y 2).

3. Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Convenio de París, tratado ADPIC. y leyes 24481  y 24572  -, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14 inc. 3 ley 48).

4. Que la recurrente funda su derecho esencialmente en el art. 4 inc. G punto 2 Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), y en el art. 1.2 y 2 del acuerdo ADPIC., que ordena a los Estados Miembros cumplir esas disposiciones. Según esa norma, el solicitante podrá, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente compleja, conservando la fecha de la solicitud madre inicial -en el caso, el 15/12/1993- como fecha de cada solicitud divisional. Fijado el tiempo crítico a diciembre de 1993, habida cuenta de que regía la ley 111 , la cual contemplaba el instituto de la revalidación de patentes, la actora se entiende con derecho a la solicitud divisional presentada por acta 335356.

5. Que, sin embargo, las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y normas del acuerdo ADPIC., y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios. En este orden de ideas, el art. 4 inc. G punto 2 Convenio de París no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espíritu del tratado ADPIC., y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisional que se formuló el 8/2/1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6. Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa "Unilever" (Fallos 323:3160), la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC., incompatible con los principios que los Estados Miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1/1/1995 (consids. 12 y 16 del precedente "Unilever", Fallos 323:3160).

7. Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el procurador fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68  CPCCN. [9]). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos.- Julio S. Nazareno.- Eduardo Moliné O'Connor.- Carlos S. Fayt.- Augusto C. Belluscio.- Antonio Boggiano.- Guillermo A. F. López. Según su voto: Adolfo R. Vázquez. En disidencia parcial: Enrique S. Petracchi.- Gustavo A. Bossert.

Voto del DR. VÁZQUEZ

Considerando: 1. Que Nihon Bayer Agrochem KK (una empresa domiciliada en Japón) presentó el 8/2/1996 una solicitud de patente de reválida, referente a compuestos heterocíclicos para combatir insectos dañinos (acta 335356), que se postuló como divisional de la solicitud madre -compleja- requerida el 15/12/1993 mediante acta 326909 e inscripta por efecto de una sentencia judicial.

Que dicha solicitud de patente de reválida fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por resolución administrativa PN 960101329 del 14/9/1998.

2. Que la C. Nac. Civ. y Com. Fed., por su sala 3ª, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma solicitante impugnó la resolución administrativa indicada, con costas de ambas instancias a su cargo. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

3. Que, en cuanto aquí interesa, sostiene la recurrente que si el trámite de solicitud madre -compleja- se rigió por las disposiciones de la ley 111 , lo mismo debe predicarse respecto de la solicitud divisional aunque formalmente se hubiera presentado en momento en que aquélla ya no regía, pues ello es lo que resulta del Convenio de París en cuanto autoriza al solicitante de una patente compleja a dividir la solicitud conservando, como fecha de solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial (art. 4 inc. G punto 2), esto es, en el sub lite, la del 15/12/1993, en que sí estaba en vigor la ley 111 . Cita en apoyo de tal solución lo previsto por el art. 2.1 acuerdo ADPIC., que ordena a los Estados Miembros cumplir con tal disposición.

4. Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Convenio de París, tratado ADPIC. y leyes 24481  y 24472  -, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14 inc. 3 ley 48  ).

5. Que la correcta comprensión del asunto exige no perder de vista que la solicitud madre -compleja- (acta 326909) fue una reválida de una patente originalmente concedida en el extranjero el 17/1/1986 (fs. 29), y que, en consecuencia, la solicitud divisional presentada el 8/2/1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6. Que tal como lo ha destacado esta Corte, mediante el voto del juez Vázquez, en la causa "Unilever" (Fallos 323:3160), la revalidación de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país.

Que, en ese sentido, la revalidación de patentes es una modalidad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC., sino también con el del Convenio de París invocado por la recurrente, cuya contradicción con el régimen otrora autorizado por la ley 111 fue destacada tempranamente por autorizada doctrina (Di Guglielmo, P., "Patentes independientes y patentes de reválida", LL 142-247) y también señalada expresamente en el consid. 17 del citado voto redactado para la causa "Unilever" (conf. en el mismo sentido: Correa, C. M., "El régimen de patentes tras la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio", JA 2001-I-429, cap. IV).

7. Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente, pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el procurador fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68  CPCCN.). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos.

Disidencia parcial del DR. PETRACCHI

Considerando: que adhiero a lo expuesto en los consids. 1 a 4, inclusive, del voto de la mayoría, a los que remito en razón de brevedad.

5. Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o "solicitud madre" (15/12/1993) regía la ley 111 , cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella "solicitud madre" (8/12/1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24481  y que este "nuevo régimen legal... no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida" -fs. 39, 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa "determina el régimen jurídico aplicable" -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC., sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6. Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art. 17  ) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la "solicitud madre" como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111 , puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha "solicitud madre" (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundó su posición, en lo dispuesto por el art. 4 inc. G puntos 1 y 2 Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7. Que, como ha sido señalado en el consid. 5 del voto al que adhiero, la norma del Convenio de París antes citada no puede ser entendida de un modo aislado que implique desconocer disposiciones y principios sustantivos contenidos en otras normas del derecho internacional e interno, sino que debe ser examinada de forma armónica con el contexto del ordenamiento jurídico relativo a la revalidación de patentes extranjeras -en tanto la "solicitud madre" como la divisional son pedidos de revalidación de una patente extranjera- vigente al 8/2/1996, momento en que, según quedó reconocido en la causa -fs. 39 vta.-, es el que determina el derecho aplicable al caso (ver en este sentido lo expresado en el caso "Unilever" en el consid. 3 de mi voto y en el consid. 9 del voto de la mayoría -Fallos 323:3160-).

8. Que, en consecuencia, si la actora presentó su pedido de patente divisional bajo la vigencia de un nuevo régimen legal (8/2/1996), sólo podría accederse a su pretensión en tanto se demostrara -cosa que no ocurrió en la causa- que en dicho régimen -al igual que en el de la ley 111 - se admiten los pedidos de reválida de patentes extranjeras. En efecto, no han sido refutados en el recurso extraordinario los argumentos de la Cámara en el sentido de que "por interpretación (del Acuerdo ADPIC.)... y de las leyes 24481  y 24572  , el art. 4 inc. G-1 y G-2 (Convenio de París) ya no puede ser invocado para presentar solicitudes divisionales de patentes de reválida", pues "la institución de la reválida ha quedado eliminada de nuestro derecho a partir de la sanción de los referidos regímenes jurídicos" (fs. 162). No es apta, en este sentido, la sola aseveración que efectúa la apelante acerca de que el acuerdo ADPIC. consagra estándares de protección mínima, pero no impide a los Estados otorgar mayores derechos "que pudieran corresponder de acuerdo con la legislación local" (fs. 179 vta.).

Tampoco han sido rebatidos los fundamentos que dio la autoridad administrativa al denegar el pedido de la actora, consistentes en que el acuerdo ADPIC. (al igual que la ley 24481  y su reglamentación) no admiten la reválida de patentes extranjeras, pues ésta no responde a un "requisito de patentabilidad" ineludible: el de la "novedad absoluta o universal" (fs. 31/34).

Por ello y lo concordemente dictaminado por el procurador fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68  párr. 2º CPCCN.). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Disidencia parcial del DR. BOSSERT

Considerando: que el infrascripto coincide con los consids. 1 a 4 inclusive del voto de la mayoría.

5. Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o "solicitud madre" (15/12/1993) regía la ley 111 , cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella "solicitud madre" (8/12/1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24481  y que este "nuevo régimen legal... no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida" -fs. 39, 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa "determina el régimen jurídico aplicable" -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC., sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6. Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art. 17  ) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la "solicitud madre" como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111 , puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha "solicitud madre" (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundó su posición en lo dispuesto por el art. 4 inc. G puntos 1 y 2 Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7. Que como lo he señalado en los consids. 11, 12 y 13 de mi disidencia en la causa "Unilever" (Fallos 323:3160), la fecha de entrada en vigor de la ley 24481  es el 1/1/1996, de manera tal que si la actora presentó su pedido de patente divisional el 8/2/1996, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no admitía esta posibilidad.

Por ello y lo concordemente dictaminado por el procurador fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68  CPCCN.). Notifíquese y devuélvase.