Paulmann, Horst v. British American Tobacco Brands Limited. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 04/07/2002.

Buenos Aires, julio 4 de 2002.

El Dr. De las Carreras dijo:

1. La sentencia de fs. 493/495vta. hizo lugar a la demanda promovida por Horst Paulmann, declarando infundada la oposición deducida por Overseas Trademark Limited -ahora British American Tobacco (Brands) Limited- al registro de la marca <JUMBO LE DA MÁS> (con diseño) para la actual clase 34 (acta 2004478), formulada con fundamento en la anterior solicitud de las marcas <DERBY DA MÁS> y <DERBY LE DA MÁS> (actas 1869653 y 1869654) posteriormente concedidas (reg. 1580973 y 1580981) para idéntica clase.

Para así decidir el a quo entendió que, lo que en realidad distingue a los conjuntos enfrentados son las palabras "Derby" y "Jumbo", quedando los restantes componentes en un segundo plano de menor importancia. Asimismo, consideró que la pretensora es una marca mixta lo que aleja la posibilidad de asociación o confusión y que, por tratarse de una marca de defensa, el criterio para resolver debe ser menos riguroso (consid. 3).

2. Esta decisión fue apelada por la representación de la accionada (fs. 504), quien a fs. 515/516 alegó un hecho nuevo y solicitó la apertura a prueba, cuyo traslado fue contestado a fs. 528/529 por la actora, prestando conformidad y reconociendo el hecho alegado. La apelante expresó agravios a fs. 517/523, los que fueron respondidos por la parte contraria a fs. 531/538.

Sostiene que en tanto <Jumbo> y <Derby> ya se encuentran registradas en la clase 34, la mot-vedette de las marcas enfrentadas es el slogan "le da más", idéntico en ambas.

Señala que el a quo afirma que la expresión "le da más" es usada por varias empresas para distinguir sus productos o servicios, cuando en verdad se trata de slogans total y completamente diferentes. Añade que son irrelevantes puesto que ninguna de las empresas informantes desarrolla alguna actividad remotamente similar a la de su mandante.

Disiente con el argumento de que la marca <Jumbo le da más> está registrada en casi todas las clases y que su presencia en el mercado se remonta a varios años, como circunstancia significativa para rechazar la oposición. Al respecto, aduce que todas las solicitudes fueron presentadas simultáneamente -con posterioridad a sus marcas- y su mandante solamente se opuso a la de la clase 34 porque sus marcas estaban registradas sólo en dicha clase, respetando el principio de especialidad, permitiendo el registro del resto de las solicitudes. Agrega que habiendo reconocido la actora que nunca usó su slogan para productos de la clase 34, el uso que pudo haber efectuado respecto de otros productos o servicios es irrelevante ya que la marca de hecho sólo genera derechos limitados a los servicios identificados con ella.

Arguye que resulta imposible determinar a priori que no se utilizará una marca registrada para proteger los productos que esa clase ampara y que los hipermercados comercializan productos con marcas propias y también productos incluidos en la clase 34 -como fósforos y encendedores-, por lo que en el futuro podría utilizar la marca para distinguir cualquier producto de dicha clase y entonces, no puede decirse que la pretensora sea de defensa para la clase 34. Además, recuerda que el carácter defensivo tiene importancia cuando la que lo posee es la marca oponente.

Por último, se agravia de que el juez no haya tenido en cuenta que con el registro de marcas idénticas se produce la dilución de la marca oponente, pues si en la clase 34 hay dos empresas que comparten el mismo slogan para los mismos productos, su poder distintivo cae automáticamente. Advierte que, en el alegato, la actora reconoció que el slogan "le da más" es característico y que lo registra para evitar que terceros lo usen o registren, lo que evidencia su actitud contradictoria, abonada por la oposición formulada contra la solicitud de la marca <TE DAMOS MÁS> (acta 2345891) presentada por un tercero, con fundamento en su marca <JUMBO LA DE MÁS>, denunciada como hecho nuevo.

3. En primer lugar, es doctrina reiterada de la Corte Sup. que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (Fallos: 258:304  , 262:222  , 272:225  , 278:271  y 291:390  , entre muchos otros).

4. El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca <JUMBO LE DA MÁS> (mixta), solicitada el 13/10/1995 para distinguir productos en la clase 34 sin limitaciones, se confunde con las marcas <DERBY DA MÁS> y <DERBY LE DA MÁS>, que cubren en su totalidad a la clase 34 del nomenclador internacional.

5. El principio liminar en esta materia indica que las marcas deben cotejarse en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor (conf. sala 2ª, causas 4397 y 4751, del 26/10 y 24/8/1976; y esta sala, causas 41858/95 del 22/4/1999, 587/97 del 14/3/2000 y 812/97 del 30/5/2000, entre otras). Por otra parte, es conveniente recordar que tratándose de frases publicitarias (art. 1  de la ley 22362), la tutela de la ley se brinda a la frase en sí, considerada como totalidad y no en cada uno de los vocablos que la integran, los que pueden ser libremente empleados -salvo que se hallasen registrados como marcas autónomas- (conf. sala 2ª, in re "Lucchese", del 9/8/1993, LL 1994-B-292), de manera tal que el privilegio que la ley otorga es sobre la marca tal como fue registrada, en el caso "Derby le da más" y no sobre la expresión "le da más".

La comparación pasa, entonces, por establecer si el conjunto de la pretensora tiene suficiente fuerza distintiva respecto de las oponentes para autorizar su registro.

Mientras que la solicitada se compone de una etiqueta rectangular de fondo lila claro con un elefantito y un óvalo de fondo verde con la palabra JUMBO en letras blancas de trazo grueso y, por debajo, la expresión LE DA MAS en letras más pequeñas verdes (conf. fs. 43vta.), la oponente es denominativa y consta de la expresión DERBY LE DA MÁS (conf. 347), por lo que la distinción gráfica es innegable.

Desde el punto de vista fonético, ponderando que la primera palabra de ambos signos es completamente distinta, y habida cuenta de la relevancia pacíficamente aceptada de los vocablos iniciales (conf. esta sala, causas 8779 del 26/10/1979 y 5699/95 del 1/11/2001 , entre otras; sala 2ª, causa "Lucchese" cit. y sala 3ª, causas 17779/94 del 24/8/2000 y 6085/97 del 29/5/2001), encuentro que la posibilidad de confusión se encuentra adecuadamente resguardada.

Por otra parte, lo decisivo en la especie es que en ambas frases los elementos con mayor relevancia marcada son JUMBO y DERBY -como lo señalara el a quo-, ambos de amplia difusión -en el campo de los hipermercados el primero y en el de los cigarrillos el segundo- y con ellos seguramente los consumidores identificarán y solicitarán los productos (cigarrillos en el caso de la oponente e, hipotéticamente, fósforos y encendedores en el de la solicitante -como conjetura la demandada-), habida cuenta de la clara función complementaria del resto de los vocablos. Sobre el punto, se debe resaltar que JUMBO es utilizada en forma destacada en el conjunto que integra ya que está localizada arriba, dentro del óvalo y con letras que superan el tamaño y el grosor de los restantes vocablos. Asimismo, el informe de la propia demandada reafirma esta conclusión; allí puede observarse la mayor importancia marcaria que ella misma otorga al vocablo "Derby" (conf. fs. 198/202).

El caso de autos difiere de lo decidido en las causas 20257/94 y 46617/95 (del 9/6/1998 y 28/3/2000, respectivamente), ya que en el primer caso se trataba de dos marcas mixtas con evidente similitud en el diseño de los logotipos a lo que se añadía la identidad de actividad entre las partes; y en el segundo, el término común se vinculaba con el servicio identificado y los restantes vocablos carecían de aptitud distintiva suficiente por su semejanza en el plano evocativo.

En este orden de ideas, tengo para mí que en el sub lite resulta suficiente la diferenciación en la primera palabra (JUMBO-DERBY) de las que conforman las marcas en pugna y, por ende, apropiada la coexistencia de los signos que la sentencia admite, toda vez que no se advierte la posibilidad de confusión directa ni indirecta que lesione los intereses del público consumidor, ni las sanas prácticas comerciales, cuya protección constituye el objetivo de la ley de marcas  (conf. Fallos: 272:290  y 279:150  entre muchos otros).

6. En cuanto a la importancia del carácter defensivo únicamente cuando lo posee el signo oponente, le asiste razón a la recurrente pero, decidida la inconfundibilidad de las marcas sin necesidad de acudir a un criterio benévolo, no obsta la solución alcanzada. Por idéntica razón se debe descartar el argumento de la posibilidad de dilución de la marca oponente, cuando además, como se vio, el vocablo "Derby" tiene la función preponderante en cuanto a la capacidad de evocar un origen determinado.

7. La demandada aduce que la actora evidencia una conducta contradictoria al oponerse al registro de la marca "Te damos más" en la clase 42 por un tercero con fundamento en sus marcas "Jumbo le da más" registradas en las clases 41 y 42. Es del caso señalar que tal oposición no integra el objeto procesal del sub lite y será valorada su conducta -eventualmente- por quien tenga que decidir el litigio.

Por lo demás, no hay que olvidar que en los conflictos marcarios existe un tercero que no es parte, y es el público consumidor, quien en definitiva resulta ser el tutelado, de manera tal que lo que define la cuestión es la resolución judicial que pone fin a la controversia (conf. esta sala, doct. causa 9275/92 del 16/4/1993 y causa 5793/97 del 9/2/2002).

Por los fundamentos expuestos, voto por confirmar la sentencia recurrida, debiendo soportar las costas de alzada la accionada (art. 68  del código de rito).

Los jueces María S. Najurieta y Martín D. Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia recurrida. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Francisco de las Carreras.- María S. Najurieta.- Martín D. Farrell.