Pentax S.R.L. v. Kabushiki, Asahi Kogaku Kogyo Kaisha Asahi Optical Co. Ltd. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 09/12/2004.

Marca registrada en el extranjero - Marca notoria - Principio de especialidad - Confusión indirecta

Buenos Aires, diciembre 9 de 2004.

El Dr. Recondo dijo:

I. La actora solicitó el registro de la marca "Pentax" con diseño (solicitud 264265, fs. 11), en la clase 7 -luego limitado sólo a bombas (acta 1926749, fs. 18). A su concesión se opuso la firma Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki (Kaisha Asahi Optical Co. Ltd.), por estimar que dicho signo resultaba confundible con el registro de su propiedad "Pentax", en el renglón nueve del nomenclador.

A fin de remover el obstáculo, la firma Pentax S.R.L. inició el presente juicio, requiriendo se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada (conf. fs. 31/34 vta. y ampliaciones de fs. 70/72 y 104/109 vta.).

Corrido el traslado de ley, el sentenciante resolvió rechazar la demanda y, en consecuencia, declaró fundada la oposición deducida por Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki (Asahi Optical Co. Ltd.) a la solicitud de la marca "Pentax", circunscripta a bombas, en la clase siete, con costas (conf. fs. 806/809).

Apeló la actora (ver fs. 816 -concedido a fs. 817-) y expresó agravios a fs. 824/830, los que fueron contestados a fs. 832/837 vta. Median también recursos por los honorarios regulados (ver fs. 814, 816 y 816 vta.), los que serán tratados por la sala en conjunto al final del acuerdo.

II. La recurrente se queja de que el a quo haya soslayado el principio de especialidad, que haya juzgado que la marca de la oponente era notoria y, por ende, que la que se pretende registrar podía generar confusión en cuanto a su origen.

Tal como dijera al votar como juez de la sala 2ª, en la causa "MD. Distribuciones S.A. v. Quick Foods S.A. s/cese de oposición al registro de marca", del 17/9/2002  (exp. 957/1999), la existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores quienes podrían asumir que los productos o servicios amparados poseen la misma calidad o procedencia.

Pero las marcas -como regla- acuerdan exclusividad de uso en el renglón en que están registradas, conforme con el principio de especialidad que es uno de los pilares sobre los que se estructura el régimen de la ley 22362 (arts. 4, 10  y concs.). Por ello es pertinente aplicar un criterio restrictivo -por su naturaleza excepcional- a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (conf. Otamendi, J., "Derecho de Marcas" , p. 192; Fallos 248:819  y jurisprudencia citada en nota 160; esta Cámara, sala de feria, causa 19 del 26/1/2000), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede (conf. Otamendi, "Derecho de Marcas", cit., p. 191; sala 1ª, causas 25696/95 y 1324/97, del 24/4/2001).

III. La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea) (conf. Zuccherino y Mitelman, "Marcas y patentes en el Gatt", p. 135).

Este tipo de marcas se encuentran contempladas en el art. 6 bis  Convenio de París (ley 17011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba existir en el país en el que se reclama la protección. El acuerdo Gatt-Adpic (ley 24425) en su art. 16.2  amplió esa defensa al extenderla a la "notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca". Ambas disposiciones constituyen el derecho positivo aplicable, restando señalar que, con fecha 5/8/1995 los Estados miembro del Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen, instrumento que declara como objetivos el de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur.

En el mismo sentido, se ha aceptado que el titular de una marca en una clase -sea o no notoria- traspase las fronteras de su título y se oponga al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase distinta, cuando -sea por su naturaleza o por el lugar de expendio- exista superposición, interferencia o proximidad de los productos en grado tal que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o procedencia de éstos (conf. sala 2ª, causas 7589, del 7/7/1980; 180, del 28/11/1980; 676, del 16/10/1981; 4191, del 25/3/1986; 5974, del 16/9/1988  y 6787, del 1/9/1989).

IV. En atención a lo establecido, corresponde establecer cuál es el grado de notoriedad alcanzado por la marca "Pentax" registrada por la firma Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki (Kashira Asahi Optical Co. Ltd.).

Entiendo que la marca de referencia aparece como una marca con una distinción significativa, toda vez que es conocida por la casi totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que la marca "Pentax", por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la identificación de los artículos vinculados con las cámaras fotográficas.

Establecido ello, cabe evaluar si la utilización de la marca solicitada puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa.

La actora pretende el registro de la marca "Pentax", para identificar y distinguir "bombas" (conf fs. 18), rubro comprendido en la categoría siete del nomenclador internacional. La oponente, en cambio, tiene idéntico signo pero inscripta en la clase nueve.

Me inclino por considerar que, en la especie, esa confusión indirecta resulta posible, máxime si se merita que la actora solicitó el registro para "bombas", concepto genérico que abarca tal multiplicidad de artículos que bien pueden quedar incluidos entre ellos los que distingue la demandada -o puede realizar en el futuro- con su marca Pentax (ver informe del INPI., de fs. 501 y 567).

Ante esta interferencia, el principio de especialidad debe ceder, de modo que se asegure la prevalencia real de los fines que persigue la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales, lo cual sólo es posible evitando la confusión directa e indirecta de marcas y productos, requisito imprescindible para el buen orden del ámbito mercantil, industrial y de producción de servicios.

A ello cabe agregar que ni la marca registrada en el país tiene exclusividad más allá de nuestras fronteras, ni las marcas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro suelo. De allí que aquellos registros anteriores en otros países no son aptos, por sí solos, para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo a las leyes argentinas, toda vez que la ley de marcas  consagró el principio de territorialidad (conf. sala 2ª, causa 4511/95, del 26/11/1999).

Por ello, consideró que corresponde confirmar la resolución apelada; con costas a la actora vencida (art. 68  CPCCN.).

Los Dres. Antelo y Medina, por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo.- Guillermo A. Antelo.- Graciela Medina. (Sec.: Francisco A. López Pereyra).