Dictamen de la Procuración General de la Nación

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.

 

Suprema Corte:

-I-

La Sala 1ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión de grado (fs. 220/222) e hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Indus­trial que denegó la solicitud de patente divisional P 97 01 04975 para compuestos antibacterianos y composiciones anti­bacterianas que los comprenden.

Para así decidir se sustentó, esencialmente, el la preceptiva de los arts. 65.1, 2 y 4, 70.1 y 7 del tratado aprobado por ley 24.245 y 100 de la ley 24.481, con apoyo en los cuales estimó que la reclamente presentó una solicitud de modificación de patente autorizada por el convenio ADPIC -si bien con anterioridad al plazo establecido en la norma aplicable- concluyendo por ello que, aunque prematura, la petición se ajustó a derecho y fue denegada definitivamente con amparo en un precepto, el del art. 100 del decreto 260/96, inválido, por oponerse a la norma del art. 70.7 del convenio ADPIC (fs. 255/260).

Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso extraordinario (confr. fs. 268/280), el que fue con­testado por la contraria (v. fs. 283/288) y concedido a fs. 290.

 

-II-

En mi opinión, los agravios suscitan cuestión fede­ral estricta pues se debate la interpretación de un tratado internacional y de normas -ley 24.481, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas, declarándose, inclu­so, la inconstitucionalidad de un precepto del último dispo­sitivo mencionado. En este contexto, cabe recordar la doctri­na que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligen­cia de normas del carácter señalado, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (v. Fallos: 316:631, entre muchos más); extremo que se enca­rece por debatirse -reitero- en el caso la inteligencia del ADPIC, en tanto que la influencia que su inserción representa para el derecho de patentes argentino -tiene dicho V.E.- no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciati­vas respecto del debate (U.19.XXXIV. “Unilever N.V. c/ Insti­tuto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, sentencia del 24 de octubre de 2000, considerando 14).

 

-III-

Advierto que cabe situar la discrepancia de la re­currente en torno, esencialmente, al concepto de “materia nueva”, en el marco de la normativa sobre patentes industria­les, como -a mi modo de ver- adecuadamente lo señala el últi­mo vocal opinante (v. fs. 258 vta).

Así, en la tesis de la cámara, los compuestos far­macéuticos reivindicados -por tratarse de la solicitud divi­sional de otra anterior compleja, pendiente de aprobación al entrar en vigor el ADPIC- constituyen "materia vieja" suscep­tible de una mayor protección comprensiva del "producto"; mientras que en la del INPI, por tratarse los productos far­macéuticos de objetos de patentamiento prohibido al tiempo de formalizarse la solicitud madre, constituyen "materia nueva", excluida, por ende, de la protección de la primera parte del art. 70.7 del ADPIC y alcanzada por las normas de su disposi­ción final y por las de los arts. 100 de la ley 24.481 y 100  de su decreto reglamentario 260/96.

A juicio de la presentante, entonces, en lo que aquí interesa, sólo los derechos de propiedad intelectual ya solicitados y de patentamiento no prohibido al tiempo de for­mularse la petición originaria, podrían, llegado el caso, configurar materia susceptible de una modificación reivindi­catoria en los términos del citado art. 70.7 -1ª parte- del ADPIC.

No se debate, en cambio, que con fecha 15 de sep­tiembre de 1986, la actora solicitó una patente argentina, con prioridad sustentada en una solicitud estadounidense del 18 de septiembre de 1985, en base a la cual peticionó, más tarde (el 28 de octubre de 1997), una patente "divisional" de la primera relativa a compuestos antibacterianos y composi­ciones antibacterianas que los comprenden.

Tampoco que al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de los productos farma­céuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto por el art. 4° de la ley 111; y que la reivindicación de septiembre de 1986 podía entenderse comprensiva tanto del procedimiento como del producto descripto en la petición.

Por otro lado, quedó igualmente puesto de manifies­to que el peticionante "...no pretende que se conceda su so­licitud antes del vencimiento de los 5 años..." a que se re­fieren el art. 100 de la ley 24.481 y los preceptos concor­dantes (v. fs. 237 vta.).

 

-IV-

V.E., recientemente, al fallar la causa "Unile­ver..." ya citada, puntualizó que el ordenamiento jurídico argentino se halla transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sienta principios y normas o estándares mínimos que comportan un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (v. considerando 12 del voto de la mayoría).

Añadió a lo anterior que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior  a las leyes y que sus principios integran en forma inmediata el orden jurídico argentino, puntualizando que la interpreta­ción de buena fe de esa consecuencia lleva a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o comprometa el cum­plimiento futuro de las obligaciones que de él resultan (v. considerando 14).

Resaltó, finalmente, tras invocar la normativa de los arts. 1, 65 y 72 del ADPIC, que el mismo incluye cláusu­las de plazos automáticos de transición a favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas, lo que sig­nifica -precisó- que la voluntad de los estados ha sido esta­blecer obligaciones internacionales escalonadas; en otros términos, que los estados miembros expresaron su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de ciertas obligacio­nes internacionales que asumieron en forma inmediata, como, por ejemplo, la del art. 65.5 (v. considerando 15 y D.361. XXXIV "Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente", fallo del 13 de febrero de 2001, cons. 7°). En ese contexto situó la cuestión relativa a la patentabilidad de los productos farmacéuticos, los que reci­bieron en el tratado -aseveró- una regulación específica a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales ("Unilever..." conside­rando 16).

 

-V-

En lo que nos atañe, entonces, debe decirse que el art. 100 de la ley 24.481, en el marco de las previsiones de los ítems 1, 2 y 4 del art. 65 del ADPIC, establece que “No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial”, añadiendo luego que “...Hasta esa fecha no tendrán vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de pro­ductos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se re­lacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo” (Repárese en que la ley 24.481 fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 1995 y que la 24.572, modifi­catoria en el punto de la anterior, fue publicada en el mismo medio el 23 de octubre de 1995).

En consonancia con el art. 70.8 del ADPIC se pre­vió, no obstante, la aceptación del depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, pero para ser otorgadas, de satisfacerse los requisitos res­pectivos, una vez vencido aquél, en expresión del sistema conocido por los autores como “mail box o black box” (art. 101, ley 24.481). Se previó, también, la posibilidad de que se presenten solicitudes de patentes formalizadas en el ex­tranjero antes de la sanción de la ley 24.481, cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a la nueva norma, fijándose, entre otras condiciones, que la primera solicitud se haya hecho efectiva dentro del año ante­rior a la sanción de la ley en vigor (v. art. 102). El decre­to 260/96, por su parte, al reglamentar el art. 100 de la ley 24.481, dispuso sobre la admisibilidad de solicitudes sobre productos farmacéuticos anteriores a la ley -antes, en rigor, que sobre el plazo de transición a que se refiere el artículo que se dirige a reglamentar- prohibiendo la aceptación de aquéllas cuyos primeros reclamos en el país o en el exterior hubieran sido presentados con anterioridad al 1° de enero de 1995, salvo las hipótesis en que los solicitantes reivindica­ran la prioridad del Convenio de París con posterioridad a esa fecha. Estableció, luego, que en ningún caso las que sir­van de base para el inicio del trámite en Argentina serán anteriores al 1° de enero de 1994, y que se seguirán los mis­mos criterios en los casos de conversión o modificación de solicitudes de patentes de procedimientos a patentes de pro­ductos farmacéuticos (v. art. 100, decreto 260/96).

El último dispositivo adquiere aquí singular rele­vancia pues, finalmente, con base en el mismo fue que -tras invocar el art. 100 de la ley 24.481- el INPI denegó el pedi­do de la actora (confr. fs. 199/200). El precepto se vincula ciertamente con lo relativo a la fórmula conocida como “pipe­line”, ítem objeto de fuerte controversia en el parlamento argentino al tiempo de debatirse la ley 24.481 y que podría resumirse en el propósito de consagrar una protección exten­dida, en ciertos supuestos, a patentes sobre productos farma­céuticos solicitados u otorgados en otros países antes de entrar en vigor la nueva ley (sobre el tema: “Antecedentes parlamentarios” L.L. Año 1996-B, parágrafos 53, 154, 193/200, 275/276, 310, 371, 404, 502 del debate parlamentario de la ley 24.481 y su insistencia). Dicho propósito, acogido am­pliamente en el proyecto del Ejecutivo (v. su art. 101), fue luego, como se vio, limitado en el texto de la ley al año anterior a su sanción (art. 102, inc. a, ley 24.481), precep­to luego reglamentado por el art. 100 del decreto 260/96, conforme se refirió.

Sin embargo, adviértase aquí -aclarado que el de­mandante no pretende que se le conceda su solicitud antes de transcurrido el término previsto en el art. 100 de la ley 24.481- que el actor no situó su pretensión en el marco de los arts. 101 o 102 de aquella ley -relacionados mayormente, como se resaltó, con el art. 70.8 del ADPIC- sino en el del art. 70.7 de ese tratado internacional, puesto que defiende que se trata de la modificación de una solicitud pendiente a la fecha de aplicación del acuerdo en la Argentina, extremo que -a su ver- habilitaría el reclamo de una mayor protección de la materia contenida en la petición y no protegida o pro­tegida más débilmente en el país con anterioridad a la apro­bación del ADPIC.

Es en este punto y dejando de lado el carácter pre­maturo que pudo revestir el asunto situado sólo en el marco del art. 100 de la ley 24.481 y de las disposiciones interna­cionales concordantes, puesto que la accionada, al invocar la previsión del art. 100 del decreto reglamentario 260/96, ha denegado, finalmente, en forma lisa y llana la pretensión, recobra relevancia la discusión sobre el carácter “viejo” o “nuevo” de la materia reivindicada en la patente divisional de la pretensora, a la que se aludió supra y se abunda en lo que sigue.

Ello es así, por cuanto, si bien no parece haber dudas sobre la oposición legislativa y reglamentaria a una apertura -en el punto- amplia del registro de patentes -como, reitero, en consonancia con el precepto del art. 70.8, inc. b in fine, del ADPIC, preveía el art. 101 del Proyecto del Po­der Ejecutivo- lo cierto es que, según se interprete el texto del art. 70.7 del ADPIC -norma jerárquicamente superior a las anteriores, con arreglo a la disposición del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional- asistirá o no razón a la pretensora. No es ocioso resaltar que el decreto 590/95, de­rogado por el 290/96, reglamentaba este asunto en modo expre­so, al establecer su art. 74 que, en estos casos, la autori­dad de aplicación admitirá “...su modificación para reivindi­car la protección mayor acordada en las disposiciones del Trip´s-Gatt, de conformidad con lo dispuesto en su art. 70.7, sin que tales modificaciones amplíen el alcance de la materia reivindicada...”. Ello es así, sin perjuicio de lo observado por V.E. sobre el mencionado dispositivo en el párrafo 2° del considerando 15 del precedente “Dr. Karl...”, ya citado.

Precisado lo anterior, es dable constatar que asis­te razón al vocal que señala que el ADPIC se refiere a “mate­ria” en numerosas disposiciones y que no parece hacerlo siem­pre con igual significado (fs. 258 vta.). En efecto, alude a “materia patentable” en el art. 27; a “materia de la patente” en el art. 28.1, incs. a y b; a “materia de una patente” en el art. 31; a “materia protegida” en los arts. 44.1 y 70.4; a “materia del acuerdo” en el art. 63.1; a "materia existente” en el art. 70.2; a “materia que [...] haya pasado al dominio público” en el art. 70.3; a “materia nueva” en el art. 70.7; etc.

Como se anticipó, la accionada defiende que el art. 70.7 ha de entenderse limitado a los derechos de propiedad intelectual ya solicitados antes de entrar en vigor el ADPIC para el país de que se trate y de patentamiento no prohibido en él a esa fecha. No coincido, empero, con esa tesitura, desde que, excluir de la eventual modificación reivindicato­ria aquello cuyo patentamiento no era admitido con anteriori­dad -entiéndase por tal, una rama de la tecnología, productos de algunos de sus sectores o cierta clase o tipo de inversio­nes (v. art. 27 del tratado)- comporta virtualmente vaciar de contenido el precepto, de modo tal que sus seis palabras fi­nales invaliden el resto de su contenido (confr. fs. 256). Considero, en cambio, que es el art. 28.1, incs. a y b, del tratado ADPIC uno de los que en mayor medida puede auxiliar­nos para interpretar adecuadamente esta expresión. Se utiliza allí la voz “materia” como sinónimo de “objeto” de la paten­te, al referirse a los alcances de la protección en los casos en que se proyecta sobre un procedimiento o un producto; lo que, por otro lado, resulta igualmente evidente de estarse al dispositivo del art. 34.1, el que emplea, a su turno, la lo­cución “objeto” con similar alcance que “materia” en la hipó­tesis del art. 28.1, inc. b, del ADPIC. En ese mismo orden, procede se señale que, si el propio legislador internacional se creyó en la necesidad de excluir de la posible modifica­ción de solicitud prevista en el art. 70.7 del tratado a la “materia nueva”, fue así porque entendió que aquélla puede alcanzar a materia antes no protegida o protegida más débil­mente, en tanto hubiere sido reivindicada en la petición ori­ginaria. Adviértase que una posibilidad similar admite de manera nítida el convenio en la hipótesis del art. 70.8, inc. b in fine, relativa precisamente a productos de índole farma­céutica o química para la agricultura, oportunidad en que se acepta que los criterios de patentabilidad establecidos en el acuerdo se apliquen a solicitudes depositadas en las condi­ciones del art. 70.8, aun cuando reivindiquen una prioridad anterior a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC (1° de enero de 1995).

En consecuencia, como se trata aquí de una patente del tipo “divisional” que reconoce como origen una solicitud anterior, se requiere, para que pueda mantenerse la priori­dad, que la modificación no incluya materia nueva entendida como un componente no contemplado en la primera solicitud, puesto que, de no ser así, se trataría de una reivindicación diferente para la que no se podría pretender la prioridad reconocida para la materia originaria.

Luego, cuando nos hallamos en presencia de una ma­teria ya existente pero bajo una distinta protección -en el caso, como procedimiento- el hecho de que se pretenda “rei­vindicar la protección mayor” como producto no la convierte en nueva pues la materia ya existía y, por lo tanto, no re­sulta alcanzada por la prohibición del tramo final del art. 70.7 del ADPIC.