"Laboratorios Phoenix SACI y F c/ Craveri s/ caducidad de marca" acumulada a causa Nº 53.165/95 "Craveri SA c/ Laboratorios Phoenix SACI y F s/ cese de oposición al registro de marca" – C.Nac.C.y Com.Fed.; Sala III - 09/08/2005

Renovación de un signo no utilizado. Nulidad de la renovación y pérdida de los derechos. Similitud confusionista entre una marca registrada y aquélla cuya caducidad es objeto de la acción

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil cinco, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse en los autos "LABORATORIOS PHOENIX SACI Y F c/ CRAVERI s/ caducidad de marca" y acumulada "CRAVERI SA c/ LABORATORIOS PHOENIX SACI y F s/ cese de oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. La actora solicitó el registro de la marca mixta "NEUMATION C CRAVERI" (acta nº 1.883.214: ver fs. 24/25), para distinguir productos para el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias, en la clase 5 internacional (ver fs. 34). A su concesión se opuso la firma Laboratorios Phoenix SACI y F, por estimar que resultaba confundible con su signo "NEUMOTEN" (ver fs. 27).

A fin de remover el obstáculo, Craveri SA inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada (conf. fs. 12/15 vta.).

A fs. 40/43 Laboratorios Phoenix SACI y F inició demanda contra Craveri SA reclamando la caducidad de la marca "NEUMATION" concedida por Resolución nº 1.315.001 y la nulidad de la renovación del registro antedicho -resolución nº 1.721.471- (conf. causa 4867/01).

II. El señor Juez resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, declaró infundada la oposición que dedujera Laboratorios Phoenix SAICF a la solicitud del registro de la marca "NEUMATION C CRAVERI"; 2) Rechazó la demanda de caducidad deducida; 3) Impuso las costas de ambas acciones a Laboratorios Phoenix SAICF (conf. fs. 120/122 vta. de la causa 4867/01).

Apeló Laboratorios Phoenix SAICF (ver fs. 125 -concedido a fs. 129-) y expresó agravios a fs. 140/153, los que fueron contestados a fs. 155/161. Media también un recurso por los honorarios regulados, el que será tratado por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

III. Me referiré, en primer término, a las quejas de la recurrente que se vinculan con la confundibilidad de los signos en disputa.

La oponente es titular de la marca "NEUMOTEN" y se dedica a producir un medicamento para el mejoramiento pulmonar (conf. título marcario de fs. 40/42). Por su parte, la actora requirió el registro del signo mixto "NEUMATION C CRAVERI" (acta nº 1.883.214), circunscripto a un producto para el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias (ver fs. 24/25 y limitación de fs. 34).

Así las cosas, tengo para mi que "NEUMATION" es el vocablo que sobresale nítidamente dentro del conjunto solicitado (ver facsímil de fs. 24/25), puesto que es el que desempeñara mas cabalmente la función marcaria atrayendo la atención de los compradores viniendo a jugar el papel de "mot vedette".

Consecuentemente, centrando la comparación de los signos en la expresión preponderante de la marca solicitada (NEUMATION) y en el vocablo del signo que se le opone (NEUMOTEN) se advierte una sensación de semejanza que no disipa su análisis posterior pormenorizado.

IV. El a quo resolvió -sin que mediara agravio de ambas partes- que la voz "NEUMO/NEUMA" se encontraba incorporada en numerosos registros marcarios de la clase 5, lo cual la convertía en común.

Este fundamento es preponderante en la medida en que quien conforma su marca con un ingrediente de esa especie está obligado a tolerar que otros también la empleen ya que nadie puede reivindicarla como propia.

El problema se traslada, pues, a evaluar la fuerza diferenciadora del aditamento que lo aleja de la asociación con los registros anteriores.

Gráficamente se advierte que los signos enfrentados poseen la misma cantidad de sílabas, coincidiendo en seis de las ocho letras que componen el signo de la oponente y encontrándose dispuestas en idéntico orden. Asimismo, cabe resaltar que las desinencias (TION-TEN) comparten la primera y última consonante, lo que realza el parecido de las voces gráfica y fonéticamente.

Así las cosas, teniendo en cuenta que es regla de oro en la materia que ha de estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ponderando que se trata de productos medicinales de similar acción terapéutica y meritando que en supuestos en que la solución fuese dudosa debe ser preferida la marca registrada, juzgo que los signos enfrentados tienen una aproximación excesiva susceptible de provocar confusión en los adquirentes.

Por ello, voto porque se revoque la solución apelada en este aspecto, con costas en ambas instancias a Craveri SA (arts. 68 y 279, Código Procesal).

V. Seguidamente me ocuparé del pedido de caducidad del signo "NEUMATION" (Resolución nº 1.315.001) y la nulidad de la renovación del registro antedicho -Resolución nº 1.721.471-).

Teniendo en cuenta lo decidido en los Considerandos precedentes, la carencia de interés legitimo, por parte de Laboratorios Phoenix SAICF para impetrar la acción deducida, ha quedado abstracta, toda vez que cuando hay similitud confusionista entre una marca registrada y aquélla cuya caducidad -o nulidad- es objeto de la acción, existe interés legitimo (conf. BERTONE-CABANELLAS de las CUEVAS, Derecho de Marcas, t. II, pág. 287).

Del mero hecho de que la oponente obtuviera el registro de sus marcas (NEUMOTEN-NEUMOTEX) cuando ya estaba vigente la marca cuya caducidad se solicita, no  se puede inferir que las considerara inconfundibles, toda vez que la voz "NEUMATION" nunca fue usada efectivamente en el mercado (conf peritaje contable de fs. 257/260, informes de fs. 192, 236, 237/239, 243/247, 281, 283, 284, 286 y 292 de la causa 53165/95).

VI. Así planteada la cuestión, ponderando que el signo NEUMATION fue renovado (conf. informe del INPI de fs. 93 de la causa 53165/95), para lo cual resulta indispensable su utilización dentro de los cinco años previos al vencimiento y una declaración jurada que así lo manifestara (art. 20 de la ley de Marcas) y meritando que -tal como lo expresé- la firma Craveri nunca uso la marca antedicha, cabe concluir que, al obtener la renovación, debió formular una declaración jurada de uso falsa, lo cual vicia de nulidad absoluta al registro renovado (art. 24, de la ley de Marcas; arg. art. 18, Código Civil; conf. Sala II, causas 6170/91 del 28-3-95 y 2486/93 del 28-4-95).

En las condiciones que anteceden, afectada de nulidad la renovación de la marca antedicha (Resolución nº 1.721.471), corresponde declarar extinguido los derechos de Craveri SA sobre el signo "NEUMATION" (Resolución nº 1.315.001).

Por ello, propongo también revocar la sentencia apelada en este aspecto, costas de ambas instancias a Craveri SA.

El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Visto lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal

Resuelve: revocar la sentencia apelada, en el sentido que surge de los Considerandos precedentes. Costas de ambas instancias a Craveri SA (arts. 68 y 279, Código Procesal).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo