The Raymond Woollen Mills Limited v. Cooper Industries Inc. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 03/02/2004.

Marcas - Confusión - Criterios de comparación - Marca prestigiosa

Buenos Aires, febrero 3 de 2004.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

I. The Raymond Woollen Mills Limited, una sociedad de la India, pidió el registro de la marca "Three files finest cut" en una etiqueta para distinguir los productos de la clase 8 (acta 1936466, fs. 1 y facsímil del dorso), y a su concesión se opuso Cooper Industries Inc., corporación organizada según las leyes de Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, por estimar que el signo mixto solicitado provocaría confusiones con el de su propiedad n. 1316094, que ampara una etiqueta con la denominación "Nicholson file", en la misma clase 8 del Nomenclador Internacional (conf. fs. 3 y su representación gráfica a fs. 9, entre otras).

II. El juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 775/779, tras precisar el ámbito de la actividad industrial y explotación comercial realizada por cada una de las partes, destacó especialmente la presencia de los productos de la demandada en el mercado nacional -con la etiqueta base de la protesta- desde hacía veinte años. Y luego, ponderando que las respectivas marcas se verían condicionadas presentando similitud por la forma de los envases de los artículos (limas de acero), juzgó que las etiquetas enfrentadas podían provocar confusión en los consumidores por las semejanzas estructurales de sus ingredientes combinados figurativos y denominativos, según así lo revelaba una aprehensión espontánea y sucesiva de los conjuntos valorados como totalidades. En consecuencia, decidió el magistrado rechazar la demanda por cese de posición infundada al registro de marcas, con costas a la actora, vencida.

III. La sentencia provocó la apelación de The Raymond Woollen Mills Limited (fs. 783), sustentada mediante el memorial de agravios de fs. 790/799, contestado por su adversaria a fs. 801/806. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (ver fs. 781 -principal y "otrosí decimos"- y fs. 783), los que serán objeto de examen por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

Apunto, desde ya, que la cuestión traída a conocimiento y decisión del tribunal consiste en determinar si son confundibles las marcas mixtas (etiquetas) solicitada y oponente, cuyos facsímiles pueden ser vistos a fs. 1 vta., 9, 791 y 801 vta., entre otras figuras que obran en la causa. La accionante, como es natural, sostiene que los signos son "claramente distinguibles" y critica, por eso, los argumentos en los que el a quo basó su decisión en sentido opuesto a esa tesis. Su contrincante defiende, en cambio, lo decidido por el sentenciante, señalando las particularidades que proyectan las semejanzas de los conjuntos en pugna.

Trataré en el punto siguiente la mencionada cuestión, bien que -por la singular versión de los letrados de ambas partes en la materia- omitiré practicar un catálogo de citas de doctrina y jurisprudencia que suelo reiterar, muchas veces, con finalidad docente para los que se inician en el estudio del derecho de la propiedad industrial. Recordaré, de tanto en tanto, algún principio o directiva que encuentre útil para dotar de mayor claridad a la solución que habré de propiciar para este conflicto.

Concluyo con estas breves reflexiones previas advirtiendo que no he de seguir a las contendientes en todas y cada una de sus aseveraciones, sino que expresaré en este voto sólo aquellos argumentos que juzgo "conducentes" para la justa composición del litigio. Me atengo así, para no alargar la sentencia con desarrollos meramente de relleno y por razones de brevedad, a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -basada en motivos de buen sentido- ha considerado razonable y por tanto constitucional esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (conf. doctrina de Fallos 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre otros). Por lo demás, similar criterio cuenta con expreso sustento normativo en materia de selección y valoración de la prueba, con arreglo a lo establecido en el art. 386  parte 2ª CPCCN.

Pasemos ya al núcleo del asunto.

IV. Comenzaré por anotar que dada la antigüedad de la marca oponente en el mercado nacional y su efectiva explotación (conf. informe del INPI. a fs. 686 y vta. y prueba informativa comercial de fs. 630, 633, 656, 670, 723, 728 y 731), como también el hecho comprobado de su registro en numerosos países, resulta apropiado efectuar el cotejo marcario respecto de otros signos que pudieran asemejársele -o que se pretende tal- aplicando un criterio dotado de cierto rigor concorde con una tutela adecuada a las características de la marca agredida (conf. causa 6017/98, "Propato Hnos. S.A.I.C. v. Purissimus S.A. s/cese de oposición", del 11/3/2003). Criterio ése que procura, en definitiva, plasmar en la realidad los fines esenciales de la Ley de Marcas, cuyo espíritu ha sido siempre evitar las probabilidades del confusión como forma de amparar al público consumidor y proteger las sanas prácticas del comercio (conf. Fallos 272:290; 279:150, entre otros).

Para el cumplimiento de esa finalidad es que el tribunal ha insistido, hasta el cansancio, en que las marca de productos y servicios deben ser claramente distinguibles (art. 3  incs. a y b ley 22362) y que deben serlo en sus conjuntos como totalidades, sin desmembraciones artificiales, y en una percepción sucesiva y no simultánea, intentado observar si de esa percepción resulta que la incorporación mental de la marca suscita el recuerdo de la otra y origina -de tal manera- la llamada "similitud confusionista" (gráfica expresión acuñada por el Dr. Miguel Etchegaray, distinguido ex miembro de esta sala 2ª en el año 1970).

Si la aprehensión fresca y espontánea, denominada también "prerreflexiva", de un signo marcario provoca prontamente el recuerdo de la marca en pugna con ella, esto es demostrativo de que entre ambos signos existen semejanzas que pesan más que las diferencias. Y en esta materia de contiendas de confundibilidad, como es sabido, es vieja regla fundada en el sentido común que debe estarse más a las primeras que a las segundas, porque -como enseñaba P. C. Breuer Moreno- "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. su "Tratado de marcas", 1946, p. 358; sin destacar en el original); concepto que el tribunal ha reproducido en múltiples precedentes y que juzga singularmente acertado (conf., entre muchas otras, causas 8205, del 28/9/1979, y 6379/1998, del 26/11/2003). Y digamos, para concluir, que si la solución en torno a la confundibilidad se mostrase dudosa, el juez debe volcar su protección sobre la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido y no, como la que se le enfrenta, una mera expectativa (ver causas 1853, del 22/4/1983; 515/1995, del 8/6/1999; 6833/2000, del 26/11/2003, etc.).

Me importa señalar que, a diferencia de lo que se dice en los agravios, rectifiqué hace ya tiempo mi opinión acerca del principio jurisprudencial -que juzgo equivocado- según el cual nadie puede monopolizar el dibujo de una figura genérica, y que ello depende de múltiples matices, vgr., la originalidad y difusión de la figura de que se trate y la novedad de su aplicación a determinados artículos (conf. mi voto en la causa 1545, "Alinsa S.A. v. Frutas Gato Negro S.A.", del 4/11/1982, y fallo de la sala 2ª, autos 6017/1998, "Propato Hnos. S.A.C.I. v. Purissimus S.A."  ,, del 11/3/2003, consid. V). Y hace largos años, asimismo, que esta sala se apartó de la jurisprudencia según la cual las marcas "anexas" consentían una cierta aproximación, por cuanto, por lo común, están destinadas a su empleo con un elemento nominal asociado (ver el voto de nuestro estimado ex colega, el Dr. Quintana Terán, en causa 7345, del 29/5/1990).

A la luz de los apuntes que preceden, adelanto que luego de percibir de modo espontáneo las etiquetas contrapuestas (fs. 791 y 801 vta.) y someter la sensación obtenida a un examen cuidadoso a fin de ratificarla o rectificarla, he arribado a la conclusión de que la marcas (etiquetas) en pugna, confrontadas como totalidades y no fijando la atención en sus elementos en forma autónoma, lucen una similitud estructural de sus ingredientes figurativos y denominativos que las aproxima de manera excesiva, posibilitando -en términos de razonabilidad- que los eventuales consumidores, que no necesariamente requieren una singular preparación para adquirir "limas" (no cabe descartar la participación en el mercado de principiantes, aprendices, dependientes, pequeños artesanos de muy humilde origen, etc.), pueden incurrir en confusiones o equívocos contrarios a los fines de la Ley de Marcas  , cuyo espíritu, antes y ahora, "es el evitar la confusión" (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas"  , 2002, p. 142); máxime si se pondera, como corresponde, que las marcas en juego están destinadas a ser aplicadas a la identificación de los mismos productos y que, según dije antes, es apropiado en el sub lite observar un criterio estricto en la confrontación de los signos en litigio.

Cabe admitir, ciertamente, que no se trata de etiquetas idénticas o de muy subida semejanza. Mas para cohibir la concurrencia marcaria no es imprescindible llegar a esos extremos, bastando -como lo ha señalado esta sala desde antiguo- con que los signos puedan provocar en el público consumidor un estado de incertidumbre derivado de su "similitud confusionista" (conf. causa 497, "Policosmesi SPA. v. Imbrosciano Hnos. S.A.I.C.F."  , del 4/9/1981). Y en los comienzos del siglo XX el Dr. Urdinarrain sentó el principio -recordado por J. Otamendi-: "No hay razón ni causa que justifique la elección de un signo parecido para marca de fábrica de un artículo similar al obtenido por otro fabricante, y cuyos productos han sido lanzados al comercio" (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas"  cit., p. 144, fallo en nota 493; "Patentes y marcas", 1904, p. 141.

V. Establecido lo que antecede, débese admitir -y en esto las partes se hallan de acuerdo- que las etiquetas de fs. 791 o 801 vta. presentan varios elementos que pueden ser calificados de "comunes", esto es, no susceptibles de monopolio y, por tanto, de libre uso. Así, por ejemplo, el diseño de la etiqueta semejando "antigüedad", la representación gráfica del producto envuelto (limas), el enmarcado de la etiqueta, etc. Empero, una cosa es que la accionante tenga derecho a incorporar a su signo esos ingredientes generalizados y otra muy distinta, y de esto se trata en el caso, es que los combine de modo similar a la forma en que están dispuestos dentro de la etiqueta de la contraparte. Porque, como enseñaba P. C. Breuer Moreno, y lo recordamos párrafos antes, la similitud de las marcas se origina o depende "de la semejante disposición de esos elementos" ("Tratado de marcas" cit., p. 358).

En el sub examen, en efecto, por la naturaleza de los productos y por el modo habitual de su comercialización en cajas acomodadas a la forma de las "limas", resulta admisible que las etiquetas de ambas partes -aunque no sean exactamente proporcionales en su tamaño, medidas de largo y ancho ni ubicación en los envases (ya que son imaginables múltiples variantes)- tienen una configuración geométrica parecida: trátase de rectángulos alargados y de base más bien pequeña, según así pueden ser visualizadas en los facsímiles de fs. 791 y 801 vta. Y es en esa particular superficie geométrica simple y en buena medida coparticipada que actora y demandada distribuyen o combinan los elementos figurativos y denominativos, ya sea los de uso común no monopolizables y los específicos y singulares de cada etiqueta.

Ahora bien; la simple observación espontánea de ambas etiquetas -en forma sucesiva- contagia en quien así las percibe una verdadera sensación de semejanza (acoto que la aprehensión prerreflexiva suele ser de alto valor para aportar una guía de orientación sobre el aspecto de la confundibilidad, según lo ha recalcado el tribunal en numerosas oportunidades -conf. causas 5947, del 29/7/1988; 6313, del 17/2/1989; 9240, del 7/5/1993; 6017/1998, del 11/3/2003, entre muchas otras-). Sensación que no es antojadiza ni caprichosa, como lo revela un análisis detallado de los signos, sino el resultado natural de la parecida combinación de los ingredientes figurativos, ornamentales y denominativos que conforman las respectivas etiquetas.

No se trata de valorar que este o aquel elemento sean genéricos, sino de verificar si la percepción de la etiqueta protestada suscita el pronto recuerdo de la que se le opone. Lo cual, en mi criterio, sucede indudablemente aprehendiendo a los conjuntos en su totalidad. Porque me parece claro que frente a marcas configuradas por numerosos componentes (líneas, dibujos, ubicación de partes denominativas, configuración de la etiqueta en porciones superior, media e inferior similares, parecida colocación de los aspectos figurativos y de los denominativos dentro de los rectángulos), la impresión que proyectan los conjuntos como tales es de un acentuado parentesco. Proximidad que es el fruto de una combinación general de sus factores en la marca "Three files finest cut" (etiqueta), que coincide sustancialmente con la combinación general de los componentes de la marca "Nicholson file".

En este sentido, encuentro que esa coincidencia se da en los siguientes aspectos aislados -cuya suma da el parecido o acercamiento indebido-: a) recuadro estilizado dentro de la etiqueta; b) leyenda semicircular convexa en la parte superior; c) inmediatamente debajo, limas cruzadas (dos en la marca registrada, tres en la solicitada); d) ubicación en la parte central de las etiquetas de una persona trabajando con una lima, o en un taller; e) encierro de esa figura humana en una forma geométrica circular o cuasi circular doble; f) diseño tipo viñeta en ambas; y g) leyendas denominativas varias en el tercio inferior. Todos esos elementos, combinados de manera parecida -especialmente las figuras de limas cruzadas en la porción superior y la figura de una persona trabajando en el medio, encerrada en un círculo o representación geométrica más o menos cercana-, constituyen un plexo de semejanzas que, en mi opinión, pesan más que las diferencias; extremo que autoriza a presumir que la convivencia de las marcas en cuestión no consulta adecuadamente los fines de la ley 22362  y crea, además, el riesgo de que el prestigio alcanzado por la firma Cooper Industries Inc. sea objeto de un indebido aprovechamiento por parte de la sociedad de la India (art. 953 CCiv.), dedicada a la comercialización de los mismos productos que desde hace muchos años negocia la demandada en el mercado nacional.

Agregaré, para concluir este voto, tres breves anotaciones: 1º) la solución que estimo justa para esta contienda, en contra de lo que afirma la recurrente respecto del fallo que apela, no significa otorgar primacía a figuras genéricas sobre elementos denominativos peculiares de valor distintivo preponderante, sino aplicar la directiva jurisprudencial que indica que los conjuntos deben ser confrontados como tales, esto es, como conjuntos, y atender a la impresión que ellos provocan en los eventuales adquirentes de los productos; 2º) que esa metodología del cotejo -que prescinde de las diferencias de los detalles, para centrar la atención en la visión del conjunto- comporta observar un criterio realista, concorde con la conducta que normalmente siguen los compradores de artículos que no son de excesivo costo y que no requieren de una particular preparación técnica (conf. Corte Sup., Fallos 237:299  ; esta sala, causa 2109, del 8/7/1983 y sus citas, entre otras); y 3º) que si, por vía de hipótesis, se juzgara que la solución del caso se presta a reflexiva duda, cabría llegar también a vedar la concurrencia de las marcas, pues en tal supuesto el juez debe proporcionar amparo a la registrada por sobre la solicitada y objetada, por constituir aquélla un derecho adquirido y ésta una mera expectativa (causas 1853, 515/1995, 6833/2000, citadas en el consid. IV, párr. 3º, in fine).

Voto, en síntesis, por la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la actora, vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas a la actora vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se encuentra vacante (art. 109  RJN.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.