Refinerías de Maíz SAIC y F v. Ghelco S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 18/12/2001.

Marcas y Designaciones - Criterio de comparación; raíz del vocablo oponente - Coexistencia de marcas de terceros parecidas -

Buenos Aires, diciembre 18 de 2001.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. La firma A. de S. Alimentos de Soja S.A. solicitó, en la clase 30, el registro de la marca "Hel AdeS" (con grafía particular), para distinguir todos los productos de ella (acta n. 2000103, fs. 1/2), mas a su concesión se opuso Ghelco SAICA por estimarla confundible con su signo Heladix, inscrito en la misma clase y en trámite de renovación por acta n. 1763789 (hoy concedida bajo el n. 1635221, en 1997; v. fs. 207).

Existieron diversas tratativas extrajudiciales para procurar superar el diferendo -inclusive la peticionaria ofreció limitar su solicitud a "helados, polvos para preparar helados, postres helados, flanes y postres, tortas, pastelería y confitería"-, mas las partes no arribaron a un acuerdo, fracasando asimismo la etapa de mediación previa.

Con ese motivo, y transferida la solicitud "Hel AdeS" a Refinerías de Maíz S.A. -que absorbió a la empresa que la había pedido-, la titular actual de ella inició el presente juicio contra la oponente a fin de que se declarara infundada su protesta (conf. fs 18/19 y ampliación de fs. 64/69). Empero, Ghelco SAICA insistió en la posición asumida en sede administrativa desarrollando extensamente los argumentos que prestarían sustento a la confundibilidad alegada (véase fs. 157/169).

2. El Magistrado de 1ª instancia, en el pronunciamiento de fs. 475/480, tras efectuar una sucinta reseña de los términos constitutivos de la litis, puso de relieve que las partículas Hel, Hela y Helad eran de uso común en la clase 30 y, por tanto, insusceptibles de monopolio por ningún comerciante, quienes al emplearlas en la formación de sus marcas para evocar helados debían tolerar que otros hicieran lo propio, con la condición de que le añadiesen a sus signos elementos les proporcionaran la novedad relativa que se exige en la materia.

Ello sentado, el juzgador estimó que una aprehensión espontánea de los signos enfrentados permitía diferenciarlos claramente, lo que consideró corroborado por un análisis posterior de los vocablos. Y, sobre esa base, ponderando la incidencia de las terminaciones Des y Dix, así como la singular grafía de la terminación AdeS y la importancia alcanzada por esta marca en el mercado de los productos alimenticios (revelada por el volumen de las ventas que acusó la peritación contable de fs. 398/406), decidió que los signos en pugna (Hel AdeS y Heladix) podían coexistir pacíficamente, sin mengua para los fines esenciales de la Ley de Marcas  ; bien que puso a la solicitud de la actora el límite por ella ofrecido extrajudicialmente, esto es, la concedió sólo para "helados, polvos para preparar helados, postres helados, flanes y postres, tortas, pastelería y confitería". En tales términos, el a quo hizo lugar a la demanda, con costas a la oponente vencida.

3. Apeló dicha parte a fs. 483 y expresó agravios a fs. 499/517, contestados a fs. 519/525. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (conf. fs. 482, 483 -principal y otrosí), los que serán objeto de estudio por el tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

4. Comenzaré por señalar que, tal como lo indica la recurrente y lo destacó el Magistrado, es cierto que es principio fundamental en la materia que las marcas deben ser claramente distinguibles, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia y lo exige la ley (art. 3 incs. a  y b  , ley 22362). Y esto es así, porque habida cuenta de la finalidad que cumplen las marcas de productos y servicios, la fácil diferenciación de ellas es requisito para el cumplimiento de los fines de la Ley de la materia  : la protección del público consumidor y la tutela de una sana competencia mercantil (conf. Corte Sup., Fallos: 272:290  ; 279:150  , entre muchas otras).

Es claro, empero, que esa fácil identificación debe darse dentro de ciertas reglas sobre las que se estructura el régimen marcario. Y una de ellas es que ningún comerciante puede pretender monopolizar, por emplearla en la composición de su marca, una partícula de uso genérico o común en la clase de que se trata. En ese sentido, la jurisprudencia y la doctrina son uniformes en el sentido de puntualizar que partículas de esa especie (sean raíces o desinencias) son de libre empleo y quien las utilizó en sus signos está constreñido a tolerar que otros también las incluyan en los suyos, siempre y cuando le asocien alguna porción que les confiera singularidad o, como dice el a quo, la novedad relativa que es normalmente requerida en la materia.

La inclusión de una partícula de uso genérico o común, al par que confiere a la marca la característica de evocar la naturaleza, finalidad o alguna especificidad de la cosa, le contagia cierta debilidad en cuanto otras marcas de competidores coparticiparán de algunos de los elementos de su signo en la medida de su generalidad o uso común. De allí que esta clase de marcas hayan sido, por lo general, calificadas de signos de poder distintivo débil.

En el caso, el vocablo oponente Heladix (clase 30 y empleado efectivamente para distinguir productos para la elaboración de helados -véase la declaración jurada de fs. 203-) se divide en tres sílabas y en una desmembración natural resulta indudable que la raíz está conformada por las dos primeras (Hela) y la terminación por la tercera (Dix). El distinguido colega de la anterior instancia destacó que la partícula Hela (como Hel y Helad) eran de uso común en la clase 30 y esa conclusión no ha sido controvertida -mediante crítica concreta y razonada- en la expresión de agravios de la recurrente (arts. 265  y 266  del CPen.). Sin perjuicio de ello, por abundar, advierto que está perfectamente acreditado que en el renglón 30 del Nomenclador existen alrededor de 20 marcas registradas que emplean la partícula ó raíz Hela y otras 10 solicitudes que procuran, en la misma clase, hacer lo propio.

No se puede dudar, por tanto, sobre el carácter común o de uso común de dicha raíz. Y esta característica justifica hacer a un lado la jurisprudencia que, en otras circunstancias, ha señalado que la eventual coexistencia de marcas de terceros más o menos parecidas carecen de influencia en el sub judice por ser situaciones ajenas al caso y que están fuera del alcance de los magistrados que conocen de él.

Partiendo, entonces, de la base de que Hela es raíz común, se impone examinar si los conjuntos -como totalidades, sin desmembraciones artificiales- "Hel AdeS" (con grafía especial) y Heladix son o no confundibles; extremo que obliga al juzgador a colocarse, como es natural, desde el punto de vista de los eventuales consumidores, restando valor al parecido obvio que habrá de derivarse del elemento no monopolizable y procurando advertir -con afinación del juicio- si la percepción de una marea trae el recuerdo de la otra y provoca de esa manera lo que el ex vocal de la sala 2ª, Dr. Miguel Etchegaray, denomina gráficamente como "similitud confusionista".

Antes de iniciar el cotejo, descarto desde ya la invocación de la recurrente de que su marca Heladix tiene el rango de "notoria"; nivel que alcanzan muy pocas marcas y que son vastamente conocidas por la mayoría de la población o por sectores especializados en determinados productos selectos (automóviles Mercedes Benz, BMW, relojes Rolex, Vacheron Constantin, cosmética Lancome, Fernet Branca, etc.). Y si se hace una breve encuesta entre las personas en cuyo círculo uno habitualmente se mueve, se comprueba que ninguna de ellas tenía la menor noticia de la materia prima para helados marca Heladix. Por lo demás, no se ha probado el monto de las inversiones de la demandada en publicidad y, si estamos al nivel de sus ventas de los años 1998 y 1999, la conclusión a alcanzar no es precisamente en favor de la notoriedad del signo (en el primer año, el total de las ventas trepó a $ 19.978,10; el segundo, a $ 8.328,65).

Y, como contrapartida, me parece necesario anotar que los productos "AdeS (con esa grafía) -aunque el a quo no haya considerado que la marca es notoria- tienen una significativa difusión en el conocimiento de una buena parte del público; hecho éste -al margen de que me constaba personalmente- que es demostrado en términos que no dejan dudas con sólo tener en cuenta que en los últimos cinco ejercicios las ventas de productos con marca "AdeS" han sumado más de u$s 200.000.000 en nuestro país y que dichos productos se expenden en numerosos centros urbanos y grandes supermercados, entre muchas otras bocas de expendio. La demandada, en cambio, no probó que sus artículos fueran objeto de venta en hipermercados o mercados mayoristas de acceso al público normal.

5. Teniendo presente lo expuesto -principalmente lo que se refiere a la insusceptibilidad de monopolio de la raíz Hela- se impone estudiar si las marcas en conflicto se prestan razonablemente a confusión en alguno de los planos de la comparación (gráfico, fonético o ideológico), reiterando que la comparación no debe ser puramente teórica, abstracta, sino atendiendo a los reales intereses en juego, meritando las llamadas "circunstancias adjetivas" en que se ambienta la contienda.

Desde esa perspectiva, no se puede soslayar que -desde que la demandada compró la marca Heladix- la ha empleado exclusivamente para distinguir materias primas para la elaboración de helados (véase la declaración jurada de renovación de marca de fs. 203 -acta n. 1763789-). Cierto es también que, en parte, la actora pretende con su marca en trámite "Hel AdeS" individualizar "polvos para preparar helados", de manera que en ese terreno el eventual adquirente sería un grupo de comerciantes dedicados a la fabricación y venta de helados. Pero, si ello es así, como parece serlo, no se puede sostener -como lo hace la apelante- que se está ante un público masivo y que no pone atención en lo que consume (ello vale, en general, para el común de los que adquieren artículos alimenticios), sino ante fabricantes y comerciantes especializados en el ramo, en los que se presume que conocen o deben conocer las grandes firmas que son sus proveedoras de materias primas.

Colocándonos en el ángulo de ese consumidor -que es situarse con realismo en el verdadero mercado en el que se mueven las partes- tengo para mí que no les será difícil distinguir las marcas Hel AdeS y Heladix, sobre todo porque la primera -al incorporar el vocablo AdeS y su singular grafía- se alinea en una serie de productos vastamente conocidos y rápidamente será identificado como el helado de AdeS, extremo impredicable por cierto respecto del signo oponente; máxime si se pondera su ínfima distribución en el ámbito mercantil, según ya dijimos.

Por lo demás, gráficamente, atendiendo a la peculiar conformación de Hel AdeS, no existe posibilidad cierta de confusión con Heladix. Ideológicamente o conceptualmente, ambas voces evocan el concepto de "helado", mas es sabido que la evocación realizada por un elemento de uso común es incomputable en orden a la confundibilidad. Acaso, en el terreno eufónico, exista un leve acercamiento en la medida en que no es infrecuente oír pronunciar (mal por supuesto) la consonante X como S, pero obra como ingrediente diferenciador el hecho de que Hel Ades -al estar formada por dos voces- o lleva dos acentos tónicos o uno en la segunda sílaba, esto es, trataríase -si se pronunciara como una sola palabra- de acentuación grave. En cambio, es incontrovertible -por su estructura- que en Heladix el acento tónico es atraído por la última sílaba -recae sobre la vocal I- y esto pone una distancia que, unida a las existentes en los otros campos del cotejo, permite la concurrencia de ambas marcas sin deterioro de los fines esenciales de la ley 22362  .

En síntesis, no resultando -en mi criterio- confundibles las marcas enfrentadas, la imputación de la recurrente en el sentido de que la actora pretende un espurio acercamiento para medrar con su prestigio carece de todo asidero. Tanto más si se tiene en cuenta que las ventas de Ghelco S.A. del producto Heladix en 1999 alcanzó un total de $ 8.328,65, en tanto que Refinerías de Maíz S.A. vendió -en el ejercicio octubre 1998- septiembre 1999 productos AdeS por un valor ciertamente incomparable ($ 62.568.034) -conf. peritación contable. fs. 398/406-. Aquella imputación, frente a esta realidad económica, parece pues un exceso de la defensa de los profesionales de la recurrente.

Por lo expuesto, y estimando que lo dicho es suficiente para la confirmación del fallo apelado, doy mi voto en ese sentido; con costas a la demandada vencida (art. 68, párr. 1, CPCCN.).

Los Jueces Martín D. Farrell y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada, con costas a la demandada vencida (art. 68, párr. 1 del CPCCN.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Martín D. Farell.- Francisco de las Carreras.