Laboratorios Rontag S.A. v. Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. s/cese de oposición al registro de marca. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/11/2000.

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, noviembre 16 de 2000.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. Laboratorios Rontag S.A. solicitó el registro de la marca Mactin para distinguir todos los productos de la clase 5 (acta n. 1.883.163, fs. 10), lo que provocó varias oposiciones. Con la finalidad de superar el problema, la peticionaria limitó su requerimiento marcaria a "productos antibacterianos y antifúngicos" (conf. fs. 30), mas Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. mantuvo su protesta por estimar que el signo en trámite resultaba confundible con el de su propiedad Macril, registrado desde hacía muchos años en la misma clase 5 (fs. 20 y 32).

Con el propósito de remover el obstáculo aludido, Laboratorios Rontag S.A. promovió la demanda de autos a fin de que se declarara infundada la oposición (fs. 38/40). Empero, Laboratorios Andrómaco S.A. insistió en ella sobre la base de que las marcas eran confundibles y que la de su pertenencia (Macril) tenía una larga antigüedad y era objeto de continuado e intenso uso (fs. 129/141).

2. El juez, en el pronunciamiento de fs. 450/453, luego de recordar algunos principios aplicables para decidir esta clase de conflictos, consideró que los vocablos Mactin y Macril podían prestar a confusiones, particularmente en el plano gráfico del cotejo. Por ello, y tras precisar que juzgaba no acreditada que la raíz Mac fuese de uso común en la clase 5, decidió el rechazo de la demanda, con costas a la vencida.

Apeló ésta a fs. 455 y expresó agravios a fs. 471/482, contestados a fs. 483/486. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (conf. fs. 455, 455 vta., 459, 461, 463 y 464 -no computo el de fs. 462 pues fue mal concedido, por falta de gravamen-), los que serán examinados por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

3. Comenzaré por señalar que, tal como lo recordó la demandada a fs. 137, esta sala tiene resuelto que los signos que pretenden la tutela específica de la ley marcaria deben hallarse dotados de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, permitiendo ser fácilmente diferenciables de otros ya registrados (art. 3  incs. a y b ley 22362); principio éste que debe ser observado con cierta estrictez cuando, como en el caso ocurre, las marcas están destinadas a individualizar productos farmacéuticos con proyección terapéutica (ver causa 1790 del 18/3/1983, entre muchas otras). El criterio de que, respecto de artículos medicinales o farmacológicos, correspondía practicar la comparación de las marcas con "benevolencia" -que reiteradamente cita la actora, desde su demanda hasta el memorial de agravios- ha sido abandonado hace muchos años por la jurisprudencia del tribunal, predominando la posición que aconseja obrar según las circunstancias y, en muchos supuestos, preconizando -por la índole del producto y la enfermedad a la que está destinado o por sus efectos secundarios- acentuar el rigor en la confrontación de los signos y cohibir la coexistencia cuando su inconfundibilidad pudiese suscitar alguna duda (conf. causa 2154, "Sociètè D'Etudes et Industrielles de L'Ile de France v. Laboratorios Promeco S.A.", del 18/8/1983; ver, asimismo, Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995  , ps. 204/205).

Por otra parte, este tribunal ha decidido, en múltiples ocasiones, que es pertinente aplicar un criterio severo en el cotejo cuando la marca registrada en que se funda la oposición tiene considerable antigüedad y se halla en uso, especialmente si el nivel de explotación alcanzado es significativo. Y, además, es reiterada la jurisprudencia que manda estar más a las semejanzas que a las diferencias, ya que -como enseñaba Breuer Moreno, P. C.- "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. "Tratado de marcas", 1946, p. 358), resultando apropiado en caso de reflexiva duda preferir el signo registrado -en tanto constituye un derecho adquirido- sobre la marca protestada -que no supera el campo de la mera expectativa- (véase, entre muchas otras, causa: 4401 del 23/7/1976; 361 del 20/3/1981; 7156 del 8/6/1990; 205/98 del 26/11/1999; 52496/95 del 28/6/2000; etc.). Y cierro esta brevísima reseña de algunas directivas jurisprudenciales, apuntando que basta que la confundibilidad o la situación de duda razonable se dé en uno de los tres campos en que se realiza la confrontación de los signos -gráfico, fonético e ideológico- para que se justifique evitar la concurrencia de las marcas; ello así, porque -como lo destaca Otamendi, J.- "El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión" (conf. "Tratado de marcas", 1946, p. 156).

4. Ello establecido, importa poner de resalto que no ha sido acreditado -en forma fehaciente- que la raíz o partícula Mac sea de "uso común" con relación a productos farmacéuticos y medicinales. Lo cual revestía importancia en orden a las pautas del cotejo de las marcas, puesto que de tener dicha raíz esa calidad no era susceptible de monopolio.

El listado de fs. 165/166 -emanado de una empresa particular- incluye 43 marcas de la clase 5 integradas por la mencionada raíz (he suprimido las dos que están enfrentadas en autos y dos más por hallarse repetidas). Sin embargo, examinado con cuidado, el primer impacto que produce se deslíe al verificar que incluye seis solicitudes abandonadas, 12 marcas vencidas (no consta que tramiten su renovación) y 11 que son meras solicitudes en trámite, de resultado incierto.

De las 14 marcas subsistentes, hay dos que obviamente desempeñan un papel defensivo: el conjunto "Ri ristorante italiano macrovida" y la marca mixta "Macabi" (con diseño de la estrella de David); designación ésta que, como es público y notorio, identifica una institución judía que poco o nada tiene que ver con la producción o comercialización de especialidades medicinales (toma su nombre de los hermanos macabeos, que encabezaron la resistencia hebrea contra la dominación del rey de Siria, Antíoco IV Epífanes).

Además, aunque los signos Machol y Machete contengan la partícula Mac, no se puede sostener razonablemente que sean aptas para apoyar la tesis de la actora, toda vez que la consonante C se pliega a la segunda sílaba y forma la CH, de manera que la partícula en examen resulta prácticamente imperceptible para un consumidor medianamente atento.

Quedarían por tanto, de la lista de fs. 165/166 tan sólo unas diez marcas para ilustrar la cuestión. Empero, si bien se mira el asunto, ese dato por sí mismo no sustenta la posición de la demandante, desde que se ignora qué productos concretos distinguen y si éstos son de naturaleza farmacológica o medicinal, con lo que se sigue sin saber si Mac es "de uso común" respecto de dichos artículos.

Y si se profundiza más la cuestión, se puede verificar en autos que las marcas Mac (fs. 302/345), Mac For (fs. 346/360) y Mac Burney (fs. 361/367), que figuran en la lista de fs. 165/166, están registradas con relación a productos de la clase 5 que no guardan afinidad con los farmacológicos y medicinales (vgr., aguas minerales y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, antisárnicos y productos veterinarios; como también las dos últimas mencionadas: sustancias para destruir malas hierbas y animales dañinos y desodorantes para ambientes).

En síntesis, de las planillas de fs. 165/166 subsistirían -teóricamente- siete marcas computables; extremo que, empero, se ve perjudicado por el hecho de que se ignora absolutamente qué mercancías distinguen en concreto.

Por otro lado, si se pondera los antecedentes remitidos por el INPI. (lista de fs. 286/288) y se los vincula con los de las planillas antes examinadas, adviértese que sólo aparecen vigentes cuatro marcas que comienzan con la partícula Mac (aunque sería más exacto aludir a la raíz Macro): Macrodex, Macromol, Macrolim y Macrofine y que estuvieron inscriptas otras seis, ya vencidas y relativamente a las cuales se desconoce si en algún momento superaron una existencia meramente registral (tales son Maccari, Macrofac, Macrovit, Macrovida, Macrotric y Macrovest). Y el panorama se completa meritando los productos que figuran en los bademécum especializados que obran a fs. 101/124 - -que abarcan el lapso que va desde abril de 1983 hasta noviembre de 1995-, en los que consta que en ese extenso período sólo habrían sido objeto de comercialización productos farmacéuticos Macbirs -que ya no aparece en el año 1987-, Macoderm, Macrodex y Macril (marca de la demandada, base de la oposición).

En tales condiciones, resulta claro que el cuadro que emerge del listado confeccionado por una empresa particular y los antecedentes remitidos por el INPI. no permiten arribar a la certeza de que, efectivamente, la partícula Mac reviste el carácter de ingrediente de "uso común" en las marcas referidas a fármacos y artículos medicinales. A la actora, que invocó ese argumento como uno de los presupuestos de hecho de su posición en el pleito, incumbía acreditar el extremo anotado (doct. del art. 377 CPCCN.). No logró hacerlo y, por consiguiente, en la confrontación de las marcas en pugna prescindiré de la argumentación que se cimenta en esa circunstancia.

5. Definido el tema precedente, destaco que la marca Macril se remonta a 1965 siendo su entonces titular Roux-Ocefa (fs. 206 y 260), quien la transfirió a la demandada el 10/8/1976 (fs. 210 y 266). En 1981 Laboratorios Andrómaco S.A. comenzó a utilizar la marca y siguió usándola con intensidad al punto de llegar -en los años 1991 a 1996 inclusive- a ventas anuales de casi 900.000 unidades de la crema antibacteriana, antimicótica y antiinflamatoria que distingue con el mencionado signo Macril (conf. peritación contable de fs. 241, no observada por las partes).

La antigüedad de la marca y la significativa magnitud de su empleo justifican acentuar su protección, con el objeto de desalentar acercamientos indebidos. Por ello, y porque el conflicto se desenvuelve con relación a productos de la clase 5, la confrontación de las marcas debe ser realizada con severidad.

Desde ese enfoque juzgo, concordando con el magistrado de la anterior instancia, que los vocablos enfrentados presentan coincidencias estructurales que los aproximan en exceso y que tornan prudente enervar su convivencia en el mercado para prevenir confusiones que menoscabarían el logro de los fines de la Ley de Marcas: la tutela del consumidor y el amparo de sanas prácticas mercantiles (conf. Corte Sup., doct. de Fallos 272:290  ; 279:150  , entre muchos otros).

Cabe meritar, en este caso, que además de que las marcas lucen un acercamiento inconveniente, el rigor del cotejo encuentra también fundamento en el hecho de que la marca registrada Macril distingue, en la realidad, una crema antibacteriana y antimicótica (véase el prospecto de fs. 128) y que el signo Mactin que pretende registrar la actora posee similares propiedades terapéuticas (nótese que Laboratorios Rontag S.A. limitó su solicitud originaria a "productos antibacterianos y antifúngicos", como se puede ver en la pieza de fs. 30).

Cierto es que Mactin y Macril no son marcas idénticas o de excepcional parecido. Mas es razón suficiente para sustentar la protesta que los signos marcarios posean notas aptas para suscitar una similitud confusionista, según la frase acuñada -y ya clásica en la materia- por el Dr. Miguel Echegaray como miembro de esta sala.

Una situación de esa especie puede estimarse como razonablemente admisible, pues las palabras Mactin y Macril se hallan desprovistas de sentido conceptual y evocativo, con lo que nada perceptible comunican al ser humano. Trátase, en ambos casos, de voces de pura fantasía, por lo que su aprehensión gráfica o sonora no permite al ser humano formarse una imagen y, por el proceso de abstracción, elevarse de ella a la idea o concepto. De allí que, siendo una grafía o una onda sonora carente de significación, débase atender con cuidado a las semejanzas de la escritura o de la fonética ya que, como es obvio, no hay posibilidad alguna de confusión en el terreno ideológico.

Pues bien; el acercamiento fresco y espontáneo a los signos permite advertir naturalmente, sin forzar la atención, que se está en presencia de palabras breves estructuradas bisilábicamente, con la participación de las mismas vocales (A-I) y una partícula inicial idéntica (Mac); extremo éste que tiene su peso por cuanto la raíz o las primeras letras son la que las personas retienen con mayor facilidad (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995  , p. 198 y jurisprudencia citada en la nota 226). Esa comunidad de elementos coparticipados contagia una cierta sensación de semejanza de las voces, afirmación que no es caprichosa puesto que se origina en la identidad de las tres primeras letras y en la formación de la segunda sílaba con la misma vocal (i), de modo que -en un examen más pormenorizado- cáptase que sobre seis letras las marcas Mactin y Macril presentan cuatro en común, dispuestas de igual forma.

Síguese de ello que son más las semejanzas que las diferencias, con la particular proyección que tiene la identidad de las tres primeras letras, que insumen nada menos que el 50% de cada palabra, y la similar disposición que tiene las letras vocales. De allí que me incline por estimar justa la decisión del "a quo" al tener por fundada la oposición. Y a la misma conclusión llegaríase, en todo caso, si se estimara que el tema de la confundibilidad se presta a reflexiva duda, ya que en tal supuesto débese preferir la marca registrada; máxime cuando, como en el caso acontece, ella es de antigua data y ha sido y es objeto de intensa explotación.

Voto, pues, porque se confirme la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 68 párr. 1º CPCCN.).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada, con costas a la recurente vencida (art. 68 párr. 1º CPCCN.).

Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se halla vacante (art. 109  RJN.). - Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.