Sáenz Briones y Cía. S.A. v. Goyenechea S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 17/02/2004.

Uso - Conservación del derecho - Prueba - Caducidad del registro

Buenos Aires, febrero 17 de 2004.

La Dra. Najurieta dijo:

I. Conforme a la presentación de fs. 18/20 vta., ampliada a fs. 301/307, la empresa Sáenz Briones y Cía. S.A. -titular de las marcas mixtas "Gran Sidra Real" y "Real" en diversos registros de la clase 33- promovió esta demanda solicitando la declaración de caducidad del registro 1451821 de la misma clase 33 internacional, correspondiente a la marca "Tero Real", de titularidad de la empresa demandada. Subsidiariamente, para el supuesto en que se rechazara su pretensión de caducidad, solicitó la nulidad absoluta de la marca señalada, por violación del art. 24  inc. b ley 22362 (1) (fs. 304). La actora afirmó que el registro indicado debía ser declarado caduco por falta de uso, pues no se había detectado utilización real de la marca en el período comprendido entre el 11/8/1994 y el 11/8/1999, esto es, en los cinco años anteriores a la mediación que consta a fs. 2/4 de esta causa. En la contestación de fs. 369/386 vta. la demandada negó la presencia de "interés legítimo" en la actora para reclamar la declaración de caducidad de su registro 1451821 (conf. fs. 370 vta.). Adujo que su parte es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de vinos desde 1868, que es titular de la marca "Tero Real" desde el año 1950 y que ese signo ha coexistido pacíficamente con la marca solicitada y obtenida por la demandante -cuyo registro más antiguo se remonta a 1974- durante más de veinticinco años.

La sentencia de fs. 816/818 rechazó la demanda por caducidad del registro y también la pretensión subsidiaria de nulidad de la marca a "Tero Real" -registro 1451821 en clase 33-, con costas a la actora, vencida. Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido a fs. 824 vta. También se interpusieron recursos contra las regulaciones de honorarios a fs. 823, fs. 825 y fs. 826, los cuales serán tratados en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

II. La parte actora sostiene su recurso mediante la expresión de agravios de fs. 832/836, que mereció la respuesta de fs. 838/844 vta. de su contraria. En esta instancia la recurrente centra sus reproches en la negativa del magistrado a declarar la caducidad del registro 1451821, a pesar de que, a su juicio, sólo se ha demostrado una comercialización mínima del producto de la demandada individualizado con la marca "Tero Real", lo cual constituye una burla del espíritu de la legislación marcaria. Agrega que posee interés legítimo, pués como competidora en el mercado de las bebidas alcohólicas y titular de una marca notoria tiene derecho a impedir que otras empresas diluyan la capacidad distintiva del vocablo "real", lo cual justifica satisfactoriamente su interés, conforme al criterio amplio de apreciación que ha predominado sobre el punto en la jurisprudencia nacional.

III. Dice el art. 26  párr. 1º ley 22362: "A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor". Este requisito de uso de la marca como condición para conservar el derecho exclusivo otorgado por el registro, introducido por la vigente Ley de Marcas, persiguió lograr una reducción de la cantidad de registros existentes -correspondientes a marcas jamás utilizadas- que obstaculizaban el registro de nuevas marcas que sí cumplirían su función propia (conf. Bertone y Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de marcas", t. 2, 2003, Ed. Heliasta, ps. 337/338). Sin duda, tal como ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, la caducidad por la caducidad misma no parece tener cabida en nuestra legislación, y la declaración judicial debe se pedida por parte interesada legítimamente (conf. Otamendi, Jorge, "El uso y otras cuestiones de la nueva Ley de Marcas  ", LL 1981-D-901 y ss., especialmente p. 907; del mismo autor, "Derecho de marcas", 2003, p. 351; causas sala 1ª, 4576, del 10/7/2001, y 8885/00, del 15/8/2002).

En el sub lite no puede sostenerse que la marca mixta impugnada por la actora (ver fs. 584 vta. y fs. 585), cuyo primer registro se remota al año 1950 -conf. fs. 353, registro 279579 de la marca mixta "Tero Real" y constancias de sucesivas renovaciones a fs. 354/356- pudo o pueda constituir un obstáculo para el registro o uso por Sáenz Briones y Cía. S.A. de su marca mixta "Real", cuyos primeros registros datan del 16/9/1974 (registro 805387, fs. 563, y registro 805388, fs. 576). Tiene razón la demanda cuando afirma que ambas marcas han coexistido pacíficamente durante más de veinticinco años. En este orden de idas, es mi convicción que los conjuntos marcarios involucrados en este litigio no están enfrentados pues no son confundibles. Ello sentado, el punto es decidir si el interés legítimo en solicitar la caducidad puede sustentarse no ya en un riesgo de confusión, que no existe, o en la intención de registrar el signo que volvería al dominio público, extremo que no se ha invocado, ni tampoco en el mero deseo de la litigante en "obtener la derrota" de su oponente -ver, en este sentido, la causa 457/97 "Syncro Argentina S.A.Q.I.C.I. y F. v. Laboratorios Bagó S."  , resuelta por sala 1ª el 10/7/2001-, sino en la voluntad de un comerciante competidor en fortalecer su propio signo mediante la supresión del registro de otro signo que, de alguna manera, tiene aptitud para diluir el valor distintivo de la marca propia.

En esta causa es opinable esta aptitud, en atención a las diferencias de los conjuntos marcarios enfrentados; sin embargo, en virtud del criterio amplio con que la jurisprudencia de esta Cámara ha ponderado este extremo (conf. sala 1ª, causa 5157, del 11/5/1988; sala 2ª, causa 26836/94, "Laboratorios Duncan S.C.A. v. FADA Ind. y Farmacéutica S.R.L."  , del 9/9/1999 (2), consid. V; sala 3ª, causas 21367/95 y 21372/95, falladas el 30/5/1996; Otamendi, Jorge, "Derecho de marcas", p. 352), no comparto la conclusión del magistrado de la anterior instancia sobre el punto y considero que debe reconocerse interés legítimo de la actora en reclamar judicialmente la caducidad del registro 1451821.

IV. Lo afirmado no conduce a modificar la sentencia apelada, pues, tal como ha concluido el a quo, en autos se ha probado el uso de la marca "Tero Real" por la parte demandada, de modo tal de concluir al rechazo de la caducidad de su registro (fs. 817 vta.).

Este tribunal ha sostenido que dado que la prueba del uso comporta un hecho positivo de verificación sencilla para quien deben defenderse en la acción de caducidad, corresponde interpretar que recae sobre ambos contendientes el deber jurídico de aproximar al juez la mayor cantidad de elementos que permitan llegar, con la mayor certeza posible, a la verdad jurídica objetiva (sala 3ª, causas 21367/95 y 21372/95, "Vivat Holding P. L. C. v. Yannit S.A. y otro" [J 7.2266-1], del 30/5/1996).

En estos autos se cuenta con el dictamen de la contadora Mirta Pucci, experta designada de oficio por el juzgado, y con el informe del consultor técnico de la parte actora, contador Guiet (fs. 639 y fs. 750). Estos dictámenes periciales no han sido impugnados y se basan en datos de los duplicados de facturas obrantes en poder de la demandada y que fueron debidamente registrados en los libros contables. En el anexo sobre "Detalle de ventas" correspondientes al período que se extiende de agosto de 1994 a agosto de 1999 aparece en los años 1994, 1995, 1997 y 1999 la venta del producto (vino) identificado con la marca "Tero Real". Este dictamen es coincidente con los resultados de la prueba informativa que obra a fs. 659, 660, 661 y 663.

El recurrente adujo en esta instancia que el "uso ha sido mínimo". El argumento es irrelevante, pues la ley es flexible sobre el punto y la "comercialización" de una marca no es una noción puramente cuantitativa (conf. Otamendi, Jorge, "El uso y otras cuestiones en la nueva Ley de Marcas  ", cit. p. 903), sino que permite abarcar actos de intercambio y cualquier otra forma de disposición del producto. Por lo demás, y solamente con relación a un único cliente, Marangos Hnos. S.A. (Savoy), consta que se le vendieron 450 cajas del vino "Tero Real" en 1994, 180 cajas en 1995 y 250 cajas en 1997, lo cual, aun cuando represente un muy escaso porcentaje en volúmenes de ventas, obsta a concluir que la demanda ha constituido una mera ficción para burlar la ley. Además, la concreción de operaciones de venta presupone que se han llevado a cabo otras formas de utilización comercial real de la marca, a saber: su empleo en listas de precios y en facturas.

El apelante insiste en esta instancia con el argumento introducido en el alegato relativo al uso por la empresa demandada, en la práctica, de una marca diferente del signo registrado (fs. 835). Si se comparan las etiquetas de fs. 361 -que coinciden con la que aparece en la botella de vino ofrecida como prueba y que tengo a la vista- con la marca mixta (nominativa y gráfica), tal como aparece en el acta 1812401 (fs. 584 vta.), se advierten diferencias que no inciden en la plano fonético ni conceptual sino en el gráfico, debido al tipo e letra y a variaciones en el dibujo del ave, así como en el paisaje. Sin embargo, entiendo que los elementos diferentes no alteran la esencia del carácter distintivo del registro y que, en consecuencia, el conjunto merece la protección concedida, conforme al principio consagrado en el art. 5  párr. c ap. 2 del Convenio de París  (conf. esta Cámara, sala 2ª, causa 2498/92, "La Veneciana S.C.A. v. Dondero Hnos. y Cía. S.A."  , del 12/10/1999, consid. IX), y su uso obsta a la declaración de caducidad reclamada.

Habida cuenta de que Sáenz Briones y Cía. S.A. no ha presentado agravios atinentes al rechazo de la pretensión subsidiaria de nulidad de marca, la cuestión ha quedado firme conforme a lo resuelto en la primera instancia.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo desestimar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar la sentencia apelada. Con costas de esta alzada a cargo de la recurrente, vencida (art. 68  CPCCN)

Los Dres. Farrell y De las Carreras adhieren al voto que antecede.

En virtud de lo deliberado y de las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: Rechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la recurrente, vencida (art. 68  CPCCN.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- María S. Najurieta.- Martín D. Farrell.- Francisco de las Carreras. (Sec.: Fernando A. Uriarte).