Sandoz Limitada v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 30/04/1998.

Patentes - Vigencia de la ley 24.481 - Solicitud de reválida de patentes extranjeras

Buenos Aires, abril 30 de 1998.

El Dr. Pérez Delgado dijo:

1. La sentencia de fs. 271/273 rechazó la demanda y, en consecuencia, declaró válida y ajustada a derecho la resolución dictada el 21/3/97 por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En esta decisión administrativa, el organismo en cuestión desestimó la solicitud de reválida formulada por Sandoz Ltd. el 19/12/95, sobre la base de que tal petición no estaba prevista en el ordenamiento vigente (leyes 24481  [1] y 24572  [2], que sustituyeron y derogaron la anterior Ley de Patentes 111 [3]).

Contra esa decisión apeló la actora, en cuyo memorial de agravios de fs. 284/292, que es respondido por el INPI. a fs. 295/297, sostiene que la ley 111 estaba vigente cuando concretó su solicitud de revalidación de la patente extranjera concedida para composiciones herbicidas, según constancia de f. 176.

2. Como hemos tenido oportunidad de señalarlo en otra ocasión (conf. causa "Dupont", del 9/11/95), la decisión de este tipo de conflictos requiere destrabar una verdadera maraña normativa, pues todo el trámite legislativo y reglamentario en materia de patentes estuvo plagado de dificultades y de desprolijidades que pusieron en serio riesgo la seguridad jurídica.

No obstante esta circunstancia, es deber de los jueces esclarecer la cuestión (arg. art. 15 CC.  ) y, por lo tanto, resulta menester volver a realizar un examen de las disposiciones que se dictaron, a los efectos de establecer si al 19/12/95, fecha de la solicitud de reválida, estaba o no vigente la ley 111 . Éste es, en verdad, el único punto a dilucidar, pues la actora admite que en el régimen actual no se contempla el instituto de las patentes de reválida.

Todo el problema arranca con la sanción de la ley 24481, cuyo art. 102 estableció: "Entrará en vigencia el 1/1/95, a partir de cuya fecha se deroga la ley 111 y toda norma que se oponga a la presente".

Esta ley fue sancionada el 30/3/95, pero no fue inmediatamente publicada. Ello se debió a que el Poder Ejecutivo observó algunos artículos por medio del decreto 548/95 , publicado en el B.O. del 21/4/95.

Con respecto al citado art. 102 del proyecto de ley, la observación del PEN consistió en lo siguiente: "Establece una vigencia retroactiva incompatible con los aproximadamente cincuenta mil trámites que se autorizan mensualmente para proteger derechos de propiedad industrial, y generaría graves conflictos de orden legal en cuanto a sus alcances y derechos".

El Congreso de la Nación aceptó esta objeción, y por medio de una nota enviada por el presidente de la Cámara de Diputados al presidente de la Nación, fechada el 23/5/95, se comunicó al PEN. que las observaciones al proyecto registrado bajo el n. 24481 habían sido tratadas por ambas Cámaras, decidiéndose aceptar las que se habrían efectuado a varios artículos, entre ellos, el mentado 102 (el texto de esta nota se encuentra publicado en el B.O. del 20/9/95).

No obstante lo expresado en esta comunicación, el texto de la ley 24481, publicada el mismo día 20/9, incluyó el art. 102, tal como había sido redactado originariamente, a pesar de que existía consenso sobre la procedencia de la observación vinculada con la aplicación retroactiva.

Así planteada la cuestión, entiendo que la interpretación más acertada sobre la fecha de entrada en vigencia del nuevo texto legal -y la consecuente derogación de la ley 111 - es la que realizó en fecha reciente la sala 3ª de esta Cámara, en el sentido de que los términos acotados de la observación del PEN. sólo gravitan respecto de la retroactividad, pero no con relación a la inmediata entrada en vigencia, que se debe regir por la regla general del art. 2 CC. (ver voto del Dr. Amadeo, al que adhirió el Dr. de las Carreras por subrogación en la causa 1412/97 "Unilever LV v. INPI.", resuelta el 24/3/98).

Coincido, por lo tanto, en que la ley 111 quedó derogada después de los ocho días de la publicación oficial de la ley 24481, aunque debo señalar que la fecha exacta de la entrada en vigencia del nuevo régimen legal, es el día 29/9/95, y no el 7/10/95, como por un error material se señala en el citado precedente, pues la recordada ley fue publicada el día 20/9, y no el 28/9, como allí se expresa.

La sanción posterior de la ley correctiva 24572  no modifica la solución, pues en ella se sustituyen varias normas, entre las que no figura lo relativo a la entrada en vigencia del nuevo régimen. Esta ley fue publicada en el B.O. del 23/10/95, y fue promulgada por decreto 589/95 del PEN, que se publicó en la misma fecha.

3. En mérito a lo expresado en el capítulo anterior, es obvio que no comparto las argumentaciones que desarrolla la actora en su memorial de agravios.

Entiendo que no se le debe dar a la observación exteriorizada en el decreto 598/95 un alcance que no tiene. Así lo interpreto porque en la referida norma el PEN. sólo observó la vigencia retroactiva del nuevo régimen legal, pero en ningún momento se puso en tela de juicio la sustitución de la antigua ley 111.

En consecuencia, no es dudoso concluir que el único aspecto que se debe tener por no escrito en la ley 24481, es el relativo a su vigencia retroactiva, pero no el atinente a la derogación de la ley 111, que no mereció cuestionamiento alguno.

Por cierto que se podría dar por terminado el análisis del tema, si no fuera porque el mismo día en que se publicó la ley 24572, esto es, el 23/10/95, fue a su vez publicado un decreto -con el n. 590/95-, pretendidamente ordenador de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, n. 24481, con las modificaciones de la ley 24572, y de la "ley 111 de Patentes de Invención". Y para completar esta situación de desconcierto, en el art. 2 del anexo II de ese texto ordenado, se previó expresamente la hipótesis de las patentes obtenidas en el extranjero y la protección acordada al solicitante en tanto fuera el inventor o un sucesor legítimo suyo, tal como la proveía el antiguo art. 2 de la citada ley 111.

Como este texto fue mantenido hasta su derogación por el texto ordenado que aprobó el decreto 260/96, publicado el 22/3/96 -en el que se suprimió a la ley 111, según surge de su anexo 1-, la actora interpreta que su solicitud de reválida de la patente sudafricana tenía sustento normativo en las previsiones del texto ordenado del decreto 590/95.

Por cierto que tampoco comparto esta tesis.

Me resulta más que claro que con el dictado del decreto 590/95, el PEN. se arrogó facultades que sólo incumbían al Poder Legislativo, pues intentó mantener con vida -más propiamente resucitar- y conferir vigencia a un dispositivo legal -la ley 111 -, que el Parlamento había derogado expresamente.

No comparto, tampoco, la pretensión de mantener la operatividad del decreto 590/95 por el hecho de que no haya mediado en este caso el debate y la declaración de inconstitucionalidad que ha requerido una tradicional jurisprudencia de la Corte Sup. que la apelante cita.

Estamos en presencia aquí de una flagrante violación de una cláusula constitucional, ante el ejercicio de atribuciones que están expresamente vedadas al PEN. La Constitución Nacional dispone claramente que "no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad, absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo" (art. 99 inc. 3 párr. 2).

De tal modo, entonces, que cuando los jueces nos encontramos como en este caso ante una palmaria extralimitación de las atribuciones propias de aquel Poder del Estado, y puesto que se trata de un decreto y no de una ley, estamos facultados para declarar la nulidad del acto, aun sin petición de parte, dado su carácter manifiesto (arts. 1047 CC.  y 14  inc. b, y 17  ley 19549).

No se me oculta que la Corte Sup., en fecha reciente, ha debilitado el ejercicio del control constitucional que nos incumbe a los jueces (ver decisión de la mayoría en la causa "Rodríguez, Jorge, en Nieva, Alejandro y otros v. PEN.", del 17/12/97). No comparto ese criterio y no me considero obligado por ese precedente. En todo caso, debo dar primacía al respeto y a la tutela de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994.

4. Las consideraciones expuestas son suficientes para resolver el problema planteado y, por lo tanto, no es necesario que analice las demás cuestiones puramente accesorias que se ventilan en el memorial de la recurrente.

Por ello, y por sus fundamentos concordantes, voto por la confirmación de la sentencia de 1ª instancia, con costas de la alzada también por su orden, atendiendo a las mismas razones que expuso el juez respecto del desorden legislativo y reglamentario que dominó la escena en esta materia (art. 68 párr. 2 CPr.).

El Dr. de las Carreras dijo:

Adhiero al voto del distinguido colega Dr. Pérez Delgado, con las siguientes excepciones:

1. En principio, los decretos del PEN., en tanto actos administrativos, no resultan susceptibles de ser declarados nulos de oficio por los jueces, aun cuando el vicio fuere "manifiesto" (conf. arg. arts. 12  , 14  y 17  ley 19549; Fallos 190-142, esp. consid. 10 y ss., 196-422 y 450, 241-397 y 250-501, y Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. II, n. 477, ps. 470 y ss.).

En el sub iudice, el decreto 590/95  no resulta una excepción.

Sin embargo, ello no resulta un obstáculo para coincidir con el resultado final del pleito, en tanto en el conflicto de aquél con las leyes 24481  y 24572, debe privilegiarse la aplicación de éstas, donde no se encuentra prevista la patente de reválida, resultando ello, en mi opinión, suficiente para desestimar la acción de autos.

2. Aun cuando pueda no coincidir con la doctrina establecida en la cita efectuada en el último párrafo del consid. 3 del voto del vocal preopinante (Fallos 25-364), tampoco comparto la premisa de efectuar apreciaciones de valor acerca de los precedentes de la Corte Sup. en las sentencias de los tribunales de grado (Fallos 205-614 y 245-429). Por lo tanto, tampoco adhiero a la apreciación allí efectuada donde subyace esta circunstancia; máxime cuando, por lo demás, la casi nula vinculación de ésta con la particular materia del sub lite la cual no justifica siquiera, su mención.

Por último, me encuentro constreñido de aclarar que en la causa "Unilever" citada en el voto (donde intervine por subrogancia), me bastó comprobar que la solicitud fue presentada en tiempo muy anterior a la presunta entrada en vigencia del nuevo régimen, ocurriendo aquí otro tanto pero a la inversa, esto es, que la reválida fue presentada cuando se encontraba inexorablemente derogada su previsión normativa en el ordenamiento jurídico nacional con la publicación de las citadas leyes 24481  y 24572  .

El Dr. Farrell adhirió al voto del Dr. Pérez Delgado.

Por el mérito a la votación que exterioriza el acuerdo que se acaba de transcribir, se resuelve: confirmar la sentencia apelada, con costas de la alzada por su orden.- Jorge G. Pérez Delegado.- Martín D. Farrell.- Por sus fundamentos: Francisco de las Carreras.