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Fuente:
Sistema de Información de la Integración Económica Centroamericana
http://www.sieca.org.gt
Introducción
Descripción del Procedimiento
Diferencias planteadas sobre la interpretación del acuerdo
sobre los adpic
Diferencias planteadas en materia de patentes
India:
Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos agroquímicos para la agricultura (Caso número WT/DS50/R
iniciado por los Estados Unidos. Informe del Órgano de Apelación).
India:
Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos químicos para la agricultura (Caso número WT/DS79/R, iniciado
por las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros. Informe del Grupo
Especial)
Canadá: Protección mediante patente de los productos
farmacéuticos (Caso número WT/DS114/R, iniciado por las Comunidades Europeas y
sus Estados Miembros. Informe del Grupo Especial)
Canadá: Período de protección mediante patente (caso
número WT/DS170/R iniciado por los Estados Unidos. Informe del Órgano de
Apelación)
Pakistán: Protección mediante patente de los productos
farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura (caso número WT/DS36
iniciado por los Estados Unidos)
Portugal:
Protección mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad
Industrial (caso número WT/DS37 iniciado por los Estados Unidos)
Argentina: Protección mediante patente de los productos
farmacéuticos y protección de los datos de pruebas relativos a los productos
químicos para la agricultura (caso número WT/DS/171 iniciado por los Estados
Unidos) (caso número WT/DS196 iniciado por los Estados Unidos)
Brasil:
Medidas que afectan a la protección mediante patente (Caso
número WT/DS199 iniciado por los Estados Unidos)
Comunidades Europeas:
Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos químicos para la agricultura (caso número WT/DS153 iniciado por
Canadá)
Estados Unidos: Código de Patentes de los Estados Unidos
(caso número WT/DS224 iniciado por Brasil)
1. El
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
Solución de Diferencias en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
es un conjunto de normas en virtud de las cuales se establecen procedimientos
previsibles para resolver las diferencias comerciales que surjan entre los
Países Miembros. Normalmente surge una diferencia cuando un país adopta una
medida que otro u otros Miembros consideran contraria a las disposiciones de la
normativa de la OMC o a los compromisos adquiridos por el Miembro. Tanto en el
GATT de 1947 como en los Convenios para la protección de la propiedad
intelectual que sirvieron de base para las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC, existían mecanismos para solucionar las diferencias que surgieran entre
los Estados Contratantes en cuanto a la interpretación de los tratados (ver por
ejemplo, el párrafo 1 del Artículo 28 del Convenio de París y el párrafo 1 del
Artículo 33 del Convenio de Berna); sin embargo, esas disposiciones no eran
efectivas por diversas razones.
2. En el
caso de los Convenios de París y de Berna, si bien se estableció que toda
diferencia que no se hubiera conseguido resolver por la vía de la negociación
podía ser resuelta ante la Corte Internacional de Justicia, se permitió a los
Estados Contratantes, al momento de firmar el Acta o de depositar su instrumento
de ratificación o de adhesión, acogerse a la reserva establecida en el segundo
párrafo de los Artículos citados, en virtud de la cual no quedaban sujetos al
procedimiento de solución de diferencias señalado[1]
Además, para los países que no se acogieron a la reserva, no existían mecanismos
eficaces para obligarlos a dar cumplimiento a los fallos emitidos.
3. En el
caso del GATT de 1947, aunque el procedimiento establecido ofrecía mecanismos
para hacer cumplir las decisiones emitidas, entre los que se incluía la
compensación económica por las pérdidas debidas al incumplimiento de las
obligaciones, el sistema se consideraba imperfecto porque los Miembros podían
fácilmente bloquear la adopción de los informes de los grupos especiales. Sin
embargo, la disponibilidad de un procedimiento de solución de diferencias fue,
de hecho, una de las principales razones por la que los Estados Unidos y otros
países desarrollados defendieron la idea de que las disposiciones sobre
propiedad intelectual se incluyeran en los Acuerdos de la Ronda Uruguay.
4. En
virtud de ello, en el párrafo 1 del Artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, los
negociadores convinieron en que las obligaciones contenidas en el Acuerdo
quedarían sujetas a los procedimientos generales de solución de diferencias
establecidos en el GATT de 1994. Los nuevos procedimientos se elaboraron sobre
la base del marco anterior que preveía dos fundamentos para que un Miembro
pudiera recurrir al sistema de solución de diferencias. De conformidad con el
párrafo 1 del Artículo XXIII del GATT de 1947, una parte contratante podía
recurrir al sistema de solución de diferencias si consideraba que:
una ventaja
resultante para ella del Acuerdo, ya fuera ésta directa o indirecta, se
encontraba anulada o menoscabada como resultado de una medida adoptada por otro
Miembro; o
uno de los
objetivos del Acuerdo se encontraba comprometido por la aplicación de una medida
adoptada por otro Miembro.
5. La
medida recurrida podía ser contraria o no a las disposiciones del Acuerdo o
derivarse de cualquier otra situación, lo que planteaba la posibilidad de dos
categorías de reclamación: las reclamaciones planteadas por la aplicación de una
medida contraria a uno de los Acuerdos, que tuviera como consecuencia la
anulación o menoscabo de una ventaja o el compromiso de uno de los objetivos del
Acuerdo; y las reclamaciones planteadas por la aplicación de una medida, que
aunque no fuera contraria a las disposiciones de alguno de los Acuerdos o se
derivara de cualquier otra situación, causaran de igual forma anulación o
menoscabo de una ventaja adquirida por un Miembro o comprometieran alguno de los
objetivos del Acuerdo. A la primera clase de reclamaciones se les denomina
generalmente reclamaciones “con infracción” y a las segundas reclamaciones “sin
infracción”.
6. Aunque
las diferencias basadas en la doctrina de las reclamaciones “sin infracción”
eran poco comunes y su finalidad era proteger el equilibrio de las concesiones
arancelarias para impedir que resultaran afectadas por obstáculos no
arancelarios al comercio o por otras medidas gubernamentales, los negociadores
incluyeron la reclamación “sin infracción” como fundamento para la iniciación de
procedimientos de solución de diferencias que comprendieran obligaciones sobre
propiedad intelectual. Sin embargo, no quedó clara la forma cómo podría
iniciarse una reclamación “sin infracción” en el caso del Acuerdo sobre los
ADPIC, ya que las obligaciones derivadas de este Acuerdo son significativamente
distintas de las obligaciones relacionadas con el comercio de mercancías. Como
resultado de ello, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC decidieron
permitir que los Miembros plantearan reclamaciones “sin infracción” pero
impusieron una moratoria para el inicio de este tipo de reclamaciones hasta el 1
de enero de 2000.
7. Durante
la moratoria, se encomendó al Consejo de los ADPIC, por medio del párrafo 3 del
Artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, la tarea de examinar “el alcance y las
modalidades de las reclamaciones [sin infracción]” y la de presentar
“recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación”. Como parte
del examen, la Secretaría de la OMC preparó una nota de antecedentes sobre las
diferencias en las que se habían planteado reclamaciones sin infracción de
disposiciones, indicando que en la historia del GATT/OMC sólo había habido unas
cuantas reclamaciones en casos en los que no existía infracción[2]
y que las llamadas “reclamaciones motivadas por otras situaciones” nunca habían
servido de fundamento para una recomendación o decisión de las partes
contratantes, aunque sí habían constituido la base de argumentos presentados
ante grupos especiales en un pequeño número de casos.[3]
El Consejo de los ADPIC indicó asimismo que en la mayor parte de las
reclamaciones “sin infracción” se había alegado la anulación o menoscabo de una
ventaja resultante.
8. El
documento preparado por el Consejo de los ADPIC y otros puntos de vista
presentados por los Miembros, formaron la base para el debate en las sesiones
celebradas por el Consejo durante 1999.[4]
La mayoría de los Miembros se manifestó a favor de recomendar a la Conferencia
Ministerial una prórroga de la moratoria, para permitir que el Consejo siguiera
examinando el alcance y las modalidades de las reclamaciones “sin infracción”.
Sin embargo, Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esta posición y en vista de
que toda decisión de la Conferencia de ampliar la moratoria, basada en una
recomendación del Consejo, debía ser por consenso, la disensión de los Estados
Unidos significó que no se enviara a la Conferencia ninguna recomendación
efectiva.[5]
9. Es más,
los Estados Unidos y otros países argumentaron que, puesto que no hay un vínculo
expreso entre el párrafo 2 (que establece la moratoria) y el párrafo 3 (que
establece las recomendaciones), la moratoria prescribía por efecto del párrafo 2
y a los Miembros se les permitía iniciar reclamaciones sin infracción. Sin
embargo, otros Miembros argumentaron que hay un vínculo “implícito” entre los
párrafos mencionados y que la moratoria no prescribiría sino hasta que se
enviara una recomendación a la Conferencia. Este punto de vista significaría
que la moratoria permanecería a menos que hubiera consentimiento unánime de
ampliarla, lo que no parecería compatible con la redacción del párrafo 2.
10. Las
deliberaciones sobre las reclamaciones “sin infracción” continuaron en marzo de
2000 y los Miembros presentaron documentos de debate adicionales;[6]
sin embargo, no se alcanzó el consenso antes de la Conferencia Ministerial de
Doha. Como resultado de ello, los Ministros examinaron el estado de los debates
y “dieron instrucciones” al Consejo de los ADPIC de continuar el examen del tema
y “formular recomendaciones al quinto período de sesiones de la Conferencia
Ministerial”. Mientras tanto, los Miembros acordaron abstenerse de iniciar
reclamaciones “sin infracción”. En vista de que no se registró ningún avance
durante la Quinta Conferencia Ministerial celebrada en Cancún, los Ministros no
llegaron a ninguna decisión sobre las reclamaciones “sin infracción”.
11. Los
Artículos XXII y XXIII del GATT establecen las bases para el procedimiento
actual de solución de diferencias de la OMC, que se complementan con las
disposiciones del Entendimiento de la OMC relativo a las Normas y Procedimientos
por los que se rige la Solución de Diferencias (Entendimiento
sobre Solución de Diferencias –ESD–), que se concluyó simultáneamente con el
Acuerdo sobre los ADPIC. Tomados en conjunto, estos Artículos y el
Entendimiento establecen un procedimiento único que combina algunos aspectos del
arbitraje comercial y algunos aspectos de los procesos judiciales y alienta a
los Miembros a alcanzar, en todo momento durante el procedimiento, soluciones
voluntarias a los problemas existentes.[7]
12. Para
iniciar el procedimiento de solución de diferencias, el Miembro reclamante debe
notificar al Miembro contra quien se hace la reclamación, la esencia de la
diferencia y debe solicitar consultas con dicho Miembro.[8]
Seguidamente, el Miembro contra quien se hace la reclamación, debe responder a
la solicitud dentro de los diez días siguientes y las consultas se deberían
iniciar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se recibió la
solicitud.[9]
El objeto de estas consultas es dar a los Miembros otra oportunidad de resolver
sus diferencias. Con el fin de promover la apertura entre los Miembros y
fomentar los acuerdos, estas consultas son confidenciales, no públicas, y “no
prejuzgarán los derechos de ningún Miembro en otras posibles diligencias”.[10]
13. El
párrafo 7 del Artículo 4 del ESD establece que las consultas deben concluirse
dentro de los sesenta días siguientes al inicio de las mismas. Si se logra
avanzar durante las consultas o si éstas comprenden asuntos complejos, los
Miembros pueden ampliar el período previsto.
14. Si los
Miembros no pueden llegar a una “solución mutuamente convenida” durante las
consultas, el Miembro reclamante puede solicitar al Órgano de Solución de
Diferencias (que en realidad es el Consejo General de la OMC que se compone de
todos los Miembros) que autorice el establecimiento de un Grupo Especial para la
solución de la diferencia. El Miembro contra quien se hace la reclamación puede
“vetar” la primera solicitud para la formación y selección del Grupo Especial
pero no puede vetar ninguna solicitud posterior.[11]
Supuestamente, el propósito de permitir el veto de la primera solicitud es
convencer al Miembro contra quien se hace la reclamación, de la seriedad que
reviste el asunto para el Miembro que ha iniciado el procedimiento y dar al
Miembro contra quien se hace la reclamación, otra oportunidad de considerar
opciones diferentes a la formación de un Grupo Especial.
15. Después
de que se ha autorizado la formación del Grupo Especial, se redacta el mandato
en el que se enumeran los asuntos formulados en la diferencia. El Grupo
Especial sólo está autorizado para examinar los asuntos formulados en el
mandato. Este proceso puede tomar hasta 20 días.[12]
16. Una vez
que el mandato se ha establecido, el Miembro reclamante y el Miembro contra
quien se hace la reclamación seleccionan a los posibles integrantes del Grupo
Especial de una lista de expertos calificados que mantiene la Secretaría de la
OMC. Los integrantes de los grupos especiales no son funcionarios o empleados
de la OMC. Generalmente son expertos en comercio internacional y tienen otras
responsabilidades profesionales. Los Miembros tratan de ponerse de acuerdo con
respecto a las tres personas que integrarán el Grupo Especial, a partir de la
lista de expertos seleccionada. Si los Miembros no pueden ponerse de acuerdo,
el Director General puede seleccionarlos.[13]
17. El
Grupo Especial recibirá los alegatos de las partes y llevará a cabo audiencias
para que las partes presenten sus puntos de vista oralmente.[14]
En las audiencias pueden participar otros Miembros exponiendo sus puntos de
vista. Los alegatos y la información que se presente son confidenciales, como
en el arbitraje, y no se distribuyen entre el público. Aquí, también, el
objetivo de esta disposición es facilitar una solución mutuamente satisfactoria,
la que se estima es más probable si el proceso se realiza en privado. Si se
llega a un acuerdo, los Miembros notificarán al Órgano de Solución de
Diferencias que se ha llegado a una solución mutuamente convenida y mencionarán
brevemente la base del arreglo, como por ejemplo, la promulgación de una nueva
ley que sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.
18. A
continuación, los demás Miembros podrían plantear cuestiones relacionadas con la
solución de la diferencia.[15]
Sin embargo, parecería que la decisión de los Miembros de poner fin a la
controversia no se vería afectada por comentarios ulteriores. También parece
que en la práctica, en algunas ocasiones los Miembros deciden, durante las
consultas informales, no continuar con el procedimiento pero no notifican
formalmente la decisión al Órgano de Solución de Diferencias.
19. Después
de haber examinado toda la información y las opiniones presentadas, el Grupo
Especial preparará un resumen de los asuntos formulados en la diferencia y los
puntos de vista de los participantes, y enviará esta parte preliminar del
informe al Miembro reclamante y al Miembro contra quien se hizo la reclamación
para recibir sus comentarios. A continuación, el Grupo Especial circulará un
reporte preliminar, que incluye las conclusiones propuestas, para comentarios de
los Miembros mencionados. Esto da a los Miembros la oportunidad de corregir
cualquier información inexacta. También da una “pausa” al proceso para que los
Miembros reevalúen su posición a la luz de las soluciones propuestas y brinda a
los Miembros la oportunidad de convenir en una solución antes de que el Grupo
Especial rinda su informe final.
20. Dentro
de los seis meses siguientes a su formación, el Grupo Especial presentará su
informe final a los Miembros. Nuevamente, habrá un aplazamiento entre la
emisión del informe y la distribución de éste a otros Miembros. Esto también da
al Miembro reclamante y al Miembro contra quien se presentó la reclamación, la
oportunidad de resolver la diferencia voluntariamente. Si no se logra una
solución voluntaria, el Órgano de Solución de Diferencias aprobará el informe a
menos que éste se rechace por unanimidad.
21. Si uno
o ambos Miembros en la controversia están insatisfechos con el informe del Grupo
Especial, pueden apelar las conclusiones ante el Órgano de Apelación, que se
compone de siete personas que son expertos en una rama del derecho y en comercio
internacional. Ellos son funcionarios de tiempo completo en la OMC y son
nombrados para períodos de cuatro años. No están afiliados a ningún Miembro de
la OMC.
22.
Generalmente, tres miembros del Órgano de Apelación actúan como tribunal de
apelaciones y examinan el informe del Grupo Especial para determinar si hay
errores de derecho.[16]
No vuelven a examinar la evidencia existente ni reciben nueva evidencia de parte
de los Miembros. El Órgano de Apelación tiene la obligación de presentar su
decisión en un informe que debe quedar finalizado dentro de los 60 días
siguientes a la apelación, pero dicho período puede ser ampliado a 90 días.
Nuevamente, el informe debe presentarse al Órgano de Solución de Diferencias,
que lo adoptará a menos que haya una decisión unánime en contrario. Todo este
procedimiento, desde la solicitud de consultas hasta el proceso de apelación,
toma 15 meses aproximadamente.
23. Cuando
el Órgano de Apelación y el Grupo Especial encuentran que un Miembro infringe el
Acuerdo sobre los ADPIC, recomienda que el Miembro enmiende su práctica para
estar en regla. El Miembro infractor debe informar a continuación al Órgano de
Solución de Diferencias si tiene la intención de cambiar su práctica y cuándo
tiene la intención de hacerlo. Si no puede cambiarla de inmediato, debe hacerlo
dentro de un plazo prudencial.[17]
24. Si un
Miembro no desea cambiar su práctica puede negociar una reparación, por ejemplo,
un incremento de aranceles por parte del Miembro que hizo la reclamación.[18]
Si el Miembro infractor no ofrece una reparación o enmienda su práctica de
manera satisfactoria, el Miembro que hizo la reclamación puede obtener
reparación a través del incremento de sus aranceles u otros medios.
Generalmente, la reparación se debería obtener dentro del mismo “sector” de la
violación; por ejemplo, sería mejor que la reparación por no conferir protección
por medio de patentes a los aparatos electrónicos, se diera retirando los
beneficios de los bienes electrónicos o suspendiendo las concesiones en ese
ámbito. Si eso no es posible, podría obtenerse reparación en otros sectores
cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC. Si esto fracasa, puede obtenerse
reparación suspendiendo los beneficios que otorgan otros acuerdos de la OMC.[19]
25. Con
frecuencia surgen desacuerdos entre los Miembros con respecto al tiempo
necesario para eliminar una violación. El Artículo 21(c) del ESD autoriza a los
Miembros a someter a arbitraje dichos desacuerdos. El Artículo 25 del ESD
también dispone que los Miembros puedan someter a arbitraje otros asuntos,
incluido el nivel de compensación. De hecho, el arbitraje se ha empleado en
varias diferencias que surgieron sobre la interpretación del Acuerdo sobre los
ADPIC. (Véase el análisis de cada una de las diferencias).
26. A
continuación aparece un organigrama que ilustra el flujo del proceso y contiene
referencias a las disposiciones del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias. Este organigrama se basa en el preparado por la Secretaría de la
OMC, el cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica
www.wto.org
Diferencias planteadas sobre la interpretación del acuerdo sobre los
adpic
27. A la
fecha, los Miembros han solicitado consultas en veinte reclamaciones
independientes con base en el Acuerdo sobre los ADPIC.[20]
Se han producido informes de Grupos Especiales en seis casos pero sólo tres
informes han sido objeto de examen por parte del Órgano de Apelación. Los
Artículos sobre patentes del Acuerdo sobre los ADPIC han sido objeto de
discusión en cuatro informes de Grupos Especiales y los de derecho de autor y
marcas han sido objeto de un informe cada uno. De igual importancia es el hecho
de que muchos asuntos procesales se han examinado en estos informes.
28. Aunque
las resoluciones y decisiones en estos informes no son técnicamente vinculantes
para los Grupos Especiales posteriores y la doctrina de observar los precedentes
(stare decisis) no se aplica,[21]
la necesidad de contar con reglas y jurisprudencia internacional estable y
predecible, determina que el Órgano de Apelación y los Grupos Especiales empleen
informes anteriores para tratar de emitir informes que sean compatibles con
decisiones anteriores.[22]
Esto significa que los informes son muy útiles para determinar las obligaciones
de un Miembro de conformidad con el Acuerdo.
29. Este
documento contiene un resumen de todas las diferencias que, a la fecha, se han
planteado ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en cuanto a la
interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque las notificaciones sobre las
soluciones mutuamente convenidas por los Miembros no tratan de manera detallada
la naturaleza de las obligaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC, pueden arrojar
luz sobre los puntos de vista de los Miembros involucrados en las diferencias y
también pueden ser útiles para entender cómo podría interpretarse el Acuerdo.
De manera similar, aunque son muy breves, las solicitudes de consultas pueden
indicar qué prácticas considera un Miembro en particular incompatibles con el
Acuerdo sobre los ADPIC.
30. Para un
mayor detalle de los argumentos de las partes en las diferencias pueden
consultarse los informes en el sitio de la OMC en la web
www.wto.org
Resumen del caso planteado
31. Estados
Unidos inició esta reclamación en contra de la India argumentando que no existía
en dicho país:
un sistema
de protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos
químicos para la agricultura, como lo dispone el Artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC;
ni un medio
de presentación de solicitudes de patentes para esos productos, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC;
ni un
fundamento legal para conceder derechos exclusivos de comercialización para los
mencionados productos, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 del Artículo
70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
32. El
párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros
establecer un sistema de presentación anticipada (“sistema mailbox”), que
permita a los inventores presentar solicitudes de patente para productos
farmacéuticos y productos químicos para la agricultura, que no eran materia
patentable en un Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. El
propósito del sistema “mailbox” es preservar las fechas de presentación y de
prioridad de estas solicitudes, hasta que las invenciones reivindicadas se
conviertan en materia patentable. El párrafo 9 del Artículo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC exige que los Miembros otorguen “derechos exclusivos de
comercialización” a ciertos productos cubiertos por las solicitudes “mailbox” de
patente. Véase al final del caso, el texto de las disposiciones mencionadas.
33. En su
reclamación, Estados Unidos señaló que de conformidad con la Constitución de la
India, el Presidente está facultado para promulgar “órdenes” cuando el
Parlamento no se encuentre en período de sesiones y el Presidente esté
convencido de que “existen circunstancias que hacen necesario que él actúe de
manera inmediata”. El 31 de diciembre de 1994, el Presidente de la India hizo
uso de esta facultad y promulgó la Orden de Patentes (modificación) para
permitir las solicitudes “mailbox” de patente y los derechos exclusivos de
comercialización para los productos reivindicados en determinadas solicitudes “mailbox”.
El 6 de marzo de 1995, se notificó esta Orden al Consejo de los ADPIC para
indicar que se había cumplido con lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del
Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
34. La
Orden expiró por disposición legal el 26 de marzo de 1995. Los intentos por
promulgar una ley que contuviera las disposiciones de la Orden fracasaron. Sin
embargo, la Oficina de Patentes de la India siguió recibiendo y manteniendo las
solicitudes “mailbox” de patente. Supuestamente, dicha Oficina recibió
“instrucciones administrativas” sobre el manejo de estas solicitudes
anticipadas. No se dio aviso al Consejo de los ADPIC sobre estas instrucciones
administrativas ni se dieron a conocer al Grupo Especial, al Órgano de Apelación
o al público. El Gobierno de la India tampoco dio aviso del vencimiento de la
Orden al Consejo de los ADPIC.
35. Estados
Unidos argumentó que el párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
exigía que la India estableciese un sistema para recibir solicitudes “mailbox”
de patente que gozara de una condición jurídica segura. Explicó que las
disposiciones jurídicas existentes en la India exigían que la Oficina de
Patentes examinara todas las solicitudes y rechazara las reclamaciones relativas
a productos farmacéuticos o químicos agrícolas. Por consiguiente, una acción
para obligar al rechazo de las reivindicaciones en las solicitudes “mailbox”,
probablemente tendría éxito a pesar de las instrucciones administrativas. Es
más, Estados Unidos argumentó que no había un sistema establecido para otorgar
derechos exclusivos de comercialización, como lo exige el párrafo 9 del Artículo
70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tras el inicio del proceso de solución de
diferencias, Estados Unidos añadió una reclamación basada en el incumplimiento
del Artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la obligación de publicar o
poner a disposición del público las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
resoluciones administrativas de aplicación general referentes a la materia
objeto del Acuerdo (transparencia).
36.
Finalmente, Estados Unidos solicitó que el Grupo Especial sugiriera a la India
que enmendara sus leyes de manera similar a las enmiendas promulgadas en
Pakistán para corregir el mismo problema.
37. La India
respondió que las instrucciones administrativas eran suficientes para dar
cumplimiento a las disposiciones del párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC, a pesar de la falta de fuerza legal. Además, el Gobierno de la India
argumentó que debía recibir deferencia en la interpretación de su legislación y
determinó que las instrucciones administrativas brindaban suficiente certeza
jurídica para cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que
se refiere al párrafo 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India
argumentó que ningún solicitante de una patente “mailbox” había cumplido con los
requisitos exigidos para obtener derechos exclusivos de comercialización. Por
consiguiente, la India todavía no estaba obligada a establecer un sistema para
la protección de esos derechos exclusivos.
Conclusiones del Grupo
Especial
38. El
Grupo Especial indicó que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC deben
interpretarse a la luz de los precedentes en la OMC (el llamado acervo o acquis
del GATT) y de las “legítimas expectativas” que el Acuerdo creó para los
Miembros. Utilizando estos lineamientos en su interpretación, el Grupo Especial
llegó a la conclusión que los Miembros estaban obligados a establecer un sistema
para la recepción de las solicitudes “mailbox” de patente en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo (1 de enero de 1995). Asimismo, que las disposiciones
jurídicas existentes en la India permitirían impugnaciones creíbles sobre la
validez de las solicitudes “mailbox” recibidas por la Oficina de Patentes de la
India a esa fecha. Por consiguiente, concluyó que la India no disponía de un
sistema de solicitudes “mailbox” de patente que preservara la novedad más allá
de toda duda razonable, como lo exige el párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Es más, constató que la India estaba obligada a establecer un
sistema de derechos exclusivos de comercialización a partir del 1 de enero de
1995, como lo exige el párrafo 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por lo tanto, llegó a la conclusión de que la India no tenía disposiciones
jurídicas o administrativas para otorgar estos derechos.
39. Además,
el Grupo Especial argumentó que el asunto de la transparencia del régimen
“mailbox” de la India estaba relacionado con los asuntos contenidos en su
mandato, a pesar de la falta de una referencia específica al Artículo 63 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Como consecuencia de ello, llegó a la conclusión que
la falta de notificación y publicación de las instrucciones “administrativas”
sobre el establecimiento de un sistema “mailbox”, por parte de la India,
constituía una infracción al Artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre
transparencia.
40. En
síntesis, el Grupo Especial constató que la India no había cumplido con las
obligaciones que le imponen los párrafos 1 y 2 del Artículo 63 y el párrafo 8
del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque dicho país no había
establecido un mecanismo que preservara adecuadamente la novedad y la prioridad
de las solicitudes de patente para las invenciones de productos farmacéuticos y
productos químicos para la agricultura durante el período transitorio previsto
en el Artículo 65 del Acuerdo, ni había publicado ni notificado adecuadamente
información sobre ese mecanismo. Además, que la India había incumplido sus
obligaciones resultantes del párrafo 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC porque no había establecido un sistema para la concesión de derechos
exclusivos de comercialización.
41. El
Grupo Especial se negó expresamente a incluir en su informe la sugerencia hecha
por Estados Unidos relacionada con la forma como la India debería enmendar su
ley porque consideró que su inclusión limitaría la flexibilidad otorgada a la
India para dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en
virtud de lo establecido en el párrafo 1 del Artículo 1 del Acuerdo.
42. La India
apeló y el Órgano de Apelación resolvió con fecha 19 de diciembre de 1997.
Conclusiones del Órgano de
Apelación
43. El
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial cometió un error en su
interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, al tomar en
cuenta las “legítimas expectativas” de los Miembros. Expresó que este principio
interpretativo se aplicaba sólo a las “reclamaciones en casos en que no existe
infracción”,[25]
no a las “reclamaciones en caso de infracción de disposiciones” como en la
presente controversia. Sin embargo, esta aplicación equivocada de dicho
principio no llevó al Grupo Especial a equivocarse en la interpretación de los
párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
44. En lo
que se refiere al párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
Grupo Especial constató que la redacción de la disposición exigía claramente la
implementación de un “medio” para presentar las solicitudes “mailbox” de
patentes el 1 de enero de 1995. El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el
Grupo Especial en que el párrafo 8(a) del Artículo 70 no era definitivo y
examinó las demás disposiciones contenidas en el mencionado párrafo; y estuvo
de acuerdo con el Grupo Especial en que el Artículo exigía la implementación de
“un sólido fundamento legal para preservar la novedad y la prioridad [de las
solicitudes mailbox] desde esas fechas.” Estuvo en desacuerdo con el Grupo
Especial en que este sólido fundamento legal debe establecerse más allá de toda
duda razonable.[26]
45. En
cuanto al argumento de la India que sus instrucciones administrativas (que no
fueron suministradas al Órgano de Apelación) eran legalmente suficientes para
cumplir con sus obligaciones y que el Grupo Especial no debía interpretar la
legislación hindú, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no
estaba interpretando la legislación de la India per se. Más bien, El Grupo
Especial estaba siguiendo una práctica internacional comúnmente aceptada y
estaba simplemente examinando la legislación hindú para determinar si cumplía
con el Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, el Órgano de Apelación
declaró:
Decir que el
Grupo Especial debía haber hecho algo distinto equivaldría a afirmar que sólo la
India puede evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones
que impone a este país el Acuerdo sobre la OMC. Está claro que esto no puede
ser así.[27]
46. Al
examinar la legislación de la India, el Órgano de Apelación constató que el
examen de las solicitudes de patente era una exigencia y que el rechazo de las
reclamaciones relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la
agricultura era obligatorio. Es más, las instrucciones administrativas no se
habían promulgado de conformidad con la Ley de Patentes de la India. Así pues,
determinó que un tercero podría impugnar con éxito el fundamento jurídico de las
instrucciones administrativas. De esta forma, la India no proporcionó un
fundamento jurídico sólido para el cumplimiento de las obligaciones que
establece el párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. (Antes, en
el informe, el Órgano de Apelación señaló que al promulgar la Orden, el gobierno
hindú creía claramente que era necesario realizar un cambio en la ley para dar
cumplimiento a las obligaciones del párrafo 8 del Artículo 70, pero que después
de que surgió la controversia ya no opinaba lo mismo).
47. En lo
que se refiere al párrafo 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, la
India argumentó que no estaba obligada a promulgar legislación sino hasta que
surgiera la necesidad. Sin embargo, la India admitió que era necesario contar
con legislación para cumplir con las obligaciones que impone este Artículo y que
la legislación todavía no se había promulgado. El Órgano de Apelación examinó
la redacción de la disposición y llegó a la conclusión que las obligaciones del
párrafo 9 del Artículo 70, al igual que las del párrafo 8, surgieron el 1 de
enero de 1995. Así pues, la India incumplió con las disposiciones del párrafo 9
del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
48. En
cuanto a la cuestión de la transparencia, de conformidad con el Artículo 63 del
Acuerdo sobre los ADPIC, el Órgano de Apelación constató que los términos del
mandato no incluían este asunto con claridad. Por consiguiente, el Órgano de
Apelación no tenía autoridad para examinarlo.
49. En
síntesis, el Órgano de Apelación proporcionó las siguientes interpretaciones del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Órgano de
Apelación deben guiarse por las normas de interpretación elaboradas en
anteriores informes de grupos especiales en el marco del GATT (el llamado acervo
o acquis del GATT) y las normas de interpretación de los tratados establecidas
en la Convención de Viena. Sin embargo, las constataciones y recomendaciones de
los grupos especiales y el órgano de apelación “no deben aumentar Al interpretar
el Acuerdo sobre los ADPIC, los Grupos Especiales y el ni disminuir los derechos
y obligaciones previstos en el Acuerdo de la OMC”. Por consiguiente, en las
reclamaciones planteadas por “infracción” no están obligados a tomar en cuenta
“las legítimas expectativas” de los Miembros y de los titulares de los derechos.
Las
obligaciones contenidas en los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC surgieron al entrar en vigor el Acuerdo (1 de enero de 1995).
El párrafo 8
del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros ofrezcan “una
base legal sólida” para establecer las fechas de presentación y de prioridad de
las solicitudes “mailbox” de patentes (solicitudes anticipadas). Esta “base
legal sólida” no tiene que establecerse “más allá de toda duda razonable”.
Los Grupos
Especiales y el Órgano de Apelación pueden examinar la legislación local para
determinar si ésta cumple con el Acuerdo sobre los ADPIC. Un Miembro no es el
intérprete definitivo de su ley.
Medidas adoptadas para
cumplir con el informe
50. Con el
fin de poner la Ley de Patentes de la India de 1970 en conformidad con el
Acuerdo sobre los ADPIC, el Parlamento de la India promulgó enmiendas a la Ley.
Estas enmiendas fueron aprobadas por el Presidente y publicadas en la Gaceta de
la India el 26 de marzo de 1999.[28]
A juicio del gobierno de la India, su legislación está ahora en conformidad con
los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y los Estados
Unidos no han continuado con la diferencia.
Disposiciones relevantes del
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 70 Protección de la materia existente
8.
Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no
conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los
productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que
le impone el artículo 27, ese Miembro:
 |
no obstante las disposiciones de la Parte VI,
establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio
por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas
invenciones; |
|
aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de
aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad
establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen
aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese
Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la
fecha de prioridad de la solicitud; y |
|
establecerá la protección mediante patente de
conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y
durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de
presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del
presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de
protección a que se hace referencia en el apartado b). |
|
9.
Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de
conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de
comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un
período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de
comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente
de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con
posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya
presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese
producto o se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.
Resumen del caso planteado
51. Las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros iniciaron esta reclamación en contra
de la India, esencialmente con el mismo fundamento empleado por los Estados
Unidos en la controversia anterior (Véanse los numerales 2 a 5). En vista de
que las Comunidades Europeas habían participado como tercero en las actuaciones
del Grupo Especial encargado de examinar la reclamación de Estados Unidos y que
las medidas de que se trataba en esta diferencia ya habían sido objeto de un
procedimiento anterior, el Director General nombró a los mismos integrantes del
Grupo Especial que se había ocupado de la anterior diferencia, a excepción del
Presidente que no estaba disponible.
52. En su
petición, las Comunidades Europeas solicitaron que el Grupo Especial hiciera
extensivas a este caso las constataciones a las que llegó en la controversia
iniciada por los Estados Unidos, y concluyera que la India no había cumplido con
las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC. (Véase al final del caso el texto de las disposiciones mencionadas).
53. En su
contestación a la reclamación de las Comunidades Europeas, la India citó los
Artículos 9 y 10 del Entendimiento para la Solución de Diferencias (ESD) para
argumentar que las CE tenían impedimento para plantear una reclamación separada
por cuestiones que ya habían sido examinadas por un Grupo Especial. Incluso si
las CE estuvieran facultadas para plantear dicha reclamación, la India tenía
derecho a “procedimientos normales para la solución de diferencias” y así, las
CE estaban obligadas a presentar de nuevo todos los argumentos planteados en la
controversia anterior. La decisión anterior no sentaba jurisprudencia (stare
decisis). Es más, la India podía solicitar que el Grupo Especial reconsiderara
las constataciones del Grupo Especial anterior, aduciendo que el primer Grupo
Especial y el Órgano de Apelación se equivocaron y que ellos podían ofrecer
información adicional que podría justificar conclusiones diferentes. (Véase al
final del caso el texto de las disposiciones mencionadas).
54. Además,
la India presentó nuevos argumentos para señalar que el Grupo Especial anterior
se había equivocado en sus constataciones (que habían sido confirmadas por el
Órgano de Apelación). Específicamente, el Grupo Especial anterior y el Órgano de
Apelación constataron que la Ley de Patentes de la India exigía que se
examinaran todas las solicitudes de patente. Así pues, incluso las solicitudes
“mailbox” tendrían que ser examinadas, en lugar de mantenerlas pendientes hasta
que se confiriera protección a los productos por medio de patentes, como lo
exige el párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. La India
argumentó en este caso, que la ley exigía el examen pero no establecía de manera
expresa el plazo en el que tendría que examinarse la solicitud. De esta forma,
los funcionarios a cargo de las patentes tenían facultad para aplazar el examen
de las solicitudes “mailbox”.
55. Además,
la India aseguró que un competidor del titular de derechos exclusivos de
comercialización no podía exigir la realización del examen de una solicitud
“mailbox” de patente porque ese competidor carecía de “legitimación” para
iniciar una acción para obligar al examen de la solicitud de patente y dicho
examen no estaría “hecho”. Por lo tanto, ninguno podía obligar a que se
realizara el examen y los funcionarios de patentes de la India podían, a su
juicio, postergar el examen de las solicitudes “mailbox” de patentes hasta el
año 2005. Esta demora en el examen daría cumplimiento a las disposiciones del
párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conclusiones del Grupo
Especial
56. En
primer lugar, el Grupo Especial examinó el argumento procesal presentado por la
India, relacionado con los Artículos 9 y 10 del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias, que autoriza al Órgano de Solución de Diferencias a consolidar las
controversias con el objeto de que sean consideradas por un único Grupo
Especial. Concretamente, la India afirmó que si un Miembro iniciaba un
procedimiento de solución de diferencias sobre un asunto determinado, los
citados artículos exigían que los otros Miembros se adhirieran a ese
procedimiento o quedarían excluidos de poder iniciar posteriormente, una
reclamación por el mismo asunto. El Grupo Especial constató que no había
fundamento para esta afirmación. Aunque los Artículos mencionados daban la
facultad de consolidar las diferencias que existieran al mismo tiempo, no
exigían que los Miembros iniciaran o se adhirieran a las reclamaciones cuando
otros Miembros plantearan diferencias sobre los mismos asuntos.[29]
57. Sin
embargo, el Grupo Especial constató que el Artículo 10 daba derecho a la India a
procedimientos normales de solución de diferencias y que el stare decisis no era
aplicable. Sin embargo, declaró que tomaría en cuenta las constataciones
anteriores y que les daría un peso importante.
Por
consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales o
del Órgano de Apelación no vinculan a los Grupos Especiales, aunque esas
decisiones se refieran a la misma cuestión. En nuestro examen de la diferencia
WT/DS79 no estamos jurídicamente vinculados por las conclusiones del Grupo
Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el informe del Órgano de
Apelación. No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solución
de diferencias" que prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en
cuenta las conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Órgano de
Apelación en la diferencia WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos. Además,
consideramos que en nuestro examen debemos atribuir considerable importancia
tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la función de aportar
seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio que tiene el
sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar
resoluciones contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes). [Se
omite la nota al pie]. A nuestro parecer, estas consideraciones constituyen la
base de la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 del ESD que exige la
remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al "grupo especial que haya
entendido inicialmente en el asunto".[30]
58. Con
respecto al sistema para las solicitudes “mailbox” de patentes de acuerdo con el
párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial señaló
que las CE replantearon el razonamiento y las conclusiones del Grupo Especial
anterior, modificadas por el Órgano de Apelación. Por consiguiente, constató
que las CE establecieron prima facie la existencia de una infracción y que la
carga de refutar las reclamaciones de las CE pasó a la India.
59. En
vista de este enfoque, el Grupo Especial adoptó, esencialmente, los argumentos y
constataciones del Grupo Especial anterior y limitó la consideración a los
nuevos argumentos presentados por la India acerca de que el Grupo Especial
anterior se había equivocado.
60. En
cuanto a la afirmación de la India que un competidor del titular de derechos
exclusivos de comercialización no podía exigir la realización del examen de una
solicitud “mailbox” porque carecía de legitimación y, además, porque el examen
de la solicitud de patente no estaría “hecho”, el Grupo Especial se negó a
aceptar esta afirmación. Consideró que los derechos exclusivos de
comercialización que surgen de una solicitud “mailbox” privarían a los
competidores de los beneficios económicos o de la comercialización inmediata de
las copias del producto amparado por dichos derechos. Sin embargo, el rechazo
de las solicitudes “mailbox” extinguiría los derechos exclusivos de
comercialización y permitiría a los competidores entrar al mercado de forma
inmediata y beneficiarse económicamente. Así pues, un competidor tendría
intereses económicos suficientes para obligar a que se realizara el examen de la
solicitud “mailbox”, incluso a través de una acción judicial. En dicha acción
judicial, los funcionarios de la India probablemente se verían obligados a
examinar las solicitudes “mailbox” y a rechazarlas. En consecuencia, la India
no cumpliría con sus obligaciones dimanantes del párrafo 8 del Artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
61. Así
pues, el Grupo Especial constató que los nuevos argumentos e información
presentados por la India no refutaban con éxito la presunción prima facie de la
infracción del párrafo 8 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC expuesta
por las CE, que era básicamente el razonamiento y la decisión del Grupo Especial
anterior, en la forma que fue modificado por el Órgano de Apelación.
62.
Respecto de los derechos exclusivos de comercialización exigidos por el párrafo
9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE presentaron de nuevo el
razonamiento y las constataciones del Grupo Especial anterior, en la forma como
fueron modificados por el Órgano de Apelación. La India no ofreció ninguna
información nueva. En lugar de ello, la India se valió de los argumentos
anteriores e intentó señalar las inconsistencias de las constataciones previas
en relación con estos argumentos. Al Grupo Especial no le parecieron
convincentes los argumentos de la India y llegó a la conclusión que la India no
refutó la presunción prima facie de las CE.
63. En
consecuencia, el Grupo Especial constató que la India no cumplió con sus
obligaciones de acuerdo con los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
64. En
síntesis, esu informe de fecha 24 de agosto de 1998, el Grupo Especial
proporcionó las siguientes interpretaciones de las normas para la solución de
diferencias.
De
conformidad con los Artículos 9 y 10 del Entendimiento sobre solución de
diferencias, se permite que los Miembros inicien procedimientos aun si hubieran
sido terceros en una controversia anterior sobre los mismos asuntos.
Los Grupos
Especiales no están vinculados por las decisiones anteriores de otros Grupos
Especiales o del Órgano de Apelación incluso si se presentan las mismas
cuestiones. Sin embargo, argumentando la necesidad de crear un sistema de
comercio coherente y predecible, este Grupo Especial tomó en cuenta las
conclusiones del Grupo Especial anterior y llegó a la conclusión que las
Comunidades Europeas podían valerse del razonamiento y de las constataciones del
Grupo Especial anterior para establecer una presunción de infracción prima facie.
Como
consecuencia de sus interpretaciones, el Grupo Especial llegó a la conclusión
que la India no facilitó ninguna información o argumentos nuevos que
justificaran conclusiones que difirieran de la decisión anterior del Grupo
Especial, enmendada por el Órgano de Apelación. Así pues, el Grupo Especial
constató que la India incumplió con sus obligaciones de conformidad con los
párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Medidas adoptadas para
cumplir con el informe
65. Con el
fin de poner la Ley de Patentes de la India de 1970 en conformidad con el
Acuerdo sobre los ADPIC, el Parlamento de la India promulgó enmiendas a la Ley.
Estas enmiendas fueron aprobadas por el Presidente y publicadas en la Gaceta de
la India el 26 de marzo de 1999.[31]
A juicio del gobierno de la India, su legislación está ahora en conformidad con
los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y las Comunidades
Europeas no han continuado con la diferencia.
Disposiciones relevantes del
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 70 Protección de la materia existente
8.
Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no
conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los
productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que
le impone el artículo 27, ese Miembro:
|
no obstante las disposiciones de la Parte VI,
establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio
por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas
invenciones; |
|
aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de
aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad
establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen
aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese
Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la
fecha de prioridad de la solicitud; y |
|
establecerá la protección mediante patente de
conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y
durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de
presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del
presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de
protección a que se hace referencia en el apartado b). |
|
9.
Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de
conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de
comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un
período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de
comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente
de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con
posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya
presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese
producto o se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.
Disposiciones relevantes del
ESD
Artículo 9 Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes
1.
Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos
especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo
especial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos
de todos los Miembros interesados. Siempre que sea posible, se deberá
establecer un grupo especial único para examinar tales reclamaciones.
2., El
grupo especial único organizará su examen y presentará sus conclusiones al OSD
[Órgano de Solución de Diferencias] de manera que no resulten menoscabados en
modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si
las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos. Si
una de las partes en la diferencia lo solicita, el grupo especial presentará
informes separados sobre la diferencia considerada. Las comunicaciones
escritas de cada uno de los reclamantes se facilitarán a los otros
reclamantes, y cada reclamante tendrá derecho a estar presente cuando uno de
los otros exponga sus opiniones al grupo especial.
3. Si
se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones
relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las
mismas personas como integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se
armonizará el calendario de los trabajos de los grupos especiales que se
ocupen de esas diferencias.
Artículo 10 Terceros
1. En
el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en
cuenta los intereses de la partes en la diferencia y de los demás Miembros en
el marco de un acuerdo abarcado a que se refiera la diferencia.
2.
Todo Miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo
especial y así lo haya notificado al OSD (denominado en el presente
Entendimiento “tercero”) tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial
y de presentar a éste comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se
facilitarán también a las partes en la diferencia y se reflejarán en el
informe del grupo especial.
4. Si
un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de
un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier
acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de
solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta
diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya
entendido inicialmente en el asunto.
Resumen del caso planteado
66. Las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros (CE) iniciaron esta reclamación en
contra de Canadá, afirmando que dos excepciones canadienses a los derechos
exclusivos conferidos por una patente, eran incompatibles con las disposiciones
del Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (Derechos Conferidos) y con las
disposiciones contra la discriminación contenidas en el párrafo 1 del Artículo
27 del mismo Acuerdo. Estas excepciones permitían a los competidores emplear la
invención patentada para desarrollar ciertos datos de pruebas (excepción basada
en el examen reglamentario) y acumular productos durante el plazo de protección
de la patente (excepción basada en la acumulación de existencias).
67.
Concretamente, las CE indicaron que el artículo 55.2(1) de la Ley de Patentes de
Canadá contiene la siguiente excepción a las infracciones de patentes, llamada
“excepción basada en el examen reglamentario”, que es similar pero no idéntica,
a una excepción contenida en la Ley de Patentes de los Estados Unidos, que
comúnmente se conoce como la “Excepción Bolar”:[32]
No habrá
infracción de patente cuando una persona fabrique, construya, utilice o venda
una invención patentada pero lo haga exclusivamente con fines razonablemente
relacionados con la preparación y la presentación de información requerida por
una ley federal o provincial del Canadá o por una ley extranjera que regulen la
fabricación, la construcción, la utilización o la venta de cualquier producto.
68. Además,
que el artículo 55.2(2) de la citada Ley de Patentes de Canadá contiene la
siguiente excepción a los derechos de patente, “basada en la acumulación de
existencias”:
No habrá
infracción de patente cuando una persona que, conforme al apartado 1), fabrique,
construya, utilice o venda una invención patentada lo haga, durante el período
establecido en la reglamentación, para la fabricación y el almacenamiento de
artículos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente.
69. Las
Comunidades Europeas (CE) aseguraron que ambas excepciones eran incompatibles
con la obligación de conceder los derechos exclusivos establecidos en el
Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y que no se incluían dentro del rango de
las excepciones permitidas por el Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Además, las CE aseguraron que dichas excepciones se aplicaban sólo a productos
farmacéuticos y, por consiguiente, discriminaban con base en el sector de la
tecnología, lo cual se encuentra prohibido por el párrafo 1 del Artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, las CE aseguraron que la excepción sobre la
acumulación de existencias reducía el plazo de la patente y, por consiguiente,
era incompatible con las disposiciones del Artículo 33 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
70. Canadá
respondió que aunque ambas disposiciones eran excepciones a los derechos
exclusivos exigidos por el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, se incluían
dentro del rango de las excepciones permitidas por el Artículo 30 del Acuerdo.
También alegó que la disposición contra la discriminación que contiene el
párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplicaba a las
excepciones del Artículo 30. Asimismo, Canadá alegó que las excepciones no
reducían el plazo de protección exigido por el Artículo 33 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
71. En
vista de que Canadá admitió que los apartados 1) y 2) del artículo 55.2 de su
Ley de Patentes eran excepciones a los derechos exigidos por el Artículo 28 del
Acuerdo sobre los ADPIC, las CE cumplieron con la obligación de establecer una
presunción prima facie de que Canadá había violado el Artículo 28 del Acuerdo
sobre los ADPIC. De esta forma, la carga de la prueba pasó a Canadá, que debía
demostrar que las excepciones se incluían dentro del alcance del Artículo 30 del
Acuerdo sobre los ADPIC, para evitar una constatación de incompatibilidad con
las disposiciones del Artículo 28 del Acuerdo.
Conclusiones del Grupo
Especial
72. El Grupo
Especial constató que el Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que
deben cumplirse tres criterios para que una excepción sea permisible. Cada
criterio es independiente. Así pues, se deben cumplir todos para que una
excepción sea permisible.[33]
La excepción
debe ser limitada. Es decir, debe ser una excepción “restringida” que conlleve
sólo “una pequeña disminución de los derechos en cuestión”. Para ello, no se
toma en cuenta el impacto económico de la disminución; es decir, si éste es
grande o pequeño.[34]
Una excepción no es necesariamente limitada porque no cubre las cinco clases de
derechos exclusivos enumeradas en el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni
es limitada simplemente porque no cubre el derecho de vender la invención
patentada.
La excepción
no debe atentar “de manera injustificable contra la explotación normal de la
patente". La explotación normal consiste en “impedir todas las formas de
competencia que puedan detraer considerablemente [al titular] de las ventajas
económicas previstas como resultado de la exclusividad en el mercado otorgada
por la patente.”[35]
Sin embargo, la explotación normal no se equipara con el derecho de excluir a
otros exigido por el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, no
todos los derechos legales de impedir la explotación por otro entran en
conflicto con la explotación normal.
La excepción
no debe causar “un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular
de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.” Un
legítimo interés es un “concepto normativo que exige la protección de intereses
que son "justificables" en el sentido de que están apoyados por políticas
públicas u otras normas sociales pertinentes.”[36]
Sin embargo, los legítimos intereses del titular de la patente no se equiparan
al derecho legal de excluir a otros de la explotación de la invención.
73. Con
respecto a la excepción sobre la acumulación de existencias, el Grupo Especial
constató que la venta de un producto patentado no era el único beneficio
comercial importante conferido por la patente. La fabricación y el uso de la
invención también eran beneficios comerciales que se veían restringidos por la
excepción sobre la acumulación de existencias. Señaló que Canadá no limitaba la
cantidad de productos fabricados al amparo de la excepción y que ésta
virtualmente eliminaba la protección por medio de patentes durante los últimos
seis meses del plazo de la protección. Así pues, la excepción no era “limitada”
conforme el Acuerdo sobre los ADPIC y la excepción sobre la acumulación de
existencias no estaba incluida dentro del alcance del Artículo 30 del Acuerdo.
El Grupo Especial no procedió a analizar la excepción a la luz de los otros dos
criterios contenidos en el Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni a
examinar la compatibilidad de la excepción con las disposiciones de los
Artículos 27, párrafo 1 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.
74. En
cuanto a la excepción basada en el examen reglamentario, el Grupo Especial
constató que esta excepción cumplía con el primer criterio establecido en el
Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuanto a que se limitaba a un tipo
específico de conducta. Es decir, sólo la fabricación, construcción,
utilización o venta de la invención reivindicada para la preparación de los
datos de prueba constituiría una excepción a la infracción. La fabricación,
utilización, venta, ofrecimiento para la venta o importación de la invención
reivindicada para cualquier otro propósito seguiría constituyendo una infracción
a la patente. De esta manera, el alcance de los derechos legales menoscabados o
eliminados era limitado. Aunque el Grupo Especial señaló que esta conducta
podría incluir el uso extenso de la invención patentada en actividades
comerciales y que el valor comercial de la conducta podría ser elevado, el Grupo
Especial llegó a la conclusión de que esos efectos serían examinados en el
contexto del segundo y el tercer criterios. Es más, el Grupo Especial no
constató que tuviera importancia el hecho de que los datos fueran preparados
para emplearse en relación con procedimientos de aprobación en otros países.
75. Con
respecto al segundo criterio, el Grupo Especial constató que la excepción
regulaba esencialmente la explotación de la invención patentada después del
vencimiento de la patente. Si no hubiera excepción, habría protección de facto,
por medio de la patente, durante el período comprendido entre el vencimiento de
la patente y el otorgamiento a los competidores de la aprobación para la
comercialización del producto. El Grupo Especial consideró que esta protección
de facto no era la “explotación normal” de la invención patentada. Puesto que
la excepción no regulaba la explotación normal, no podía existir un conflicto
con dicha explotación. Así pues, la excepción cumplía con el segundo criterio y
no había necesidad de analizar el tercer criterio relativo a si la excepción
sería “injustificable”.
76.
Finalmente, el Grupo Especial señaló que los requisitos reglamentarios reducían
efectivamente el plazo de la patente para los productos farmacéuticos de ocho a
doce años. Así pues, señaló que las CE reclamaban que los titulares de patentes
tenían un derecho legítimo de obtener una ampliación de facto después del
vencimiento del plazo de la patente, creado por la demora en la obtención de la
aprobación para la comercialización, con el fin de “reponer” la parte del plazo
de la patente “perdida” durante el proceso de aprobación. Sin embargo, el Grupo
Especial no consideró que esta ampliación de facto fuera un “derecho legítimo”
porque aparentemente un número importante de Miembros de la OMC no lo veían
así. Específicamente, muchos Miembros no habían adoptado el principio de
restablecimiento del plazo de la patente, que compensara las demoras previas a
la comercialización, y los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no habían
incluido disposiciones relativas al restablecimiento del plazo de la patente.
Así pues, la excepción basada en el examen reglamentario cumplía con los tres
criterios exigidos por el Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC y era
permisible.
77. El
Grupo Especial rechazó la afirmación de Canadá de que las disposiciones del
párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC contra la discriminación
no se aplicaban al Artículo 30 del Acuerdo. El Grupo Especial señaló que “[e]l
texto del Acuerdo sobre los ADPIC no apoya tal interpretación.”[37]
Es más, al Grupo Especial le pareció muy difícil aceptar la propuesta de que las
disposiciones contra la discriminación se aplicaran al Artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC, relativo al uso no autorizado de las invenciones patentadas
(como lo admitió Canadá), pero no se aplicaran al Articulo 30 que también se
refiere al uso no autorizado de las invenciones patentadas.
78. El
Grupo Especial continuó señalando que la “discriminación” va más allá del trato
diferenciado y significa “la imposición injustificada de un trato
diferencialmente desventajoso.” La discriminación podía ser de jure y surgir
del trato diferenciado expreso o podía ser de facto y surgir del establecimiento
de hecho de una disposición. En vista de que el artículo 55.2(2) no contenía
una referencia expresa a un sector de la tecnología, todo efecto discriminatorio
tendría que ser de facto, no de jure. Sin embargo, el Grupo Especial constató
que las CE no habían ofrecido suficientes pruebas para demostrar que la ley de
hecho funcionaba de manera que colocaba en desventaja únicamente a la industria
farmacéutica, cuando se le comparaba con otros sectores de la tecnología. Así,
pues, el trato diferenciado no constituía discriminación de facto conforme el
significado del párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
79. Por
consiguiente, el Grupo Especial llegó a la conclusión que la excepción basada
en el examen reglamentario era compatible con las disposiciones de los Artículos
27, párrafo 1 y 28, párrafo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la
excepción sobre la acumulación de existencias no se ajustaba a las disposiciones
del Artículo 28, párrafo 1 del Acuerdo.
80. En
síntesis, el Grupo Especial en su informe de fecha 17 de marzo de 2000,
proporcionó las siguientes interpretaciones del Acuerdo sobre los ADPIC:
El Artículo
30 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica sólo a excepciones “limitadas” que
representan una pequeña disminución de los derechos exclusivos conferidos por la
patente. El impacto económico de la disminución del derecho no debe tomarse en
cuenta al determinar si la excepción es limitada. En lugar de ello, el impacto
económico será considerado cuando se determine si la excepción “causa un
conflicto irrazonable con respecto a la explotación normal de la patente”.
La
disposición contra la discriminación del párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC se aplica a las excepciones que se incluyen dentro del ámbito
del Artículo 30 del Acuerdo, así como a aquéllas que se incluyen dentro del
ámbito del Artículo 31, que también se refiere al uso no autorizado de las
invenciones patentadas.
El Grupo
Especial determinó que, aunque la excepción sobre acumulación de existencias no
era “limitada” y no era permisible, la excepción basada en el examen
reglamentario estaba permitida, de conformidad con el Articulo 30 del Acuerdo
sobre los ADPIC, y no era discriminatoria conforme el significado del párrafo 1
del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Informe del árbitro
81. Después
de que el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó el informe del Grupo
Especial, Canadá notificó al OSD que daría cumplimiento a las recomendaciones
del informe pero que necesitaría un plazo prudencial para hacerlo, como se lo
permitía el párrafo 3 del Artículo 21 del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias (ESD). Canadá declaró que tenía la intención de cumplir con lo
recomendado en el informe, enmendando las disposiciones reglamentarias. Es
decir, que promulgaría un nuevo reglamento que eliminaría las disposiciones
reglamentarias anteriores, las que el Grupo Especial había constatado que eran
incompatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Canadá
estimaba que un plazo prudencial para hacerlo sería 11 meses, contados a partir
de la fecha en que el OSD adoptó el Informe, en vista de las limitaciones
impuestas por las leyes y las políticas del Gobierno en la tramitación de la
modificación a las disposiciones reglamentarias, así como por las complejidades
que esto suponía. La CE planteó objeciones y las partes solicitaron que la
cuestión se sometiera a arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del párrafo
3(c) del Artículo 21 del ESD. El árbitro aceptó la solicitud el 21 de junio de
2000.
82. Las CE
sostuvieron que la derogatoria del reglamento actual que autoriza la acumulación
de existencias, no sería suficiente por sí sola para dar cumplimiento a las
obligaciones de Canadá conforme el Acuerdo sobre los ADPIC y que Canadá debía
derogar la disposición de la ley que autorizaba el reglamento actual. Es más,
las CE señalaron que un plazo prudencial para la derogatoria de la ley era doce
meses contados a partir de la fecha de adopción del Informe del Grupo Especial.
83. Con
respecto de la posición de las CE, el árbitro declaró:
En mi
calidad de árbitro según las disposiciones del párrafo 3 c) del artículo 21, no
cabe duda de que entre mis responsabilidades se incluye examinar detalladamente
la pertinencia y la duración de cada una de las etapas necesarias para la
aplicación, con el fin de determinar cuál ha de ser un “plazo prudencial” para
dicha aplicación. Sin embargo, entre mis responsabilidades no figura en ningún
sentido determinar la compatibilidad de la medida de aplicación propuesta con
las recomendaciones y resoluciones del OSD. Lo que justamente debe preocupar a
un árbitro nombrado de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 es
cuándo, no qué ha de hacer el Miembro en cuestión. [Énfasis añadido en el
original][38]
84. Así
pues, el árbitro se negó a considerar la reclamación de las CE de que el método
de implementación propuesto por Canadá era inapropiado. Más bien, el árbitro
sugirió que los procedimientos esbozados en el párrafo 5 del Artículo 21 del ESD
eran el camino adecuado para plantear objeciones sobre si las medidas de
implementación eran o no apropiadas.
85.
Posteriormente el árbitro examinó el cronograma presentado por Canadá para la
derogatoria del reglamento. En él, se identificaban, por separado, las etapas
para la implementación y los plazos relacionados con la misma, así como algunos
factores generales de demora. El árbitro señaló que el ESD exigía que los
Miembros aplicaran las recomendaciones de un Grupo Especial dentro del plazo
razonable más breve posible, si las recomendaciones no podían ser implementadas
de forma inmediata. Asimismo, señaló que el plazo prudencial se debía
determinar tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada acción, por
ejemplo, la naturaleza del mecanismo de implementación (ley, reglamento,
instrucción administrativa) y la complejidad del mecanismo de ejecución.
86. En este
caso, señaló que una ley canadiense y ciertas políticas del Gobierno relativas a
la enmienda de reglamentos, especificaban ciertas etapas y los plazos para
llevar a cabo dichas etapas. Su conclusión fue que las demoras en la
implementación causadas por la realización de estas etapas eran obligatorias y,
por consiguiente, razonables. Por el contrario, señaló que Canadá citaba otras
etapas para las que no estaba fijado el plazo asociado para realizar la acción y
que Canadá podía llevar a cabo esas etapas en períodos de tiempo más breves que
los planteados en su comunicación. Finalmente rechazó varias razones expuestas
por Canadá para demorar la implementación porque no estaban previstas en las
disposiciones del ESD; por ejemplo, demoras para compensar vacaciones y demoras
relacionadas con la complejidad política de los asuntos involucrados. Con
respecto a esto último, señaló que la complejidad de la naturaleza de la ley o
reglamento podría justificar demoras, pero las complejidades políticas o
contenciosas que surgen de la adopción o derogatoria de una ley o reglamento no
justifican demoras.
87. Por
último, señaló que la publicación preliminar del aviso para eliminar los
reglamentos fue publicado el 5 de agosto de 2000. Por consiguiente, los
reglamentos definitivos podrían ser implementados a principios de septiembre.
88. Así
pues, el árbitro determinó que seis meses, en lugar de once, era un plazo
prudencial para que Canadá cumpliera con las recomendaciones del Grupo Especial
y que el plazo finalizaría el 7 de octubre de 2000.
Medidas adoptadas para
cumplir con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC
89. En
octubre de 2000, el Gobierno de Canadá modificó los Reglamentos para la
Fabricación y Almacenamiento de Medicinas Patentadas con el objeto de eliminar
las disposiciones sobre la acumulación de existencias.[39]
En julio de 2001, la legislación (promulgada principalmente para ampliar el
plazo de ciertas patentes[40])
contenía también disposiciones que modificaban el artículo 55.2 de la Ley
Canadiense sobre Patentes. De esta manera, el Gobierno de Canadá considera que
ha puesto en práctica las recomendaciones sugeridas por el Grupo Especial en su
informe.
Disposiciones relevantes del
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 27 Protección de la materia existente< | 
