Sony Kabushiki Kaisha v. Dirección de Tecnología Calidad y Propiedad Industrial S/Denegatoria de Registro. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 07/04/1998.

Buenos Aires, abril 7 de 1998.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. La firma Sony Kabushiki Kaisha solicitó el registro de la marca "JumboTron" para distinguir "pantallas gigantes de televisión y exhibición luminosa para carteles públicos", de la clase 9 del Nomenclador Internacional, mas su solicitud 1644434 (fs. 14) fue denegada por la autoridad administrativa (disposición 21287/1993, fs. 25). Estimando la peticionaria que tal denegación resultaba infundada y arbitraria, en cuanto se basó en la existencia de la marca "Jumbo" en la clase 9 -cuyo titular no se opuso al registro-, promovió el presente juicio contra el Estado Nacional a fin de que se revocara aquella disposición y se autorizara la inscripción requerida (conf. demanda de fs. 4/10 y ampliación de fs. 33/35). La Nación Argentina, por intermedio de la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial (hoy INPI.), se opuso al progreso de esa pretensión sosteniendo la legitimidad de lo resuelto administrativamente, con fundamento en lo dispuesto en el art. 3 inc b ley 22362  (véase fs. 91/93).

2. El juez, en el fallo de fs. 220/221, consideró que efectivamente los signos "Jumbo" y "JumboTron" eran confundibles, por lo que rechazó la demanda, con costas a la vencida. Apeló ésta a fs. 225 y expresó agravios a fs. 255/258, contestados a fs. 260/262. Median, además, diversos recursos vinculados con las regulaciones de honorarios (conf. fs. 223, 224, 227, 228, 229, 232, 233, 246 y 247), los que serán objeto de estudio por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

3. Aunque grande es la popularidad de la marca "Sony" y no se ha argüido ni se advierte que la peticionaria obrara con intención de espurio acercamiento, juzgo que el a quo ha dado justa respuesta al conflicto planteado, de modo que adelanto -desde ya- votaré por la confirmación de la sentencia apelada.

Me importa señalar, antes de examinar la confundibilidad de los signos enfrentados, ciertos aspectos de los que no cabe prescindir: a) la autoridad de aplicación, aunque no mediare oposición del titular de la marca base de la denegatoria, tiene facultades para desestimar un registro en razón de ser confundible con una marca preexistente (conf. causas 1295 del 16/6/1982 y 1831/94 del 14/11/1996, entre otras; ver, asimismo, Otamendi, J., "Tratado de marcas"  , p. 137; ello así, porque la Ley de Marcas -conforme surge de su art. 3  inc. b- tiene por finalidad impedir la confusión no sólo para proteger la titularidad del signo inscripto sino también en amparo del público consumidor (Fallos 272:290  ; 279:150  , entre otros). Y es que, como señala el autor citado, "el espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión" ( Otamendi, J., "Tratado de marcas"  , p. 156); b) rige en nuestro país el principio de la territorialidad de las marcas "ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país"; c) la protección de la ley se brinda al signo legalmente registrado, siendo absolutamente indiferente en nuestro sistema el mayor o menor poderío económico del industrial o comerciante, porque la ley no establece distingo alguno entre ricos y pobres y son todos iguales ante la ley (conf. voto de la Dra. Mariani de Vidal en la causa 5974 "Prince Manufacturing Inc. v. Esteban Princz"  , del 16/9/1988, cuya doctrina reiteré en los autos 22932 "NBA Properties Inc. v. Induswheel S.A."  , del 3/2/1992); d) que, como señaló mi estimada colega en la causa citada, "el hecho de que una marca sea notoria en el extranjero o en el ámbito local no es argumento que impida dar protección a un título idéntico o confundible concedido con anterioridad en el país (salvo que se trate de `copia servil')", añadiendo "no proyecta influencia en la solución el hecho de que los registros del demandado tengan, frente al pretendido, un uso restringido a un solo local, pues la protección que brinda la ley marcaria es por igual para pequeños o grandes comerciantes o empresas, sin que siquiera importe -en principio- que medie una utilización efectiva de la marca ya que, al margen de la caducidad por falta de uso a que pudiera hallarse sometida, el interés legítimo del art. 4 ley 22362  estriba en la manutención, incólume, de un título válido y potencialmente apto para identificar mercaderías".

De lo expuesto se deduce, por tanto, que la difusión que pudiera haber alcanzado la marca denegada "JumboTron" en el extranjero no es un hecho decisivo para autorizar su registro, como tampoco lo es la circunstancia de que el titular de la marca "Jumbo" no hubiese formulado oposición en sede administrativa. A lo que cuadra añadir que la importancia alcanzada en el mundo entero por "Sony Kabushiki Kaisha" comporta un extremo irrelevante para alterar el juego de los principios que consagra nuestro régimen jurídico marcario.

4. Ello establecido, destaco que el principio básico en esta materia es que las marcas sean "claramente distinguibles" (conf. causas 1790 del 18/3/1983, 2323 del 25/11/1983, 2495/93 del 19/7/1995, 7561/93 del 28/9/1995, entre muchas otras, pues sólo así cumplen el rol que les compete: individualizar un producto o servicio y diferenciarlo de otros, y sólo así contribuyen a plasmar en la realidad los objetivos de la ley marcaria (conf. causa 1831/94 "Compañía Argentina de Levaduras S.A.I.C. v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/denegatoria de registro"  , del 14/11/1996). Por ello, bien ha sido dicho que "la función distintiva es esencial a la marca" (conf. Matheley, "Le Detroit des Signes Distintives", 1984, p. 13).

Y, precisamente con ese fundamento, la jurisprudencia en forma constante, cuando es dudosa la registrabilidad de un signo (vgr., por tener rasgos indicativos o descriptivos del producto) o cuando es dudosa la solución de un conflicto por confundibilidad entre un signo registrado y una marca solicitada, siempre se ha inclinado -en el primer caso- por cohibir el monopolio y -en el segundo supuesto- por vedar la concurrencia otorgando preferencia al signo inscripto.

Es útil recordar, asimismo, que es vieja regla de oro en la materia -según enseñaba Breuer Moreno, P. C., en su "Tratado de marcas", 1946, p. 358-, la que manda estar más a las semejanzas que a las diferencias, porque "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"; criterio que ha recibido la jurisprudencia desde antiguo (conf. esta sala, causas 9675 del 9/6/1970, 459 del 5/3/1971, 739 del 6/8/1971, etc.; ver también Otamendi, J., "Tratado de marcas"  , p. 196, parág. 4.7.1.b y nota 217).

5. Cierto es que la confrontación marcaria no tiene por objeto un mero cotejo teórico de los signos y que corresponde atender a los intereses reales en juego (conf. Corte Sup., Fallos 237:499), mas esto no significa que deban ser desatendidos los preceptos de la ley. Y dichos preceptos mandan que no sean registrables marcas similares o confundibles con otras existentes, cualquiera que fuere la potencialidad económica del solicitante y la eventual modestia del titular del signo inscripto.

En el caso, la DCTPI. (INPI.) basó su denegatoria al registro de la marca "JumboTron" para los artículos de la clase 9 antes puntualizados (solicitud 1644434) por hallarse inscripta en la misma clase, excluyendo "trajes calentados eléctricamente", la marca "Jumbo" (tít. 1217652). Corresponde examinar, en consecuencia, si dichos signos son confundibles, tema sobre el que he adelantado mi criterio en sentido afirmativo.

Apreciadas las marcas en conjunto, sin artificiales desmembraciones -y en forma sucesiva y no simultánea-, cáptase de inmediato sin el menor esfuerzo de atención, que presentan una subida semejanza. Y esta sensación no es caprichosa, pues quien las percibe aprehende de modo espontáneo que ambos signos coparticipan de la voz "Jumbo"; ello, con el añadido de que la identidad de esas dos sílabas están ubicadas al comienzo de la marca pedida y constituyen la totalidad de la marca que funda la denegatoria (por lo general -no siempre- la raíz es la parte que más fácil retiene el público consumidor; conf. Otamendi, J., "Tratado de marcas"  , p. 198 y jurisprudencia recordada en la nota 226).

Así las cosas, la marca "Jumbo" aparece absorbida por completo por el signo requerido, cuyo agregado "Tron" resulta débil -por su extensa difusión en la clase- e insuficiente para configurar dos conjuntos "claramente distinguibles". Como fruto de ello, es posible que el público pueda creer que "JumboTron" en una variante de un nuevo producto de "Jumbo", con lo que se consumaría la confusión en cuanto al origen o confusión indirecta. La situación guarda cierta analogía con la considerada en la causa 22923/94 "NBA Properties Inc. v. Induswheel S.A. s/cese de oposición al registro de marca"  , del 3/2/1998, en la que se vedó el registro del conjunto "Dallas Mavericks" por provocar confusión indirecta con relación a la marca "Maverick", absorbida en la anterior.

Encuentro bueno agregar que la confundibilidad entre "Jumbo" y "JumboTron" se da aunque se aplique, en el cotejo, un criterio de mitigado rigor. Y, por otra parte, que si la actora sostenía que la marca "Jumbo" constituía un signo especulativo o de defensa, a ella -y no al INPI.- incumbía la carga de demostrar ese extremo fundante de su pretensión (art. 377  CPCCN.).

Lo expuesto basta, a mi juicio, para confirmar el pronunciamiento apelado. A todo evento señalo que si se encontrara que la solución se presta a reflexiva duda, cabría llegar a idéntica conclusión a tenor de la jurisprudencia antes indicada (conf. causa 1831/94 "Compañía Argentina de Levaduras S.A.I.C. v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/denegatoria de registro"  , del 14/11/1996, entre varias otras).

Voto, pues, porque se confirme la decisión apelada, con costas de esta instancia por su orden de acuerdo con el criterio que el tribunal ha aplicado innumerables veces en esta clase de conflictos (conf. causas 1136 del 28/5/1982, 4217 del 7/10/1986, 1121 del 24/8/1990, 11772/94 del 4/7/1996, 1831/94 del 14/11/1996, etc.).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada; con costas de segunda instancia por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se halla vacante. Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.