Sucesión Abel Michel Torino S.A. v. Michel Torino Hermanos S.A. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 28/02/2002.

Notoriedad del signo registrado - Poder distintivo del apellido sobre el nombre de pila.

Buenos Aires, febrero 28 de 2002.

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. La firma "Sucesión Abel Michel Torino S.A.", por acta n. 1939308 (fs. 25), solicitó en la clase 33 el registro de la marca "Don Abel Michel Torino". A su concesión se opuso "Michel Torino Hermanos S.A." por estimarla confundible con los signos de su propiedad, pertenecientes a la misma categoría del Nomenclador internacional, consistentes en las designaciones "Michel Torino", "Don David Michel Torino La Rosa" y "Don Martín Michel Torino" (conf. fs. 27). Fracasada la instancia previa de mediación, la peticionaria del signo objetado promovió contra la oponente la demanda de autos, con el objeto de que se declarase infundada la protesta (escritos de fs. 14/17 y su ampliación de fs. 40/41). Dicha pretensión fue resistida por la emplazada quien, tras aportar una serie de anexos para apoyar la actitud asumida (conf. fs. 181/293), afirmó que la oposición se basaba en las marcas Michel Torino y Don David Michel Torino (marginó la tercera invocada en sede administrativa: Don Martín Michel Torino), las que por su antigüedad y explotación tenían el rango de marcas notorias y a las cuales pretendía acercarse la contraparte mediante un signo confundible (véase escrito de fs. 297/310).

2. El Magistrado de 1ª instancia, en el pronunciamiento de fs. 616/618, luego de realizar una adecuada síntesis de las piezas constitutivas de la relación procesal, precisó que los signos marcarios oponentes eran Don David Michel Torino La Rosa, Michel Torino y Don Martín Michel Torino (reconocidos en los términos del art. 356, inc. 1  , del CPCCN.) y que no resultaban ponderables ni la marca de la demandada (Don David) -por no haber sido argüida como sustento de la oposición- ni el signo de la actora (Don Abel) -en tanto su existencia no había sido acreditada-.

Destacó el a quo, después, que ambas empresas eran competidoras en la elaboración y comercialización de vinos finos, bien que atribuyendo mayor envergadura a la actividad desplegada por la oponente y admitiendo que su signo marcario Michel Torino había alcanzado el rango de una marca notoria.

Seguidamente, el Juez interpretó los acuerdos transaccionales de fs. 181/182 y fs. 185/186 -celebrados entre las mismas partes que litigan en autos- arribando a la conclusión de que la actora había reconocido que la titularidad de la marca Michel Torino correspondía exclusivamente a la demandada y que, por autorización de ella, podía usar las designaciones "Suc. de Abel Michel Torino", con la condición de que su empleo se haría colocando todas las letras en un mismo renglón o línea y en mayúsculas las iniciales de cada término. Además, la hoy accionante se comprometió a no usar Don Abel sobrepuesto a Michal Torino.

Sobre esos antecedentes, procedió el Magistrado a comparar las marcas Don Martín Michel Torino (supuestamente de la demandada) y Don Abel Michel Torino (solicitada por su adversaria y objetada) y las estimó confundibles: por, un lado, por cuanto presentaban más similitudes que diferencias y, por otro, en razón de que estaban referidas a productos de consumo masivo.

La demanda, pues, fue rechazada, con costas a la actora.

3. Apeló "Sucesión de Abel Michel Torino S.A." a fs. 619 y expresó agravios a fs. 636/640, contestados a fs. 643/655. Median, además, diversos recursos por los honorarios regulados (conf. fs. 620, 621, 624, 625, 626 y 629), los que serán objeto de estudio por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

4. Anotaré, en primer término, dos breves enmiendas al fallo en recurso que señalan las partes: a) la actora critica que fuera decidido que no probó la titularidad de la marca "Don Abel"; y le asiste razón, pues en la audiencia del art. 360  CPCCN. la contraria reconoció expresamente que dicha marca pertenecía a la demandante; y b) la oponente quéjase porque el a quo admitió la existencia de la marca Michel Torino con base en el art. 356, inc. 1  , del Ccit., cuando en realidad -también en la citada audiencia del art. 360- su adversaria había reconocido que era de su propiedad (conf. acta de fs. 352).

En segundo lugar, para despejar cuestiones accesorias que no hacen al fondo del asunto, diré que carece de trascendencia para definir el conflicto determinar si la actora o la demandada tienen mayor envergadura empresaria la una respecto de la otra. Porque la tutela de la Ley de Marcas  es dada a quienes satisfacen sus requisitos, con total independencia de su mayor o menor poderío económico, de su riqueza o indigencia, de su antigüedad en el país, etc. (conf. lo resuelto por la sala 2ª en las causas 5974 "Prince Manufacturing Inc c/ Esteban Princz  ", del 16/9/1988; 23923/94 "NBA Properties Inc c/ Induswhell S.A.  " del 3/2/1998; 515/95 "NBA Properties c/ Logical S.A.  ", del 8/6/1999, etc.).

En tercer orden, es necesario advertir que el Juez cotejó las marcas "Don Martín Michel Torino" (supuestamente de la demandada) y "Don Abel Michel Torino" (la objetada) y, en función de su comparación, se pronunció por la confundibilidad. Empero, a la fecha del fallo, el signo oponente había caído en abandono (conf. resolución n. 216835, del 24/2/1998), extremo reconocido por Michel Torino Hermanos S.A., por lo que la sentencia quedaba sin sustento.

Advierto que en la audiencia del art. 360  del CPCCN. la marca "Don Martín Michel Torino" no fue siquiera mencionada y que ya en la contestación a la demanda la oponente no hizo mérito de ella para cimentar su protesta.

De allí que, toda vez que el procedimiento de autos ha sido llevado con absoluta corrección, corresponda que el tribunal entre derechamente a decidir la temática sustancial de la causa (arg. art. 253  , parte 2ª, del Código de forma).

5. La firma demandada tiene registrada y en intensa explotación (conf. peritación contable de fs. 387/391 e informe de los consultores técnicos de fs. 384/397 y 589/596) la marca Michel Torino, con variantes y aditamentos diversos y puramente nominativa, para distinguir los productos de toda la clase 33. Sobre dicho conjunto ha formado una familia marcaria, cuya protección he admitido -bajo ciertas condiciones- en la causa 19904/96 "Akapol SACIFI c/ Borden Inc.  ", del 17/12/1996, publicada en LL del 20/11/1997, fallo n. 96332. De allí que tratándose de una marca que, como lo decidió el a quo (en opinión que comparto), ha alcanzado el rango de un signo notorio merezca una tutela acorde con su difusión y prestigio para evitar el indebido acercamiento de quienes pretenden medrar a su sombra; situación que exige aplicar en la comparación de las marcas un criterio riguroso que evite el aprovechamiento espurio y lesione las buenas prácticas del comercio, con engaño del público consumidor (conf. sala 2ª, causa 1370 y 2203/92 del 19/8/1997; sala 3ª, expte. 2554/93 del 27/8/1996, entre otras).

La titularidad de la marca Michel Torino en cabeza de la demandada se origina, por una parte, en la cesión incondicional que le efectuó la Sucesión de Abel Michel Torino S.A. (acuerdo transaccional de fs. 181, cuyos términos no dejan lugar a dudas), la que obtuvo como ventaja la posibilidad de registrar y usar el conjunto "Sucesión de Abel Michel Torino" como marca, y, por otra parte, por el registro en el INPI conforme con los recaudos de ley, lo que le confiere la propiedad exclusiva del signo y el derecho a oponerse a la coexistencia de cualquier otra marca similar o confundible en el mismo ramo o en renglones del comercio próximas o afines.

Me parece tan claro el alcance de los acuerdos de fs. 181 y 185, en el sentido de que se reconoce que Michel Torino es marca de Michel Torino Hermanos S.A. -sin limitaciones en cuanto a su forma de uso, colores, diseños, aditamentos, etc.-, que a la actora se le confiere la autorización para usar y registrar las marcas "A.M.T", "Sucesión de Abel Michel Torino" y "Suc. Abel Michel Torino", a condición de que los conjuntos sean escritos en un solo reglón o línea. Y esto no tiene otra explicación que evitar el uso de Abel en una parte superior y luego Michel Torino en una inferior independiente, con lo que como es natural la confundibilidad con los vinos de Michel Torino Hermanos S.A. sería inevitable.

La demandada puede, a su gusto, emplear la marca Michel Torino del modo que le plazca y con los añadidos y especificaciones que juzgue convenientes. La actora, en cambio, no. Tiene límites pactados y que le dan un margen muy estrecho de alteraciones. Y siendo, como dijimos, que la marca Michel Torino de la demandada es de alto renombre o notoria, es indudablemente de toda claridad que no puede concurrir en el mismo renglón del Nomenclador -salvo autorización expresa del titular- ninguna otra marca que utilice ese conjunto, pues la apuntada notoriedad se contagiaría a cualquier otra que lo usara. Y esto podría acarrear: a) el desprestigio de la marca si se aplicara la nueva a un producto de inferior calidad; b) la ruptura del enlace marca-producto si la que irrumpe se aplica a otros artículos de diversa naturaleza; c) la pérdida del poder distintivo del signo por efecto de su erosión o dilución.

En esas condiciones, me parece evidente que todo producto que pretenda ser individualizado como el conjunto Michel Torino -aunque se le asocie algún aditamento- provocará de inmediato el recuerdo de la marca notoria y creará de ese modo lo que mi distinguido ex colega -hoy fallecido- Dr. Miguel Etchegaray bautizó como "similitud confusionista".

Si ello se puede predicar de modo general, con mayor razón se lo puede hacer respecto del caso. Porque teniendo la actora la marca Sucesión Abel Michel Torino pretende reemplazar la única voz que la singulariza (Sucesión) por la palabra que expresa un tratamiento respetuoso hacia una persona (Don). Y tenemos, entonces, que la demandada posee la marca compleja Don David Michel Torino (y con letras pequeñas y separadas La Rosa) y la actora se le acercaría sustituyendo Sucesión Abel por Don Abel Michel Torino.

Con lo cual se advierte que se presentaría la coparticipación de la marca notoria Michel Torino y, además, la de la primera palabra del conjunto.

Así las cosas, es aplicable en el sub lite la vieja regla de oro en la materia: debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias Porque, como enseñaba P.C. Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. su "Tratado de Marcas", Bs.As. 1946, p. 358; sala 2ª, causa 6160/98 del 18/12/2001, entre otras). Cabiendo todavía añadir que la coincidencia de las marcas enfrentadas no sólo se da en el trato gentil "don" sino fundamentalmente en la porción "notoria" que está conformada por dos apellidos. Y la jurisprudencia ha considerado que el nombre de pila posee -desde el punto de vista distintivo- menor importancia frente al apellido (salvo supuestos excepcionales que alcanzan, inclusive, a pseudónimos), ya que "es este último, en definitiva, el que impresiona como la parte preponderante de la marca (conf. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 2ª ed., Bs.As. 1995, ps. 197/198 [D 2401/001937]; en igual sentido, sala 2ª, causas 272 del 9/3/1993 y 20659/96 del 21/12/2000, entre otras).

Descartando toda incidencia para resolver la contienda a la marca denominativa "Don Abel" (reconocida a fs. 352) y luciendo un peligroso acercamiento la modificación de Sucesión de Abel Michel Torino por Don Abel Michel Torino a los signos de la demandada, juzgo que la coexistencia de ambas marcas debe ser cohibida a fin de salvaguardar los fines esenciales de la ley de marcas: la tutela del público consumidor y la protección de sanas prácticas mercantiles (conf. Corte Sup., Fallos: 272:190; 279:150 entre muchos otros como señala J. Otamendi, cabe tener presente que el espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión.

Por ello, toda vez que la marca peticionada no guarda suficiente distancia con las que sirvieron de sustento a la oposición, voto porque se confirme el pronunciamiento de 1ª instancia, con costas a la recurrente vencida (art. 68  , párr. 1, CPCCN.).

Los Dres. Francisco de las Carreras y Martín D. Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia de 1ª instancia, con costas a la recurrente vencida (art. 68, párr. 1, CPCCN.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Francisco de las Carreras.- Martín D. Farell.