Vail Associates Inc. v. Renaver S.R.L. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 11/02/1997.

Marcas de fábrica - Acción de reivindicación

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, febrero 11 de 1997.

1. Plataforma fáctica

La mejor comprensión de la solución que propongo a mis colegas de la sala hace necesario un breve relato de lo acontecido en la instancia inferior -obviamente- en todo aquello vinculado con los agravios vertidos.

1. Según surge de las constancias de autos, la firma Vail Associates Inc. promovió formal demanda contra Renaver S.R.L. a fin de reivindicar las marcas "Vail", registradas bajo los ns. 1248159 y 1248160 en las clases 28 y 25 del Nomenclador Internacional respectivamente, y demandó subsidiariamente la nulidad absoluta de dichos registros. La accionada fue declarada en rebeldía.

2. El magistrado de la instancia originaria, en el pronunciamiento que luce a fs. 234/239 acogió la acción de nulidad deducida en subsidio y declaró nulas las marcas Vail registradas a favor de Renaver S.R.L., rechazando la acción de reivindicación.

3. Únicamente se alzó contra tal decisorio el actor a f. 241, quien apeló asimismo los honorarios regulados y expresó agravios a f. 267.

El decreto de autos para sentencia de f. 271 habilita para formular la presente ponencia.

2. La cuestión en debate

1. Una atenta lectura de escrito recursivo revela que la parte actora cuestiona la solución adoptada por el iudex a quo en tanto rechazó la acción de reivindicación interpuesta oportunamente.

En primer término, resulta imprescindible indicar respecto al tópico en examen - acción de reivindicación de marcas- que, de las distintas acciones civiles (oposición, nulidad, caducidad, cesación de uso, etc.) que la ley 22362 confiere al propietario de una marca para defender sus derechos judicialmente, la acción en estudio es la que ha sido menos ejercida en nuestro derecho; por lo cual, no existen demasiados antecedentes jurisprudenciales ni doctrinarios al respecto.

Conforme lo dispuesto por el art. 2578 CC, la acción de reivindicación es aquella por la cual el propietario de cosas particulares que ha perdido su posesión, la reclama y reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella.

La ley de marcas establece en su art. 11 que: "el domicilio especial a que se refiere el art. 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro. Sin embargo cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado".

Tal como manifiesta Otamendi, Jorge (vid "Derecho de marcas", 2ª ed., Bs. As., 1995, ps. 336 y 337): "No hay otra referencia en la ley a esta acción. De cualquier manera, es lógico interpretar que la misma es viable, de lo contrario no se explica dicha mención". Dicho autor distingue entre quien registró la marca a su nombre con autorización o siguiendo instrucciones expresas de su "dueño" y quien la registró sin autorización y sabiendo que ella pertenecía a otro. Y admite la acción reivindicatoria solamente respecto del primer caso.

Soy de la idea -reproduciendo lo apuntado por Ernesto Aracama Zorraquín en el artículo "La acción de reivindicación de marcas en el derecho argentino", publicado en ED 169-1235-, que la acción en estudio resulta procedente en tanto persigue que el propietario que ha perdido la posesión de una marca la reclame y reivindique contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Y, también resulta viable de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 2758  y 2759 CC. sin necesidad para ello de llamar dominio a la propiedad ni extender el concepto de cosa para comprender en él a las marcas.

No dejo de reconocer que nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca, que otorga el derecho a quien obtiene el registro de la misma. No obstante ello, la jurisprudencia federal ha sostenido que: "El carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal que prive a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales o ya fuera para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita" (vid C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causas ns. 6921 del 23/5/78, 7197 del 15/11/79, y 5521 del 9/10/87 entre otras). En muchos casos se ha atribuido valor a la marca usada frente a una registrada con posterioridad, fundados principalmente en el art. 953 CC.  , que no otorga valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres. Asimismo, la ley de marcas reconoce indirectamente valor a la marca usada no registrada, al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien detente un interés legítimo.

En el sub lite ha quedado acreditado que la demandada no pudo ignorar la existencia de la marca que la actora venía usando y tenía registrada desde 1967, por lo que resulta indiscutible la nulidad de las marcas Vail registradas en favor de Renaver -ilegítimamente usurpadas por ésta-, tal como lo ha decidido el magistrado de la instancia pristina. Y asimismo, estimo que resulta procedente - a fin de preservar íntegramente los derechos de la accionante- la acción de reivindicación a fin de que se opere la cesión directa del registro al reivindicante, y adquiera con ella no sólo el título sino todos los derechos referentes a él y provenientes de su solicitud anterior, lo que puede ser de importancia respecto de terceros.

Sobre la base de los razonamientos expresados, considero que el agravio de la apelante debe ser acogido, y declarar procedente la acción de reivindicación interpuesta, ordenando el registro a su nombre de las marcas Vail, bajo Actas ns. 1248159 y 1248160 de las clases 28 y 25 respectivamente del Nomenclador Internacional.

3. Resultado final del recurso

Como colofón, de prosperar mi voto, corresponderá modificar el pronunciamiento recurrido y declarar procedente la acción reivindicatoria en favor de la actora conforme las pautas establecidas en el considerando anterior. Las costas de la alzada se imponen a la vencida (art. 68 CPr.).

Los Dres. Amadeo y Bulygin, por análogos fundamentos, se adhieren al voto precedente.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal por unanimidad de votos, resuelve: modificar el pronunciamiento recurrido y declarar procedente la acción reivindicatoria en favor de la actora conforme las pautas establecidas en el acuerdo. Las costas de la alzada se imponen a la vencida (art. 68 CPr.  ).- Nerio N. Bonifati.- Octavio D. Amadeo.- Eugenio Bulygin.