FUENTE: OMPI

El sistema de registro internacional de marcas está regido por dos tratados:

el Arreglo de Madrid, concertado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979, y

el Protocolo concerniente a ese Arreglo, concertado en 1989, con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países que no habían podido ser parte en el Arreglo.

El Arreglo de Madrid y su Protocolo están abiertos a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Los dos Tratados son paralelos e independientes y los Estados podrán adherirse a uno de ellos o a ambos. Además, podrá ser parte en el Protocolo toda organización intergubernamental que posea una Oficina para el registro de marcas. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI. Los Estados y las organizaciones que son parte en el sistema de Madrid se designan colectivamente como Partes Contratantes.

El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efectos en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.

Sólo puede presentar una solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que tenga conexión con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo, mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad.

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ya ha sido registrada en la Oficina de Marcas (denominada Oficina de origen) de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga la conexión necesaria. No obstante, si todas las designaciones se efectúan en virtud del Protocolo (véase más adelante) la solicitud internacional podrá basarse en una simple solicitud de registro presentada en la Oficina de origen. Una solicitud internacional debe presentarse en la Oficina Internacional de la OMPI por intermedio de la Oficina de origen.

La solicitud de registro internacional debe designar una o varias Partes Contratantes en las que se solicita la protección. Con posterioridad, pueden efectuarse nuevas designaciones. Una Parte Contratante sólo puede ser designada si es parte en el mismo Tratado que la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen. Esta última no puede designarse en la solicitud internacional.

La designación de una Parte Contratante determinada se efectúa en virtud del Arreglo o del Protocolo, según cual de esos Tratados sea común a las Partes Contratantes de que se trate. Si ambas Partes Contratantes son parte tanto en el Acuerdo como en el Protocolo, la designación se regirá por el Acuerdo, de conformidad con la denominada “cláusula de salvaguardia” (Artículo 9sexies del Protocolo).

Cuando todas las designaciones se efectúen en virtud del Acuerdo, la solicitud internacional y toda otra comunicación posterior, deberán redactarse en francés. Cuando al menos una designación se efectúe en virtud del Protocolo, el solicitante tendrá la posibilidad de utilizar el inglés o el francés, salvo que la oficina de origen limite la posibilidad de elección a uno de esos idiomas.

La presentación de una solicitud internacional está sujeta al pago de una tasa de base para cubrir los gastos de la Oficina Internacional, de una tasa suplementaria por toda clase de productos y servicios que exceda de la tercera, y un complemento de tasa por cada Parte Contratante que se designe. Sin embargo, una Parte Contratante podrá declarar que, cuando sea designada en virtud del Protocolo, el complemento de tasa se sustituirá por una tasa individual, cuyo importe será determinado por la Parte Contratante de que se trate, pero que no puede exceder el importe que debería pagarse por el registro de una marca en su Oficina.

La Oficina Internacional, una vez recibida la solicitud internacional, la examina con objeto de determinar si se da cumplimiento a las exigencias del Arreglo, del Protocolo y de su Reglamento común. Este examen se limita a los aspectos formales, incluida la clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios; toda cuestión sustancial, como por ejemplo, determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada Parte Contratante designada. Si no se observan irregularidades, la Oficina Internacional registra la marca en el Registro Internacional, publica el registro internacional en la WIPO Gazette of International Marks y notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las Partes Contratantes designadas.

Las Partes Contratantes podrán examinar el registro internacional para determinar si se cumplen las exigencias establecidos por su legislación nacional y, en caso de incumplimiento de algunas de sus disposiciones sustantivas, tienen derecho a denegar la protección en su territorio. Normalmente, toda denegación, incluida la indicación de los motivos en que se funda, debe comunicarse a la Oficina Internacional dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la notificación. No obstante, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar, cuando sea designada en virtud del Protocolo, que ese plazo se extenderá a 18 meses. Esa Parte Contratante también puede declarar que una denegación fundada en una oposición podrá comunicarse Oficina Internacional, incluso cuando haya transcurrido ese plazo de 18 meses.

La denegación se comunica al titular, se registra en el Registro Internacional y se publica en la Gazette. El procedimiento posterior a la denegación (por ejemplo, en el caso de apelación o de revisión) tiene lugar directamente entre la administración o el tribunal de la Parte Contratante de que se trate y el titular, sin ninguna intervención de la Oficina Internacional. No obstante, la decisión definitiva relativa a la denegación debe comunicarse a dicha Oficina, que se encargará de su registro y publicación.

Los efectos de un registro internacional en cada Parte Contratante designada son, a partir de la fecha de ese registro, los mismos que si la marca se hubiere depositado directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se dicta ninguna declaración de denegación en el plazo previsto, o si posteriormente se retira una decisión de denegación notificada por una Parte Contratante, la marca de que se trate gozará, a partir de la fecha del registro internacional, de la misma protección que si se hubiese registrado por la Oficina de esa Parte Contratante.

La protección podrá limitarse en lo que respecta a alguno o a todos los productos o servicios y ser objeto de renuncia únicamente con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Un registro internacional podrá ser objeto de una transmisión en relación con todas o algunas de las Partes Contratantes designadas y para todos o algunos productos o servicios.

El sistema de registro internacional de marcas ofrece varias ventajas a los titulares de marcas. En vez de presentar solicitudes por separado en cada uno de los países de su interés, en distintos idiomas, ajustarse a los diversos procedimientos nacionales, y pagar varias tasas diferentes (que suelen ser más elevadas), el usuario podrá obtener un registro internacional presentando una solicitud en la Oficina Internacional (por intermedio de la Oficina de su país) en un solo idioma (francés o inglés) y pagando un solo tipo de tasas.

Existen ventajas análogas cuando el registro debe renovarse; el procedimiento sólo supone el pago de las tasas necesarias a la Oficina Internacional, cada 10 años. Asimismo, si el registro internacional se atribuye a un tercero o se introduce alguna modificación, como un cambio de nombre o de domicilio, se puede inscribir cualquiera de estas modificaciones mediante un trámite único y surtirán efectos en todas las Partes Contratantes designadas.