Zoomp Confeções Ltda. v. Soñora Graciela Alejandra s/nulidad de marca. daños y perjuicios. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 09/12/1997.

Marca extranjera. Legitimación comercial

Buenos Aires, diciembre 9 de 1997

El Dr. Vocos Conesa dijo:

1. La firma brasileña "Zoomp Confeccoes Ltda.", titular en su país de las marcas "zoomp" y "zapping" -esta última solicitada en 27/1/1989 y concedida el 27/11/1990 en la clase 25- demandó la nulidad de la marca "zapping", registrada en nuestro país bajo el n. 1.487.313 también en la clase 25. Invocó como causales: a) su registro en contravención a la ley (art. 24  inc. a ley 22362), toda vez que mediaría infracción a lo previsto en el art. 3  inc. a de la normativa marcaria; b) transgresión al art. 24  inc. b, puesto que la demandada conocía o debía conocer que la marca "zapping" pertenecía a un tercero, resultando irrelevante que se tratara de un signo registrado en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el art. 2  Convenio de París (ley 17011) y la supremacía que le es propia, a tenor de lo previsto en el art. 31  CN. (esta causal de nulidad encontraría apoyo, asimismo, en el art. 6 bis  del citado convenio internacional); y c) por el hecho de no revestir la titular de la marca argentina de la calidad de comerciante o industrial, que ha sido invariablemente necesaria para legitimar la obtención de una registración marcaria (conf. fs. 5 vta).

Negó la demandada, en el responde de fs. 34/40, la instrumental que acompañó la actora; que la marca brasileña fuese conocida en la Argentina e, inclusive, en el Brasil; que estuviera en uso desde mediados de 1991; la mala fe imputada. Y sostuvo que a la demandante incumbía la carga de probar, en los términos del art. 377  CPCCN., 1) que la marca "zapping" invocada comportaba un signo notorio, sostenido por publicidad persistente; y 2) que el registro nacional hubiese sido obtenido obrando con mala fe.

2. El juez, en el fallo de fs. 123/125, rechazó la demanda, con costas. Apeló la accionante a fs. 130 y expresó agravios a fs. 137/139, contestados a fs. 150/158. Median, además, recursos relativos a los honorarios regulados (ver fs. 130 y 131), los que serán estudiados por la sala en conjunto al finalizar el presente acuerdo.

3. Comenzaré por señalar que la ley 22362  no exige como condición indispensable para ser titular de una marca de productos o de servicios tener la calidad de comerciante, industrial o agricultor -como lo requería la ley 3975 , bien que ellos fue atenuado por la jurisprudencia-, sino tan sólo que el solicitante se halle asistido de interés legítimo (art. 4 ); interés que se presume en quien ya es titular de marca registrada, de manera que quien alega lo contrario debe probarlo (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas", 1995, p. 125  y jurisprudencia citada en nota 28), cabiendo apuntar que la existencia del aludido interés debe ser meritado con criterio de amplitud (Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 341  ).

La demandada tiene registrada la marca "zapping", cuya nulidad se persigue, y ese hecho hace presumir su interés legítimo, como acabamos de ver. Además, demostró que alquiló un local en un galería comercial para dedicarlo al "ramo textil" (contrato de fs. 28/30, del 9/8/1981, rescindido el 31/5/1992, según informe incuestionado de fs. 57), debiéndose añadir que la propia actora admitió que su contraria ejerció actividades comerciales, bien que afirmando que cesó en ellas y no volvió a reanudarlas el 31/5/1992 (conf. alegato, fs. 114 vta. párr. 3º).

Pues bien; a la demandante le incumbía demostrar que la titular de la marca impugnada no continuó ejerciendo el comercio o que quedó desprovista de interés legítimo (Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 125  y nota 28); prueba de un hecho negativo que por cierto no es imposible toda vez que ella se logra con la demostración de circunstancias de signo contrario. Y a este respecto la actora no intentó acreditar el cese de la actividad comercial de la contraparte (no ofreció prueba alguna a ese fin), por manera que no aparece destruida en autos la afirmación de ésta de que -tras la devolución del local el 31/5/1992- continuó las ventas directas. Innecesario parece señalar que el ejercicio del comercio no requiere, aunque sea lo habitual, tener un local a la calle o en una galería, pues bien puede ser ejercido en el propio domicilio, en sede de otro o en forma ambulatoria.

Sea como fuere, lo cierto es que la actora no dio cumplimiento a la carga de probar su aseveración (art. 377  CPCCN.), cosa que bien pudo hacer aportando elementos acerca de la actividad actual de la demandada, de su situación registral, inscripción a los efectos jubilatorios e impositivos, etc. Con lo que queda dicho que la causal de nulidad basada en la falta de la calidad de comerciante o industrial de la demandada debe ser objeto de rechazo en tanto la parte interesada no destruyó la presunción emergente de la titularidad de un registro marcario, apoyada por el reconocido ejercicio -al menos temporal- del comercio (alegato, fs. 114 vta.).

4. En orden a la segunda causal de nulidad (registro en contravención a la ley, fundado en los art. 24  inc. a y art. 3  inc. a ley 22362 y art. 2  Convenio de París -ley 17011-), se impone puntualizar que la protección a que alude el Convenio en su art. 2  no pone en movimiento a los arts. 3  y 24  inc. a de la Ley de Marcas, sino cuando el extranjero ha cumplido con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de nuestro país. Es claro que de no ser así bastaría ser titular de una marca en el extranjero para que su coincidencia con una marca argentina posterior determinara, sin más, la nulidad de esta última, lo que es inadmisible no bien se repara en la vigencia del principio de territorialidad de las marcas (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 351  ). Bien señala este jurista que ni la marca registrada en la Argentina tiene exclusividad más allá de nuestras fronteras, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestra tierra (conf. Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 25  , punto 1.10). y en ese sentido precisó la sala 1ª que aquellos registros anteriores en otros países no son aptos, por sí solos, para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo a las leyes argentinas, porque la ley 22362 no alteró la vigencia del principio de territorialidad de las marcas que enfáticamente consagraba el art. 41 ley 3975 (conf., causa 2147 del 8/7/1993; ver también, Fallos 140:297 y 150:294).

Dicho lo cual, bien se ve que el segundo fundamento de la nulidad marcaria perseguida es improcedente. Resta examinar el tercer argumento, del que paso a ocuparme a continuación.

5. La actora imputa a la demandada que registró la marca "zapping" siendo que "conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero" (art. 24  inc. b ley 22362); razón ésta que se conecta o complementa -en cierto modo- con la invocación del art. 6 bis  del Convenio de París (ley 17011).

Cuadra anotar, en este orden ideas, que cuando se trata de una marca extranjera que no ha sido utilizada en la Argentina (tal el caso de autos, según lo admite la actora), para que el registro de una marca coincidente posterior en nuestro país sea atribuible a mala fe debe la primera poseer especial singularidad (de modo que la coincidencia revele una "casualidad milagrosa"): así, por ej., la marca "Ornitorrinco" para distinguir "camisas", inscripta en la República Federativa del Brasil, aparecería indudablemente "pirateada" si con posterioridad se registrara idéntica marca para similares productos en nuestro país; o constituir un signo notorio o marca de alto renombre en el extranjero (ver Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 352  ). No concurriendo esos presupuestos la mala fe no se presume y requiere la producción de prueba clara y convincente, porque -como lo ha resuelto la jurisprudencia- tienen que ser muy importantes los intereses públicos comprometidos para declarar una medida tan grave como la nulidad de un signo debidamente registrado (Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 357  y nota 61).

En el caso, la expresión "zapping" -originada en el idioma inglés- se halla incorporada al lenguaje corriente de los argentinos designando, en especial, la práctica de cambiar permanentemente de canal de televisión usando -por lo común- el control remoto (conf. informe de la Cámara Argentina de Anunciantes a fs. 92; de la editorial Perfil a fs. 94; y notas de la revista El Publicitario obrantes a fs. 91/100). Esta circunstancia autoriza a sostener que no se está en presencia de una marca de notable originalidad o especial singularidad. Por otra parte, la prueba rendida por la actora está lejos de acreditar que la marca "zapping" haya alcanzado notoriedad en el Brasil, pues los anexos a la demanda y los elementos del juicio que corre por cuerda resultan insuficientes para demostrar la intensidad alcanzada por las ventas, la permanencia publicitaria y en definitiva que se trate de un signo vastamente conocido por una parte significativa de la población. De donde se sigue que la sola existencia de la marca "zapping" en Brasil no basta para destruir la presunción de buena fe de la que goza la demandada. A lo que es pertinente agregar que tampoco ha traído la actora prueba para convencer que la contraria conocía o debía conocer aquella existencia, esto es, no probó ni intentó demostrar que la titular de la marca objetada obró con malicia al registrarla.

Diré, para concluir este voto, que el art. 6 bis  del Convenio de París tampoco mejora la posición de la accionante, sea que se considere que la notoriedad a la que alude debe darse en el país en el que se reclama al protección (como sostiene Otamendi, J., "Derecho de marcas" cit., p. 372  ) o en el país de origen. Porque ciertamente no hay prueba de que el registro "zapping", de Confeccoes Ltda., revista notoriedad en ninguna de las dos naciones.

Podría agregar algunas reflexiones complementarias para abonar la tesis que propicio, mas basta lo dicho para decidir la confirmación de la sentencia apelada.

En ese sentido doy mi voto, con costas a la recurrente vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

La Dra. Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo precedente, se confirma la sentencia apelada; con costas a la recurrente vencida (art. 68  párr. 1º CPCCN.).

Déjase constancia de que la vocalía 3ª de la sala se halla vacante. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Eduardo Vocos Conesa.- Marina Mariani de Vidal.